CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Google Llc.
Tema: Registro del signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 67274 de 23 de octubre de 20201 y 879 de 14 de enero de 20212, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Oath Inc. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Oath Inc., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución No. 67274 del 23 de octubre del 2020, mediante la cual, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio la designación para Colombia de la solicitud de extensión territorial para la marca Y!MAIL (Nominativa), con número de registro internacional 1523439, para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.1.2.
Resolución No. 879 del 14 de enero del 2021, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por OATH, INC. contra la Resolución No. 67274 del 23 de octubre 1 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio del 2020, decidiendo confirmar lo dispuesto en la misma, y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca Y!MAIL (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad OATH, INC. 2.3 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4 (mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Oath Inc. solicitó el registro como marca del signo nominativo “Y!MAIL”, para identificar los productos y servicios de las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
Anotó que, mediante la Resolución 67274 de 23 de octubre de 2020, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca nominativa “Y!MAIL” por ser confundible con la marca nominativa “GMAIL”6, registrada en la clase 38, del tercero con interés en el resultado del proceso. Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación. 5.
Mencionó que, a través de la Resolución 879 de 14 de enero de 2021, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 67274. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas (i) Constitución Política, artículo 29 y;
(ii) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a). 4 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 5 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Certificado 311.895. 7 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2.
El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Oath Inc., al considerar que era confundible con la marca nominativa “GMAIL”, de la clase 38 de la sociedad Google Llc., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a), así como lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política. 8.
Subrayó que el signo solicitado no es confundible con la marca previamente registrada por cuanto no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual, así como tampoco conexidad competitiva. 9. Explicó que la palabra “MAIL” no es apropiable y que las letras “G” y “Y” no suenan igual si se pronuncian en el mismo idioma español o inglés y no la primera en inglés y la segunda en español. 10.
Puso de presente que el signo solicitado está acompañado de un signo de exclamación de cierre, el cual constituye una alteración gramatical que busca novedad visual del término y no un cambio particular a nivel sonoro. 11. Agregó que, en consideración a que la marca “YAHOO!” es notoria, hace parte de la familia de marcas y concurren en el mercado con las marcas de Google Llc. como “GMAIL”, la SIC debía registrar como marca el signo “Y!MAIL” por tratarse de la misma sociedad solicitante.
De igual manera, afirmó que el signo ha sido concedido en la Unión Europea, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, República Dominicana, Perú, Tanzania, España y Hong Kong. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a la marca del tercero con interés en el resultado del proceso. 13.
Afirmó que el signo y la marca confrontada no son diferenciables por el consumidor, toda vez que son similares en lo ortográfico y fonético. De manera que el signo solicitado por la demandante no es lo suficientemente distintivo. 8 Índice 12 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 14.
Explicó que el signo de la demandante está compuesto por la partícula “Y!” cuya combinación en idioma español no es susceptible de lectura de forma articulada e inmediata “[…] sin embargo, a pesar de dicha circunstancia y en atención a los usos que en la práctica se dan a las expresiones que incluyen este signo en su configuración nominal, […] es claro que el consumidor pronunciará […] (YIMAIL) […]”. 15.
Sostuvo que el elemento nominal, como único rasgo que compone el signo solicitado “Y!MAIL” y la denominación “GMAIL”, exhiben un impacto fonético semejante, comoquiera que la combinación de elementos “Y!”, produce un impacto fonético análogo al que deriva del fonema consonántico “G” en lenguaje anglosajón, por lo que, al consumidor medio le será dificultoso lograr identificar las desemejanzas existentes, por sobre las similitudes que estos ostentan desde el punto de vista fonológico, razones que, en conjunto, permiten concluir que los signos no son aptos para convivir de manera real y pacífica en el mercado II.2.
Contestación de la sociedad Google Llc. 16. La sociedad Google Llc., a pesar de haber sido notificada en debida forma9 del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 17. La sociedad Oath Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 21 de junio de 202110 en contra de las Resoluciones 67274 de 23 de octubre de 2020 y 879 de 14 de enero de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 18.
Mediante auto de 6 de julio de 202111 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Google Llc. El 13 de julio de 202112 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 19. Por auto de 11 de noviembre de 202113 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 5 de julio de 202214. 20.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y decretó de oficio la copia de la Resolución 16672 de 30 de marzo de 2022 y el certificado de registro 706.332, mediante la cual la SIC concedió la marca nominativa 9 Índice 6 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Índice 10 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Índice 18 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 25 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “Y!”; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 21.
Mediante auto de 9 de septiembre de 202215 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 407-IP-2021 de 2 de junio de 202316 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 344-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, de las cuales se pueden observar las siguientes consideraciones: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, […] 136 (literal a), […] de la Decisión 486. […] [1.] Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas […] [1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. […] Requisitos para el registro de marcas [1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] [2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
El origen empresarial de una marca […] [2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o 15 Índice 28 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 39 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. [2.3.] La distintividad tiene un doble aspecto: [a)] Distintividad intrínseca […] [b)] distintividad extrínseca […] [2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. […] [3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común […] [3.11] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […] [5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] [5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos […]” (negrilla del original). […] 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […] 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 23.
A través de auto de 31 de julio de 202317 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 24. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Oath Inc.18 y la SIC19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, la sociedad Google Llc. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 25. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única 17 Índice 41 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 46 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 47 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 26. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 67274 de 23 de octubre de 2020 y 879 de 14 de enero de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Oath Inc. 27.
La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “Y!MAIL”, solicitado para identificar productos y servicios de las clases citadas, y la marca nominativa “GMAIL”, de la clase 38 de la sociedad Google Llc, previamente registrada, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, y si se desconoció el artículo 29 de la Constitución Política. 28.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 29. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 67274 de 23 de octubre de 202021 y 879 de 14 de enero de 202122, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Oath Inc. IV.4.
Análisis del caso concreto 30. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 31. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca nominativa “GMAIL”, de la clase 38 de la sociedad Google conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 21 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 22 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Llc., estos son: “[…] servicios de telecomunicaciones; servicios de correo electrónico […]”. 32.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 407-IP-2021 de 2 de junio de 2023 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 344-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 33.
Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que la marca del tercero con interés directo no resultaba similarmente confundible con el signo solicitado “Y!MAIL”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad previsto en el artículo 136 literal a), ibidem23. 34.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 35. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es la siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y 29 de la Constitución Política 36. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor24: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 37.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: Signo solicitado por la demandante 25 Y!MAIL (nominativa) Clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso26 GMAIL (nominativa) Clase 38 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 38.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca confrontada contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 39.
Sobre el particular, se advierte que las expresiones “Y”, “G” y “MAIL” que integran el signo de la parte demandante y la marca del tercero con interés en el resultado del proceso son de uso común, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación27, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: 25 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 Consulta realizada el 19 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 27 Consulta realizada el 19 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “Y” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “BBVA VIDA Y PENSIONES” BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9ª 242.502 “INFORMACION EN TODO MOMENTO Y EN TODO LUGAR.” TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 9ª 267.321 “F.M. DISCOS Y CINTAS S.A.” FM ENTRETENIMIENTO S.A.S 9ª 14.632 “INFORMACION Y SOLUCIONES” LEGIS EDITORES S.A. 9ª 267.940 “BBVA VIDA Y PENSIONES” BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 35 269.689 “CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS” CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. SIGLA CONAVI 35 256.279 “PAGA EL IVA Y VUELVE POR EL” GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. 35 294.493 “LINEAS Y DISENOS” LINEAS Y DISEÑOS S.A.S. 35 276.844 “PARA COMPRAR Y VENDER LO QUE SEA, DESDE DONDE SEA” SUBASTAPLAZA.COM S.A. 38 247.928 “INFORMACION EN TODO MOMENTO Y EN TODO LUGAR” TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 38 297.865 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “OPINION Y VOTO POR TELEFONO” EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.- ETB S.A. ESP. 38 240.908 “MUNDOTEL VOZ Y DATOS” RICARDO HUGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMILIANO BAEZ LAVERDE 38 261.997 “PARA COMPRAR Y VENDER LO QUE SEA, DESDE DONDE SEA” SUBASTAPLAZA.COM S.A. 42 247.928 “INFORMACION EN TODO MOMENTO Y EN TODO LUGAR” TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 42 297.865 “OPINION Y VOTO POR TELEFONO” EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.- ETB S.A. ESP. 42 240.908 “MUNDOTEL VOZ Y DATOS” RICARDO HUGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMILIANO BAEZ LAVERDE 42 261.997 “G” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “G LAGESTIÓN.COM” JOSE FERNANDO CUADROS VALLEJO 9ª 305.250 “G GOLF CHANNEL HD.” TGC, LLC. 9ª 358.487 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “T.G. TELEGRACIA” IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO INTERNACIONAL CRECIENDO EN GRACIA 9ª 57.958 “MI GENTE G” MEDIAPRINT GROUP S.A.S. 9ª 401.993 “MAIL” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “E-MAIL DATUM ” COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 9ª 320.868 “SEGURIDAD MAIL DE ETB.” EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.- ETB S.A. ESP. 9ª 445.721 “MAIL DROP.” APPLE INC. 9ª 511.867 “ROYAL MAIL” ROYAL MAIL GROUP LIMITED 9ª 544.299 “CONAVI-MAIL” CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. SIGLA CONAVI 35 247.661 “MAKRO MAIL” MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S. 35 304.216 “PRIORITY MAIL” UNITED STATES POSTAL SERVICE 35 279.757 “EXPRESS MAIL” THE UNITED STATES POSTAL SERVICE 35 277.691 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “WEEK MAIL” DIGICOM COMUNICACION DIGITAL S.A. 38 356.060 “TU-MAIL COLOMSAT” COLOMSAT S.A. 38 235.421 “CONAVI-MAIL” CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. SIGLA CONAVI 38 247.663 “E.MAIL COMCEL” COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 38 263.821 “MAKRO MAIL” MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S. 42 287.067 “SEGURIDAD MAIL DE ETB” EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.- ETB S.A. ESP. 42 445.728 “MAIL TRACKING” ADALID CORP S.A.S 42 535.628 “MCI MAIL” MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 42 142.283 40.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 41.
Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “Y”, “G” y “MAIL”, que forman parte del signo y la marca confrontada, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al excluirlas se reduciría los signos distintivos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio es respecto de las cuales se alega la presunta confusión y no pueden fraccionarse al encontrarse unidas, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 42.
Aunado a lo anterior, la Sala pone de presente que “Y”, “G” y “MAIL” son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente el vocablo “Y” y “G”, pero se mantuviera el análisis con base en “MAIL” (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario a la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 43.
El Tribunal Andino, en la interpretación prejudicial 107-IP-2020 de 7 de diciembre de 2021, indicó que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.
Además, precisó que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorando en su conjunto. 44. En el presente asunto, los vocablos “Y”, “G” y “MAIL” son los únicos elementos que integran el signo y la marca confrontados y comparten una naturaleza débil y común, pero su combinación podría llegar a ser distintiva, por lo que debe ser analizada en su conjunto, tal y como lo exige la jurisprudencia comunitaria.
Excluir uno de ellos, pese a tener igual carácter marcario, desnaturalizaría el análisis de confundibilidad, más aún cuando el signo en disputa solo puede ser comprendido desde la percepción integral del consumidor. 45. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca en conflicto “Y!MAIL” de la demandante frente a “GMAIL” del tercero con interés en el resultado del proceso con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 46.
A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontada respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado Y ! M A I L 1 2 3 4 5 6 Marca previamente registrada G M A I L 1 2 3 4 5 47.
De la revisión del signo y la marca, la Sala advierte significativas similitudes en sus terminaciones, por cuanto comparten la expresión “MAIL” como base de su estructura, con la diferencia en que el signo de la demandante incluye la letra al inicio “Y” y el signo de exclamación “!” en medio y la marca del tercero con interés en el resultado del proceso la letra “G”, las cuales no son significativas para su diferenciación. Por lo que la fuerza distintiva recae en la palabra “MAIL”. 48.
La Sala evidencia que el signo cuestionado incorpora un signo de exclamación “!”, el cual, en el uso convencional del idioma español, aparece al final de la palabra o expresión exclamativa y se acompaña del signo de apertura “¡” al inicio. En el idioma inglés, por su parte, únicamente se utiliza al final. No obstante, en el caso bajo análisis, el símbolo “!” se encuentra ubicado de manera intercalada entre la letra “Y” y la expresión “MAIL”, sin que exista separación o espacio entre estos elementos. 49.
Cabe resaltar que esta ubicación intermedia del signo “!”, sin acompañamiento de un signo de apertura, carece de una función gramatical definida en el idioma español, por lo que no puede entenderse como una exclamación propiamente dicha, tal y como se ahondara en el análisis fonético. En consecuencia, su presencia en esa posición no aporta un elemento distintivo relevante desde el punto de vista ortográfico. 50.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que las expresiones comparadas presentan una pronunciación similar, al coincidir en la secuencia vocálica “A-I” y en la secuencia consonántica “M-L”. Si bien es cierto que el signo solicitado incluye la letra “Y” y el símbolo “!”, que podrían sonar como “yi”, y la marca registrada 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio comienza con la letra “G”, que puede sonar como “ge” en español o “yi” en inglés, también lo es que dichas diferencias no alteran de forma relevante la percepción fonética en conjunto de los signos. 51.
Lo anterior se evidencia en que la expresión “MAIL” predomina en ambos casos, y es la que genera mayor recordación y fuerza distintiva en el consumidor medio, tal como ya se expuso. 52. En ese sentido, en coherencia con lo expuesto en el análisis ortográfico, se considera que el signo de exclamación “!” que integra el signo solicitado no cumple una función expresiva propia del idioma español, en la medida en que no se encuentra al inicio ni al final del conjunto marcario, y su ubicación entre la letra “Y” y la apalabra “MAIL” permite que el signo sea percibido como una unidad fonética continua.
Bien lo concluyó la SIC cuando señaló que es razonable interpretar que el consumidor medio podría pronunciar el signo “Y!MAIL” como “yimail”, reforzando la coincidencia fonética con “GMAIL”. 53. Además, la Sala precisa que aunque la letra inicial de la marca registrada es “G” en español se pronuncia “ge”, es claro que comúnmente la misma es reconocida por el consumidor medio en su pronunciación inglesa como “yi”, esto es, en el marco del ámbito digital o tecnológico.
Por lo tanto, la similitud fonética entre “Y!MAIL” y “GMAIL” resulta aún más acentuada, en tanto ambas pueden ser pronunciadas como “yimail”, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los mismos. 54. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal similitud: Y!MAIL – GMAIL – Y!MAIL – GMAIL– Y!MAIL – GMAIL – Y!MAIL Y!MAIL – GMAIL – Y!MAIL – GMAIL– Y!MAIL – GMAIL – Y!MAIL Y!MAIL – GMAIL – Y!MAIL – GMAIL– Y!MAIL – GMAIL – Y!MAIL Y!MAIL – GMAIL – Y!MAIL – GMAIL– Y!MAIL – GMAIL – Y!MAIL 55.
De esta manera, se concluye que el signo cotejado no genera un impacto visual y fonético suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada. 56. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que la palabra “MAIL” se encuentra en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202328, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] 28 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 57. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.
(negrilla fuera del texto). 58. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 59.
Se observa que, el término en idioma inglés “MAIL”, significa, “correo”29 la cual es fácilmente reconocible por el consumidor medio colombiano, por tratarse de un término de uso común, como se indicó anteriormente, por lo que, para efectos del estudio de similitud, no corresponden a una expresión de fantasía. 60. Por su parte, las letras “Y” y “G” significan “[…] vigesimosexta letra del abecedario español, que representa, cuando aparece aislada o en final de palabra precedida de una vocal, el fonema vocálico cerrado anterior y, en las demás posiciones, el fonema consonántico palatal sonoro […]” y “[…] séptima letra del abecedario español, que representa, ante las vocales e, i, el fonema consonántico fricativo velar sordo, p. ej. en gente, y en los demás casos el fonema consonántico velar sonoro, p. ej. en gato […]”. 61.
La Sala precisa que, si bien podría argumentarse que las letras “Y” y “G” pueden ser interpretadas como abreviaturas de las empresas “Yahoo!” y “Google”, lo cierto es que dicha asociación no es de fácil reconocimiento por el consumidor medio en Colombia. Además, por cuanto no obra en el expediente prueba alguna que permita respaldar que dicho consumidor efectivamente reconozca dichas letras con la naturaleza antes mencionada.
En consecuencia, desde el punto de vista conceptual, dichas letras deben ser valoradas como simples componentes del alfabeto, sin una carga semántica clara y específica. 62. En cuanto al signo “!”, ubicado entre “Y” y “MAIL”, la Sala advierte que, como se concluyó, el mismo carece de función gramatical y, por ende, expresiva propia, y no aporta un contenido conceptual autónomo. 63.
En consecuencia, al presentarse dichos términos unidos, esto es, sin elementos que los separen ni clarifiquen su sentido, las expresiones en su conjunto “Y!MAIL” y “GMAIL” son de fantasía. Por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque30. 64. De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición del signo “Y!MAIL” de la demandante y la marca “GMAIL” del tercero con interés en el resultado del proceso, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 65.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca solicitada y las previamente registradas. 66. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 29 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/mail?q=MAIL.
Consultado el 19 de junio de 2025. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 67.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201831 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 31 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 68. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 69.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “Y!MAIL” fue solicitada para proteger los productos y servicios de las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 9ª: “[…] software informático para la transmisión de correo electrónico; software informático para mensajería electrónica; software informático para la transmisión electrónica de datos, imágenes y documentos, audio, vídeo y otros contenidos multimedia a través de una red informática mundial; software informático para suministro de salas de charla en línea y tablones de anuncios electrónicos para la transmisión de mensajes entre usuarios sobre temas de interés general; software informático para buscar, recuperar, indexar y organizar datos; software informático para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de redes informáticas; software informático para búsqueda y recuperación de información, sitios web y otros recursos en redes informáticas; software de acceso multiusuario a una red informática para la transmisión de información amplia y variada; aplicaciones móviles descargables para visualizar juegos, programas en línea, textos, imágenes, contenidos multimedia y vídeos en los ámbitos de actualidad, noticias, comentarios, información meteorológica, deportes, entretenimiento, moda, finanzas, alimentos, música, inspiración, salud, estilo de vida, viajes, crianza de los hijos, ciencia, tecnología, cultura y bienestar; aplicaciones móviles descargables con software para mandar mensajes de texto, intercambiar imágenes, vídeos, contenidos multimedia; aplicaciones móviles descargables que ofrecen software para su la comunicación en grupo, a saber, mensajería instantánea, medios sociales, intercambio de archivos, y búsqueda y publicación de textos e imágenes; aplicaciones móviles descargables de salas de charla y tablones de anuncios electrónicos; aplicaciones móviles descargables para correo electrónico, mensajería electrónica, y transmisión electrónica de datos, imágenes y documentos, audio, vídeo y multimedia; imágenes, vídeos, archivos, documentos e imágenes descargables por internet; gráficos descargables para teléfonos móviles […]”.
Clase 35: “[…] información de directorios telefónicos; Suministro de servicios de información en línea sobre directorios con hiperenlaces a otros sitios web; procesamiento de datos informáticos. Clase 38: “[…] telecomunicaciones; difusión de contenidos de audio, vídeo y multimedia por comunicación radio, comunicación móvil, comunicación inalámbrica, internet, ordenadores, dispositivos móviles, redes de comunicación electrónica y redes informáticas; servicios de correo electrónico; suministro de acceso multiusuario a redes informáticas; suministro de acceso multiusuario a redes informáticas para la transferencia y la difusión de una amplia gama de información; transmisión electrónica de datos, mensajes, imágenes y documentos por redes informáticas, dispositivos móviles e internet; servicios telefónicos por Internet; servicios de comunicación telefónica a través de terminales y redes informáticas; suministro de acceso a datos, documentos, audio, vídeo u otros contenidos multimedia almacenados electrónicamente; servicios de mensajería electrónica; suministro de salas de charla en línea y carteleras electrónicas y tablones de mensajes para la transmisión de mensajes entre usuarios en el ámbito de temas de interés general y para jugar a juegos; 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio servicios de buzón de voz; servicios de buzón de voz; suministro de enlaces de comunicación en línea que transfieren al usuario de un sitio web a otras páginas web locales y mundiales; servicios de telecomunicación, a saber, mensajería instantánea y transmisión electrónica de texto, audio, vídeo y multimedia; conexiones de telecomunicación en internet (expresión demasiado vaga a juicio de la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común); conexiones de telecomunicación de redes informáticas mundiales de información (expresión demasiado vaga a juicio de la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común); transmisión de información en línea; comunicaciones por terminales informáticos; transmisión de correo electrónico; alquiler de buzones electrónicos; transmisión de información sobre anuncios electrónicos; servicios de carteleras electrónicas; conexión de líneas de telecomunicación; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; suministro de conexiones de telecomunicación a redes informáticas mundiales; servicios de acceso de usuario a redes informáticas mundiales; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; transmisión de información en salas de chat; suministro de foros de discusión en Internet; servicios de acceso a bases de datos; suministro de servicios de acceso a datos de redes en línea; transmisión secuencial de datos; transmisión de comunicaciones por redes de fibra óptica; transmisión por satélite; servicios de teleconferencia; servicios de videoconferencias; servicios de transmisión de señales de localización por satélite; transmisión de telecomunicaciones; suministro de información sobre telecomunicaciones; servicio de información de comunicación; información sobre telecomunicaciones; alquiler de aparatos de telecomunicación; transmisión de tarjetas de felicitación en línea; transmisión de archivos digitales; servicios de foros en línea; difusión de programas de televisión en línea; radiodifusión en línea; transmisión de vídeos a la carta; prestación de servicios de transmisión continua de vídeo en línea […]”.
Clase 42: “[…] Servicios informáticos, a saber, creación de índices de información, sitios y otros recursos disponibles en redes informáticas para terceros (expresión demasiado vaga a juicio de la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común); servicios informáticos, a saber, software informático no descargable en línea para filtración de correo no deseado, protección de cortafuegos, y control parental; sitio web con tecnología que permite a los usuarios localizar a otros jugadores y jugar a través de redes de comunicación (expresión demasiado vaga a juicio de la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común); plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software para la comunicación en grupo, a saber, mensajería instantánea, intercambio de archivos, búsqueda y publicación de textos e imágenes; suministro de información en forma de datos informatizados, archivos, aplicaciones e información a través de una página web personalizada en línea (expresión demasiado vaga a juicio de la Oficina Internacional – Regla 13.2)b) del Reglamento Común); diseño de animaciones informáticas; dibujo por ordenador; programación informática; diseño de software; actualización de software; mantenimiento de software; alquiler de software; instalación de software; duplicación de programas informáticos; servicios de protección antivirus (informática); suministro de uso temporal de software en línea no descargables; conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión física; alquiler de espacio de servidor de red; alquiler de servidores web; planificación y construcción de sitios web; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; monitorización a distancia de sistemas informáticos; supervisión de sistemas informáticos para detectar averías; supervisión de sistemas informáticos para la detección de accesos no autorizados o la violación de datos; almacenamiento de datos en línea; almacenamiento electrónico de datos; copia de seguridad de datos informáticos; copia de 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio seguridad de datos fuera del sitio; asistencia técnica en relación con la operación y la gestión de sitios web para terceros […]”. 70.
La marca previamente registrada identifica los siguientes servicios de la clase 38, estos son: “[…] servicios de telecomunicaciones; servicios de correo electrónico […]”. 71. Al analizar la relación entre los productos protegidos y servicios por el signo solicitado “Y!MAIL” y la marca previamente registrada “GMAIL”, se advierte que, además de que comparten la misma clase 38, también tienen una conexión basada en los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad.
La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos32. 72. En cuanto a la intercambiabilidad, la Sala encuentra que al analizar la relación entre los productos y servicios protegidos se advierte que la coincidencia de compartir la clase 38 del nomenclátor internacional se evidencia al tratarse de servicios relacionados con las telecomunicaciones y, en particular, con el correo electrónico. 73.
En efecto, la Sala observa que los servicios de telecomunicaciones y los servicios de correo electrónico protegidos por marca previamente registrada pueden ser intercambiables con los servicios de telecomunicaciones como difusión de contenido de audio, video y multimedia, servicios de correo electrónico, suministro de acceso a datos del signo solicitado por la parte demandante. 74.
En cuanto al criterio de complementariedad, se observa que existe una coincidencia funcional entre los servicios amparados por ambos signos, toda vez que permiten la comunicación electrónica entre usuarios mediante plataformas digitales. En efecto, el signo solicitado “Y!MAIL” incluye servicios como mensajería electrónica, suministro de acceso a redes informáticas, transmisión electrónica de mensajes e imágenes, foros de discusión y carteleras electrónicas, los cuales son complementarios con los servicios de correo electrónico y telecomunicaciones protegidos por la marca “GMAIL”. 75.
Desde la perspectiva del consumidor, también se advierte una integración entre los servicios de telecomunicaciones y correo electrónico protegidos por la marca registrada y los productos y servicios solicitados, tales como software para la transmisión de correos electrónicos, servicios de información de directorios y datos informáticos, así como herramientas para la creación de sitios web y la gestión de comunicación en grupo. 76.
En este contexto, dichos servicios pueden ser percibidos como parte de una misma solución tecnológica orientada a la conectividad y el manejo de información. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del 32 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio consumidor.
Así, los productos y servicios de “Y!MAIL” podrían ser indispensables para los servicios de “GMAIL” en un sentido tal que el consumidor considere que ambos están intrínsecamente ligados, que funcionan en mercados complementarios y dependientes. 77. En términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos y servicios existe una asociación en la mente del consumidor, los cuales se comercializan en plataformas digitales y tiendas virtuales especializadas en servicios tecnológicos, aumentando el riesgo de asociación. Esta coincidencia incrementa la posibilidad de que el consumidor medio presuma que existe una vinculación empresarial o comercial entre los signos. 78.
Lo anterior, en la medida que el consumidor puede interpretar que los productos y servicios de “Y!MAIL” y los servicios registrados por “GMAIL”, provienen del mismo empresario, dado que, además de que las marcas comparten similitud ortográfica y fonética, el consumidor informado no distingue que los productos y servicios del signo del demandante no se relacionan directamente con los servicios de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 79.
En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los productos y servicios del signo solicitado por la demandante y los servicios de la marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos de un signo no están directamente relacionados a los productos de las marcas, asumiendo así un origen empresarial compartido. 80.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201533, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 81.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales34: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 82. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y la marca analizada, conexión competitiva entre los productos y servicios que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 83.
Ahora, respecto del argumento del demandante relacionado con que el signo solicitado ha sido concedido en la Unión Europea, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, República Dominicana, Perú, Tanzania, España y Hong Kong se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.
De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 84. El estudio de registrabilidad del signo solicitado por el demandante en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 85. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 86.
Finalmente, frente a los argumentos de la parte demandante según los cuales, por tratarse “YAHOO!” de una marca notoria y parte de una familia marcaria, debía accederse al registro del signo “Y!MAIL”, la Sala considera que dichos argumentos no son de recibo, toda vez que el signo solicitado es sustancialmente diferente de la marca “YAHOO!”, tanto en su estructura como en su composición gráfica y denominativa.
Además, como se concluyó, en el sub examine no se acreditó, dentro del expediente, que el consumidor medio colombiano asocie de manera clara y directa la letra “Y” con la empresa “Yahoo!”, por lo que no es posible predicar notoriedad derivada ni considerar que el signo “Y!MAIL” haga parte de una familia marcaria relacionada con dicha empresa. 87.
Conforme con lo anterior y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y la marca analizada, conexión competitiva entre los productos y servicios que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, tal y como lo consideró la SIC en los actos acusados, por lo que no se puede predicar desconocimiento alguno de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 88.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00 Demandante: Oath Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.