Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCÓN PRIMERA Bogotá, D.C. cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: BAYER CROPSCIENCE AG.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – PROPIEDAD INDUSTRIAL – PATENTES – Registro – PATENTE DE INVENCIÓN – Requisitos – Nivel Inventivo / Corresponde a la parte actora desvirtuar el concepto técnico que dio sustento a los actos administrativos acusados / La parte actora no cumplió la carga probatoria SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró la sociedad Bayer Cropscience AG., en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 39395 de 28 de noviembre de 2007 y 12036 de 23 de abril de 2008, por las cuales se negó el privilegio de patente invención a la creación denominada «AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN UNA O VARIAS SULFONIL-UREAS Y/O SUS SALES».

I.

ANTECEDENTES 1. La demanda 1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, y a través de apoderado judicial, la sociedad Bayer Cropscience AG instauró demanda1 con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1. Que declaren la nulidad de la Resolución 39395 del 28 de noviembre de 2007, proferida dentro del expediente No. 00.080.431, por el Superintendente de Industria y Comercio. 2.

Que declaren la nulidad de la Resolución No. 12036 del 23 de abril de 2008, proferida dentro del expediente No. 00.080.431, por el Superintendente de Industria y Comercio. 1 Folios 24 a 44. 2 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. 3. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables Consejeros que ordenen la concesión del privilegio de patente a la creación llamada "agentes herbicidas que contienen una o varias sulfonil-ureas y/o sus sales", a favor de la sociedad BAYER CROPSCIENCE AG. 4.

Solicito también a los Honorables Consejeros que ordenen la PUBLICACIÓN de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los hechos 2. Los hechos relevantes que sustentan la demanda son los siguientes: 3. El 23 de octubre de 2000, la sociedad Aventis Cropscience GMBH solicitó el privilegio de patente de invención denominada «AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN UNA O VARIAS SULFONIL-UREAS Y/O SUS SALES». 4.

El 15 de febrero de 2001, como resultado del estudio de forma de la solicitud, la entidad demandada expidió el auto No. 360, por medio del cual se requirió a la solicitante para que suministrara su dirección y aportara el poder otorgado, así como el documento de cesión de los inventores; requerimiento que fue atendido el 13 junio de 2001. 5.

Por medio de oficio núm. 14616, y tras el estudio de fondo de la solicitud de registro, la SIC requirió a la sociedad Aventis Cropscience GMBH para que: i) especificara los compuestos o grupos de compuestos que acompañaron la formulación propuesta por la reivindicación 1, con el fin de delimitar el alcance de protección; ii) presentara, de ser necesario, una reivindicación independiente, si los aditivos de la formulación eran componentes fundamentales; iii) especificara el tipo de formulación que se pretendía proteger; iv) indicara la proporción en los componentes de la formulación para la reivindicación 2; v) definiera la cantidad consumida en la descripción presentada. 6.

Asimismo, la SIC sostuvo que la reivindicación 6 no era patentable y consideró que las reivindicaciones 1 a 8 carecían de nivel inventivo. Por lo tanto, concedió a la sociedad solicitante un término de sesenta (60) días para dar respuesta al estudio de fondo. 7. El 7 de mayo de 2007, la sociedad peticionaria dio respuesta al estudio de fondo y el 3 de abril de 2008 allegó un formulario de correcciones y modificaciones, y también solicitó que se tuviera a la sociedad Bayer Cropscience AG como nueva titular de la solicitud de patente de invención. 8.

El 28 de noviembre de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 39395, negó el privilegio de la patente solicitada, decisión en contra de la cual la sociedad Bayer Cropscience AG interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 12036 de 23 de abril de 2008, en el sentido de confirmar la decisión. 3 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. 1.3.

Normas violadas y concepto de violación 9. El apoderado de la sociedad demandante sostuvo que, al negar la protección de patente de la solicitud en cuestión, la SIC violó por indebida interpretación el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por falta de aplicación, el artículo 45 ibidem, afirmación que sustentó en los términos que se sintetizan a continuación: i) Fundamentos de la violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 10.

Argumentó que la invención efectivamente tiene nivel inventivo, toda vez que aunque el compuesto reivindicado en la composición es similar a los compuestos del estado de la técnica, aquel presenta una actividad evidentemente superior. 11. Sostuvo que el documento D1 (WO9816102) revela formulaciones herbicidas que contienen sulfonilureas, formulación que, a su vez, contiene un solvente hidrofóbico, en este caso, un aceite vegetal, así como el compuesto metsulfuron-metilo, correspondiente a la familia de las sulfonilureas; mientras que, según su fórmula (i), la invención «agentes herbicidas que contienen una o varias sulfonil-ureas y/o sus sales» no está dirigida al compuesto metsulfuron metilo. 12.

Explicó que en el compuesto metsulfuron metilo, el sustituyente que corresponde a R2 de la formula (I) de la invención denegada es hidrógeno y el sustituyente que corresponde a RI es un metil-ester (CO2CH3). Sin embargo, anotó que el sustituyente R2 en la invención es hidrógeno solamente si RI es alcoxi C2-C4. 13. Señaló que en el documento D2 (EP0598515) se revelan herbicidas que contienen el compuesto primisulfuron metilo, el cual difiere del compuesto reivindicado, porque cuando R2 es hidrógeno, RI es alcoxi C2-C4. 14.

Expuso que, por su parte, el documento D3 (EP0313317) revela concentrados herbicidas en suspensión que difieren de los reivindicados en la solicitud debido a la presencia de un nitrógeno adicional, pues la fórmula del documento D3 revela un radical piridil en lugar de un radical fenil, característico de la invención. 15. Afirmó que, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Andino de Patentes, para la evaluación del nivel inventivo es importante tener en cuenta que el documento D1 es el estado de la técnica más cercano, toda vez que el ejemplo A de dicho documento revela la combinación metsulfuron metilo + aceite de ricino. 16.

Destacó que el problema resuelto por la invención denegada es el de proveer composiciones herbicidas mejoradas contra plantas dañinas, así como mejorar la selectividad de las plantas útiles y aseveró que, en efecto, en las tablas 1, 2, 3 y 4 de la solicitud se demuestra que las combinaciones herbicidas propuestas presentan 4 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. efectos sinérgicos inesperados, toda vez que, explicó, la combinación de herbicida E1 + aceite vegetal es evidentemente superior a la combinación herbicida metsulfuron metilo C1 + aceite vegetal. 17.

Adujo que, adicionalmente, las tablas A, B-1 y B-2 presentan efectos ventajosos de las combinaciones herbicidas del invento en comparación a las conocidas en el estado de la técnica. 18. Finalmente, indicó que los documentos D1-D3, ni solos, ni tampoco combinados, sugerían a una persona versada en la materia a obtener una composición herbicida con un compuesto de formula (I) como el reivindicado, con propiedades sorprendentes de selectividad de plantas útiles e igualmente propiedades inesperadas de actividad herbicida mejorada en diferentes tipos de malezas, y apuntó que una modificación en la estructura de un compuesto, por pequeña que sea, conlleva a cambios sorprendentes en cuanto a su actividad química, farmacológica o fisicoquímica. ii) Fundamento de la violación del artículo 45 de la Decisión 486: 19.

El apoderado resaltó que el 7 de mayo de 2007, la solicitante presentó argumentos que demostraban el nivel inventivo de la solicitud y modificó el capítulo reivindicatorio, como resultado de la eliminación de una de las reivindicaciones. 20. Señaló que, si después de analizar el nuevo pliego reivindicatorio, la SIC había encontrado reparos sobre la patentabilidad de la creación, debió requerir nuevamente a la sociedad peticionaria, otorgándole un nuevo plazo de 60 días, prorrogable, para que expusiera sus argumentos nuevamente, al tenor del artículo 45 de la Decisión 486. 21.

Sin embargo, cuestionó que la entidad procedió a negar el privilegio de patente solicitado, impidiendo así a la peticionaria la posibilidad de presentar sus alegatos finales y la justificación técnica de la patentabilidad del invento, afectado así su derecho de defensa. 22. Sostuvo que el segundo examen de patentabilidad no es una facultad de la administración sino un derecho del solicitante que se deriva de lo señalado por el ordenamiento legal y del pago anticipado que ha hecho para que se efectúe el examen de patentabilidad de su solicitud. 2.

Contestación de la demanda2 23. La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que los actos administrativos acusados se ajustan a pleno derecho, especialmente a la norma 2 Folios 64 a 70. 5 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. comunitaria, y que fueron expedidos con garantía del debido proceso, lo cual sustentó de la siguiente forma: i) De la presunta violación del artículo 18 de la Decisión 486 24.

La apoderada sostuvo que en la actuación administrativa adelantada por la División de Nuevas Creaciones de la SIC se pudo establecer que las anterioridades WO 98/16102 de 23 de abril de 1998, EP 0598515 de 25 de mayo de 1994 y EP 03133177 de 26 de abril de 1999, afectan el nivel inventivo de la solicitud de patente de la creación «AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN UNA O VARIAS SULFONIL-UREAS Y/O SUS SALES». 25.

Expuso que, de acuerdo al capítulo descriptivo de la solicitud, con el invento se buscó poner a disposición agentes herbicidas que presenten un efecto herbicida especialmente alto, propiedades selectivas frente a plantas cultivadas agrícolas y una alta compatibilidad con estas. 26. Afirmó que: «realizando las comparaciones pertinentes de las anterioridades con respecto al objeto de la solicitud es posible establecer que tanto en las anterioridades como en la solicitud se pretende obtener composiciones a base de sulfonil ureas con aceites vegetales para aumentar la eficiencia de dichas composiciones.

De esta manera es posible establecer que el propósito de la solicitud así como de las anterioridades es el mismo». 27. Advirtió que, para demostrar la actividad de las composiciones de la solicitud, la sociedad peticionaria presentó en el capítulo descriptivo las tablas 1 a 4, por medio de las cuales se presenta la actividad del compuesto A8 combinado con diferentes aceites vegetales conocidos, y anotó que, a partir de los datos aportados en dichas tablas, no es posible establecer que todas las composiciones que se presentaron en la solicitud tienen un efecto sorprendente frente a las composiciones de las anterioridades, ya que la información consignada no es representativa. 28.

Destacó que, en respuesta al oficio núm. 14616, la solicitante anexó las tablas A, B-1 y B-2, para así demostrar la eficiencia de las composiciones de la solicitud con respecto a las composiciones reportadas en el estado de la técnica. Por lo tanto, aseveró que: «si la altura inventiva de las composiciones de la solicitud radicaba en los efectos sorprendentes de estas composiciones con respecto a las composiciones del estado del arte se debieron anexar en el capítulo reivindicatorio original todos los datos que constituyeran el soporte suficiente para establecer que las composiciones constituidas por elementos derivados del estado de la técnica tenían la altura inventiva suficiente frente a las composiciones reveladas en el estado de la técnica». 29.

Manifestó que, de otra parte, no se realizó ninguna descripción de la forma en la cual se llevaron a cabo los ensayos para obtener los resultados presentados en las tablas anexas, lo cual es necesario para establecer la representatividad estadística 6 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. de los experimentos planteados, de manera que las tablas anexas no fueron aceptadas, ya que representaban ampliación de la materia inicialmente reivindicada. ii) De la presunta violación del artículo 45 de la Decisión 486 30.

Adujo que, de acuerdo con la lectura del artículo 45 de la Decisión 486, no es obligación de la autoridad administrativa notificar al solicitante dos o más veces para los fines del examen de patentabilidad. 31. Precisó que del contenido del Título X numeral 1.2.2.3 de la Circular Única expedida por la SIC, es posible concluir que los requerimientos adicionales son discrecionales, esto es, cuando se considere necesario determinar si es indispensable o no efectuar una nueva notificación a partir de lo previsto en la disposición en cometo. 3.

Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 32. Mediante providencia de 22 de marzo de 20173, el despacho sustanciador concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera para que rindiera concepto. 33. La SIC descorrió el traslado por escrito en el cual, en esencia, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda4, mientras que la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia 34. De conformidad con el artículo 128, numeral 7 del CCA5 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante el cual se realiza la distribución interna de asuntos, le corresponde a esta Sección conocer, en única instancia, del presente proceso. 3 Folio 111. 4 Folios 112 a 119. 5 Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]. 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]. 6 Por medio del cual se establece el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. 2.

Problema jurídico 35. La Sala debe determinar si las Resoluciones núms. 39395 de 28 de noviembre de 2011 y 10236 de 23 de abril de 2008, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención para la creación denominada «AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN UNA O VARIAS SULFONIL-UREAS Y/O SUS SALES», vulneran los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para lo cual se deberá establecer si, para una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica, la invención hubiese resultado obvia o se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, y si la SIC, luego de estudiar la respuesta al segundo examen de patentabilidad, debió otorgar a la solicitante un nuevo plazo para que se pronunciara sobre el mismo. 3.

Normativa aplicable 36. En el caso bajo estudio resultan aplicables los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, normas que son del siguiente tenor: Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. 4.

Los actos administrativos demandados 37. Los actos administrativos cuya nulidad solicita la actora son la Resolución núm. 39395 de 28 de noviembre de 20077, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente a la invención «AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN UNA O VARIAS SULFONIL-UREAS Y/O SUS SALES», y la Resolución núm. 12036 de 23 de abril de 20088, a través de la cual el mismo funcionario resolvió el recurso de reposición interpuesto por la solicitante 7 Folios 9 a 15. 8 Folios 16 a 22. 8 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. contra dicha decisión, confirmándola.

A continuación, se transcriben los apartes más relevantes de los citados actos administrativos: RESOLUCION 39395 Por la cual se niega una patente de invención […] 2. Determinación del estado de la técnica 2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de octubre de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud número DE19951426.7.

La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 113 y 155 del expediente en estudio. 2.2. Documentos del estado de la técnica Consultadas las basas de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron las siguientes publicaciones, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionadas con la materia de la solicitud en estudio: N o. Documento Título Fecha de Publica ción D 1 WO 98/16102 A stabilized liquid emulsifiable concentrate for a sulfonyl or sulfamoylurea herbicide. 1998- 04-23 D 2 EP 0598515 Method for herbicidal activity- enhancing.

Activity-enhanced herbicidal composition and activity-enhancing composition. 1994- 05-26 D 3 EP0313317 Herbicidal suspension concentrate 1989- 04-26 […]. 3. Nivel inventivo […]. [E]n los tres documentos citados se encuentran composiciones en las cuales se tienen compuestos herbicidas cuya estructura, coincide con la estructura general de sulfonilurea presentada a manera de formula (I) en la solicitud.

El otro componente principal que se encuentra en las composiciones del estado de la técnica es el aceite vegetal el cual puede provenir de varias fuentes. En la anterioridad D2 se contempla el uso de aceites vegetales en composiciones que presentan como herbicidas compuestos del tipo de sulfonilureas, con el fin de aumentar la actividad de la composición herbicida.

De igual forma, en la anterioridad D2 se esta presentando una suspensión concentrada caracterizada por la presencia de sulfonilureas, aceite vegetal y surfactantes. Al obtener un tipo de composición concentrada de este tipo es posible disminuir la cantidad de producto que se aplica y, por ende, se reduce la contaminación al ambiente que se puede presentar por la exposición de los plaguicidas en el medio de cultivo que se aplique.

De otra parte, se conoce que este tipo de composiciones no presentan fitotoxicidad a plantas de maíz, ya que en cultivos de este tipo se presenta la mayor aplicación de los compuestos del tipo sulfonilureas. La preparación de la composición se describe como la mezcla de los ingredientes. 9 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG.

Según el estado de la técnica, los compuestos herbicidas del tipo sulfonilureas se hidrolizan fácilmente en medios acuosos, de aquí la importancia de realizar formulaciones que no permitan este tipo de descomposición al momento de liberar el producto al medio ambiente. Entonces, para evitar tal efecto de degradación del compuesto se han desarrollado formulaciones que contienen compuestos que no permiten la hidrólisis del principio activo, de esta forma es posible encontrar formulaciones con altas concentraciones de sulfonilureas que se preparan en medios apolares y de esta forma garantizar la estabilidad de las composiciones.

Así, al momento de poner en contacto la composición del sulfonilurea con aceite vegetal en la planta y/o su medio ambiente es posible conservar la integridad del principio activo. Lo cual, asegura mayor tiempo de permanencia en contacto del principio activo con la planta y/o su medio ambiente, siendo el aceite vegetal un agente que evita la hidrolisis de la sulfonil urea.

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo divulgado en las anterioridades, las composiciones de sulfonil ureas con aceite vegetal, ya eran conocidas, por lo que la materia objeto de la presente solicitud es posible derivarla a partir de dichas anterioridades. De otra parte, el procedimiento definido en la reivindicación 6 carece de nivel inventivo, toda vez que presenta un procedimiento convencional de mezcla sin presentar alguna característica diferente o especial.

El procedimiento definido en la reivindicación 7 se presenta en la descripción de la anterioridad D2, lo que indica que es un procedimiento conocido. Así mismo, los procedimientos para la represión de plantas dañinas de las reivindicaciones 4 y 5, no definen una etapa o secuencia de etapas distinta a la forma comúnmente utilizada para aplicar una composición de tratamiento de tal forma que ella ejerza su acción, ya que es obvio que si se quiere tratar cultivos lo más lógico es que se aplique un producto con las propiedades adecuadas que permita alcanzar el objetivo deseado, por lo tanto dichas reivindicaciones carecen de nivel inventivo.

Además, la aplicación de estos procedimientos se presenta en los documentos referenciados en el estado de la técnica. Así las cosas, se advierte que la intención de la solicitud se encuentra dentro de la línea normal de desarrollo de la tecnología que un experto medio en el oficio podría seguir y. Por ello, no representaría un salto tecnológico sobre lo conocido.

De esa manera, no merece el privilegio solicitado […]. 4. Respuesta de la solicitante […] 4. [E]l solicitante anexa a su respuesta las tablas A, B-1 y B-2, las cuales presentan ensayos biológicos, pero los datos presentados en dichas tablas no se pudieron tener en cuenta para efectos de valoración de la patentabilidad, debido a que constituyen una ampliación de la materia inicialmente presentada.

En efecto, en la tabla A se contempla la acción del compuesto C1 (metsulfuron metilo) combinado con los aceites Actirob B, Hasten y Rako Binol; este principio activo, combinado con los mencionados aceites no se encuentra contemplado en el capítulo descriptivo de la solicitud. Los ensayos presentados en la mencionada tabla presentan el porcentaje de acción para las malezas de las especies ECHCG y SORHA, las cuales tampoco se habían contemplando en los ensayos biológicos presentados inicialmente.

Es más, las dosificaciones empleadas para los principios activos y los aceites son diferentes a las reportadas inicialmente en el capitulo descriptivo. Por otra parte, en las tablas B- 10 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. 1 y B-2 se esta presentado la acción de la composición correspondiente a foramsulfuron (A8)+Yodo sulfuron metilo de sodio (A16)+lsoxadifen etilo (C3- 1) y de la composición mesosulfuron metilo de sodio (A11)+lodosulfuon metilo de sodio (A16)+Mefenpir dietilo (C1-1); el porcentaje de acción de estas composiciones tampoco se encuentra mencionado en el capítulo descriptivo y para los ensayos de la tabla B-2 se trabajó la actividad de una de estas composiciones contra las especies Phalaris Paradoxa y Bromus Sterilis, las cuales no se habían considerado inicialmente.

De tal suerte, dadas las diferentes condiciones en las cuales se realizaron los ensayos biológicos propuestos en las tablas, las cuales no se encontraban indicadas en el capítulo descriptivo inicial de la solicitud, es posible establecer que la información contenida en las mismas representa ampliación de la materia inicialmente presentada, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486.

Adicionalmente, si el solicitante consideraba que los datos reportados en las tablas anexas conformaban una evidencia contundente para demostrar el efecto sincrético de las composiciones reclamadas, estas debieron ser presentadas en el capitulo descriptivo de la solicitud original. Dado lo anterior, se consideró la evidencia presentada en las tablas 1, 2, 3 y 4 del apartado: “A. Ejemplos biológicos” del capítulo descriptivo de la solicitud (folios 76 a 81 del expediente en estudio).

En los mencionados ejemplos no se demuestra suficientemente el efecto sinérgico de las combinaciones que se pretenden proteger, ya que dentro de estos ensayos se esta presentando el efecto de los componentes de la mezcla individualmente y luego de la composición (sulfonilurea+aceite vegetal) evidentemente la combinación presenta porcentajes mayores con respecto a los ingredientes individuales, pero estos resultados no reflejan un verdadero efecto que aumente la acción herbicida de las sulfonilureas al combinarse con el aceite vegetal, ya que si tal comportamiento se presentara, se esperaría encontrar algún efecto al poner en contacto la maleza con el aceite vegetal solo.

Dicho efecto no se presenta, ya que en las tablas de los ejemplos biológicos el porcentaje de acción del aceite vegetal contra la maleza es de 0%, por lo que es posible atribuir el efecto que presenta la composición (sulfonilurea +aceite vegetal) al hecho de evitar la hidrolisis de la sulfonilurea por encontrarse en un medio apolar, el cual es proporcionado por el aceite vegetal y de esta forma aumentar el porcentaje de acción contra la maleza, ya que el aceite vegetal asegura la integridad de la sulfonilurea al entrar en contacto con la planta, lo cual no seria posible si el principio activo (sulfonilurea) se encontrara en un medio totalmente acuoso […] RESOLUCION 12036 Por la cual se resuelve un recurso de reposición […] Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente, en primer lugar, que en este caso se han violado los artículos 45 de la Decisión 486 y numeral 1.2.2.3 de la Circular Única, mediante la cual fue reglamentado el primero, los cuales transcribe y a continuación anota: “De la lectura de estas normas, se puede concluir que si bien el artículo 45 de la Decisión 486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Países Miembros efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final, la Circular Única al reglamentar dicha norma limitó dicha facultad a dos exámenes de patentabilidad máximo y condicionó el segundo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capítulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo ” 11 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG.

Con relación a este señalamiento del recurrente resulta pertinente precisar que de acuerdo con el citado articulo de la Decisión 486 corresponde a la Oficina nacional determinar si es necesario o no notificar al solicitante dos o mas veces para los fines del examen de patentabilidad, pero en manera alguna constituye una 'orden' como lo entiende el recurrente […] En este caso, aún teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio modificado, la Oficina no estimó necesario proceder a notificar nuevamente al solicitante considerando que había los suficientes elementos de juicio para concluir que la materia reivindicada no cumple con los requisitos de patentabilidad […].

Con relación a los argumentos propiamente técnicos expuestos en el recurso, considera el recurrente que “En las tablas 1 y 2 de la presente solicitud se demuestra claramente que la combinación de sulfonilurea y aceite vegetal presenta efecto sinérgico toda vez que los resultados obtenidos se encuentran por encima del 90% teniendo como base un 1000 equivalente a destrucción total.

Por lo tanto, es claro el efecto sinérgico de la combinación de sulfonilurea con aceite vegetal por lo que se concluye que la presente intención tiene el suficiente nivel inventivo frente a las anterioridades citadas por el examinador ” Al respecto cabe señalar que las combinaciones de metsulfuron metilo con los aceites Actirob B, Hasten y Rako Binol (tabla A) no se consideraron en el capítulo descriptivo inicial.

De igual manera las combinaciones: foramsulfuron (A8) + Yodo sulfuron metilo de sodio (A16) + Isoxadifen etilo (C3-1) y mesosulfuron metilo de sodio (A11) + iodosulfuron metilo de sodio (A16) + Mefenpyr dietilo (C1-1), que son presentadas en las tablas B-1 y B-2 no fueron mencionadas en el capítulo descriptivo inicial. Además, en la tabla B-2 se están presentando ensayos contra las especies Phalaris Paradoxa y Bromas Sterilis las cuales no se consideraron inicialmente.

Así las cosas, si el solicitante consideraba que la información presentada en las tablas era relevante para demostrar el efecto sinérgico de las composiciones reivindicadas ha debido incluirlas en el capitulo descriptivo original. De otra parte, en los ejemplos presentados no se demuestra claramente el efecto sinérgico de las combinaciones que se pretenden proteger ya que dentro de estos ensayos se está presentando el efecto de los componentes de la mezcla individualmente y luego de la composición (sulfonil urea aceite vegetal).

Evidentemente la combinación presenta porcentajes mayores con respecto a los ingredientes individuales pero estos resultados no reflejan un verdadero efecto que aumente la acción herbicida de las sulfonilureas al combinarse con el aceite vegetal, ya que si tal comportamiento se presentara se esperaría encontrar algún efecto al poner en contacto la maleza con el aceite vegetal solo.

Dicho efecto no se presenta ya que en las tablas de los ejemplos biológicos el porcentaje de acción del aceite vegetal contra la maleza es de 0%. Ahora bien, dado que las sulfonilureas en medio acuoso presentan hidrolisis la formulación con aceites vegetales evita dicha hidrólisis ya que garantiza un medio apolar, de esta forma el aumento en la eficiencia de la composición es posible atribuirlo a que la sulfonilurea no se hidroliza y todos los grupos que la componen actúan sobre la maleza.

Teniendo en cuenta lo anterior y que en los documentos D1, D2 y D3 tomados como anterioridades se encuentran divulgadas composiciones de sulfonilureas o sulfonamidas combinadas con aceites vegetales para combatir malezas, es posible establecer que la materia ahora reivindicada es una derivación evidente 12 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. del estado de la técnica y, por tanto, no cumple con el requisito de nivel inventivo […]. 5.

Interpretación Prejudicial 38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación de las normas comunitarias pertinentes al proceso, emitió la interpretación prejudicial 154-IP-2018 de 30 de abril de 20199. Además de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia interpretó, de manera oficiosa, el artículo 4610 ibidem, con el fin de abordar el tema de la notificación de informes técnicos.

Los siguientes son algunos de los apartes de la providencia: 1. El nivel inventivo y el estado de la técnica […] 1.3 Conforme se desprende de esta disposición normativa [artículo 18], el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 1.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1.5.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las 9 Folios 134 a 142. 10 Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. 13 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG.

Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios: […] 1.6. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (ii) Definición de problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica mas cercano: […] 1.7.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica-sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente 2.

Notificación de informes técnicos […] 2.3. El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Articulo 46. Con la notificación inicial prevista en el Articulo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o mas veces “Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad” (segunda parte del Artículo 45). 2.4.

El supuesto del Artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes.

En este evento, por la relevancia e influencia que tendrán dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. 2.5. No obstante, lo anterior, el Tribunal advierte que, si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del 14 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción […]. 2.9.

Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios. 2.10.

En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico” (resaltado por la Sala). 6.

El caso concreto 39. La sociedad Bayer Cropsciencie AG. solicitó ante la SIC el privilegio de patente para la creación «AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN UNA O VARIAS SULFONIL-UREAS Y/O SUS SALES». 40. De acuerdo con los antecedentes administrativos allegados al proceso11, el invento se refiere a agentes herbicidas que presentan cierto contenido de determinadas sulfonil-ureas o sus sales y de aceites vegetales que se adecúan sobresalientemente para combatir plantas dañinas en cultivos de plantas útiles. 41.

Las reivindicaciones 1 a 3 se refieren a un agente herbicida que contiene: A) una o varias sulfonilureas de la fórmula general (I) y/o sus sales, y B) uno o varios aceites vegetales. El agente herbicida tiene un contenido sinérgicamente eficaz de una combinación de los compuestos de la fórmula (I) y/o sus sales con aceites vegetales. La composición también contiene sustancias activas como agentes protectores de plantas, antídotos, materiales aditivos usuales para la protección de plantas y agentes auxiliares de formulación. 42.

Las reivindicaciones 4 y 5, reclaman un procedimiento para la represión de plantas dañinas, y las reivindicaciones 6 y 7, un procedimiento para la preparación de un agente herbicida. 43. En respuesta a un primer examen de fondo efectuado por la División de Nuevas Creaciones de la SIC12, la solicitante allegó un formulario de correcciones y modificaciones13. 11 Folios 23 y siguientes del cuaderno de antecedentes administrativos. 12 Folios 113 a 117 del cuaderno de antecedentes administrativos. 13 Folios 146 a 149 del cuaderno de antecedentes administrativos. 15 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. 44.

La División de Nuevas Creaciones de la SIC llevó a cabo el examen de patentabilidad y emitió el concepto técnico núm. 144914 en el cual determinó que el nivel inventivo de la creación se encuentra afectado por los documentos WO 98/16102 A stabilized liquid emulsifiable concentrate for a sulfonyl or sulfamoylurea herbicide, de 23-04-1998 (D1);

EP 0598515 Method for herbicidal activity- enhancing. Activity-enhanced herbicidal composition and activity-enhancing composition, de 26- 05-1994 (D2) y EP0313317 Herbicidal suspension concentrate de 26-04-1989 (D3). 45. El Superintendente de Industria y Comercio, acogiendo el aludido concepto técnico, expidió las Resoluciones núms. 39395 de 28 de noviembre de 2007 y 12036 de 23 de abril de junio de 2008, mediante las cuales negó el privilegio de patente solicitado, luego de considerar que la invención resultaba obvia para un experto medio en la materia objeto de la solicitud, comoquiera que su contenido se derivaba de manera evidente del estado de la técnica. 46.

En ese sentido, la SIC expuso que las tres anterioridades citadas contienen compuestos herbicidas cuya estructura coincide con la estructura general de sulfonilurea presentada a manera de formula (I) en la solicitud y que, por lo demás, en dichas composiciones se encuentra el aceite vegetal, el cual puede provenir de varias fuentes. 47.

Sumado a ello, especificó que en la anterioridad D2 se contempla el uso de aceites vegetales en composiciones que se presentan como herbicidas compuestos del tipo de sulfonilureas con el fin de aumentar la actividad de la composición herbicida y que, de igual forma, presenta una suspensión concentrada caracterizada por la presencia de sulfonilureas, aceite vegetal y surfactantes, cuya obtención permite disminuir la cantidad de producto que se aplica y, por ende, contribuye a la reducción de la contaminación al ambiente que se puede presentar por la exposición de los plaguicidas en el medio de cultivo que se aplique. 48.

Igualmente, sostuvo que este tipo de composiciones no presentan fitotoxicidad a plantas de maíz, ya que en cultivos de este tipo se presenta la mayor aplicación de los compuestos del tipo sulfonilureas. 49. Asimismo, aseveró que, de acuerdo con el estado de la técnica, los compuestos herbicidas del tipo sulfonilureas se hidrolizan fácilmente en medios acuosos, de donde proviene la importancia de realizar formulaciones que no permitan este tipo de descomposición al momento de liberar el producto al medio ambiente, en razón de lo cual se han desarrollado formulaciones que contienen compuestos que no permiten la hidrólisis del principio activo, lo que ha hecho posible encontrar formulaciones con altas concentraciones de sulfonilureas que se preparan en medios apolares y, de esta forma, garantizan la estabilidad de las composiciones. 14 Folios 155 a 158 del cuaderno de antecedentes administrativos. 16 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. 50.

En tal sentido, determinó que, al momento de poner en contacto la composición de sulfonilurea con aceite vegetal en la planta o su medio ambiente, es posible conservar la integridad del principio activo, lo cual asegura mayor tiempo de permanencia en contacto entre este con la planta o su medio ambiente, siendo el aceite vegetal un agente que evita la hidrolisis de la sulfonilurea. 51.

Por consiguiente, concluyó que la materia objeto de la solicitud en cuestión podía derivarse a partir de las aludidas anterioridades. 52. La parte actora, en su libelo de demanda, adujo que el documento D1 (WO9816102) revela formulaciones herbicidas que contienen sulfonilureas, un solvente hidrofóbico (aceite vegetal), así como el compuesto metsulfuron-metilo, correspondiente a la familia de las sulfonilureas, mientras que la invención reivindicada no está dirigida a ese último compuesto. 53.

Asimismo, señaló que en el documento D2 (EP0598515) se revelan herbicidas que contienen el compuesto primisulfuron metilo, el cual difiere del compuesto reivindicado en la invención, porque cuando R2 es hidrógeno, R1 es alcoxi C2-C4, y agregó que, por su parte, el documento D3 (EP0313317) revela concentrados herbicidas en suspensión, que difieren de los reivindicados debido a la presencia de un nitrógeno adicional. 54.

Por lo demás, argumentó que la composición reivindicada presenta elevada selectividad (efecto inesperado) en plantas útiles, así como una sorprendente actividad herbicida comprobada por el efecto sinérgico (mejora sustancial) en diferentes tipos de malezas. 55. En ese sentido, expuso que, en el caso de aplicación en común de sulfonilureas de la formula (I) y/o sus sales con uno o varios aceites vegetales, se consigue un excelente efecto herbicida apareciendo efectos superiores a los aditivos (sinérgicos), lo que significa que el efecto en las combinaciones es más fuerte que el de los componentes individuales empleados en caso de su aplicación a solas.

Dichos efectos, aseguró, permiten ventajas tales como: i) la reducción de la cantidad consumida; ii) la represión de un espectro más amplio de malezas y malas hierbas; iii) un efecto más rápido y seguro frente a especies resistentes, iv), una acción herbicida mas prolongada, y v) una represión completa de plantas dañinas con solamente una o pocas aplicaciones. 56.

Con fundamento en tales aseveraciones, alegó que una persona versada en la materia no habría obtenido la composición reivindicada con elevada selectividad y con sorprendente efecto sinérgico en vista de los documentos D1-D3. 57. Adicionalmente, la parte demandante alegó que la SIC desconoció el artículo 45 de la Decisión 486, pues en la medida en que el capítulo reivindicatorio fue objeto de modificación, como resultado de la eliminación de una de las reivindicaciones, 17 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. debió otrogársele un nuevo plazo de 60 días, prorrogable, para que expusiera sus argumentos nuevamente, lo cual no ocurrió. 58.

La Sala, con miras a resolver la controversia, destaca que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, expuso que el nivel inventivo, como requisito de patentabilidad desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486, implica que la invención represente un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 59.

Dicho requisito, señaló el Tribunal de Justicia, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si, con los conocimientos técnicos existentes para el momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, esto es, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente. 60.

Ahora bien, para desvirtuar las conclusiones a las que arribó la SIC en los actos administrativos demandados, y que se basaron en el concepto técnico que resultó del estudio de fondo efectuado en la actuación administrativa, la sociedad actora solicitó el decreto de un dictamen pericial, cuya práctica se ordenó mediante auto de 1º de octubre de 2010, a través del cual también se designó a la perito Diana Sandra Marentes Calderón para llevar a cabo la experticia, quien no aceptó el cargo. 61.

En consecuencia, el Despacho sustanciador designó cuatro (4) expertos más15, sin que se lograra la realización del dictamen pericial, razón por la cual, mediante auto de 16 de febrero de 2016, se ordenó poner en conocimiento de la parte actora dicha circunstancia, con el fin de que manifestara lo que considerara pertinente, so pena de entender por desistida la prueba y declarar cerrada la etapa probatoria.

No obstante lo anterior, la parte demandante se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno. 62. Por lo tanto, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, a través de auto de 30 de septiembre de 2016, dispuso lo siguiente: «ENTIÉNDASE que la parte actora ha desistido del dictamen pericial decretado como prueba mediante auto de 10 de octubre de 2010», y declaró agotado el periodo probatorio del proceso.

Cabe resaltar que, una vez notificadas de la anterior determinación, todos los sujetos procesales guardaron silencio. 63. La Sala resalta que, de conformidad con el contenido del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil - CPC, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas 15 A través de auto de 18 de febrero de 2011 (folio 85), se designó a la profesional Pamela Ocampo Castrillón, quien manifestó encontrase impedida para tomar posesión del cargo.

Mediante auto de 1º de febrero de 2012 (folio 92), fue designada la química farmacéutica Gloria Soraya Camelo Barreto, quien omitió pronunciarse. Mediante auto de 17 de enero de 2014 (folio 98), se dispuso el nombramiento de Claudia Elizabeth Mora Huertas, docente adscrita al Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, quien manifestó su inhabilidad para emitir concepto alguno sobre el asunto de la prueba pericial.

El 21 de julio de 2014 (folio 102), se dispuso designar al ingeniero químico Guillermo Alberto Herrera Franco, quien guardó silencio. 18 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. regular y oportunamente allegadas al proceso, y que, según el artículo 177 ibidem: «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». 64.

En armonía con lo anterior, esta Corporación ha señalado lo siguiente: «[l]a referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa.

Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses» […]16. 65.

En esta misma línea de pensamiento, esta Sección ha señalado, de manera reiterada y pacífica, que le corresponde al solicitante de una patente demostrar el cumplimiento de los requisitos sustanciales de patentabilidad de un producto o de un proceso, cuando la entidad competente ha proferido una decisión desfavorable a sus intereses, particularmente porque las solicitudes en esta materia involucran reglas técnicas cuyo conocimiento se atribuye a expertos medios en la materia determinada17. 66.

Así, en sentencia de 21 de febrero de 200818, esta Sección, aplicando el artículo 174 del CPC, determinó: […] Síguese de lo expuesto que contra lo que esta afirma, la solicitante tenía la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud. Si quería obtener el privilegio, debía probar que su invención tenía elementos y características novedosos que la hacían patentable.

Se advierte que no solicitó la práctica de pruebas, i.e. un dictamen pericial, pudiendo hacerlo. No es dable que en esta instancia alegue a su favor la consecuencia resultante de no haber cumplido con su carga procesal. Se reitera que no basta con afirmar un hecho, puesto que el actor tiene la carga procesal de demostrarlo, lo que no ocurrió en el sub iudice […].

(negrillas 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 18 de febrero de 2010. Radicación: 19001-23-31-000-1997-01038-01(18076). Actor: William Alfonso Fernández y otros. M.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de: 15 de octubre de 2009, radicación 11001032400020020009601, M.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; setencia de 22 de mayo de 2014, radicación 11001032400020050016401, M.P. Guillermo Vargas Ayala y sentencia de 19 de noviembre de 2018, radicación 11001032400020060025700, M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia de 21 de febrero de 2008. Radicación: 11001032400020020032401. Actor: Johnson & Johnson Inc. M.P. Camilo Arciniegas Andrade. 19 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. de la Sala) 67. En sentencia de 19 de noviembre de 201819, la Sala también indicó que no fue posible tener por desvirtuada la falta de novedad y de nivel inventivo de una creación por cuanto la parte actora no cumplió cabalmente con su carga probatoria, toda vez que desistió de la práctica de una prueba pericial solicitada para desvirtuar el contenido de los conceptos técnicos que sirvieron de sustento para la expedición de los actos acusados. 68.

En igual sentido se pronunció esta Sección en sentencias de 27 de mayo de 202120 y 28 de julio de 202221, en las cuales concluyó que, al no haberse acreditado técnica o científicamente en el proceso la novedad y el nivel inventivo de la formulación solicitada, aquélla y este se tendrían como no demostrados. 69. De lo expuesto, se tiene que correspondía a la sociedad Bayer Cropsciencie AG., en su calidad de parte demandante: (i) demostrar que las divulgaciones previas referidas por la SIC como anterioridades no afectaban el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, y (ii) acreditar que, por el contrario, la creación implicaba un avance o salto cualitativo, al no derivarse de manera evidente del arte previo y solucionar el problema técnico planteado. 70.

Sin embargo, lo cierto es que en el expedienten no obran medios de convicción 19 […] Se entiende, entonces, que el “onus probandi” persigue que las partes asuman en el proceso un rol activo, es decir, sin limitarse a la diligencia del juez como conductor del proceso o a las deficiencias probatorias de la contraparte. No obstante, si bien la carga procesal exige una conducta de la parte involucrada, ésta conserva, en todo caso, la facultad de ejercerla o no, sin que pueda el Juez u otra persona coaccionar su ejercicio.

Lo anterior, por cuanto, la omisión en el cumplimiento de la carga procesal que le corresponde a la parte actora trae consigo eventuales consecuencias desfavorables, como lo es, el no acreditar los hechos en que sustenta su demanda y, en virtud de ello, obtener un fallo desfavorable. En aplicación de lo antes expuesto, la Sala encuentra que la parte actora no allegó ni desplegó la actividad tendiente a la consecución de elementos de prueba que tuviesen la vocación de desvirtuar las consideraciones formuladas en los conceptos técnicos que sirvieron de sustento para la expedición de los actos administrativos demandados, en la medida que no se advierte que haya acreditado que la creación solicitada en patente generara efectos novedosos frente a puntos de fusión, espectro y patrones de difracción de rayos x en los elementos de la composición […]”.

(negrillas de la Sala). / Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001032400020060025700, actor: Smithkline Beecham PLC (destacado por la Sala). 20 […] La Sala considera que al desistir de la prueba pericial la parte demandante y al no existir material probatorio en el expediente, se desconoció la obligación prevista en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […] y, por lo tanto, la parte demandante debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria.

Así las cosas, la parte demandante no allegó al proceso los medios de prueba necesarios y, en consecuencia, no demostró que la parte demandada hubiere incurrido en alguna irregularidad al concluir que la solicitud de patente no cumplía con los requisitos de novedad y de nivel inventivo y decidir su rechazo ni que los actos administrativos acusados se encontraran incursos en algún vicio de nulidad.

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso la novedad ni el nivel inventivo de la formulación solicitada, aquélla y éste se tendrán como no demostrados […]. (negrillas de la Sala). / Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 27 de mayo de 2021, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020060029100, actor: Smithkline Beecham P.L.C. (negritas no originales) 21 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de julio de 2022. Rad.: 2011 – 00440. Actor. Les Laboratories. Servier. 20 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. que soporten las afirmaciones de la demanda y que, por ende, lleven a la Sala a establecer que la SIC incurrió en alguna irregularidad al negar la patente de invención. 71.

Significa lo expuesto que la parte actora no desvirtuó las conclusiones a las que arribó la autoridad administrativa, según las cuales la composición reivindicada es derivable del estado de la técnica. 72. Lo anterior, considerando que la combinación de sulfonilureas y aceites vegetales es conocida en las anterioridades encontradas y teniendo en cuenta que el origen de algunos aceites empleados en D2 coincide con los mencionados en la descripción de la solicitud.

Además, cualquier tipo de aceite contenido en las anterioridades coincide con los aceites vegetales empleados la solicitud, definidos en esta como ésteres de ácidos grasos C10-C22 insaturados o saturados. 73. En ese sentido, no se demostró el efecto sinérgico de la solicitud con respecto a lo revelado en el estado de la técnica, en el cual, además, se han reportado las composiciones de sulfonilureas concentradas con aceites vegetales y tensoactivos para formar emulsiones. 74.

Ante la ausencia de un efecto técnico sorprendente, es claro que la composición reivindicada es el resultado de las labores normales y de rutina de un experto en la materia. 75. Aunado a lo anterior y, como bien lo precisó la entidad demandada, la parte actora no realizó la descripción de la forma en la cual se llevaron a cabo los ensayos para obtener los resultados presentados en las tablas anexas a la solicitud. 76.

En atención a las anteriores premisas, y siguiendo la línea jurisprudencial de esta Sección, la Sala concluye que la parte actora no desvirtuó los argumentos técnicos y científicos en que se apoyó la SIC para negar el privilegio de patente de invención 77. Finalmente, en lo que respecta al argumento según el cual la SIC, tras estudiar la respuesta al segundo examen de patentabilidad debió otorgar el plazo contemplado en el artículo 45 de la Decisión 486, la Sala advierte que dicha norma supranacional dispone que: «[c]uando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente».

(negrillas fuera del texto) 78. En la interpretación prejudicial emitida en el presente asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina anotó que «con la notificación inicial prevista en el Articulo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o mas veces “Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad” (segunda parte del Artículo 45)». […]. «[S]i el segundo o 21 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG. posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción».

(negrillas fuera del texto) 79. En esos términos, y como lo determinó la Sala en reciente providencia de 8 de julio de 202222, con el solo requerimiento al interesado para que dé respuesta a las objeciones sobre el estudio de patentabilidad inicial se garantiza su derecho de defensa, siendo facultativo para la SIC requerirlo nuevamente, de manera que el hecho de que se omita tal actuación no comporta, per se, la violación del artículo 45 de la Decisión 486. 80.

De conformidad con las consideraciones expuestas, para la Sala no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. Condena en costas 81. Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala considera, atendiendo la conducta asumida por las partes, que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores - Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CUARTO: ARCHIVAR el expediente una vez se encuentre en firme esta providencia. 22 Aunado a ello, el Tribunal de Justicia, al explicar el trámite de la solicitud de patente previsto en el citado artículo 45, destacó que es el primer requerimiento al solicitante el que es obligatorio, porque con ello se garantiza el derecho de contradicción, mientras será potestativo del examinador efectuar más requerimientos, una vez el interesado haya presentado respuesta a las objeciones, cuando “la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad”. / Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia de 8 de julio de 2022, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001032400020080006200, actor: Bank Of America Corporation. 22 Radicación: 11001032400020080035000 Demandante: Bayer Cropscience AG.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la presente providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.