11001032400020110001900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “DOS EQUIS XX” Y LA MARCA MIXTA “XX” EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS, FONÉTICAS Y CONCEPTUALES SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN EN LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CCM IP S.A. (Hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.), mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. núms. 16269 de 24 de marzo de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario”; 26763 de 26 de mayo de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos (C) de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 47113 de 31 de agosto de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo mixto “DOS EQUIS XX”, para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 22 de octubre de 2008, la sociedad CCM IP S.A.2, solicitó el registro como marca del signo “DOS EQUIS XX” (mixto), para 1 En adelante SIC. 2 Cabe señalar que dicha sociedad se fusionó con la compañía CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., por lo que se le tuvo como sucesor procesal de CCM IP S.A., mediante auto de 4 de febrero de 2022, conforme consta en el índice núm. 59 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguir productos de la Clase 323 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A -POSTOBÓN S.A.-5 presentó oposición con base en el registro previo de las marcas “XX” (mixta) en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y “DOS EQUIS XX” (mixta), la cual fue cancelada por no uso. 3º: Que mediante Resolución núm. 16269 de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad POSTOBÓN S.A., con fundamento en la marca previamente registrada “XX” (mixta) y, en consecuencia, denegó el registro de la marca “DOS EQUIS XX” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la citada Clase 32. 4º- Que contra la citada decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 26763 de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el 3 El signo fue solicitado para identificar el siguiente producto: “[…] Cerveza […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 En adelante POSTOBÓN S.A. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co segundo, mediante Resolución núm. 47113 de ese año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por interpretación errónea, al declarar fundada la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y negar el registro solicitado de la marca “DOS EQUIS XX” (mixta) para identificar cervezas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Advirtió que los signos en controversia “DOS EQUIS XX” y “XX” no son confundibles desde los puntos de vista ortográfico y fonético, dada la diferenciación proporcionada por sus elementos gráficos y la relevancia de la expresión “DOS EQUIS” dentro del conjunto solicitado. Mencionó que, a su juicio, la marca previamente registrada “XX” es puramente gráfica, por lo que puede ser percibida por el consumidor de diversas formas y no exclusivamente mediante las letras “XX”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la marca previamente registrada “XX”, a nombre de la sociedad POSTOBÓN S.A., que sirvió como fundamento a la SIC para denegar el registro del signo solicitado, fue cancelada parcialmente mediante la Resolución núm. 12867 de 25 de marzo de 2009, al encontrar que dicho signo se empleaba realmente en el mercado para distinguir únicamente “gaseosas”.

Que, por lo anterior, se excluyó de la cobertura del registro núm. 74658, el producto “cervezas”, limitando el signo exclusivamente para distinguir “gaseosas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.” Agregó que, a pesar de ello, la Administración al resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos por la sociedad POSTOBÓN S.A., decidió revocar7 la Resolución núm. 12867 de 2009, argumentando que el producto “cerveza” no podía ser excluido de la cobertura del registro marcario núm. 74658, puesto que dicha bebida presenta relación de conexidad con las “gaseosas” y otros productos que habían sido mantenidos en la cobertura de ese registro marcario. 7 A través de las resoluciones núms. 54476 de 28 de octubre de 2009 y 7968 de 16 de febrero de 2010. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que deben excluirse las “cervezas”, que distingue la marca previamente registrada “XX”, al momento de realizar el análisis de conexidad competitiva entre los signos enfrentados, toda vez que, a su juicio, dicho producto no está en uso, razón por la cual el referido estudio debe recaer únicamente respecto de los productos que efectivamente se encuentre usando en el mercado.

Señaló que el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 hace referencia a que la irregistrabilidad del signo se produce siempre que su uso pueda causar riesgo de confusión o asociación, de manera que independientemente de lo que se mencione en el listado de productos o servicios que ampara un determinado signo, el análisis debe llevarse a cabo teniendo en cuenta el uso que se hace o se hará en el mercado. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la actora por carecer de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen. Aseguró que el signo solicitado “DOS EQUIS XX” (mixto) no es susceptible de ser registrado como marca, toda vez que resulta similarmente confundible con la marca previamente registrada “XX” (mixta), de propiedad de POSTOBÓN S.A.; y que de haberse concedido su registro, se habría dejado expuesto al consumidor al riesgo de confusión y/o asociación que previene la causal prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Adujo que no es cierto que la marca “XX” (mixta) haya sido cancelada parcialmente por no uso, toda vez que dicha decisión fue revocada mediante la Resolución núm. 54476 de 28 de octubre de 2009, la cual a su vez fue confirmada a través de la Resolución núm. 7968 de 16 de febrero de 2010; y que dichos actos administrativos se encuentran revestidos de la presunción de legalidad, pues a la fecha no han sido revocados por la jurisdicción contencioso administrativa.

Señaló que los signos enfrentados “DOS EQUIS XX” y “XX” son confundibles visual, ortográfica, fonética y conceptualmente, toda vez 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el signo cuestionado incluye en su conformación las dos letras “XX”, las cuales conforman íntegramente la marca previamente registrada “XX”; y que la adición de las palabras “DOS EQUIS” no es suficiente para diferenciarlos, sino que, por el contrario, refuerza las semejanzas ideológicas entre ellos al representar el mismo concepto.

Indicó que los signos objeto de controversia evocan el mismo concepto, esto es “DOS XX” frente a dos “XX”, lo cual, a su juicio, no solo deja entrever que ideológicamente son idénticas, sino que también demuestra que se pronuncian y escuchan de igual forma o en forma semejante. Adujo que no puede perderse de vista que en ambos signos las letras que mayor sobresalen en la parte gráfica son las “XX”, las cuales se encuentran en una mayor posición a las demás palabras que conforman el signo cuestionado y ubicadas en la parte central del mismo.

Que no es cierto, como lo afirma la actora, que la marca previamente registrada “XX” sea puramente gráfica, puesto que la misma se encuentra conformada por elementos denominativos y gráficos; y que tampoco es cierto que sea una expresión monosilábica, pues la marca 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “XX” no se pronuncia en un solo golpe de voz, sino en dos, es decir, X-X. Arguyó que entre los productos que identifican los signos confrontados existe conexidad competitiva, toda vez que el signo solicitado pretende identificar uno de los productos amparados por la marca previamente registrada, esto es, cervezas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.-2. La sociedad POSTOBÓN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Adujo que los actos acusados al haber denegado el registro como marca del signo mixto “DOS EQUIS XX” no vulneraron lo previsto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, pues en ellos se analizó de forma ajustada la naturaleza de los productos amparados por los signos en conflicto.

Indicó que no es procedente argumentar que no exista conexidad entre las cervezas y las gaseosas, toda vez que dichos productos, comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen una naturaleza y finalidad similar, habida cuenta que las 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gaseosas, jugos y aguas, al igual que las cervezas, se consumen según el gusto del consumidor de manera alternativa, para satisfacer una misma necesidad, esto es, calmar la sed. Expresó que dichos artículos son productos de consumo masivo, de manera que el gusto de quien lo adquiera le permite optar por uno u otro, según la ocasión; y que, además, presentan un mismo destinatario y comparten lugares de consumo y de comercialización, lo que determina que en la mente del consumidor medio se generaría riesgo de confusión si se permitiera que una cerveza, jugo o refresco vayan identificados con marcas similares o confundibles, como ocurre en el presente caso.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, para lo cual adujo que entre las cervezas y las gaseosas que distinguen los signos enfrentados, no existe conexidad competitiva. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que la sociedad POSTOBÓN S.A. no se encuentra usando la marca previamente registrada “XX” para cervezas, por lo que la SIC no debió impedir el registro del signo cuestionado “DOS EQUIS XX”, puesto que ambos conjuntos marcarios pueden coexistir pacíficamente sin mayor inconveniente.

IV-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que el signo solicitado “DOS EQUIS XX” reproduce las letras “XX” contenidas en la marca previamente registrada “XX”, siendo el elemento principal de ambos conjuntos marcarios, lo que hace que en un primer momento el consumidor se fije en dicho elemento por ser éste el de mayor recordación, de manera que la adición de las expresiones “DOS EQUIS” no es suficiente para diferenciarlos.

Explicó que la expresión adicional “DOS EQUIS” tiene una función explicativa, pues evoca en el consumidor la misma idea del elemento principal “XX”. IV-3. La sociedad, POSTOBÓN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se denieguen las pretensiones de 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la demanda.

Para el efecto, adujo que los signos “DOS EQUIS XX” y “XX” no pueden coexistir en el mercado de manera pacífica, toda vez que resultan similarmente confundibles; y que entre las cervezas y las gaseosas que amparan los signos en conflicto sí se presenta una evidente conexidad competitiva. IV-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: “[…] 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos XX y DOS EQUIS, son confundibles o no, es pertinente revisar el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 681-IP-2015. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 1.5.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 1.5.3 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual. 1.6.2 En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.3 El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4 Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, el consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser variable de percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. [ ] 1.8.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos DOS EQUIS y XX mixtos. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre signos mixtos se abordará en este acápite este tema. […] 2.5.

De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.6.1 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6.2 Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3 Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.4 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 4.

Conexión competitiva entre productos de la misma clase […] 4.5. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza […] b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de éstos, entre otros indicios o criterios. […] c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos […] 4.6 Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo ese último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 16269 de 2010, denegó el registro como marca del signo mixto “DOS EQUIS XX”, a la sociedad CCM IP S.A., para distinguir el siguiente producto: “[ ] cerveza [ ]”, comprendido en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que resultaba similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada “XX” a nombre de la sociedad POSTOBÓN S.A. Al respecto, la demandante alegó que los signos en controversia “DOS EQUIS XX” y “XX” no son confundibles desde los puntos de vista ortográfico y fonético, dada la diferenciación proporcionada por sus elementos gráficos y la relevancia de la expresión “DOS EQUIS” dentro del conjunto solicitado.

Alegó que entre las cervezas y las gaseosas que distinguen los signos enfrentados no se presenta conexidad competitiva, por cuanto no son productos sustituibles entre sí y no tienen una misma finalidad, habida cuenta que la cerveza es una bebida sobre la cual gira una cultura gastronómica, turística y social, máxime si se tiene en cuenta que en 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Colombia es consumida en eventos sociales como un líquido embriagante.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. El texto de la normativa aludida es el siguiente: “[…]Decisión 486 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual. 1.6.2 En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3 El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4 Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, el consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser variable de percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. […]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO10 10 Folio 6 del cuaderno principal. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA11 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “DOS EQUIS XX”, como lo es el cuestionado, con otra marca mixta, “XX”, previamente registrada, a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos enfrentados, no así las gráficas que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos. 11 Folio 6 del cuaderno principal. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es menester precisar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 506-IP-2019, enfatizó en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso: “[…] 1.5.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 1.5.3 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “DOS EQUIS XX” y la marca previamente registrada “XX”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “XX”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de las partículas “DOS EQUIS”, en el signo cuestionado, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “XX”. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado cuenta con dos palabras adicionales, esto es, “DOS” y “EQUIS”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que el mismo lleva la carga distintiva en la denominación que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “XX”, lo que conlleva que el signo solicitado “DOS EQUIS XX” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque además de que coinciden en la denominación “XX”, siendo éste el elemento principal del signo cuestionado “DOS EQUIS XX”, las palabras “DOS EQUIS” se pronuncian y escuchan exactamente igual que las “XX” que conforman a la marca previamente registrada.

En todo caso, cabe mencionar que aunque el signo solicitado contiene dichas expresiones “DOS” y “EQUIS”, la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “XX” y las otras palabras, que conforman dicho signo, no le quitan tal característica. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co XX – DOS EQUIS XX - XX – DOS EQUIS XX - XX – DOS EQUIS XX XX – DOS EQUIS XX - XX – DOS EQUIS XX - XX – DOS EQUIS XX XX – DOS EQUIS XX - XX – DOS EQUIS XX - XX – DOS EQUIS XX XX – DOS EQUIS XX - XX – DOS EQUIS XX - XX – DOS EQUIS XX Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que también existe similitud, puesto que ambos signos evocan una misma idea o concepto, al hacer alusión a las letras “XX” del abecedario.

Al respecto, es del caso destacar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 417-IP-2015, señaló lo siguiente: “[…] La similitud conceptual o ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por lo tanto, cuando lo signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se podría impedir al consumidor distinguir una de otra. […]” (Destacado fuera de texto).

Además, vale pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la expresión “XX”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados.

Ahora, comoquiera que la SIC alegó que no puede perderse de vista la posición de las letras “XX” en los gráficos de los signos enfrentados; y que Sala ha adoptado de manera excepcional, en algunos casos, realizar el análisis de manera integral y desde una visión en conjunto de los signos enfrentados12, se observa que, en efecto, las letras que mayor sobresalen en la parte gráfica de los signos enfrentados son las “XX”, las cuales se encuentran acompañadas de una figura de rombo.

Adicionalmente, se debe señalar que las letras “XX”, en el signo cuestionado, se encuentran ubicadas en el centro del mismo y con mayor relevancia por su tamaño, frente a las demás palabras que lo conforman. Lo anterior, refuerza las semejanzas existentes entre los signos controvertidos “DOS EQUIS XX” y “XX”. Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual entre los signos enfrentados, la Sala estima que se cumple 12 Al respecto, ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2010- 00083-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201813 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…]“[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2009-00314-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, el signo cuestionado “DOS EQUIS XX” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] cerveza […]”. La marca mixta previamente registrada “XX” distingue los siguientes productos de la citada Clase 32: “[…] agua minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; cervezas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen el mismo género, esto es, el producto de bebidas; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; tienen la misma finalidad, es decir, calmar la sed; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas14.

Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. 14 Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la citada sentencia de 19 de septiembre de 2013, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00155-00, en la que se precisó lo siguiente: “[…] Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta.

En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial.

Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero […]”.

(Resaltado fuera de texto). 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa; y los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos elementos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

También se advierte que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos y servicios que distinguen los signos enfrentados provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esos signos son de productores relacionados económicamente. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201515, que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Resaltado fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse la marca 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2008-00065-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registrada, esto es, “XX”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales16: “[…] La confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Finalmente, en cuanto al argumento de la actora relativo a que deben excluirse las “cervezas”, que distingue la marca previamente registrada “XX” al momento de realizar el análisis de conexidad competitiva entre los signos enfrentados, toda vez que, a su juicio, dicho producto no está en uso, motivo por el cual el mencionado estudio debe recaer únicamente respecto de los productos que efectivamente se encuentre usando en el mercado, la Sala estima que no le asiste razón debido a que el análisis de conexidad competitiva se efectúa respecto de todos 16 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los productos para los cuales fueron solicitados y registrados los signos enfrentados, máxime si se tiene en cuenta que no existe prueba alguna en el expediente que demuestre que la marca “XX” haya sido cancelada para distinguir “cervezas” al momento de la expedición de los actos acusados.

En efecto, la Sala resalta que aunque la actora presentó una acción de cancelación por no uso en contra de la marca mixta “XX”, de propiedad de la sociedad POSTOBÓN S.A., la SIC mediante las resoluciones núms. 54476 de 28 de octubre de 2009 y 7968 de 16 de febrero de 2010, denegó la cancelación total y en subsidio parcial por no uso, de manera que el tercero con interés directo el las resultas del proceso, conservó la cobertura inicial para la cual había obtenido el registro de dicho signo, por lo que era procedente incluir dentro del análisis de conexidad las “cervezas”.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo cuestionado, “DOS EQUIS XX”, para amparar los productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 10 de marzo de 2022. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00019-00 Actora: CCM IP S.A. (hoy CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.