CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00324-00 Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN TOTAL, POR NO USO, DEL REGISTRO DE LA MARCA NOMINATIVA “CHAMPION”, ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE LA ACTORA NO PROBÓ QUE LA MISMA FUESE NOTORIA, NI SU USO REAL Y EFECTIVO EN LA CANTIDAD Y MODO REQUERIDOS.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 49350 de 29 de septiembre de 2009, "Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos[1] de la Superintendencia de industria y Comercio, en adelante SIC; 13436 de 10 de marzo de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", emanada de la Directora de Signos Distintivos de dicha entidad; y 013443 de 16 de marzo de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se convalide y habilite el certificado de registro núm. 180987 correspondiente a la marca nominativa “CHAMPION”, en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª.
Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 12 de marzo de 2009, la sociedad COEXITO S.A. presentó solicitud de cancelación total por no uso del registro de la marca mixta “CHAMPION”, que distingue productos comprendidos en la Clase 9ª[2] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3], de la cual es titular. 2°: Que, una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio contestación a la solicitud de cancelación argumentando que ha estado haciendo uso real y efectivo de la marca “CHAMPION”, para identificar productos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Que mediante Resolución núm. 49350 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos[4] de la SIC, decidió cancelar totalmente por no uso el registro de la marca “CHAMPION”, en la citada Clase 9ª. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.
El primero de ellos a través de la Resolución núm. 13436 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 013443 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 165, 166, 167 y 170, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Sostuvo que es contraria a la fe pública la inadmisión de la declaración rendida en el exterior por el señor ROBERT ROZYCKI, en su calidad de Vicepresidente y Director de Impuestos de la compañía y de la sociedad FEDERAL MOGUL CORPORATION, ante Notario Público y debidamente apostillada, cobijada por la presunción de legalidad y autenticidad.
Añadió que la SIC pasó por alto la experiencia obtenida por el señor ROZYCKI, como máxima autoridad contable a nivel corporativo, máxime si se tiene en cuenta que es el indicado para emitir conceptos sobre el uso comercial del registro marcario objeto de cancelación, pues es quien examina las cifras de comercialización, los datos de facturación, las compras, los gastos y demás operaciones financieras de la empresa.
Adujo que junto con tal declaración se anexó un gran número de facturas cambiarias, las cuales fueron separadas e inadmitidas como prueba por tratarse de copias simples; y que, a su juicio, tal material probatorio es idóneo y pertinente para acreditar la real y efectiva utilización de la marca “CHAMPION”, en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Indicó que aun cuando la Decisión 486 es una norma supranacional que regula lo concerniente a los derechos en materia de propiedad industrial para los países miembros de la Comunidad Andina, en los asuntos no regulados por ella, se debe acudir a la normativa general, que en el presente caso corresponde al Código de Procedimiento Civil. Aseguró que la normatividad y las consideraciones expuestas por la SIC en la resolución, que resolvió el recurso de apelación, estuvieron equivocadas, toda vez que aplicó erróneamente el artículo 146 de la Decisión 486[5], habida cuenta que la norma procedente era el artículo 170[6], ibidem.
Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 228, 229, 258 y 259 ibidem, por indebida aplicación. Sostuvo que el signo “CHAMPION” se encuentra registrado en Estados Unidos en las clases 7ª, 9ª y 12 de la Clasificación Internacional de Niza; que ha sido reconocida como una de las marcas más respetadas a nivel internacional, por cuanto su titular es líder global en la industria automotriz; y que aunque en Colombia no se haya solicitado su registro, esto no obsta para que se reconozca como una expresión notoria y objeto de especial protección. Indicó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[7] ha sido enfática en señalar que no se puede permitir el aprovechamiento del prestigio de una marca que tiene el carácter de notoria, solicitando su cancelación por no uso, por cuanto se configuraría un acto de competencia desleal.
Aseguró que es evidente que la sociedad COEXITO lo que busca es apropiarse de la marca “CHAMPION” y del prestigio obtenido por ella a nivel nacional e internacional. Adujo que, la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 29 y 61 de la Constitución Política, por cuanto no tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas que constaban en el expediente administrativo al momento de tomar la decisión correspondiente.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad. Señaló que, en cuanto a las pruebas aportadas por la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY, para demostrar el uso de la marca cuestionada “CHAMPION”, en especial las facturas cambiarias de compraventa que forman parte de la declaración rendida por el señor ROBERTH C. ROZICKI, fueron negadas porque las mismas fueron aportadas por una sociedad diferente a la titular del registro marcario, esto es, la compañía FEDERAL MOGUL CORPORATION.
Indicó que aunque está permitido demostrar el uso de una marca a través de licenciatarios o terceros autorizados por parte del titular del registro marcario, a los documentos emanados de la mencionada compañía FEDERAL MOGUL CORPORATION debía dárseles el tratamiento que corresponde al que se le otorga a aquellos que son expedidos por terceros, es decir, que en virtud del artículo 227 del CPC tuvieron que haber sido aportados al proceso en original o en copia autenticada y no en copia simple como lo realizó la actora.
Adujo que las afirmaciones efectuadas por el señor ROZYCKI, en calidad de vicepresidente y director de impuestos de la actora y de la compañía FEDERAL MOGUL CORPORATION, acerca de la exactitud o fidelidad de las facturas aportadas, no son idóneas para demostrar su veracidad, puesto que de conformidad con el artículo 354 del CPC, las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, sólo cuando sean autenticadas ante notario, por lo que el cotejo que realice cualquier persona diferente al notario respecto del contenido de un documento no determina su autenticidad.
Que, en efecto, se ha considerado que los llamados objetivamente a realizar ese tipo de declaraciones son los contadores públicos, revisores fiscales o auditores en su calidad de terceros ajenos a la sociedad, por lo que las afirmaciones realizadas por el mencionado señor ROZYCKI no son idóneas para avalar las facturas aportadas. Agregó que, contrario a lo afirmado por la actora, sí valoró la declaración rendida por ROBERTH C. ROZYCKI; sin embargo, por ser una declaración de parte que únicamente describía hechos favorables y al no contar con elementos probatorios adicionales que sustentaran su afirmación, se le dio poco valor probatorio.
Que, por todo lo anterior, las pruebas aportadas por la actora fueron insuficientes para demostrar el uso de la marca objeto de controversia, dado que las mismas tan solo son un indicio del uso del signo “CHAMPION”, por ser información que proviene únicamente de empleados de la sociedad demandante interesados, a su vez, en que se demostrara el uso.
Precisó que la actora aportó documentos por fuera del término establecido por la normativa andina para demostrar el uso de la marca cuestionada, por lo que los mismos no se tuvieron en cuenta dentro del trámite administrativo; y que no por ello puede decirse que existió una vulneración al debido proceso de la actora. Agregó que la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY no aportó pruebas que demostraran la notoriedad del signo “CHAMPION” en países miembro de la Comunidad Andina.
II.-2. La sociedad COEXITO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda puesto que, a su juicio, no se demostró el uso de la marca “CHAMPION” para productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que no existió vulneración al debido proceso de la actora, dado que la garantía de dicho derecho fundamental no implica el desconocimiento de términos y oportunidades para la actuación dentro de un proceso, por lo que no se puede pretender que se le de valor probatorio a unos documentos que fueron allegados de manera extemporánea, pues de conformidad con el procedimiento en el artículo 170 de la Decisión 486, las mismas deben presentarse dentro de los 70 días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Explicó que la SIC acertó en inadmitir las facturas cambiarias aportadas por la demandante, pues el hecho de que estuvieran adjuntas a una declaración jurada, emitida por el Vicepresidente de la empresa titular de la marca, no les aporta ninguna autenticidad.
Indicó que si en gracia de discusión se aceptara que la declaración juramentada, emitida por el señor ROBERTH C. ROZYCKI, cumpliera con las formalidades establecidas en la ley, sus afirmaciones allí expuestas no podrían tenerse como válidas, dado que no era la persona indicada para certificar información relacionada con ingresos y ventas y mucho menos es el funcionario idóneo para investir de autenticidad unas supuestas facturas cambiarias que se allegaron sin la reunión de los requisitos legales.
Sostuvo que la marca “CHAMPION” no es notoriamente conocida, pues no figura en el expediente prueba alguna que guarde relación con dicha afirmación. Propuso la excepción de “Total inexistencia de material probatorio para demostrar el uso de la marca en la Clase novena de la Clasificación Internacional de Niza”, teniendo en cuenta que la actora no presentó pruebas de uso de la marca “CHAMPION”.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que la certificación expedida por parte del señor DONALD W. STROM, revisor fiscal de las sociedades FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY y FEDERAL MOGUL CORPORATION, debidamente suscrita ante Notario Público y legalizada por Apostilla, acompañada de todos los documentos que soportan cada una de sus afirmaciones, así como la declaración juramentada de ROBERT C. ROZYCKI, en su calidad de Vicepresidente y Director de Impuestos de la sociedad actora, son documentos válidos, que cumplen a cabalidad los requisitos formales para su presentación y, en consecuencia, debieron haber sido tenidos en cuenta por la SIC al momento de decidir sobre la cancelación del registro de la marca cuestionada “CHAMPION”.
Reiteró que demostró el uso del signo cuestionado, objeto de la presente demanda, pues los productos identificados con la marca “CHAMPION” de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, fueron vendidos por ella y por FEDERAL-MOGUL CORPORATION, en los países miembros de la Comunidad Andina. IV.2. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la actora no allegó pruebas suficientes ni válidas para demostrar el uso de productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que las facturas que a las que se refiere la actora, que según ella debieron ser tenidas en cuenta por la SIC, se aportaron por fuera del término previsto para el efecto.
Explicó que los signos deben ser usados tal y como están registrados para los productos que distinguen y no como lo pretende hacer ver la actora de que si, por ejemplo, se registra una marca para amparar mesas, se puede demostrar su uso afirmando que la misma es usada en lapiceros, los cuales la mayoría de veces están sobre las mesas; y que dicha lógica no es la que rige el uso de las marcas.
IV.3. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[8]: “[…] 1.
Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 1.1. En vista de que en el proceso interno se solicitó la cancelación total del registro de la marca CHAMPION (denominativa) por falta de uso, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca; el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofrecen en el mercado.
Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla su función distintiva. […] 2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] 2.2.
La carga de la prueba del uso efectivo de una marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3.
El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 3.
El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio […] 3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde.
Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirse- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado.
Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización. […] 3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.
Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […] 3.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca.
Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 3.11.
En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 3.12.
En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 3.13.
Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. […] 3.15.
Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. 3.16.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. 4.
Notificación de la solicitud de un registro marcario 4.1. En el proceso interno el demandante alegó que la SIC habría decidido arbitrariamente decretar y valorar algunas pruebas, cuando todas las mencionadas habrían sido presentadas dentro del término correspondiente, durante el trámite del procedimiento de cancelación de la marca “CHAMPION” (denominativa). 4.2.
De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de setenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime pertinentes. […] 5.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 5.1. Como en el proceso interno se argumentó por parte de FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY que la marca CHAMPION (denominativa) objeto de cancelación sería notoriamente conocida, por lo cual ni podría ser cancelada, razón por la cual se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición 5.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 5.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentre en el sector pertinente. […] 5.17.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […] 5.23.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de una marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente con base en las pruebas presentadas.
La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias 5.24. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio del uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba de uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. […] 5.27.
Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 5.28. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca CHAMPION (denominativa) de titularidad de FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de su cancelación, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso. […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA CUESTIÓN PREVIA De manera preliminar, la Sala debe pronunciarse sobre la excepción de “Total inexistencia de material probatorio para demostrar uso de la marca en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza”, propuesta por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la sociedad COEXITO S.A. Al respecto, cabe señalar que tal excepción será desestimada dado que sus fundamentos envuelven la defensa de los actos demandados, lo cual significa que ellas no constituyen una excepción propiamente dicha, porque la finalidad de esta es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que impida al fallador entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado, razón por la que los argumentos se estudiarán junto con los cargos de la demanda.[9] Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 49350 de 29 de septiembre de 2009, canceló totalmente el registro, por no uso, de la marca nominativa “CHAMPION”, con el certificado núm. 180.987, cuyo titular es la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY para distinguir los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago: cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores […]”.
Al respecto, la actora alegó que no resultaba procedente dicha cancelación, debido a que el signo “CHAMPION” se encuentra registrado en Estados Unidos en las clases 7ª, 9ª y 12 de la Clasificación Internacional de Niza; que ha sido reconocida como una de las marcas más respetadas a nivel internacional, por cuanto su titular es líder global en la industria automotriz; y que aunque en Colombia no se haya solicitado su registro, esto no obsta para que se reconozca como una expresión notoria y objeto de especial protección. Agregó que la SIC pasó por alto la experiencia obtenida por el señor ROBERT C. ROZYCKI, como máxima autoridad contable a nivel corporativo, máxime si se tiene en cuenta que es el indicado para emitir conceptos sobre el uso comercial del registro marcario objeto de cancelación, pues es quien examina las cifras de comercialización, los datos de facturación, las compras, los gastos y demás operaciones financieras de la empresa.
Adujo que junto con tal declaración se anexó un gran número de facturas cambiarias, las cuales fueron separadas e inadmitidas como prueba por tratarse de copias simples; y que, a su juicio, tal material probatorio es idóneo y pertinente para acreditar la real y efectiva utilización de la marca “CHAMPION” en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 166, 167, 170, 224[10], 228 y 230 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”. Además, estimó que “[…] no procede la interpretación Prejudicial de los artículos 229, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser objeto de controversia los requisitos para negar la calidad de un signo notorio y los actos de competencia desleal. […]”.
El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación total por falta de uso de la marca “CHAMPION” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuando se alega la presunta notoriedad de la marca, es necesario abordar, previamente, el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida en relación con la cancelación por falta de uso.
Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal sostuvo: “[…] 5.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. 5.6. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. […] 5.7.
La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. […] 5.10 Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.
La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. 5.11.
La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. 5.12. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. […] 5.24.
En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 5.25 Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 5.26. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación. 5.27. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina […]”.
(Destacado fuera de texto). En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también frente a aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada.
Sobre este asunto, es del caso precisar que en relación con la marca notoria que ampara varios productos, debe realizarse, respecto de la solicitud de cancelación por no uso, un análisis consecuencial diferente al que se realizaría sobre una marca que no ha alcanzado dicho estatus, así no haya sido usada; y que en ese análisis debe tenerse en cuenta tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso, como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas.
Así discurrió la Sección en la sentencia proferida el 12 de abril de 2012[11]: “[…] Respecto a la protección de la marca notoriamente conocida, en relación con la cancelación por no uso de alguno de sus productos que distingue, se traen a colación algunos aspectos tratados por el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial antes reseñada: […] Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad[12]”.
(Proceso 160-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 diciembre de 2005). En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto a uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria.
Sobre el tema en particular, el Tribunal estima pertinente remitirse al PROCESO 46-IP-2006, que en un caso similar, expresó: […] “Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos: Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.
En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.
En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor. […] Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use. […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, tratándose de las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 12 de mayo de 2014[13], en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para el caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”. (Destacado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la demandante alegó que la marca “CHAMPION” es notoriamente conocida para distinguir los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago: cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores […]”, la Sala considera necesario referirse a las pruebas allegadas a fin de establecer el estatus de notoria de la citada marca, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación[14], esto es, en el período comprendido entre el 12 de marzo de 2006 y 12 de marzo de 2009.
Para el efecto, en el caso sub lite, en el cuaderno de antecedentes administrativos obran siguientes pruebas allegadas por la actora para demostrar el uso y la notoriedad de dicha marca: -. Copia apostillada y suscrita ante notario de la Declaración juramentada fecha 15 de julio de 2009 rendida por el señor ROBERT C. ROZYCKI, actuando en calidad de Vicepresidente y Director de Impuestos de las sociedades FEDERAL MOGUL CORPORATION y FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY, en la cual afirma que: (i) Los documentos que contiene la prueba A son copias verdaderas y correctas de facturas que evidencian ventas de productos de FEDERAL MOGUL CORPORATION a diversos clientes en Colombia y demás países miembros de la Comunidad Andina;
(ii) Todos los productos vendidos por FEDERAL MOGUL CORPORATION a entidades de Colombia y demás países miembros de la Comunidad Andina, como se muestra en la prueba A, están identificados con la marca “CHAMPION”; (iii) El reporte de ventas de productos identificados con la marca “CHAMPION” en Colombia es de USD $509.145,76 para el período comprendido entre el 12 de marzo de 2006 hasta el 12 de marzo de 2009; y (iv) un listado del código de referencia bajo el cual se identifican diferentes productos identificados con la marca “CHAMPION”.[15] Junto a dicho documento se anexaron 151 copias simples de facturas cambiarias expedidas por FEDERAL MOGUL CORPORATION que se encuentran escritas en inglés, sin traducción oficial, expedidas entre los meses de marzo, abril septiembre, de 2006; enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre de 2007; enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2008; y enero, febrero, marzo de 2009. [16] -.
Copia apostillada y suscrita ante notario de la declaración juramentada fecha 27 de julio de 2009 rendida por el señor ROBERT C. ROZYCKI, actuando en calidad de Vicepresidente y Director de Impuestos de las sociedades FEDERAL MOGUL CORPORATION y FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY, en la cual afirma que: (i) Los documentos que contiene la prueba A son copias verdaderas y correctas de facturas que evidencian ventas de productos de FEDERAL MOGUL CORPORATION a diversos clientes en Colombia y demás países miembros de la Comunidad Andina;
(ii) Que los productos de encendido y alambre y cable vendidos por FEDERAL MOGUL CORPORATION (la casa matriz de FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY) a diversos clientes en Colombia y demás países miembros de la Comunidad Andina, como se muestra en la Prueba A, están identificados con la marca “CHAMPION”; y (iv) un listado del código de referencia bajo el cual se identifican diferentes productos identificados con la marca “CHAMPION”.[17] Junto con dicho documento se anexaron 261 copias simples de facturas cambiarias expedidas por FEDERAL MOGUL CORPORATION que se encuentran escritas en inglés, sin traducción oficial, expedidas entre los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007; y mayo, junio, agosto, noviembre de 2008. [18] Adicionalmente, se observa del anexo contentivo de los antecedentes administrativos que la sociedad actora aportó los siguientes documentos, mediante un escrito de complemento al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 49350 de 29 de septiembre de 2009: -.
Copia apostillada y suscrita ante notario de la certificación suscrita por el señor DONALD W. STROM, revisor fiscal de las sociedades FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY y FEDERAL MOGUL CORPORATION, en las que señala que “[…] el señor Strom examinó la Prueba C que contiene facturas correspondientes a números de facturas listadas en la Declaración Juramentada de Rozycki de 15 de julio […]”. [19] Junto con dicho documento se anexaron 435 copias simples de facturas cambiarias expedidas por FEDERAL MOGUL CORPORATION que se encuentran escritas en inglés, sin traducción oficial, expedidas entre los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007; y mayo, junio, agosto, noviembre de 2008. [20] De las pruebas atrás relacionadas, la Sala considera que éstas no demuestran la notoriedad de la marca “CHAMPION”, para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
En primer lugar, se observa que las facturas cambiarias anexas a las declaraciones suscritas por el señor ROBERT C. ROZYCKI no pueden ser valoradas, por cuanto se encuentran en idioma inglés sin contar con traducción oficial. Ciertamente, el artículo 260 del CPC[21], hoy artículo 251 del Código General del Proceso, señala que los documentos en idioma distinto del castellano se podrán apreciar como prueba, siempre y cuando sean acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.
Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano. Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 noviembre de 2020[22], al sostener: “[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, la actora alegó que las facturas cambiarias debieron haber sido valoradas así hubiesen sido aportadas en copia simple; al respecto, si bien es cierto que esta Sección ha considerado que las copias simples pueden tienen el mismo valor probatorio que las originales, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia, o hayan sido tachadas de falsas[23], también lo es que dichos documentos se encuentran escritos en inglés y, por lo tanto, no pueden ser valorados por la Sala.
En segundo lugar, se considera que las declaraciones rendidas por el señor ROBERT C. ROZYCKI corresponden a meros reportes o informes elaborados por la misma sociedad de la cual es empleado el declarante, sobre las ventas efectuadas por las sociedades FEDERAL MOGUL CORPORATION y FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY de la marca “CHAMPION” en Colombia y demás países miembros de la Comunidad andina, documentos que no se encuentran firmados ni certificados por un contador o revisor fiscal de la empresa, ni están respaldados por facturas u otros documentos idóneos que aporten certeza sobre la información consignada en dichos reportes, específicamente, ventas e inversión en publicidad y promoción de la marca “CHAMPION”. [24] Por lo tanto, tampoco constituyen plena prueba que otorgue certeza sobre el grado de conocimiento de los consumidores respecto del mencionado signo, ni su utilización dentro del mercado del país, en tanto que con estos documentos no se prueba que los productos hayan sido puestos a disposición de los consumidores en el mercado colombiano. Sobre el particular, cabe advertir que el Tribunal ha señalado que no se protegerá a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad[25].
Adicionalmente, los referidos medios probatorios, no indican, por ejemplo, el significativo volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca “CHAMPION” o la inversión en publicidad que la demandante hubiere realizado para promocionar productos distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios para entender demostrada la notoriedad de esta última.
Y, en tercer lugar, en relación los documentos aportados con el escrito de complemento al recurso de apelación presentado por la actora contra la Resolución núm. 49350 de 29 de septiembre de 2009, la Sala observa que la demandante no cumplió con allegar las pruebas antes indicadas en el plazo de sesenta días hábiles, previsto en el artículo 170 de la Decisión 486.
Ahora, aunque el Tribunal y esta Sala han señalado que las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos con la finalidad de acreditar o no el uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso[26], la actora aportó la declaración del señor DONALD W. STROM y las facturas cambiarias en un escrito de complemento posterior a la presentación del recurso de apelación, por lo que resultan extemporáneas y no podían ser valoradas por la SIC, lo que descarta la violación al debido proceso, que alega la actora.
En efecto, en sentencia de 30 de septiembre de 2021[27], la Sala precisó que era procedente aportar pruebas al momento de interponer recursos, mas no se habilitó la posibilidad de aportar pruebas con escritos posteriores a la presentación de los recursos, como ocurrió en el caso bajo examen. En efecto, así discurrió la Sala: “[…] Además, debe tenerse en cuenta que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en caso bajo examen, respecto de la posibilidad de aportar pruebas al momento de interponer los recursos, precisó lo siguiente: “[…] 6.4.
Dicho en otros términos, el artículo 170 de la Decisión 485 no regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso. […]”. […]” (Destacado fuera de texto) En este sentido, la Sala considera que de las pruebas que obran en el expediente no es posible derivar el carácter notorio de la marca mixta “CHAMPION”, ya que no contienen elementos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca, su grado de difusión, reconocimiento y recordación entre un determinado grupo de consumidores del tipo de productos identificados con la marca y la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina.
Aunado a lo anterior, del acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala también observa que éstos no dan cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del citado signo “CHAMPION”, ni de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que el mismo fuera conocido por un alto porcentaje de la población colombiana, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para probar la notoriedad de la marca, habida cuenta que únicamente aportaron material publicitario elaborado para países extracomunitarios.
Además, la Sala reitera que algunos de los elementos probatorios aportados se encontraban escritos en idioma extranjero sin contar con traducción oficial; otros fueron aportados de manera extemporánea; y los demás, correspondían a afirmaciones efectuadas por empleados de la misma sociedad actora, por lo que los mismos resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo del signo cuestionado para productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto no demuestran que ese producto se encontraba puesto en el comercio o disponible en el mercado bajo la denominación “CHAMPION”, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En ese orden de ideas, en la medida en que la actora no demostró con pruebas que la marca “CHAMPION” fuera notoria y que con ello se rompía el principio de uso real y efectivo, así como tampoco se probó que la misma fuese usada para distinguir productos de la citada Clase 9ª, la Sala encuentra acertada la decisión de la entidad demandada de cancelar totalmente el registro del signo cuestionado, por no uso.
De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar totalmente la marca “CHAMPION” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 180987, bajo la titularidad de FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY, para amparar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.
En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 10 de diciembre de 2021. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [2] La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago: cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. […]” [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Hoy Dirección de Signos Distintivos [5] Mediante la cual se estable el trámite y plazo para presentar la oposición contra la solicitud de registro de un signo como marca. [6] Mediante la cual se estable el trámite y plazo para presentar pruebas y alegatos contra una solicitud de cancelación del certificado de registro una marca, por no uso. [7] Al respecto: IP número 46-IIP-2006- de 23 de agosto de 2006 y 112-IP- 2006 de 13 de septiembre de 2006 [8] Proceso 98-IP-2020. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00489-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00119-01. 1. [10] Este artículo y el 230 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de abril de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040032200. [12] ZUCCHERINO Daniel.
“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, número único de radicación 11001032400020080005300, C.P. María Elizabeth García González [14] La solicitud de cancelación de la marca “CHAMPION” fue presentada 12 de marzo de 2009. [15] Folios 624 a 775 del anexo núm. 2 del expediente. [16] Folios 613 a 623 del anexo núm. 2 del expediente. [17] 779 a 788 del anexo núm. 2. [18] 789 a 1050 del anexo núm. 2. [19] 1058 a 1068 del anexo núm. 2. [20] 1071 a 1506 del anexo núm. 2. [21]
ARTÍCULO 260. “[…] Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente […].” [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110002800. [23] Así lo discurrió la Sala mediante sentencia de 26 de noviembre de 2015: “[…] Las copias simples tienen el mismo valor probatorio que las originales, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia, o han sido tachadas de falsas.
En virtud de lo anterior, al no haber sido objeto de reproche por la parte demandada, sobre la veracidad y autenticidad de su contenido, ni tachados de falsos, los avalúos elaborados por ASOLONJAS y por Ana María Sánchez Sierra, que fueron aportados al proceso, por los actores, en copias simples, es evidente que el fallador de primera instancia, debió analizarlos y valorarlos.[…]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00956-01. [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2013-00200-00 [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013- 00200-00. [26] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2009-00414-00. [27] Ibidem.