Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020140049400 Demandante: Cencosud S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Almacén París S.A. Temas: Riesgo de confusión o asociación entre un signo mixto y una marca mixta.
Riesgo de confusión o asociación entre un signo mixto y un nombre comercial y una enseña comercial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Cencosud S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 44608 de 30 de julio de 2012 y 15231 de 4 de marzo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1 Mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. Cencosud S.A.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 44608 de 30 de julio de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 15231 de 4 de marzo de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Industria y Comercio. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto PARIS CENCOSUD, para identificar Servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones. 3.
La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] PRETENSIONES 1.Que la marca PARÍS CENCOSUD (Mixta) en la clase 35, cumple los requisitos para ser registrada. 2. Que son nulas la Resolución No. 44608 del 30 de julio de 2012 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca se negó el registro de la marca PARÍS CENCOSUD (Mixta) en clase 35 a nombre de CENCOSUD S.A. y se declaró fundada la oposición presentada por ALMACÉN PARÍS S.A., y la Resolución No. 15231 del 4 de marzo de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual al decidirse el recurso de apelación se negó el registro de la marca PARÍS CENCOSUD (Mixta) en clase 35 a nombre de CENCOSUD S.A. y se declaró fundada la oposición presentada por ALMACÉN PARÍS S.A., confirmándose la decisión contenida en la Resolución No. 44608 del 30 de julio de 2012 y se agotó la vía gubernativa. 3.
Que como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca PARÍS CENCOSUD (Mixta) en clase 35 a nombre de 2 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 90 a 99 3 Cfr. Folios 32 a 51 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Cfr. Folios 34 a 35 3 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CENCOSUD S.A. en los términos de la solicitud tramitada en el expediente administrativo No. 2011-108847. 4.
Que como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente certificado de registro de la marca PARÍS CENCOSUD (Mixta) en clase 35 a nombre de CENCOSUD S.A. 5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”.
Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. La parte demandante solicitó, el día 25 de agosto de 2011, el registro como marca del signo mixto PARIS CENCOSUD, para identificar Servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
La referida solicitud se publicó el 20 de octubre de 2011, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 633, la cual fue objeto de oposición por Almacén Paris S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento de su marca mixta ALMACÉN PARIS, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y la enseña comercial ALMACÉN PARIS. 4.3.
La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 44608 de 30 de julio de 2012, negó el registro como marca del signo mixto PARIS CENCOSUD, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 44608 de 30 de julio de 2012. 4.5.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 15231 de 4 de marzo de 2014, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 44608 de 30 de julio de 2012. 6 Cfr. Folios 35 a 36 4 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normas violadas 5.
La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20007. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así8: Cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.
Señaló que la enseña comercial y nombre comercial ALMACÉN PARÍS y la marca mixta ALMACÉN PARÍS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y el signo PARIS CENCOSUD, solicitado por la parte demandante, deben ser analizados en conjunto, incluyendo todos los elementos que las conforman. 6.2. Manifestó que, si bien los signos comparten la expresión PARÍS, los signos cuentan con elementos adicionales que permiten su diferenciación, como los elementos gráficos tanto en la marca ALMACÉN PARÍS, como en el signo solicitado PARÍS CENCOSUD. 6.3.
Indicó que la marca mixta PARÍS CENCOSUD fue concedida para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual, a su juicio, no debe ser negado su registro para servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.4. Señaló que los signos citados como impedimento por la parte demandada para negar la solicitud coexisten con el registro núm. 340716, correspondiente a la marca mixta TECNO PARÍS, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de la que es titular Cencosud Retail S.A. 6.5.
Argumentó que la distintividad del signo mixto PARÍS CENCOSUD recae sobre la partícula CENCOSUD, ya hace referencia expresa a su origen empresarial, por lo que se elimina cualquier tipo de riesgo de confusión o asociación para los consumidores. 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 8 Cfr. Folios 38 a 47 5 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.6.
Indicó que la palabra PARÍS es inapropiable para amparar servicios de cualquier clase, en particular los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto: i) es el nombre de la capital de la República Francesa, por lo que es un término geográfico sobre el cual no se pueden conceder derechos; y ii) es de uso común para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que hay varios registros de marcas que la contienen. 6.7.
Adujo que la marca previamente registrada solo se compone por un elemento denominativo que no es susceptible de monopolizarse por su titular y, en consecuencia, no puede impedir su utilización por otras personas para distinguir sus productos o servicios. Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1.
Señaló que la parte demandante no controvierte que el uso del nombre comercial se encuentre o no probado, por lo que la parte demandada parte de la aceptación que el uso del nombre comercial ALMACÉN PARIS se encuentra demostrado, cumpliéndose así con uno de los requisitos de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 7.2.
Manifestó que con la expedición de los actos administrativos acusados no violó lo previsto en la Decisión 486 de 2000 comoquiera que, a su juicio, el estudio de registrabilidad realizado fue adecuado y se ajustó plenamente a derecho, a pesar de existir una presunta variación en la concesión de registros similares, pero bajo clases completamente distintas que no son conexas competitivamente. 9 Por intermedio de apoderada.
Cfr. Folios 183 a 186 10 Cfr. Folios 171 a 182 6 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.3. Indicó que los signos cotejados son de naturaleza mixta y a pesar de estar compuestos por varios elementos gráficos, el elemento principal que resalta en cada uno es la denominación PARIS, siendo las palabras CENCOSUD y ALMACÉN de inferior importancia por estar en un tamaño de letra inferior y estar ubicados en posiciones alejadas del centro del conjunto marcario. 7.4.
Señaló que el término PARIS no tiene ninguna relación con los servicios que se identifican con los signos distintivos cotejados por lo que, en principio, es una denominación que puede ser apropiable en exclusiva. 7.5. Agregó que tanto el signo solicitado como el nombre y enseña comercial comparten la expresión PARIS y no cuentan con elementos que permitan distinguir un signo distintivo de otro. 7.6.
Argumentó, frente a la coexistencia pacífica entre la marca TECNO PARIS de titularidad de la parte demandante, y ALMACÉN PARIS que, el primero, fue concedido para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, dichos servicios no tienen conexidad competitiva con los servicios de la Clase 35.
Teniendo en cuenta lo anterior manifestó que las circunstancias de cada caso son diferentes y por eso se llegó a conclusiones diferentes. 7.7. Señaló que el término PARIS es usado por varios titulares para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, “[…] esta circunstancia únicamente denota que la denominación es de uso común, sin que ello signifique que se pueda registrar a varios titulares como único elemento que la compone o con elementos que no le confieren la suficiente distintividad para subsistir […]”.11 7.8.
Argumentó que la palabra PARIS, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no comporta la calidad de una denominación de origen, puesto que no comprende servicios o productos que tengan un origen francés, específicamente de la ciudad de París, por lo que es claro que los servicios que se prestan en esta clase no hacen parte de las costumbres exclusivas de esa ciudad. 11 Cfr. Folio 179 7 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.9.
Agregó, frente a la conexidad competitiva entre los servicios identificados por los signos distintivos cotejados, que es preciso tener en cuenta que la cobertura del signo solicitado y los de la marca registrada, así como las actividades que representan el nombre y enseña comercial, son altamente conexos competitivamente. Lo anterior comoquiera que comparten los mismos canales de comercialización, ya que ambos contienen servicios de importación, exportación y comercialización de mercancías en general y en específico de materiales de construcción. 7.10.
Concluyó que, una vez realizado el examen de confundibilidad, se determinó que existe riesgo de confusión entre los signos distintivos cotejados, que implica la irregistrabilidad del singo y, en ese sentido, la parte demandada no vulneró la Decisión 486 de 2000. 8. Almacén París S.A.12, tercero con interés directo en el resultado del proceso, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.
Señaló que sus signos distintivos no son solo los que se mencionan en la demanda, sino que es titular de los siguientes registros: i) núm. 303.213 de la marca mixta PARIS; ii) núm. 527.168 de la marca mixta ALMACÉN PARÍS; iii) núm. 508.636 de la marca mixta PARIS; y iv) núm. 15.939 de la enseña comercial ALMACÉN PARIS. 8.2. Argumentó que los signos distintivos ALMACÉN PARIS y PARIS CENCOSUD son similarmente confundibles.
Agregó que, a su juicio, el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no exige la igualdad entre los signos distintivos cotejados, sino que prevé que basta la semejanza para que pueda llegar a crear un riesgo de confusión o de asociación como causal suficiente para que sea pueda negar el registro. 8.3. Señaló que las semejanzas de los signos distintivos cotejados se presentan en sus aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales.
Precisó que no es necesario que se presenten los tres criterios simultáneamente, sino que basta con que solo uno de ellos se presente para que pueda negar la solicitud de registro. 8.4. Señaló que, si bien el signo PARIS CENCOSUD solicitado a registro es mixto y está compuesto por un elemento figurativo consiste en circunferencias, dicho 12 Por intermedio de apoderada.
Cfr. Folios 129 a 134 8 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elemento gráfico no le imprime suficiente distintividad al conjunto marcario, comoquiera que el elemento predominante es el denominativo PARIS. 8.5. Argumentó que, a su juicio, adicionar un elemento denominativo a una marca registrada y vigente, como lo es ALMACÉN PARIS, no es suficiente para conceder el registro de marca. 8.6.
Manifestó, en relación con la conexidad competitiva entre los servicios identificados por los signos distintivos cotejados, que sus coberturas corresponden a servicios que utilizan los mismos canales de comercialización, que se ofrecen en todos los medios de difusión existentes, radio, televisión, medios escritos, etc., por lo que un consumidor creerá que se trata de servicios que tienen el mismo origen empresarial. 8.7.
Señaló que, a su juicio, cuando el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 se refiere a marcas que hayan coexistido, la palabra “marca” se debe entender como una identidad, como una marca individualizadora, concreta e identificada con un número de registro. Dos marcas constituidas por la misma palabra, que tengan cada uno su respectivo número de registro, serán dos marcas totalmente diferentes y cada una tendrá su identidad propia, por lo que los beneficios o desventajas que puede tener una marca no pueden perjudicar o beneficiar a una tercera marca ajena al asunto. 8.8.
Argumentó, respecto de la existencia de otras marcas en Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen el término denominativo PARIS, que, a su juicio, debieron ser negadas, pero que la parte demandada las consideró muy especializadas y por eso “[…] tal vez concedió su registro, por ejemplo, para distinguir servicios de informática, de panadería, de cosméticos, de vestuario […]”.13 Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 201914, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 13 Cfr. Folio 125 14 Cfr. Folio 264 a 265 9 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 495-IP-201915 de 4 de marzo de 2021, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente. 2. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 ya que no se controvierte el tema relativo al concepto de marca ni los requisitos para su registro. 3. De oficio se interpretarán el Literal b) del Artículo 136 y el Artículo 151, de la Decisión 486 para tratar el tema de la irregistrabilidad del signo solicitado y la conexión entre servicios que distinguen los signos en conflicto. […]”16. 11.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 20 de mayo de 201917 convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 27 de mayo de 201918, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.
Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 201919, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad. 15 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI” 16 Ibidem 17 Cfr. Folios 213 a 214 18 Cfr. Folios 228 a 243 19 Cfr. Folios 262 a 263 10 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 14.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202320: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 15.
Durante el término legal, las partes demandante y demandada, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente. 16. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 495-IP-2019 proferida el 4 de marzo de 2021; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 18. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 20 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI” 21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 11 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Actos administrativos acusados 20. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 20.1. La Resolución núm. 44608 de 30 de julio de 2012, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo mixto PARIS CENCOSUD. 20.2.
La Resolución núm. 15231 de 4 de marzo de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm.44608 de 30 de julio de 2012. Problema jurídico 21. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 21.1.
Si las resoluciones núms. 44608 de 30 de julio de 2012 y 15231 de 4 de marzo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó a la parte demandante el registro como marca del signo mixto PARIS CENCOSUD, solicitado para identificar los servicios descritos en los actos administrativos acusados, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000; y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho. 22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 12 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21.2.
En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta ALMACÉN PARIS, con certificado núm. 303213, que identifica servicios de la misma Clase, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y b) del artículo 136 y el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 y se abstuvo de interpretar el artículo 134 ibidem, comoquiera que consideró que no se encuentra controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro en el caso sub examine. 23.
La Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, interpretó el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala analizará si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado y el nombre y la enseña comercial ALMACÉN PARÍS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 24.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en 23 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 200024 de la Comisión de la Comunidad Andina25.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.27 27.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros28. 24 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 25 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 26 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 28 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 495-IP-2019 de 4 de marzo de 2021 33.
La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso29: 29 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI” 15 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro PARIS CENCOSUD (mixto), la marca PARIS (mixta) y el nombre y enseña comercial ALMACÉN PARIS (denominativos) son o no confundibles, es pertinente analizar los Literal a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica, en parte, en una presunta confusión entre el signo solicitado a registro PARIS CENCOSUD (mixto) y la marca PARIS (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento-sea denominativo o gráfico-penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 2.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica también en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro PARIS CENCOSUD (mixto) y el nombre y enseña comercial ALMACÉN PARIS, (denominativos) es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que esos signos están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de significado o concepto. 3.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, 16 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión/asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro PARIS CENCOSUD (mixto) y el nombre y enseña comercial ALMACÉN PARIS (denominativos). […] 4.
Signos conformados por denominaciones de uso común 4.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que la palabra «PARIS» sería de uso común respecto de los servicios que distinguen los signos en conflicto, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 4.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.
No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. 4.3.
Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tuene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 4.4.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos 17 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.5.
La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 4.6. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.
Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. […] 5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 5.1.
En vista a que se controvierte el tema de si existiría o no conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 5.3.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 5.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales […] ”. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 18 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad 35.
Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sea idénticos o asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del nombre comercial y la enseña comercial 36.
Visto el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, define el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre el nombre comercial 37. Visto el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente por haber cesado el uso. 38.
Quien afirme ser titular del derecho sobre un nombre comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala 19 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.
Facultades del titular del derecho sobre el nombre comercial 39. Visto el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con las actividades que identifica.
Depósito del nombre comercial 40. Visto el artículo 193 de la Decisión 486 de 2000, conforme a la legislación interna de cada Estado Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo, es decir que el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo sobre los mismos. 41.
En suma, los artículos 91, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 regulan: i) el primer uso del nombre comercial como hecho constitutivo del derecho; ii) el carácter declarativo del depósito o registro ante la oficina nacional competente; y iii) la extinción del derecho por el cese del uso del nombre comercial. 42. Por último, visto el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000 que indica que “[…] La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro […]”.
Análisis del caso concreto 43. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 20 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44.
En este sentido, el signo y la marca sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Signo solicitado Marca opositora 30 Expediente: 11-108847 Solicitante: Cencosud S.A. Clase 35: “Servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de productos en general; servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y por cualquier otro medio; servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de productos en general, y estrategias de fidelización de clientes; servicios de estrategias de marketing de relaciones, incluyendo estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de los clientes con empresas de terceros, incluyendo estrategias de identificación y conocimiento de clientes, estrategias de retención, gestión de servicios con valor agregado, tales como recompensas y premios, accesos a información, obtención de descuentos y otros beneficios; servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad; servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o de servicios, por todos los medios de comunicación especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos; servicios de distribución de prospectos y muestras, directamente o por correo; servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales; servicios de obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la 31 Registro núm.: 303213 Titular: Almacén París S.A. Clase 35: “Compra, venta, importación, exportación, comercialización, representación y distribución de toda clase de mercancías nacionales y extranjeras, particularmente de materiales o suministros para construcción; materiales para decoración; electrodomésticos y equipos de oficina.” 30 Cfr. Folio 12 del cuaderno de antecedentes administrativos. 31 Cfr. Folio 5 21 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co compra de bienes y servicios a comerciantes; servicios de obtención de beneficios y descuentos a clientes de empresas comerciales, en la compra de bienes y servicios a terceros; servicios de importación, exportación y representación de productos y artículos en general; servicio de venta al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y artículos en general; servicios de venta por catálogos; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor; servicios de venta por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de venta por catálogo; servicios de asesoría en gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; trabajos de oficina; servicios de contabilidad; servicios de asesoría y auditoria contables, tributarias y laborales; sondeos de opinión; servicios de compilación, transcripción, composición y sistematización de datos en un computador central; servicios de explotación de datos matemáticos y/o estadísticos.”. 45.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad. Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 46.
Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 22 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47.
Esta Sección32, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”33. 48. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”34. 49.
En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie la marca en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”35. 50. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto PARIS CENCOSUD, solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 51.
Con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, la Sala advertirá las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 32 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 35 Ibidem. 23 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]36. 52.
La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre los signos distintivos cotejados puede presentarse desde distintos ámbitos: “[…]1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”37. 53.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en un presunto riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca mixta previamente registrada, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de signo distintivo mixto. 54. Los signos mixtos son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico.
La combinación de estos elementos 36 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI” 37 Ibidem 24 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado38. 55.
En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre el signo mixto PARIS CENCOSUD, solicitado por la parte demandante, y la marca mixta ALMACÉN PARIS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala advierte los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de signos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos: “[…] 2.
Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado PARIS CENCOSUD (mixto) y la marca PARIS (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre estos signos, teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento-sea denominativo o gráfico-penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos […]”39. 56.
Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto PARIS CENCOSUD solicitado por la parte demandante y la marca mixta ALMACÉN PARIS, de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.
Análisis de los supuestos normativos 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 39 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI” 25 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca previamente registrada 57.
Al encontrarnos frente a un cotejo entre un signo mixto y una marca mixta, es necesario determinar cuál es el elemento dominante, si la parte nominativa o la parte gráfica, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de los signos, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con ese elemento predominante y, finalmente, definir si hay semejanza o identidad entre los signos distintivos comparados. 58.Asimismo, la Sala advierte que el signo mixto solicitado por la parte demandante está compuesto por un elemento nominativo compuesto el cual corresponde a dos palabras, a saber, PARIS CENCOSUD, así como de unos elementos figurativos que consisten en: i) el tipo de letra; ii) un círculo grande, dentro del cual se encuentran los elementos nominativos; iii) un círculo de menor tamaño en la parte superior derecha del círculo grande; iv) la reivindicación de los colores azul, que rellena ambos círculos, blanco, que corresponde a las letras “a” del término PARIS y a la palabra CENCOSUD, y el color negro que está en las letras “p” “r”, “i”. y “s” de la palabra PARIS.
Por su parte, la marca registrada, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, consiste en el elemento nominativo compuesto el cual corresponde a las palabras ALMACÉN PARIS y unos elementos gráficos que consisten en el tipo de letra de dicha expresión, los colores azul y rojo y en unas líneas que sugieren la forma de una casa, dentro de las cuales están los elementos nominativos. 59.
Ahora bien, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen generalmente más relevancia que los elementos gráficos, puesto que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales citados supra, por regla general es el elemento nominativo el que causa mayor impacto y recordación en la mente del consumidor y por esto es generalmente el más preponderante. 60.
La Sala considera que, en el caso sub examine, tanto en el signo mixto solicitado a registro como en la marca mixta previamente registrada el elemento preponderante es el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores sin que los elementos gráficos que lo componen aporten 26 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mayor impacto y, en consecuencia, corresponde a la Sala realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos. 61.Ahora bien, esta Sección, tratándose de marcas con un elemento denominativo compuesto, en sentencia de 22 de mayo de 201440, consideró: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.
(Resaltado fuera de texto). 62. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen el signo mixto solicitado para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”41.
Términos de uso común 63. Precisado lo anterior, la Sala advierte que la parte demandante manifestó, en el escrito de demanda, que el término PARIS es un término de uso común y, por consiguiente, que no puede ser apropiado en exclusiva por el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 27 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 64. Para estos efectos, la Sala considera importante citar los apartes de la Interpretación Prejudicial proferida para el caso sub examine, en donde se hace referencia a los términos de uso común: “[…] 4.2.
Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. […]42 65.
Por lo expuesto anteriormente, los términos de uso común son aquellos que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, es decir, que la determinación sobre si un término es de uso común o no obedece a la realidad de su uso en el mercado, atendiendo al principio de primacía de la realidad. Asimismo, esta Sala ha considerado, en reiterada jurisprudencia, que un término es de común cuando el término se encuentre en varios registros marcarios de diferentes titulares a la fecha en que se profirieron los actos administrativos acusados43. 66.
En este orden de ideas, la Sala advierte que, en la página web de la parte demandada44, a la fecha en que se profirieron los actos administrativos acusados, se encontraban vigentes los siguientes registros marcarios en Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y que incluían el término PARIS: No. Marca Titular Certificado 1 PARIS RE45 (nominativa) PARIS RE 376273 2 PARIS46 (mixta) Almacenes Paris S.A. 303213 42 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI” 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.
Consejera Ponente Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020120033100. Sentencia de 26 de mayo de 2023; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020130060400. Sentencia de 1 de junio de 2023. 44 www.sipi.gov.co Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 12 de agosto de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 45 Vigente hasta 31 de marzo de 2019. 46 Vigente hasta 21 de septiembre de 2025 28 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 MY-BEL PARIS47 (nominativa) Ebel International Limited 382305 4 TECNO PARIS48 (mixta) Cencosud Retail S.A. 340716 5 PARIS SUCCESS49 (nominativa) Paris Success S.A.S. 410390 6 MAGAZIN PARIS50 (nominativa) Charlie Joussef Najm 397479 7 PARISPAN51 (nominativa) Emprender S.A. 351700 8 PARISIEN52 (mixta) Lemur 700 S.A. 418726 67.
Asimismo, la Sala advierte que a folios 245 a 254 del expediente del proceso de la referencia obran los certificados de registro de los signos distintivos citados en las casillas 1, 4, 5, 6, 7 y 8 supra, los cuales fueron decretados como pruebas. 68. Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que, a la fecha en que se profirieron los actos administrativos acusados, se encontraban vigentes varios registros marcarios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que contenían el término PARIS y que eran de distintos titulares.
Así las cosas, la Sala considera que el término PARIS, para efectos del cotejo marcario del caso sub examine, es de uso común y, por consiguiente, debe ser excluido del cotejo marcario. 69. Ahora bien, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario.
Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor53. 70.
Del anterior análisis, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre los signos distintivos comparados, si bien los mismos contienen una palabra de uso común la cual es PARIS, ésta no puede ser excluida, comoquiera que reduciría los signos de forma tal que haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario. 47 Vigente hasta 27 de mayo de 2019 48 Vigente hasta 7 de febrero de 2022 49 Vigente hasta el 24 de junio de 2019 50 Vigente hasta el 18 de febrero de 2030.
Registrada el 18 de febrero de 2010. 51 Vigente hasta el 26 de marzo de 2028. Registrada el 26 de marzo de 2008. 52 Vigente hasta el 28 de febrero de 2021. 53 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 29 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 71.
Asimismo, la Sala advierte que el término ALMACÉN de la marca con registro núm. 303213 es un término explicativo, tal como se puede observar en la página web de la parte demandada54, y de la Resolución núm. 15231 de 14 de marzo de 201455, por lo que debe ser excluido del cotejo marcario. 72. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre la marca PARIS y el signo PARIS CENCOSUD, bajo la premisa que, al contener palabras de uso común tienen un grado de distintividad débil. 73.
Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente. Comparación ortográfica 74. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y la marca cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de la marca en cuestión. 75.
Desde el punto de vista ortográfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales señalados en acápite supra, la Sala encuentra no que existe una clara similitud ortográfica, como se observa a continuación: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 P A R I S P A R I S C E N C O S U D 76. Los dos signos comparten la primera palabra, puesto que el signo solicitado a registro reproduce en su totalidad el término PARIS; sin embargo, el signo solicitado tiene adicionalmente el término CENCOSUD lo que hace que desde el punto de vista 54 www.sipi.gov.co Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 12 de agosto de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 55 Cfr. Folio 19 30 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográfico sea un signo distinto, ya que cuenta con dos palabras y trece letras, que le dan una mayor longitud.
Comparación fonética 77. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva: PARIS / PARIS CENSCOSUD PARIS / PARIS CENSCOSUD PARIS / PARIS CENSCOSUD PARIS / PARIS CENSCOSUD PARIS / PARIS CENSCOSUD PARIS / PARIS CENSCOSUD PARIS / PARIS CENSCOSUD PARIS / PARIS CENSCOSUD 78.
La Sala advierte que no existe similitud fonética, puesto que, si bien el término PARIS se pronuncia igual en ambos signos y es de hecho la primera palabra que se pronuncia, lo cierto es que la inclusión del término CENCOSUD hace que fonéticamente los dos signos sean diferenciables. Comparación conceptual 79. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica.
Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”56, la Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales el signo distintivo tiene algún significado. 80.
En el presente caso, la Sala advierte que el término PARÍS, el cual está presente en ambos signos distintivos cotejados, indica un lugar geográfico determinado, a saber, la ciudad de París, capital de la República Francesa. 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 31 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 81.
Precisado lo anterior, la Sala adv/ierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, indicó que, a su juicio, la palabra PARIS “[…] es el nombre propio de la capital francesa, razón por la cual cuenta con un claro significado conceptual y al ser un término geográfico no se pueden conceder derechos sobre el mismo […]”57. Al respecto, la parte demandada manifestó que “[…] la denominación PARIS para la clase 35 no comporta la calidad de una denominación de origen, toda vez que debe recordar que estas expresiones corresponden a aquellas que indican un lugar geográfico, que puede ser un país o región determinada, que designan un producto por ser originario de dicha región y por las costumbres de producción o transformación de sus habitantes tiene unas características y/o reputación que lo hacen diferente de los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos; pues bien se advierte que la expresión PARIS utilizada en la clase 35 no comprende servicios o productos que tengan un origen francés y específicamente de la ciudad de Paris por lo que claro es que los servicios que se prestan en esta clase no hacen parte de las costumbres exclusivas de esta ciudad […]”58. 82.
Esta Sala, respecto de la naturaleza de palabras que consisten en lugares geográficos, ha considerado que: “[…] [A]l no encontrarse probado el estrecho vínculo entre el signo registrado como marca mixta CHICAGO y los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, habrá de considerarse como una marca de fantasía59, toda vez que, contrario a lo que sostiene la parte demandante, la expresión CHICAGO no describe las características de los productos que identifica, no indica el origen del producto ni que el mismo esté vinculado a un tipo específico de método educativo o de enseñanza encaminado a la producción de libros, diccionarios, programas de inglés y demás artículos didácticos con características específicas derivadas de la aplicación de procedimientos propios de los centros de educación de la ciudad de Chicago[…]”60 (Destacado de la Sala) 83.
Asimismo, la Sala consideró que: “[…] [E]s cierto que la expresión CHICAGO indica de manera directa un lugar geográfico determinado que es la ciudad de Chicago, capital del Estado de Illinois de los Estados Unidos de América. No obstante, lo anterior, para efectos de determinar si el lugar geográfico constituye una indicación de procedencia, será necesario evaluar el 57 Cfr. Folio 47 58 Cfr. Folio 179 59 La Interpretación Prejudicial señala respecto de las marcas de fantasía que “[…] son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, y que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades […]”.
(Cfr. Folio 7) 60 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de junio de 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 1100103240002010030100. 32 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co segundo presupuesto que involucra la relación entre la marca y los productos que identifica […]”.61 (Destacado de la Sala) 84.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que, en el caso sub examine, el término PARÍS no tiene relación estrecha con los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente con aquellos servicios de la cobertura de los signos cotejados, puesto que los servicios de difusión de publicidad, propaganda, mercadeo, estrategias de promoción, etc., no son servicios que un consumidor medio pueda considerar que tienen especial relación con la ciudad de París. En consecuencia, la Sala considera que, por un lado, para el caso sub examine, el término PARIS será considerado de fantasía y, por el otro, el elemento nominativo PARÍS no constituye una indicación de procedencia en el caso sub examine. 85.
Por su parte, la expresión CENCOSUD62 no tiene significado en español, por lo que es también un término de fantasía. En consecuencia, la Sala encuentra que los signos confrontados están compuestos por elementos de fantasía y, en consecuencia, no es posible cotejarlos desde el punto de vista conceptual. 86. La Sala asimismo considera importante mencionar que, en el caso sub examine, el signo solicitado reproduce totalmente el elemento nominativo de la marca registrada previamente.
Al respecto, la Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado que: “[…] En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particularizadora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor[…]”.63 (Destacado de la Sala) 87.
La Sala advierte que, en el presente caso, el elemento nominativo reproducido es un término de uso común, por lo que la similitud para efectos de concluir el riesgo de confusión no puede basarse únicamente en dicho término, ya que como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[…] el titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros 61 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de junio de 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 1100103240002010030100. 62 https://dle.rae.es/cencosud?m=form. Consultado el 12 de agosto de 2023 63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 1101-03-24-000-2015-00118-00. 33 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarios […]”64.
En ese sentido, el tercero con interés directo en el resultado del proceso no puede pretender tener el derecho exclusivo del término PARÍS y debe, en consecuencia, soportar que terceros registren o usen el término PARÍS para servicios de la Clase 35, siempre y cuando dicho término se acompañe de otros elementos que lo hagan distintivo.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso tiene derechos sobre el conjunto marcario de su titularidad, más no sobre el término PARÍS individualmente considerado. 88. Ahora bien, la Sala advierte que el signo solicitado, al estar compuesto compuesta por la expresión CENCOSUD, contiene un elemento que hace referencia al origen empresarial de los servicios que distingue, por lo que, da un matiz diferenciador y contundente, que la dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, descartando riesgos de confusión y asociación en el público consumidor. 89.
Por lo anteriormente expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada no son similarmente confundibles. En este orden de ideas, la Sala considera que en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos comparados.
Segundo supuesto: Conexidad de los servicios que pretende identificar el signo solicitado y los cobijados por la marca previamente registrada 90. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los servicios que identifica cada uno de los signos distintivos. 91.
En suma, la Sala considera, respecto del cotejo entre los signos PARIS CENCOSUD y PARIS, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la 64 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI” 34 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, el signo mixto PARIS CENCOSUD no se encuentra incurso en dicha causal de irregistrabilidad.
Del cargo de violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 92. Corresponde a la Sala pronunciarse respecto de, si en el caso bajo estudio, se configuró o no la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto es preciso iniciar señalando que, con fundamento en el marco normativo expuesto supra relativo al literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando el signo solicitado para ser registrado como marca sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, pero, siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 93.
La Sala considera que, de acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la protección del nombre comercial opera frente a la solicitud de registro como marcas de signos que sean idénticos o se le asemejen y por la posibilidad de inducir al público consumidor a error; por ello, en el caso sub examine, deberá compararse el signo solicitado con el nombre comercial del cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
SIGNO MIXTO SOLICITADO NOMBRE COMERCIAL Y ENSEÑA COMERCIAL ALMACÉN PARIS S.A.65 65 Cfr. Folio 28 35 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 94. En este sentido, para determinar la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza del signo solicitado y el nombre comercial y enseña comercial entre sí, considerando, además, la situación de los usuarios. 95.
Comoquiera que para que aplique la causal de irregistrabilidad bajo estudio, debería haberse acreditado la existencia y uso del nombre comercial, correspondería a la Sala, previo a desarrollar el cargo propuesto, determinar si, para el momento en que se expidieron los actos administrativos acusados, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, era el titular del nombre comercial ALMACÉN PARIS S.A., no obstante, tales aspectos no están sujetos a discusión dentro del presente proceso, en tanto no fueron argumentados por la parte demandante, razón por la cual la Sala se exime de dicho estudio66.
Primer Supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y el nombre comercial y enseña comercial 96. La Sala considera que el signo mixto PARIS CENCOSUD, cuyo registro como marca se pretende, no es similar al nombre comercial ALMACÉN PARIS S.A., del que es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, lo expuesto, en tanto que el signo solicitado a registro y el nombre comercial y enseña comercial únicamente comparten el término PARIS, el cual, como se señaló en acápites supra, no es un término que sea apropiable en exclusiva, por lo que no es posible atribuir una posible conclusión de similitud con base en este término y, en consecuencia, se debe concluir que no son similarmente confundibles. 97.
Asimismo, la Sala considera que el término CENCOSUD, contenido en el signo solicitado a registro, dota al conjunto marcario de distintividad comoquiera que es una referencia expresa al origen empresarial de los servicios reivindicados. 66 “[…]"87. Así las cosas, comoquiera que la resolución que resolvió el recurso de apelación declaró el carácter de notoria de la marca PIELROJA, y esta declaración que no ha sido sujeta a discusión dentro del proceso sub examine, la Sala se abstendrá de estudiar dicha declaración. " […]” Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 27 de abril de 2023; C.P Hernando Sánchez Sánchez Número Único de Radicación 110001032400020110036100. 36 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Segundo Supuesto: Circunstancias en las cuales el uso del signo solicitado pudiera originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre y enseña comercial protegidos. 98.
La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre los signos confrontados; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a las circunstancias en las cuales el uso del signo solicitado pudiera originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre y enseña comercial protegidos. 99.
En suma, la Sala considera, respecto del cotejo entre los signos PARIS CENCOSUD y ALMACÉN PARIS S.A., que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, el signo mixto PARIS CENCOSUD no se encuentra incurso en dicha causal de irregistrabilidad.
Conclusión 100. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto PARIS CENCOSUD, solicitado por la parte demandante para identificar Servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir semejanza con la marca mixta PARIS con certificado de registro núm. 303213, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y con el nombre comercial y enseña comercial ALMACÉN PARIS S.A., cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 101.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada vulneró, por indebida aplicación, los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486. Sobre el reconocimiento de personería 37 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 102.
Visto el artículo 160 de la Ley 1437, sobre derecho de postulación y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1564 de 12 de julio de 201267, sobre los poderes, la designación y la sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias. 103. Atendiendo a que el abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.214.395 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 25742, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder68 para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada y, considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 44608 de 30 de julio de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 15231 de 4 de marzo de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda, a la parte demandante, el registro como marca del signo mixto PARIS CENCOSUD para identificar “Servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de productos en general; servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y por cualquier otro medio; servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de productos en general, y estrategias de fidelización de clientes; servicios 67 “Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” 68 Cfr. Índice 67 del aplicativo web “SAMAI” 38 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de estrategias de marketing de relaciones, incluyendo estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de los clientes con empresas de terceros, incluyendo estrategias de identificación y conocimiento de clientes, estrategias de retención, gestión de servicios con valor agregado, tales como recompensas y premios, accesos a información, obtención de descuentos y otros beneficios; servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad; servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o de servicios, por todos los medios de comunicación especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos; servicios de distribución de prospectos y muestras, directamente o por correo; servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales; servicios de obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes; servicios de obtención de beneficios y descuentos a clientes de empresas comerciales, en la compra de bienes y servicios a terceros; servicios de importación, exportación y representación de productos y artículos en general; servicio de venta al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y artículos en general; servicios de venta por catálogos; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor; servicios de venta por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de venta por catálogo; servicios de asesoría en gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; trabajos de oficina; servicios de contabilidad; servicios de asesoría y auditoria contables, tributarias y laborales; sondeos de opinión; servicios de compilación, transcripción, composición y sistematización de datos en un computador central; servicios de explotación de datos matemáticos y/o estadísticos”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 39 Número único de radicación: 11001032400020140049400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: RECONOCER personería al abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el expediente.
QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Conjuez CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.