CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Radicado: Nulidad 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Pharma Yireh S.A. Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Propiedad Industrial/ Fundamento normativo / Derecho de Prioridad / Prevalencia en la solicitud.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Laboratorios Nicole S.A. (antes Laboratorios Nicole Sociedad en Comandita) -en adelante sociedad Laboratorios Nicole S.A.- en contra de la Resolución No. 33866 del 19 de diciembre de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC- otorgó el registro de la marca «VIVIOPTAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de clasificación internacional de Niza a favor de la sociedad Pharma Yireh S.A. I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Laboratorios Nicole S.A. presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «2.1.
Declarar la Nulidad de la Resolución No. 33866 de diciembre 19 de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos dentro del expediente administrativo No. 05-050934, mediante la cual se concede la solicitud de registro de la marca VIVIOPTAL (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional, solicitada por PHARMA YIREH S.A. 1 Presentada el 11 de diciembre de 2007.
Folios 19-57 cuaderno principal 2 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se DECRETE la nulidad y se ORDENE la Cancelación del Certificado de Registro correspondiente a la marca VIVIOPTAL (N) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional, otorgado a la sociedad PHARMA YIREH S.A. 2.3.
Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]». I.2. Los hechos 2. La sociedad Laboratorios Nicole S en C., con fecha 19 de julio de 2001, solicitó el registro de la marca nominativa «VIVIOPTAL» (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; trámite adelantado bajo el expediente No. 0159112. 3.
En octubre de 2001 fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial la solicitud de registro de la de la marca «VIVIOPTAL» (nominativa) para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional; petición radicada por la sociedad demandante y frente a la cual se presentaron escritos de oposición por parte de la sociedad Dr. Gerhard Mann, Chempharm.Fabrik Gmbh y el señor Arnoldo Zapata Bustamante2. 4.
El 29 de enero de 20023 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución No. 1633 declaró fundadas las dos oposiciones presentadas por los mencionados interesados, y negó el registro de la marca nominativa «VIVIOPTAL» solicitada por la sociedad Laboratorios Nicole S.A. 5. En contra de la mencionada decisión, la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron desatados mediante las resoluciones Nos. 020998 del 29 de julio de 20034 y 40548 del 30 de noviembre de 20075, respectivamente, las cuales confirmaron la Resolución No. 1633 del 29 de enero de 2002. 6.
El 25 de mayo de 2005 la sociedad Pharma Yireh S.A. solicitó el registro de la marca «VIVIOPTAL» en la clase 30 Internacional, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC No. 554 del 29 de julio de 2005. 7. El 19 de diciembre de 2005 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la entidad mediante Resolución No. 338666 concedió el registro de la marca mixta 2 Folio 137 cuaderno principal 3 Folios 134 a 138 cuaderno principal 4 Folios 139 a 145 cuaderno principal 5 Folios 146 a 150 cuaderno principal 6 Folio 8 cuaderno principal 3 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «VIVIOPTAL» para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Pharma Yireh S.A. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 8.
La sociedad demandante señaló como normas vulneradas los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, 3° y 35 del Código Contencioso Administrativo, y 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina – en adelante Decisión 486 de 2000. 9. Manifestó que la SIC, al momento de conceder el registro de la marca «VIVIOPTAL» a favor de la sociedad Pharma Yireh S.A. -para distinguir productos de la clase 30 del nomenclátor internacional-, vulneró el artículo 136 literal b) que consagra el derecho de prioridad del cual gozaba la sociedad Laboratorios Nicole S.A. al solicitar en forma previa el registro de la misma marca y en igual clase.
En tal sentido, no tuvo en cuenta que estaba pendiente de resolverse el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que negó el registro de la marca, por lo que la actuación administrativa no había culminado. 10. Agregó que se vulneró el derecho a la igualdad consagrado como fundamental en el artículo 13 de la Constitución Política, al no habérsele dado a la sociedad demandante el mismo trato que se le dio a la sociedad Pharma Yireh S.A.7 al momento de conceder el registro de la marca, en tanto que desconoció el derecho de prioridad que le asistía por haber presentado la primera solicitud de registro. 11.
Destacó que al desatenderse el debido proceso dentro del trámite administrativo por ella adelantado, teniendo en cuenta que se resolvió la solicitud de registro de una marca que fue presentada con posterioridad a la radicada por la sociedad Laboratorios Nicole S.A., se vulneraron los artículos 29 y 61 de la Constitución Política, los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 3º del CCA, y las reglas establecidas para la adopción de decisiones contenidas en el artículo 35 ibidem, por no respetar el derecho de prioridad que le asistía a la sociedad demandante.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio 12. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda, pronunciándose sobre los hechos de la demanda. Sin embargo, guardó silencio sobre los fundamentos de derecho que sustentan las pretensiones de la parte actora8. 7 Folio 26 cuaderno principal 8 Folios 162 y 163 cuaderno principal 4 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.2.
Intervención del tercero interesado sociedad Pharma Yireh S.A. 13. La apoderada judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda9, proponiendo inicialmente la excepción de caducidad de la acción, sustentada en que no obstante la acción impetrada fue la de nulidad, ésta corresponde a la de nulidad y restablecimiento del derecho, que tiene una caducidad de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto acusado.
Señaló que el acto acusado fue proferido el 19 de diciembre de 2005 y notificada el 28 de diciembre del mismo mes y año10, por lo que la demanda se presentó de manera extemporánea. 14. Respecto de los cargos planteados por la sociedad demandante, expresó que el registro de la marca concedida a favor de la sociedad Pharma Yireh S.A. en nada afectó la suerte de la sociedad demandante, pues el signo fue concedido con anterioridad al solicitado por la acá demandante, por lo que no se vulneró el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 3° del Código Contencioso Administrativo. 15.
Relató que los recursos de reposición y apelación presentados por la sociedad demandante contra el acto administrativo que negó el registro de la marca solicitada fueron desatados en julio de 2003 y noviembre de 2007, respectivamente, lo cual demuestra que se les brindaron todas las garantías que les concede la ley. 16. Mencionó que la sociedad Laboratorios Nicole S.A. no presentó oposición dentro de la actuación administrativa adelantada por Pharma Yireh S.A., relacionada con la solicitud de registro de la misma marca «VIVIOPTAL» para distinguir productos en la clase 30 de la clasificación internacional, la cual fue concedida al no advertirse controversia alguna. 17.
Agregó que la sociedad demandante «jamás tuvo derecho de prioridad sobre la concesión de la marca VIVIOPTAL en la clase 30 ya que la solicitud de registro de esa marca, desde que mis poderdantes le presentaron la oposición en el año 2001 fue controvertida y negada por la oficina nacional competente11». 18. Explicó que: «en nuestro ordenamiento legal y concretamente en la Decisión 486 de la CAN el derecho sobre una marca es concedido por la oficina nacional competente después de cumplir un trámite especial; la oficina nacional competente 9 Folios 113 a 123 cuaderno principal 10 Folio 114 cuaderno principal 11 Ibidem 5 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio no reconoce derechos, pues ellos solo existen a partir de su concesión; el simple uso o la solicitud no concede derechos».12 19.
Indicó que las decisiones expedidas en la actuación administrativa No. 0159112 tuvieron como fundamento los argumentos presentados por los opositores y las pruebas incorporadas al expediente administrativo, que permitieron advertir la existencia de un derecho de prioridad que le asistía a la sociedad actora sobre la marca «VIVIOPTAL», concedida a la sociedad Pharma Yireh S.A. 20.
Argumentó que la sociedad demandante no sufrió daño alguno, en la medida en que la comercialización de los productos pertenecientes a la clase 30 ibidem antes de la concesión del registro de la marca, constituye un riesgo que debe ser asumido por la sociedad demandante, toda vez que los derechos de una marca solo se derivan a partir de la concesión del registro.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante el Tribunal de Justicia- emitió la Interpretación Prejudicial 319-IP-2016 del 21 de septiembre de 2017, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen.
Al respecto consideró que no debía interpretarse el artículo 136 literal b) en tanto que no era aplicable a la controversia. No obstante lo anterior, consideró que sí debía interpretarse el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 ya que se discute la sobre la existencia de una solicitud de registro de un signo distintivo presentada con anterioridad. 22.
En ese orden de ideas, el Tribunal se pronunció sobre los siguientes temas: C. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN 1. El derecho de prioridad. Aplicación del principio “primero en el tiempo, primero en el derecho. 2. Examen de registrabilidad y debida motivación. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho de prioridad.
Aplicación del principio “Primero en el tiempo primero en el derecho”. […] 1.2. Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones basadas en solicitudes 12 Folios 117 a 118 cuaderno principal 6 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio anteriores, se debe aplicar la figura de la “prioridad”, que específicamente se traduce en conceder prevalencia a la primera solicitud presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, primero en el derecho. 1.3.
Por lo tanto, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella solicitada anteriormente para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de la que goza el primer solicitante. 1.4.
Se advierte que el derecho de prioridad no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni tampoco a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó anteriormente, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma o conexa clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar […]. 2.
Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] 2.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un registro pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y tomando en consideración las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2.4.
El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. 2.5.
La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Este en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. 7 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.6.
La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acera de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados. 2.7.
En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos […]» IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 23.
Mediante auto de 15 de febrero de 201813, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. La parte demandante y el tercero interesado reiteraron en esencia sus argumentos esbozados en la demanda y en su contestación. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa del proceso.
IV.1 Intervención de la entidad demanda. 24. La SIC, por su parte, presentó los siguientes argumentos tendientes a desvirtuar los cargos endilgados por la sociedad demandante14: 25. Afirmó que sobre la marca «VIVIOPTAL» para distinguir productos de la clase 30 internacional, se adelantaron dos actuaciones administrativas, así: (i) la primera, presentada el 19 de julio de 2001 por la sociedad Laboratorios Nicole S.A. adelantada bajo el expediente No. 0159112, la cual fue negada por los argumentos antes señalados;
(ii) la segunda, radicada el 25 de mayo de 2005 por la sociedad Pharma Yireh S.A. adelantada bajo el expediente 550934, la cual culminó con la concesión del registro al encontrar que se trataba de una «familia de marcas», en virtud del registro que ostentaba en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza desde el año 1983. 26.
Adujo que: «aunque entre los dos procesos existiera en común la marca y el registro del signo VIVIOPTAL (No. 01 59112 y No. 5 50934 0), no era necesario decidir uno antes que el otro, debido a la independencia de los dos, y teniendo en 13 Folio 238 cuaderno principal 14 Folios 239 a 241 cuaderno principal 8 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cuenta que las decisiones tomadas en cada uno de los procesos existen con independencia a la otra15».
V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia 27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201916, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2.
Cuestión previa 28. La sociedad Pharma Yireh S.A., actuando como tercero interesado en las resultas del proceso, propuso la excepción de caducidad de la acción, al considerar que la demanda que se presentó no corresponde al medio de control de nulidad simple sino al de nulidad y restablecimiento del derecho; motivo por el cual la demanda estaba caducada al momento de presentarse. 29.
Para resolver, la Sala precisa que el actor pretende la nulidad de la Resolución No. 33866 del 19 de diciembre de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos dentro del expediente administrativo No. 05-050934, mediante el cual se concedió la solicitud de registro de la marca «VIVIOPTAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de clasificación internacional a favor de la sociedad Pharma Yireh S.A. 30.
El actor considera que la referida decisión administrativa es nula en tanto que se desconoció el derecho de prioridad que sobre la marca «VIVIOPTAL» (nominativa) tenía la sociedad Laboratorios Nicole S.A. al haber presentado -con anterioridad- solicitud de registro sobre la mencionada expresión para identificar productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza; resaltando que la actuación administrativa por ella iniciada con ocasión de la petición de registro de la marca, no había concluido, teniendo en cuenta que aún estaba pendiente de ser resuelto el recurso de apelación presentado contra el acto administrativo que negó el registro de la misma. 31.
Al respecto, la Sala pone de presente que la acción procedente es la nulidad, tal y como lo precisó la parte actora en su escrito de demanda, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho. 15 Folio 241 cuaderno principal 16 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 32.
En efecto, si bien es cierto que el actor solicitó que como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo antes mencionado se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca VIVIOPTAL (N) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional, otorgado a la sociedad Pharma Yireh S.A., también es una realidad que no se trata de un restablecimiento del derecho per se, sino que es la consecuencia natural que se generaría al desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado. 33.
Nótese que la eventual nulidad del acto administrativo tampoco generaría un restablecimiento automático del derecho a favor de la sociedad actora, en tanto que la decisión no le otorgaría derecho alguna sobre la expresión VIVIOPTAL y, además, por cuanto la sociedad Laboratorios Nicole ya había solicitado el registro de dicho signo; petición que fue negada a través de las Resoluciones 1633 de 29 de enero de 2002, 020998 del 29 de julio de 2003 y 40548 del 30 de noviembre de 2007, las cuales gozan de presunción de legalidad y no fueron discutidas dentro de este proceso. 34.
Finalmente, la Sala considera que no sería posible la adecuación de la demanda a las acciones de nulidad relativa y nulidad absoluta, toda vez que no se configuran los supuestos establecidos en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que la controversia no se circunscribe a las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 y 136 ibidem, sino a la vulneración del derecho de prioridad. 35.
Así las cosas, la Sala estima que la acción procedente es la de nulidad y resalta que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A. numeral 1º, este medio de control puede ser promovido en cualquier tiempo, motivo por el que no es posible afirmar que se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción incoada. V.3. El problema jurídico 36.
Corresponde a la Sala examinar la legalidad de la Resolución No. 33866 del 19 de diciembre de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos dentro del expediente administrativo No. 05-050934, mediante la cual se concedió la solicitud de registro de la marca «VIVIOPTAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de clasificación internacional a favor de la sociedad Pharma Yireh S.A. 37.
La parte actora afirmó que el acto administrativo acusado está viciado de nulidad, por cuanto al ser expedido se desconoció el derecho de prioridad que sobre la marca «VIVIOPTAL» (nominativa) tenía la sociedad Laboratorios Nicole S.A., teniendo en cuenta que esta última empresa había presentado la primera solicitud de registro sobre la mencionada marca -para identificar productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza-, y aún no se había desatado el recurso de apelación que se había presentado en contra del acto administrativo que negó el registro. 10 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.4.
El caso concreto 38. La sociedad Laboratorios Nicole S.A., a través de apoderado judicial, presentó demanda encaminada a que se declare la nulidad de la Resolución No. 33866 del 19 de diciembre de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos dentro del expediente administrativo No. 05-050934, a través de la cual se concedió el registro de la marca «VIVIOPTAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de Clasificación Internacional a favor de la sociedad Pharma Yireh S.A. V.4.1.- Violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 39.
La Sala encuentra, en primer lugar, que, aunque es cierto que la sociedad Laboratorios Nicole S.A., en su libelo inicial, indicó como norma violada el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación no desarrolló lo atinente a la presunta infracción de dicha disposición. 40. En concepto de la parte actora, la autoridad demandada desconoció el derecho de prioridad que sobre la marca «VIVIOPTAL» (nominativa) tenía la sociedad Laboratorios Nicole S.A. por haber presentado la primera solicitud de registro sobre la mencionada marca para identificar productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, resaltando que la actuación administrativa iniciada con ocasión de la petición de registro de la marca, no había concluido, teniendo en cuenta que aún estaba pendiente de ser resuelto el recurso de apelación presentado contra el acto administrativo que negó el registro de la misma. 41.
En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial allegada a este proceso, consideró que la controversia no se relacionaba con dicha disposición. V.4.2.
Normatividad aplicable 42. El apoderado de la parte actora invoca como normas vulneradas los artículos 150 de la Decisión 486 de 200017, 13, 29 y 61 de la Constitución Política y 3° y 35 del Código Contencioso Administrativo, los cuales son del siguiente tenor: Constitución Política Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 17 Interpretado de oficio por el Tribunal Andino. 11 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley; Decisión 486 de 2000 Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.» Decreto 01 de 1984 - CCA Artículo 3°.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera. Artículo 35. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite. 12 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.4.3. Violación de los artículos 150 de la Decisión 486 de 2000, 13, 29 y 61 de la Constitución Política y 3° y 35 del Código Contencioso Administrativo, 43.
La Sala observa que el argumento central de la demanda guarda relación con el desconocimiento del derecho de prioridad que sobre el registro de la marca tenía la sociedad demandante al haber radicado la primera solicitud de registro. 44. En ese orden de ideas, la Sala entrará a examinar el principio «primero en el tiempo, primero en el derecho», en consideración a que advierte que en el caso que nos ocupa, se presentaron solicitudes simultáneas de registro del signo «VIVIOPTAL» en la clase 30 del nomenclátor internacional, así: la sociedad Laboratorios Nicole S.A. radicó su solicitud el 19 de Julio de 2001, mientras que la sociedad Pharma Yireh S.A. radicó su solicitud el 25 de mayo de 2005. 45.
Las mencionadas solicitudes, dieron lugar a dos actuaciones administrativas, así: (i) la primera adelantada por la sociedad demandante bajo el expediente No. 01- 059112, que culminó con la expedición de la Resolución No. 40548 del 30 de noviembre de 2007, que confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 1663 del 29 de enero de 2002, a través de la cual se negó el registro de la marca «VIVIOPTAL» (nominativa);
(ii) la segunda, adelantada por la sociedad Pharma Yireh S.A. bajo el expediente No. 05-050934, que culminó con la expedición de la Resolución No. 33866 del 19 de diciembre de 2005, que concedió el registro de la marca «VIVIOPTAL» (mixta). 46. De lo anterior se desprende que la segunda actuación administrativa y que fuere adelantada por la sociedad Pharma Yireh S.A. bajo el expediente No. 05-050934, culminó el 28 de diciembre de 2005 con la notificación y renuncia a términos de la Resolución No. 33866 del 19 de diciembre de 200518, esto es, cuando aún estaba pendiente por decidirse el recurso de apelación en la primera actuación administrativa. 47.
Lo anterior puede verificarse a través de la certificación expedida por la SIC el 23 de diciembre de 200719, en la que quedó consignado el estado del trámite del expediente No. 01059112, el cual se hallaba «PENDIENTE POR DECIDIR RECURSO DE APELACIÓN». Para esta fecha, la marca «VIVIOPTAL» para identificar productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, ya había sido concedido a favor de la sociedad Pharma Yireh S.A., segunda empresa en radicar la solicitud de registro20. 48.
En el presente caso, como las marcas coinciden íntegramente en el elemento denominativo y es el elemento del signo que caracteriza su dimensión -y así se fija en la mente del consumidor-, hay lugar a analizar el derecho de prioridad. 18 Folio 58 cuaderno principal 19 Folio 59 cuaderno principal 20 Folio 59 cuaderno principal 13 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 49.
En el caso sub judice, la sociedad demandante alegó tener derecho de prioridad frente a la sociedad Pharma Yireh S.A., al haber presentado en forma previa la solicitud de registro de la marca «VIVIOPTAL» (nominativa). 50. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación efectuada para el caso que nos ocupa21, se pronunció respecto del principio «primero en el tiempo, primero en el derecho», en los siguientes términos: «[…] Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones basadas en solicitudes anteriores, se debe aplicar la figura de la “prioridad”, que específicamente se traduce en conceder prevalencia a la primera solicitud presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, primero en el derecho. 1.2.
Por lo tanto, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que se idéntica o similar a aquella solicitada anteriormente para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de la que goza el primer solicitante.» 51.
En el mismo sentido, esta Sección en un caso similar profirió la sentencia el 27 de abril de 201722, de la cual se transcriben los siguientes apartes: «Bajo estas circunstancias, correspondía a la Superintendencia de Industria y Comercio, no sólo efectuar un examen integral de la marca PRIME (mixta)23 para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PINTURAS PRIME S.A., sino establecer que existía una solicitud previa de la marca PRIME (denominativa)24 para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada a favor de PRIMELECTRICA LTDA., la cual luego fue transferida a SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. En este sentido, el Tribunal Andino de Justicia se basó en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 25-IP-2010, marca “HAT IN LIFE.
SIMBOLO” (mixta), interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2010: “Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).
Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad 21 Interpretación Prejudicial 319-IP-2016 del 21 de septiembre de 2017 22 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016).
Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00226-00. 23 Julio 21 de 2003. 24 Abril 16 de 2003. 14 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.
Se advierte, que el derecho de prioridad interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro.
Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe”. Trajo a colación el artículo 147 de la Decisión 486 en su último párrafo manifiesta que: “La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.
En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”. Así las cosas, las normas de la Comunidad Andina, protegen el derecho de prioridad no sólo sobre la marca o signo previamente registrados sino, también de los que previamente se hayan solicitado o reivindicado, como se señaló en el concepto prejudicial proferido en este proceso, posición que también ha sido reiterada por la jurisprudencia de esta Corporación25, en aplicación del principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”.
En este caso la sociedad demandante demostró que solicitó el registro marcario el 6 de abril de 2003 y la sociedad Pinturas Prime S.A. el 21 de julio de 2003, según obra en la actuación administrativa allegada como prueba al proceso26, lo cual no deja duda respecto del derecho de prioridad que asiste a la sociedad actora, aspecto éste que no podía ser desconocido por la administración a la cual le correspondía resolver la primera solicitud para luego sí pronunciarse sobre la segunda y así, poder definir el registro de las marcas solicitadas si a ello había lugar.
Teniendo en cuenta que la consecuencia del desconocimiento del principio de prioridad en materia de propiedad industrial, constituye causal de 25 Consejo de Estado, Sección Primera, ver entre otras, sentencia del 16 de noviembre de 2000, Consejero Ponente Dr. MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA, Radicación 5367. 26 Ver folio 141 15 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio irregistrabilidad según lo prevé el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, al haberse presentado una solicitud posterior de registro como marca de un signo similar a otro cuyo registro ya había sido solicitado, para productos o servicios de la clase 9 internacional que por su relación pueden causar confusión en el público, hay lugar a declarar la nulidad de la resolución acusada que dispuso el registro de la marca PRIME (mixta) de la clase 9 internacional, a Pinturas Prime S.A., en aplicación del derecho de prioridad». 52.
En atención al precitado criterio jurisprudencial del Tribunal de Justicia y teniendo en cuenta lo considerado en el precedente antes citado de esta Corporación, la Sala encuentra que la SIC, al momento de expedir el acto acusado, desconoció el derecho de prioridad que ostentaba la sociedad demandante frente a la solicitud presentada por la sociedad Pharma Yireh S.A., puesto que correspondía a la SIC establecer si existía una solicitud previa de la marca presentada por la sociedad Laboratorios Nicole S.A. 53.
Nótese que la sociedad Laboratorios Nicole S.A. demostró que solicitó el registro de la marca el 19 de julio de 2001, mientras que la sociedad Pharma Yireh S.A. la presentó el 25 de mayo de 2005, según obra en la actuación administrativa allegada al proceso27, lo cual demuestra el derecho de prioridad que le asiste a la sociedad actora, el cual fue desconocido por la administración, en la medida en que se debió resolver la primera solicitud para luego sí pronunciarse sobre la segunda. 54.
Cabe resaltar que las normas de la Comunidad Andina protegen el derecho de prioridad no sólo sobre la marca o signo previamente registrados sino también respecto de los que previamente se hayan solicitado o reivindicado, como se señaló en la interpretación prejudicial emitida en relación con este proceso28; posición que también ha sido reiterada por la jurisprudencia de esta Corporación, en aplicación del principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”29. 55.
En atención a que la consecuencia del desconocimiento del principio de prioridad en materia de propiedad industrial, constituye causal de irregistrabilidad, hay lugar a declarar la nulidad de la resolución acusada que dispuso el registro de la marca la marca «VIVIOPTAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de clasificación internacional de Niza a favor de la sociedad Pharma Yireh S.A. 56.
En consecuencia, la Sala considera que se desconoció lo dispuesto en los artículos 150 de la Decisión 486 de 2000, 13, 29 y 61 de la Constitución Política y 3° y 35 del Código Contencioso Administrativo, por lo que se accederá a las 27 Ver folios 59 y 86 cuaderno principal 28 Interpretación Prejudicial 319-IP-2016 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 29 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016).
Radicación número: 11001-03-24-000-2006- 00226-00. 16 Radicacion: 11001-03-24-000-2007-00404-00 Demandante: Laboratorios Nicole S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción formulada por el tercero interviniente.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 33866 del 19 de diciembre de 2005 mediante la cual se otorgó el registro de la marca «VIVIOPTAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de clasificación internacional de Niza a favor de la sociedad Pharma Yireh S.A. y, en consecuencia, se ordena se cancele del Certificado de Registro correspondiente a la referida marca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P/27)