CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Referencia: Radicación: Demandante: Demandado: Tercero: Tema: Nulidad Absoluta No. 11001-0324-000-2012-00196-00 Industria de Restaurantes Casuales Limitada IRCC Limitada.

Superintendencia de Industria y Comercio Burger King Corporation Propiedad Industrial / Registro marcario / Examen de registrabilidad / Causales de irregistrabilidad / Expresiones descriptivas, genéricas y de uso común / Marca: «COMO TU QUIERAS» (nominativa) SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Industria de Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada, por medio de apoderado judicial, contra de Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener la nulidad de la Resolución núm. 26896 de 29 de julio de 2008, a través de la cual se concedió el registro de la marca «COMO TU QUIERAS» (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Burger King Corporation.

I.- ANTECEDENTES 1.1.- La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado', el apoderado judicial de la sociedad Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, establecida en el inciso 10 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó las siguientes declaraciones y condenas: «f.] 1.

Declarar la NULIDAD ABSOLUTA de la Resolución 26896 de 29 de julio de 2008, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08-6207 de esa misma entidad, mediante la cual se concedió el registro de /a marca COMO TU QUIERAS (nominativa), para la identificación de servicios comprendidos en la clase 43 internacional, con número de certificado 360.481.

El 22 de mayo de 2012 (folios 15 a 36 c 1) Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva ordenar la CANCELACIÓN del Certificado de Registro de Marca No. 360.481 de la Superintendencia de Industria y Comercio, asignado en razón a la concesión del registro de la marca COMO TU QUIERAS (Nominativa), para la identificación de servicios comprendidos en la clase 43 Internacional, con base en la Resolución 26896 de 29 de julio de 2008 [ j». 1.1.1.- Los hechos 2 El apoderado judicial de la parte demandante manifestó que mediante escrito de 25 de enero de 2008 la sociedad Burger King Corporation presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca «COMO TU QUIERAS» (nominativa), para distinguir servicios incluidos en la Clase 43 del Nomenclátor Internacional, frente a la cual no se presentaron oposiciones. 3 Señaló que mediante la Resolución núm. 26896 de 29 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la referida marca para la distinción de los siguientes servicios comprendidos en la clase 43 Internacional: "j...] servicios para el suministro de alimentos y bebidas; acomodación temporal; servicios de café y bar cafetería; servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de alimentos y bebidas para llevar; servicios de restaurante; servicios de restaurante de comidas rápidas; servicios de restaurante de servicio rápido; servicios de restaurante de autoservicio: servicio de comidas ligeras y refrescos; servicios de bar y restaurante que incluyen quiosco y servicio para llevar; suministro de comidas preparadas: preparación de alimentos o comidas para consumo dentro y fuera de las instalaciones [ I" (Destacado fuera de texto). 4 De acuerdo con lo anterior, recordó que a la marca «COMO TU QUIERAS» le fue asignado el certificado de registro núm. 360.481. 1.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación2 5 La parte actora aseveró que con la expedición de los actos administrativos demandados la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los artículos 134 y 135, literales b), e), f) y g), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.

En primer lugar, advirtió que se quebrantó lo dispuesto en los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión Andina, en la medida en que la marca se limita meramente a una locución ordinaria, carente de atributos que la hagan adecuada para la abstracción e individualización de los variados servicios disponibles en el mercado. 7 Señaló que la frase «COMO TU QUIERAS» carece de una connotación distintiva que permita resaltar de manera única el concepto subyacente que intenta distinguir dentro del ámbito de los servicios de restauración, no aporta una identidad 2 Folios 30 a 42 c 1 Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio diferenciadora que pueda separar claramente el concepto fundamental de los servicios de restauración antes referidos. s. Comentó que la marca carece de la capacidad para cumplir con la función primordial de diferenciar productos o servicios y que la misma se refiere directamente a las propias características, atributos, finalidad y componentes que constituyen los servicios a prestar. 9.

Anotó que la distintividad es un requisito fundamental que debe cumplir cualquier signo para poder ser registrado como marca, cualidad que resulta esencial para que la marca desempeñe uno de sus roles principales: identificar y señalar el origen empresarial, e incluso la calidad del producto o servicio, sin generar riesgo de confusión o asociación errónea. lo.

Informó que en el caso de la marca «COMO TU QUIERAS», la misma no logra funcionar como: (i) un indicador claro de los servicios que pretende amparar; (ii) un indicador de su reputación o fama comercial; (iii) determinar la procedencia empresarial del servicio que busca diferenciar y; (iv) como medio de publicidad. 11.En segundo lugar, argumentó que la autoridad administrativa no observó las prohibiciones establecidas en los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000; ello, debido a que la marca consiste únicamente en una denominación que es descriptiva, genérica y de uso común. 12.

Precisó que la descriptividad, genericidad y carácter común inherentes a la mencionada marca son evidentes, lo que impide que sea considerada como registrable. 13 Puso de presente que al plantearnos la pregunta "¿cómo es?" para determinar si la denominación «COMO TU QUIERAS» resulta descriptiva, se podría concluir que los servicios de restauración que el signo cuestionado pretende diferenciar se caracterizan primordial y esencialmente por adaptarse a las preferencias del consumidor. 14.

Indicó que, en este contexto, es el propio consumidor quien define qué desea consumir, de qué manera, con qué elementos y en qué modalidad, esto es, como el consumidor lo desee. 15.Mencionó que la marca describe: (i) una cualidad inherente al servicio, que consiste en satisfacer las preferencias del consumidor; (ii) una característica del servicio, que radica en su naturaleza adaptable a las preferencias individuales;

(iii) una propiedad del servicio, que se refiere a su flexibilidad para ajustarse a las preferencias del consumidor; y (iv) una información sobre el servicio, al comunicar al consumidor las características y propiedades del servicio, enfocándose en su adaptabilidad a las necesidades del cliente. Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 16.

Anotó que el signo registrado como marca consiste en una expresión ordinaria, que no tiene cualidades que la hagan apta para abstraer e individualizar dentro del mercado los servicios que supuestamente pretende amparar y distinguir. 17.Asimismo, expresó que la marca en cuestión es genérica, dado que impide que otros empresarios puedan hacer uso de ella para hacer referencia a elementos naturales o esenciales de sus propios servicios, permitiendo que el titular de la misma obtenga una ventaja competitiva injustificada limitando el uso de palabras que simplemente expresan e indican la naturaleza fundamental de los servicios que buscan diferenciar. is.

Argumentó, finalmente, que por ende la expresión «COMO TU QUIERAS» no es apropiable en exclusiva, pues es evidente que su naturaleza la hace perteneciente al dominio público, esto es, al ser de uso común de los servicios comprendidos en la Clase 43 del Nomenclátor Internacional. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 11.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio 19.

A pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio de la demanda3, la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del término establecido para tal efecto, no hizo pronunciamiento alguno respecto de los supuesto fácticos y jurídicos del libelo de la demanda. 11.2.- Intervención del tercero interesado — sociedad Burger King Corporation 20.

El tercero interviniente en las resultas del proceso, la sociedad Burger King Corporation, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto adnnisorio de la demanda4, guardó silencio. 111.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 111.1- El acto aclarado. 21 Mediante auto de fecha 8 de agosto de 2023 se corrió traslado a las partes con el fin de dar aplicación a la «doctrina del acto aclarado», frente al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino 22 Sobre lo anterior, cabe señalar que en sesión judicial celebrada el 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), mediante 3 Folios 39 a 41, 45, 47, 124 y 125 c 1. 4 Folios 117 a 121 c 1.

Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio sentencias números 391-IP-2022, 350-IP2022, 261-IP-2022 y 145-IP-2022, publicadas en la citada fecha, en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena (GOAC) núms. 5147 y 5146, estableció que la «doctrina del acto aclarado» resulta aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino. Sobre este asunto mencionó6: 4..1 La interpretación prejudicial es un instrumento de cooperación entre el juez nacional y el TJCA que tiene por objeto garantizar que las normas andinas se interpreten y apliquen de manera coherente y uniforme en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina.

En las sentencias adoptadas el día de hoy, el Tribunal destaca que, cuando una norma ha sido interpretada con anterioridad, el juez nacional no está obligado a solicitar que esa misma norma se vuelva a interpretar, pues su contenido y alcance ya ha sido aclarado. 23. La actora en el escrito de la demanda estimó quebrantado el artículo 135, literales b), e), f) y g), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que la interpretación de dicha disposición se hará conforme con las interpretaciones prejudiciales señaladas en el citado auto de 8 de agosto de 2023. 24.

Ahora, en cuanto a la violación del artículo 134 ibídem no se evidencia argumento alguno respecto de su desconocimiento. 111.2- Interpretación de los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 25, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 75-IP-2016 de 25 de julio de 20166, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 135 literales b) y e) y f) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: ] C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La irregistrabilídad de signos por falta de distintividad. 2. Signos descriptivos y genéricos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por falta de distintividad 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Nota de Prensa 01-2023(1-.1CA (San Francisco de Quito, 13 de marzo de 2023) 6 Folios 90 a 99 c 1.

Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486. En este artículo se establece que tiO podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. 2.

Signos descriptivos y genéricos. 2.1. En el presente caso se alegó que la denominación "FRUTA" posee carácter descriptivo. Por otro lado, se determinó que, si bien el signo solicitado incorpora una expresión genérica como lo es "FRUTA", este es registrable en la medida que el referido signo sea analizado en conjunto teniendo en cuenta todos los elementos adicionales que contiene. 2.2.

Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. 2.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.

No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o Servicios ( 2.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características, no puede impedir /a utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 2.5. Teniendo en cuenta que en el presente caso se está frente a una marca, conformada por un elemento denominativo y uno gráfico o figurativo, es importante determinar qué elemento predomina o resulta más característico en dicho signo, si el denominativo o el gráfico, o ambos. 2.6.

Si bien el elemento denominativo suele ser el más característico en los signos mixtos dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento que le otorgue mayor Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio distintividad no sea éste, sino el gráfico, ya sea por su diseño, elementos cromáticos u otras características, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.7.

Por su parte, el literal t) del Artículo 135 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: (. -.) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate (...)". 2.8. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos genéricos, pero ello no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo, debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 2.9.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo. 2.10.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. [ ] ». 111.3- Interpretación del literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial dentro del Proceso 665-IP-2018, al hacer referencia al literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, concluyó: 4..1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.6. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no pude impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.7. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distinfividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de disfintividad de los signos en conflicto. 1-1 3.9.

El que un término sea descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.10.

En tal sentido, se debe determinar si la marca registrada MAGIC TEEN (denominafiva) está conformada por elementos descriptivos y de uso común en la correspondiente clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos y de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. [ ] ».

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 27. Mediante auto de 16 de septiembre de 20197, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante reiteró los argumentos de la demanda ordinaria incoada.

El Ministerio Público y el tercero interviniente, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesa18. Folio 130 c 1. Folio 154 c 1 Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio IV.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio9 28.

El apoderado judicial de la entidad demandada alegó de conclusión dentro de la oportunidad procesal, en la cual después de citar normatividad de la Comunidad Andina y pronunciamientos del Tribunal de Justicia, expresó que los actos administrativos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes. 29.Señaló que el demandante alega que la Superintendencia de Industria y Comercio incumplió los literales b), e), f) y g) del artículo 135, al otorgar el registro de la marca denominativa «COMO TU QUIERAS», para lo cual sostiene que esta expresión carece de distintividad y se limita a ser una locución descriptiva, genérica y de uso común en relación con los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, destacó que, a pesar de ello, no presentó oposición alguna al registro de la marca cuando fue publicada en la Gaceta 590 de 31 de marzo de 2008. 30 Destacó que la expresión solicitada cumple con los requisitos establecidos en la normativa andina, sin que se pueda alegar que la actuación de la autoridad administrativa contradice dicha normatividad. 31.

Comentó que la distintividad se refiere a la capacidad que posee un signo para individualizar, identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado, permitiendo a los consumidores o usuarios realizar selecciones informadas. 32. Aseveró que dicha cualidad es esencial para que un signo sea registrado como marca y cumpla su función primordial de indicar el origen empresarial e incluso la calidad del producto o servicio, evitando confusiones y/o asociaciones.

Características estas que, precisamente, son aplicables al signo solicitado. 33. Por último yen lo atinente al requisito de la distintividad, indicó que aunque el demandante argumentó que la marca carece de ella reiteró que no presentó objeciones cuando la marca fue publicada en la Gaceta y, mucho menos, cuando se renovó el registro. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico 34 Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad Industria de Restaurantes Casuales Limitada - IRGO Limitada, contra la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de la expedición de la Resolución núm. 26896 de 29 de julio de 2008, a través de la cual se concedió el registro de la marca «COMO TU QUIERAS» (nominativa). para 9 Folios 142 y 143 c 1. 10 Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Burger King Corporation. 35.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto que, en su criterio, la marca es irregistrable al carecer de la distintividad suficiente, puesto que la misma resulta descriptiva, genérica y de uso común en torno a los servicios de la Clase 43 del Nomenclátor Internacional. V.2.- Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 36.

Sea lo primero advertir que aunque es cierto que la demandante, la sociedad Industria de Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada, en su libelo inicial indicó como normas violadas los artículos 134 y 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación no desarrolló lo atinente a la presunta violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de ahí que la Sala se releve de hacer pronunciamiento alguno respecto de esta norma comunitaria. 37.

Precisado lo anterior, se tiene que los cargos se circunscriben a considerar que la marca objeto de debate es descriptiva, genérica y de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para la cual se concedió el registro, además de carecer de la distintividad necesaria y/o requerida, a la luz de la normativa andina, en lo relativo a los servicios que busca identificar, induciendo a error al consumidor corriente. 38 Como ya se indicó, para el caso que nos ocupa no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el libelo de demanda se refiere a las causales de irregistrabilidad antes señaladas.

V.3.- Las causales de irregistrabilidad en estudio 39. En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los literales b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. normas cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

U-) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad. el destino, el valor, la procedencia geográfica. la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. 11 Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio t) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(- -) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; V.4.- El caso concreto 40. La sociedad Industria de Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada, por medio de apoderado judicial, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio con miras a obtener la nulidad de la Resolución núm. 26896 de 29 de julio de 2008, a través de la cual se concedió el registro de la marca «COMO TU QUIERAS» (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Burger King Corporation. 41 Como cargos planteados, se tiene que la parte actora afirmó que la SIC. al momento de conceder el registro de la marca controvertida, desconoció la normativa andina, en tanto consideró que la referida marca resulta irregistrable por cuanto, en su criterio, es descriptiva, genérica y de uso común en la citada Clase 43 y, por lo tanto, carece de distintividad. 42 Para resolver, la Sala pone de presente que para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los requisitos de distintividad y ser susceptible de representación gráfica.

Frente al requisito de distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinal° ha destacado que aquella resulta ser: «1..1 la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado [. 43.Ciertamente, como medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen, entre otras funciones, la de ser distintivas de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria y de fomento a la competencia. Las demás funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues, sin ésta, no existiría el signo marcarlo". 44.

La distintividad tiene un doble aspecto, esto es, la (i) distintividad intrínseca, mediante la cual «[ ] se determina la capacidad que debe tener el signo para 10 Interpretación Prejudicial, proceso No. 64-IP-2013. " Interpretación Prejudicial, proceso No. 27-IP-1995. 12 Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio distinguir productos o servicios en el mercado [ ]»12, así como (ii) la distintividad extrínseca, «[ ] por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos [ ]»13. 45 La carencia de distintividad intrínseca se encuentra señalada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Este artículo prohíbe el registro de signos que no posean distintividad, haciendo referencia a la falta de distintividad intrínseca. 46. Es importante recordar que un signo puede ser intrínsecamente distintivo, es decir, tener distintividad desde el principio, o puede adquirirla a través del uso, desarrollando una distintividad adquirida con el tiempo.

La dificultad en proteger ciertos tipos de marcas nuevas radica en que a menudo incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de indicar el origen empresarial de un producto; sin embargo, los aspectos funcionales no son susceptibles de protección mediante el registro de marcas. 47 Así pues, el análisis de este tipo de distintividad intrínseca está estrechamente relacionado con el tipo de producto o servicio que el signo identifica, esto es, se debe evaluar si el signo solicitado tiene la capacidad de ser distintivo en un sentido abstracto. 48.

Del mismo modo, la distintividad extrínseca, también establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se refiere a la habilidad del signo para diferenciarse de manera completa de otros signos que operan o se ofrecen en el mercado. Esto, a su vez, permite al consumidor tomar decisiones informadas sobre los bienes y servicios que realmente desea adquirir. 49.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que las expresiones genéricas, descriptivas o de uso común carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. Además, no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. 50.

Otorgar a un titular la exclusividad sobre una expresión de este tipo, implicaría el otorgamiento de una ventaja competitiva injustificada, puesto que excluiría a los demás competidores del uso de un término necesario. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con signos distintivos". 51.Ahora bien, en concreto, los signos descriptivos, como bien lo ha reiterado el Tribunal Andino, son aquellos que de alguna manera «[ ] informan a los.2 Interpretación Prejudicial, proceso No. 64-IP-2013.

Ibidem. 14 Ibidem. 13 Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger [ ]»15.

En efecto, si el signo indica cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir, el mismo será descriptivo, incurriendo en la prohibición establecida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. 52. Nótese, entonces, que para que una marca sea considerada descriptiva, debe existir una relación directa entre la denominación y el producto o servicio que distingue, la cual se presenta si la cualidad o característica descrita es esencial del producto. 53.

En este orden de ideas, si se accediera al registro como marca de signos descriptivos, se perdería la distintividad y se excluiría injustamente la posibilidad de que otras personas usen esta información acerca del producto16. 54 En cuanto a los signos genéricos, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 55 La denominación genérica establece el género del objeto que identifica, mientras que la denominación técnica se refiere a la expresión utilizada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio17. 56 Entonces, la identificación de una expresión genérica se produce cuando, al plantear la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado, la respuesta emplea la denominación genérica. 4.5.

No obstante, una expresión genérica para ciertos productos o servicios puede ser utilizada en un sentido diferente a su significado inicial u original. En tales casos, el resultado puede ser novedoso cuando se emplea para distinguir productos o servicios que no guardan una relación directa con la expresión utilizada18. 57. Nótese, entonces, que los signos descriptivos se refieren a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar y responden la pregunta: "¿cómo es?", mientras que los signos genéricos frente al producto o servicio de que se trata responden la pregunta: "¿qué es?"19. 58:Ahora bien, por signo común o usual se entiende aquel que consiste exclusivamente en uno o más términos o indicaciones empleados en el lenguaje cotidiano o en el comercio del país para identificar los productos o servicios en 15 Interpretación Prejudicial, proceso No. 14-IP-1996. 16 lbidem. 17 Interpretación Prejudicial, proceso No. 285-IP-2021. 18 lbidem. '9 Interpretación Prejudicial, proceso No. 59-IP-2004, proceso No. 94-IP-2004 y proceso No. 7-IP-2001. 14 Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cuestión. No es aceptable considerar como registrable una marca que haya pasado a ser una designación común o usual para el producto o servicio en cuestión, dentro del lenguaje cotidiano o las prácticas comerciales del país2°. 59.

Al tenor de lo dispuesto en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, estos signos usuales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para referirse a los productos o servicios que representan no pueden ser registrados como marcas, ya que se han convertido en términos habituales en el lenguaje común o en las prácticas comerciales para denotar dichos productos o servicios. 60.

En el caso objeto de análisis, se resalta que la marca controvertida es de naturaleza nominativa, por lo que el análisis se hace teniendo en cuenta en la fuerza expresiva de sus palabras. «COMO TU QUIERAS» (Nominativo — Clase 43 — Registro núm. 360.481) 61.Se deberá determinar, entonces, si la denominación «COMO TU QUIERAS» de la marca solicitada es descriptiva, genérica y de uso común en la clase 43 internacional y, por lo tanto, carente de distintividad. 62 Para ello, la Sala encuentra que, en el Nomenclátor Internacional, en su Clase 43, se amparan los siguientes servicios, a saber: «[.. servicios para el suministro de alimentos y bebidas; acomodación temporal; servicios de café y bar cafetería; servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios de alimentos y bebidas para llevar; servicios de restaurante; servicios de restaurante de comidas rápidas; servicios de restaurante de servicio rápido; servicios de restaurante de autoservicio; servicio de comidas ligeras y refrescos; servicios de bar y restaurante que incluyen quiosco y servicio para llevar; suministro de comidas preparadas; preparación de alimentos o comidas para consumo dentro y fuera de las instalaciones [..1». 63.Asi pues, en primer lugar, en el presente asunto deberá formularse la pregunta ¿Cómo es? el servicio de restauración (alimentación) y hospedaje temporaI21 que se pretende identificar con la marca «COMO TU QUIERAS». 64.

Al respecto, la Sala considera que dicha expresión no identifica y, mucho menos, responde a tal cuestionamiento, esto es, no describe, de manera exclusiva y directa características y propiedades del servicio que pretende amparar. 2C: Interpretación Prejudicial, proceso No. 285-IP-2021. 21 «[..] La clase 43 comprende principalmente los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal 1..1».

Nota Explicativa de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, undécima edición. Si bien la edición empleada por los actos demandados es la octava, no hubo modificación en cuanto a los productos que se pretenden identificar con esta clase. http:// www.sic.gov.co/ sites/ default/ files/ files/ Normativa/ CLASIFICACION-INTERNACIONAL- NIZA.pdf 15 Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 65 La denominación «COMO TU QUIERAS», se encuentran compuesta de tres (3) palabras, a saber: «COMO», «TU» y «QUIERAS», las cuales, individual y conjuntamente, NO hacen referencia directa a un aspecto o característica relacionada con los servicios que pretende amparar. 66.

En efecto, al entrar en contacto el consumidor promedio con la marca «COMO TU QUIERAS», resulta apenas natural que bien puede este NO asociarla de manera directa a los servicios suministro de alimentos, acomodación y servicios de bar y restaurante. 67 Nótese, que NO se puede asumir que todos los servicios de restauración se adaptan a las preferencias del consumidor de manera automática.

La adaptabilidad a las preferencias del consumidor es ciertamente una característica importante, pero no necesariamente abarca todas las cualidades y diferenciadores de los servicios en cuestión. 68. Otros factores, como la calidad de los ingredientes, la técnica culinaria o incluso el ambiente del lugar, podrían ser igualmente relevantes para definir los servicios de restauración, los cuales tampoco pueden ser identificados con la denominación en cuestión. 69.

Es cierto que en muchos casos los consumidores tienen cierta influencia en la personalización de su experiencia en los servicios de restauración; sin embargo, esta afirmación puede exagerar la total libertad del consumidor para definir todos los aspectos de dicho servicio. Asimismo, se advierte que los proveedores de servicios de restauración también tienen sus propias restricciones y limitaciones, como requisitos de salud y seguridad, restricciones de menú y consideraciones de costos. 70.

En efecto, si bien es cierto que la expresión cuestionada sugiere adaptabilidad, esto no es necesariamente suficiente para concluir que los identifica y caracteriza en un mercado competitivo y globalizado de restauración. 71. 1gual consideración puede derivarse del análisis de los servicios de hospedaje, en los que la denominación analizada no proporciona información específica sobre otros aspectos relevantes, como la calidad del servicio, la experiencia del personal o la atmósfera del lugar. 72.

En este orden de ideas, al plantearnos la pregunta ¿cómo es? el servicio de restauración y hospedaje la respuesta NO es «COMO TU QUIERAS», por lo que no podría ser de manera alguna una expresión descriptiva, no es el propio consumidor quién define necesariamente qué desea consumir, de qué manera, con qué elementos y en qué modalidad, esto es, como el consumidor lo desee. 73.

En consecuencia, no le asiste razón a la parte actora cuando consideró que la marca describe: (i) una cualidad inherente al servicio, que consiste en satisfacer las 16 Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio preferencias del consumidor;

(ii) una característica del servicio, que radica en su naturaleza adaptable a las preferencias individuales; (iii) una propiedad del servicio, que se refiere a su flexibilidad para ajustarse a las preferencias del consumidor; y (iv) una información sobre el servicio, al comunicar al consumidor las características y propiedades del servicio, enfocándose en su adaptabilidad a las necesidades del cliente. 74.

Sobre la genericidad de la expresión, la Sala reitera que NO pueden registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 75. La denominación genérica establece el género del objeto que identifica, lo cual no sucede con la expresión «COMO TU QUIERAS» que para el caso de autos es restauración y hospedaje. 76.AI responder la pregunta ¿qué es? el servicio de restauración y hospedaje la respuesta no es «COMO TU QUIERAS».

La expresión, como se concluyó líneas atrás, busca transmitir la idea de que el cliente tiene control y puede elegir cómo desea que se le brinde el servicio, lo cual no necesariamente tiene que ser real en este tipo de actividades. 77. Es importante señalar que esta expresión por sí misma es bastante amplia y puede aplicarse a una variedad de situaciones y servicios en ese ámbito; la denominación se utilizaría para destacar que los establecimientos de alimentación y hospedaje están dispuestos a adaptarse a las preferencias y necesidades individuales de los clientes, lo cual no es la regla general en este gremio. 78 Aunque la denominación «COMO TU QUIERAS» puede parecer ordinaria o de uso común a primera vista, su impacto en la mente de los consumidores podría ser más significativo de lo que parece. 79.

Cabe advertir que de la revisión del sistema de información de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala no encuentra que la expresión sea utilizada de manera común para identificar servicios, lo cual impide concluir el dominio público de la misma22. 80. No debemos confundir las expresiones de uso común a las de usos generalizados o populares, las cuales en todo caso de manera alguna impiden el registro de expresiones como las que ahora se ocupa la Sala. 81 Sobre el particular, más allá de si la expresión es descriptiva, genérica o de uso común. la misma podría ser evocativa en tanto puede generar la idea de personalización y servicio excepcional, lo que podría ser un factor importante para atraer a los consumidores. 22 https://sipi.sic.gov.co. 17 Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 82.

Nótese que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad o genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término o indicación descriptiva o genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga fuerza distintiva para diferenciar un producto o servicio de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, «[ ] es aceptable la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [ ] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca [ ]»23. 83 Un signo se considera evocativo si tiene la capacidad de sugerir indirectamente al consumidor una relación con el producto o servicio que ampara, sin que esta relación sea evidente de manera directa.

En otras palabras, las marcas evocativas no hacen referencia de forma directa a una característica o cualidad específica del producto o servicio; en cambio, requieren que el consumidor utilice su imaginación para establecer una conexión mediante un proceso deductivo24, tal y como ocurre con la expresión analizada. 84 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son susceptibles de registro.

No obstante, cuanto mayor sea la cercanía del signo evocativo con el producto o servicio que se busca registrar, podría considerarse como un signo con debilidad distintiva. Como resultado, el titular de dicho signo podría tener que tolerar el registro de signos que poseen cierto grado de similitud con su marca distintiva. Esto se aplica especialmente a los signos evocativos que contienen elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen tales elementos25. 85 Pues bien, en el caso sub examine, la Sala encuentra que el signo solicitado «COMO TU QUIERAS», sin duda, NO incorpora este tipo de palabras descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que resulta ser una expresión evocativa susceptible de ser registrada. 86.

En tal orden de ideas, al poseer la marca cuestionada «COMO TU QUIERAS» la condición de distintividad necesaria, la Sala de Decisión concluye que en el presente caso no se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas por la parte actora, lo que impone, en consecuencia, denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 23 Interpretación Prejudicial, proceso No. 33-IP-1995. 24 Interpretación Prejudicial, proceso No. 64-IP-2021. 2 Ibidem. 18 Radicado: 11001-0324-000-2012-00196-00 Demandante: Restaurantes Casuales Limitada - IRCC Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSW LDO G RAL-D / LOPEZ Conseje o de Estad Presidente NUBI MARG PENAGkfZON Conse r de Estad E) j. HERNANDO SANCHEZ NCHEZ Consejero de EstaJo Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMA'.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.