11001032400020210089500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: PAPELES NACIONALES S.A. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SUAVIREND”, DEL TERCERO CON INTERES DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, “SUAVE”, “SUAVE GOLD” Y “SUAVE-DEC”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DIFERENTES QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LAS PARTÍCULAS “SUAVE” Y “SUAV” SON, RESPECTIVAMENTE, DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS DE LA CLASE 16 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 6562 de 17 de febrero de 2021, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 6 de mayo de 2020 la sociedad JAPY CORP S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “SUAVIREND”, para identificar productos comprendidos en la Clase 164 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, formuló oposición contra el registro solicitado con fundamento en que ésta resultaba similarmente confundible con su familia de marcas 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Papel higiénico; pañuelos de bolsillo de papel; pañuelos de papel; pañuelos de papel; servilletas desechables de papel; servilletas de papel; toallas higiénicas de papel para las manos; toallas de papel; toallas de papel para las manos. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co notorias “SUAVE”, así como de sus marcas “SUAVEDEC” y “SUAVEGOLD”, previamente registradas para la misma Clase 16. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 54699 de 8 de septiembre de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo solicitado “SUAVIREND” para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Adujo que contra la citada decisión la sociedad JAPY CORP S.A.S., interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 6562 de 17 de febrero de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC que revocó la decisión inicial, declaró infundada su oposición y, en su lugar, concedió el registro como marca del signo mixto “SUAVIREND”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de dicha sociedad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por cuanto la marca cuestionada 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “SUAVIREND” se asemeja a su familia de marcas previamente registradas y notorias “SUAVE”, generando así, a su juicio, riesgo de confusión y asociación en el mercado.

Mencionó que la marca cuestionada “SUAVIREND” reproduce la palabra “SUAV”, contenida en sus registros previos “SUAVE”, de manera que se hace evidente la similitud ortográfica, fonética, visual y conceptual que se presenta entre éstas. Aseguró que la adición de la terminación “REND”, en la expresión solicitada, no es suficiente para diferenciarla de sus marcas registradas con anterioridad.

Indicó que, en cuanto a sus marcas anteriores “SUAVEDEC” y “SUAVEGOLD”, también se presentan evidentes solicitudes, ya que tienen una pronunciación similar y coinciden en su estructura en un alto número de letras. Alegó que un consumidor al escuchar la palabra “SUAVE” o sus similares como “SUAVI” o “SUAV” o “SUAVIREND”, pensará que de alguna manera éstas se encuentran asociadas a sus marcas previamente registradas, “SUAVE”, “SUAVEDEC” y “SUAVEGOLD”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que el signo distintivo solicitado imita y transcribe las marcas de su propiedad, por lo que se genera un aprovechamiento injusto de su prestigio, así como riesgo de dilución. Manifestó que a través de los años se ha posicionado en el mercado colombiano con sus marcas “SUAVE” para identificar papel higiénico, pañuelos faciales, servilletas y papeles de cocina.

Indicó que cuenta con más de 200 registros vigentes de los cuales 42 conforman las marcas “SUAVE”, que identifican productos de la Clase 16 de la clasificación Internacional de Niza, razón por la cual el consumidor está familiarizado e identifica plenamente sus registros y los asocia a un origen empresarial determinado. Señaló que su marca “SUAVE” no es evocativa, pues en sí misma no transmite una idea sobre el producto, sino que se trata de una marca con identidad propia adquirida.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que las marcas opositoras están conformadas por la palabra “SUAVE”, de manera que éstas ostentan 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un carácter evocativo que tiene la capacidad de transmitir en la mente del consumidor la idea de suavidad en los productos que identifica, de manera que éstas son débiles y no pueden apropiarse exclusivamente de una palabra que puede ser utilizada por cualquier empresario para conformar sus marcas.

Expresó que la marca cuestionada cuenta con elementos adicionales que la diferencian de las previamente registradas, como lo es la terminación “REND”, que logra otorgarle la distintividad requerida; y que el hecho de coincidir en la partícula “SUAV”, no puede ser suficiente para determinar que exista confusión, ya que ésta es débil e inapropiable de manera exclusiva.

Alegó que las marcas enfrentadas cuentan con diferentes cadenas vocálicas y consonánticas, por lo que emiten una impresión en conjunto distinto, de manera que la coincidencia en algunas letras no puede ser precepto para la denegación del registro de la marca cuestionada. Mencionó que a la fecha de la presentación de la contestación las marcas cotejadas han coexistido de forma pacífica en el mercado, lo que evidencia que la confusión que alega la actora, que se presenta 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el caso sub examine, a su juicio, no guarda correspondencia con la realidad.

II.-2. La sociedad JAPY CORP S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante curador ad litem, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que el término “SUAVIREND” alude y/o evoca en la mente del consumidor las cualidades de suavidad y rendimiento, esto es, la mezcla de dos características; mientras que “SUAVE” apunta a la propiedad en sí misma de aquello que carece de dureza y es blando o liso al tacto, es decir una propiedad de la que ninguna marca puede adueñarse, especialmente en una categoría de productos que claramente la tiene.

Manifestó que la palabra “SUAVE” consiste en una característica esencial de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva, máxime si se tiene en cuenta que existen más de 8 registros para la citada clase que contienen la partícula “SUAV”, por lo que resulta de uso común. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que el hecho de coincidir en la partícula “SUAV” no es suficiente para determinar que sean confundibles, en razón a que ese término evoca la característica de suavidad y, por lo tanto, cualquier marca puede incluir dicha expresión en su registro siempre y cuando cuente con un elemento adicional, como ocurre en este caso al contar con la terminación “REND”.

Que no puede obviarse que, a pesar del anterior elemento común, las marcas confrontadas cuentan con cadenas vocálicas y consonánticas diferentes pues, “SUAVIREND”, es fonéticamente diferenciable al contar con tres (3) sílabas, mientras “SUAVE” solamente tiene dos (2); y que “SUAVE” es una palabra llana con sílaba tónica en la penúltima sílaba, al tiempo que “SUAVIREND” es una palabra aguda cuya sílaba tónica es la última “REND”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de junio de 2023, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 6 CPACA. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 6562 de 17 de febrero de 2021, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “SUAVIREND”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad JAPY CORP S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulnera o no lo previsto en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de ésta. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La sociedad JAPY CORP S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, señaló que la marca cuestionada goza de distintividad extrínseca para ser registrada y coexistir en el mercado. Manifestó que aceptar que la actora goza de una exclusividad respecto de la partícula “SUAVE”, que alude al concepto de suavidad, conduciría a la creación de barreras artificiales para el libre acceso al mercado, a la libre competencia y a la libre escogencia del consumidor, situación que no solo la afecta a ella sino a cualquier otra pequeña o mediana empresa que quiera distinguir sus productos 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la misma característica propia de aquel mercado (papeles suaves) para competir con la actora.

IV.2.- La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, mencionó que sus marcas “SUAVE” tienen una protección especial al ser notorias y conformar lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado como una familia de marcas. Señaló que la marca cuestionada “SUAVIREND” reproduce totalmente la raíz o lexema de sus marcas previamente registradas “SUAVE”, lo cual, a su juicio, refleja el riesgo de confusión y/o asociación que se presenta entre ambos registros.

IV.3.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, sostuvo que las marcas opositoras “SUAVE” son débiles y, por lo tanto, tienden a perder algo de fuerza diferenciadora, de manera que la actora no puede pretender ostentar la exclusividad de dicha palabra cuando ella debe ser de libre utilización para otros agentes del mercado para promocionar sus productos o servicios. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que lo anterior se debe a que el consumidor, al observar en una marca el término “SUAVE” entenderá que el producto es liso, blando al tacto y sin tosquedad ni aspereza.

IV.4.- El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Mediante providencia de 28 de julio de 2023, se ordenó dar aplicación a la doctrina interpretativa del acto aclarado en los siguientes términos: “[…]

PRIMERO: DAR aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Con el fin de efectuar el análisis de la norma comunitaria que se requiere, se utilizarán para ello las interpretaciones prejudiciales 391-IP-2022 (artículo 136, literal a), ibidem), 49-IP2018 (artículo 136, literal h), ibidem) y 366- IP-2021 (artículo 136, literales a) y h), ibidem).

TERCERO: En firme el presente proveído, regrese el expediente al Despacho para continuar el trámite pertinente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 6562 de 17 de febrero de 2021, concedió el 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca mixta solicitada, “SUAVIREND”, a la sociedad JAPY CORP S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir “[…] Papel higiénico; pañuelos de bolsillo de papel; pañuelos de papel; pañuelos de papel; servilletas desechables de papel; servilletas de papel; toallas higiénicas de papel para las manos; toallas de papel; toallas de papel para las manos […]”, productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada “SUAVIREND” se asemeja a su familia de marcas previamente registradas y notorias “SUAVE”, generando así, a su juicio, riesgo de confusión y asociación en el mercado. Mencionó que la marca cuestionada “SUAVIREND” reproduce la palabra “SUAV”, contenida en sus registros previos “SUAVE”, de manera que se hace evidente la similitud ortográfica, fonética, visual y conceptual que se presenta entre éstas; y que la adición de la terminación “REND”, en la expresión solicitada, no es suficiente para diferenciarla de sus marcas registradas con anterioridad. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC señaló que las marcas opositoras están conformadas por la palabra “SUAVE”, de manera que éstas ostentan un carácter evocativo que tiene la capacidad de transmitir en la mente del consumidor la idea de suavidad en los productos que identifica, de manera que éstas son débiles y no pueden apropiarse exclusivamente de una palabra que puede ser utilizada por cualquier empresario para conformar sus marcas.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues alegó que el término “SUAVIREND” alude y/o evoca en la mente del consumidor las cualidades de suavidad y rendimiento, esto es, la mezcla de dos características; mientras que “SUAVE” apunta a la propiedad en sí misma de aquello que carece de dureza y es blando o liso al tacto, es decir, una propiedad de la que 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de ninguna marca puede adueñarse, especialmente, en una categoría de productos que claramente la tiene.

Manifestó que la palabra “SUAVE” consiste en una característica esencial de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva, máxime si se tiene en cuenta que existen más de 8 registros para la citada clase que contienen la partícula “SUAV”, por lo que resulta de uso común. Aseguró que el hecho de coincidir en la partícula “SUAV” no es suficiente para determinar que sean confundibles, en razón a que ese término evoca la característica de suavidad y, por lo tanto, cualquier marca puede incluir dicha expresión en su registro siempre y cuando cuente con un elemento adicional, como ocurre en este caso al contar con la terminación “REND”.

Bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, el Despacho sustanciador estimó que para el caso sub examine era dable remitirse a los pronunciamientos comunitarios rendidos en los procesos núms. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 391-IP-20228, 49-IP-20189 y 366-IP-202110,en los que se interpretó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3388 de 3 de octubre de 2018. 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5028 de 13 de agosto de 2021. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios11, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA12 11 391-IP-2022, 49-IP-2018 y 366-IP-2021. 12 Índice 2 del expediente digital. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SUAVE-DEC MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA13 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “SUAVIREND”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas mixtas, “SUAVE” y “SUAVE GOLD”, previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 13 Índice 2 del expediente digital. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios14 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 14 391-IP-2022, 49-IP-2018 y 366-IP-2021. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso: i) la palabra “SUAVE” resulta descriptiva para los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) la partícula “SUAV” resulta de uso común para los citados artículos, por lo que resultan inapropiables de manera exclusiva.

Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co excepcional dichos componentes, en cuyo caso deberá analizarse los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En ese sentido, para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala observa que la palabra “SUAVE”, que hace parte de las marcas previamente registradas, ha sido definida como15: “[…] 1. adj.

Liso y blando al tacto, sin tosquedad ni aspereza. […]”, de manera que sí describe una de las características esenciales de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, papel higiénico, toallas de papel, para las manos, para el aseo, pañuelos de bolsillo de papel, pañitos de mesa de papel, servilletas de papel, para el aseo, servilletas de papel para el tocador, servilletas de mesa de papel, entre otros.

Lo anterior, por cuanto la expresión “SUAVE”, en el caso bajo examen, responde a la pregunta ¿cómo es el producto?, dado que se tratarían de papeles higiénicos, toallas de papel o pañitos de mesa de papel que son lisas y blandas al tacto, sin tosquedad ni aspereza, de manera que el consumidor haría la relación directa en su mente de que dichos productos frente a la característica de suavidad al tacto.

Ahora, también se evidenció, en el caso sub examine, que en la página web de la entidad demandada16, a la fecha de expedición del 15 https://dle.rae.es/suave?m=form Consultado el 4 de septiembre de 2024. 16 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 4 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acto administrativo acusado, se encontraban registradas las siguientes marcas en la Clase 16 que contenían la expresión “SUAV”: MARCA TITULAR REG.

NÚM. ABSORSUAV (nominativa) PRODUCTOS FAMILIA S.A. 247285 SUTIX SUAVIDAD EXTREMA (mixta) GRANEX SAS 559395 NUBELL SUAVE RENDIDOR TRIPLE HOJA (mixta) MERCADERIA S.A.S 678781 MGT SUAVECITOS (mixta) MEGATOYS S.A.S. 583339 TECNOLOGIA SUAVITELA (nominativa) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 517804 ELITE MAXIMA SUAVIDAD (nominativa) SOFTYS S.A. 470967 Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “SUAV” es de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser “SUAVE” y “SUAV”, unas partículas, respectivamente, descriptiva y de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos descriptivos y usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente17: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos descriptivos y de uso común, como en este caso, “SUAVE” y “SUAV”, no pueden impedir la inclusión de dicha partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general.18 De conformidad con lo anterior, la Sala considera que las expresiones “SUAVE”, “SUAVE GOLD”, “SUAVE-DEC” y “SUAVIREND”, en su conjunto, son débiles al estar conformadas por palabras descriptivas 17 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 18 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y uso común para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras descriptiva y de uso común “SUAVE” y “SUAV” que forman parte de las marcas opositoras y cuestionada, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen de tal manera las marcas que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “SUAVE”, “SUAVE GOLD”, “SUAVE- DEC” y “SUAVIREND, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con terminaciones distintas, así como diferente extensión, secuencia vocálica, consonántica y vocálica, pues “SUAVIREND” está compuesta por 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una (1) palabra, tres (3) sílabas (SUA-VI-REND), nueve (9) letras, cinco (5) consonantes (S-V-R-N-D) y cuatro (4) vocales (U-A-I-E), mientras que “SUAVE” se conforma por una (1) palabra, dos (2) sílabas (SUA-VE), cinco (5) letras, dos (2) consonantes (S-V) y tres (3) vocales (U-A-E).

Igualmente, ocurre con las marcas previamente registradas “SUAVE GOLD” y “SUAVE-DEC”, ya que están compuestas, respectivamente, por:.-Dos (2) palabras, tres (3) sílabas (SUA-VE-GOLD), nueve (9) letras, cinco (5) consonantes (S-V-G-L-D) y cuatro (4) vocales (U-A- E-O); y.- Una (1) palabra, un guion (-), tres (3) sílabas (SUA-VE-DEC), ocho (8) letras, cuatro (4) consonantes (S-V-D-C) y cuatro (4) vocales (U-A-E-E);.

Cabe mencionar que la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo en su final, como lo es la partícula “REND”, genera una marca completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten partículas de uso común, como lo son “SUAV”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentran combinados en su terminación con una expresión diferente, “REND”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hacen registrable a la marca cuestionada “SUAVIREND”, frente a las marcas previamente registradas “SUAVE”, “SUAVE GOLD” y “SUAVE-DEC” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En otras palabras, la expresión “REND”, refuerza las diferencias entre las marcas en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”19, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan terminaciones diferentes. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: SUAVIREND - SUAVE - SUAVIREND - SUAVE – SUAVIREND - SUAVE SUAVIREND - SUAVE - SUAVIREND - SUAVE – SUAVIREND - SUAVE SUAVIREND - SUAVE - SUAVIREND - SUAVE – SUAVIREND - SUAVE SUAVIREND - SUAVE - SUAVIREND - SUAVE – SUAVIREND - SUAVE SUAVIREND - SUAVE GOLD- SUAVIREND - SUAVE GOLD SUAVIREND - SUAVE GOLD- SUAVIREND - SUAVE GOLD SUAVIREND - SUAVE GOLD- SUAVIREND - SUAVE GOLD SUAVIREND - SUAVE GOLD- SUAVIREND - SUAVE GOLD SUAVIREND – SUAVE-DEC - SUAVIREND - SUAVE-DEC SUAVIREND – SUAVE-DEC - SUAVIREND - SUAVE-DEC SUAVIREND – SUAVE-DEC - SUAVIREND - SUAVE-DEC SUAVIREND – SUAVE-DEC - SUAVIREND - SUAVE-DEC De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto y/o servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud ideológica la Sala estima que aunque la marca cuestionada “SUAVIREND” contiene las partículas “SUAVI” y “REND”, las cuales resultan evocativas de las palabras “SUAVIDAD” y “RENDIMENTO”, ésta debe tenerse como de fantasía ya que la unión de dichas partículas que forman la expresión “SUAVIREND” no cuentan con una definición propia en el lenguaje castellano. Por su parte, las marcas opositoras, “SUAVE”, como ya se dijo, significan: “[…] 1. adj.

Liso y blando al tacto, sin tosquedad ni aspereza. […]”. En cuanto a la marca “SUAVE GOLD”, la Sala estima que contiene el término “GOLD”, que se encuentra escrito en inglés y es traducido como “ORO”. Sin embargo, su traducción al castellano no es conocida por el consumidor promedio colombiano, razón por la cual debe tenerse como de fantasía. Igualmente, ocurre con la marca “SUAVE-DEC”, ya que la expresión “-DEC” carece de significado alguno. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala considera que al consistir la marca cuestionada y dos de las marcas opositoras en términos de fantasía, las marcas cotejadas no pueden cotejarse desde este aspecto.

Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las expresiones confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “SUAVIREND”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos y servicios que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, cabe señalar que la actora también adujo que las marcas previamente registradas pertenecen a una familia de marcas que contienen la expresión “SUAVE”.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “SUAVE”, en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., que funge en el presente proceso como actora. Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla20: EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA 9205861616 SUAVE 10 MAR. 2030 94019449 SUAVE 09 MAY. 2031 98018683 SEDITA ULTRASUAVE 22 SEPT. 2028 02021775 SUAVE PREMIUM GOLD 08 MAY. 2033 02021780 SUAVE GOURMET 08 MAR. 2033 02021781 SUAVE SINGLE 08 MAY. 2033 9228086316 SUAVE-DEC 18 SEPT. 20 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA 2028 99056867 PANUELITOS SUAVE (PANUELITOS IRA COMO EXPLICATIVA) 09 MAY. 2030 99056874 SUAVE 3 EN 1 30 ABR. 2034 97059725 SUAVE PREMIUM 30 JUN. 2028 97062355 SUAVE GOLD 18 JUN. 2028 9236273416 SUAVE ULTRASOFT 07 DIC. 2033 03082888 SUAVE (LAS DEMAS EXPRESIONES VAN COMO EXPLICATIVAS) 29 ABR. 2034 06006736 SUAVE PLATINUM 10 AGO. 2026 09004397 SUAVE GOLD 28 JUL. 2029 09004399 SUAVE GOLD GOURMET 28 JUL. 2029 07046704 SUAVE GOLD 3 EN 1 19 NOV. 2027 07046706 SUAVE GOLD 19 NOV. 2027 07087552 SUAVE, MÁXIMA SUAVIDAD 09 MAY. 2031 07095345 SUAVE GOURMET 31 MAR. 2028 09111742 SUAVE GOLD GOURMET 12 ABR. 2030 13256625 SUAVE GOLD 08 JUL. 2024 14017928 SUAVE GOLD 26 AGO. 2024 SD2017/0038279 SUAVE GOLD TRIPLE HOJA 12 ROLLOS 16 MAR. 2028 SD2017/0038298 SUAVE GOLD TRIPLE HOJA 12 16 MAR. 2028 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA ROLLOS SD2017/0062064 SUAVE GOLD 05 ABR. 2028 SD2018/0025332 SUAVE GOLD SOFT CARE 28 MAY. 2030 SD2018/0026058 SUAVE 22 AGO. 2029 SD2018/0045977 SUAVE GOLD 19 JUL. 2031 SD2018/0092006 SUAVE GOLD 18 MAR. 2031 SD2019/0074958 SUAVE ACTIVE CARE 09 JUN. 2030 SD2021/0012399 SUAVE ACTIVE CARE 13 SEPT. 2031 SD2021/0012532 SUAVE ACTIVE CARE 13 SEPT. 2031 SD2021/0012525 SUAVE ACTIVE CARE 13 SEPT. 2031 SD2021/0012522 SUAVE ACTIVE CARE 13 SEPT. 2031 SD2021/0012520 SUAVE ACTIVE CARE 31 AGO. 2031 SD2021/0012517 SUAVE ACTIVE CARE 31 AGO. 2031 SD2021/0037205 SUAVE ACTIVE CARE 11 ENE. 2032 SD2021/0065381 SUAVE GOLD SOFT CARE 14 MAR. 2032 SD2022/0074359 SUAVE ULTRA 09 MAY. 2033 Como se puede advertir, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “SUAVE”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien la combinación de las expresiones “SUAVE” hacen parte de una familia de marcas, también lo es que, como se determinó anteriormente, entre las marcas en conflicto no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión. Finalmente, en relación con el argumento de la actora referente a que sus marcas “SUAVE”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “SUAVIREND” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección21, cuando razonó así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se trasgredieron las normas 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca “SUAVIREND”, para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00895-00 Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de septiembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.