11001032400020170011700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: AZUL K S.A. TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA “AAK” DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y LAS MARCAS MIXTAS “AK”, “AK-1” y “AK MAX”, PREVIAMENTE REGISTRADAS, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN EN LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad AZUL K S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 39826 de 22 de junio de 2016, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase con 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extensión territorial", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2, y 88139 de 20 de diciembre de 2016, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 30 de abril de 2015 mediante solicitud de extensión territorial, la sociedad AAK AB (PUBL) solicitó el registro como marca del signo mixto “AAK”, para identificar productos comprendidos en las clases 1ª, 3ª, 4ª, 5ª y 293 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos en las referidas clases, respectivamente: “[…] Preparaciones químicas para la industria del papel; ácidos oleicos, aceites para curtir el cuero, aceites para endurecer el cuero, aceites para conservar alimentos, productos para conservar el caucho; preparaciones de análisis a base de aceite para el uso en laboratorio; preparaciones para ablandar a base de aceite, aceites vegetales, grasas, ceras y lípidos como materias primas para la industria química; aceites vegetales, grasas, ceras y lípidos como materias primas para la industria cosmética, la industria de la perfumería, la industria farmacéutica, así como en la industria de los suplementos dietéticos; aceites y grasas vegetales para la producción de preparaciones cosméticas, médicas y dietéticas. […]; […] Aceites vegetales, grasas, ceras y lípidos para productos cosméticos y de cuidado de la piel, así como para productos de limpieza y productos para el cuidado del cabello; aceites y grasas vegetales para perfumes […]; […] Aceites y grasas vegetales para uso industrial; grasas vegetales, lubricantes y aceites de corte; aceites hidráulicos vegetales; aceites para motosierras; emulsiones y concentrados de emulsiones a base de aceites vegetales para trabajar metales; aceites de penetración; combustibles vegetales para la iluminación; aceites, ceras grasas y lípidos para fabricar otros productos […]; […] Sustancias y productos alimenticios dietéticos (para uso médico); aceites y grasas para uso médicos y veterinario; aceites vegetales, grasas y lípidos para productos, preparaciones y sustancias médicas y veterinarias, así como para productos, preparaciones y sustancias alimenticias dietéticas (para uso médico)[…]; y […] Aceites y grasas comestibles; mantequilla de cacao, mantequilla de coco y crema de mantequilla; preparaciones y productos alimenticios dietéticos no medicinales; aceites y grasas vegetales (comestibles) para la industria alimentaria y para la industria de confitería; sustancias grasas para la fabricación de aceites y grasas comestibles […]“. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado únicamente respecto de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas mixtas “AK”;

“AK-1” y “AK MAX”, registradas previamente a su favor en la misma Clase. 3°: Que mediante la Resolución núm. 39826 de 22 de junio 2016, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada en la referida Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “AAK” para distinguir productos en las Clases 1ª, 3ª, 4ª, 5ª y 29 ibidem, a favor de la sociedad AAK AB (PUBL). 4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 88139 de 20 de diciembre de 2016, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto realizó un cotejo inadecuado de las marcas enfrentadas, pasando por alto las evidentes similitudes que impiden su coexistencia en el mercado. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la normatividad marcaria ha establecido que no procederá el registro de un signo como marca ante la: i) identidad o similitud con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero; e ii) identidad o similitud entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, por cuanto podría generarse riesgo de confusión o asociación. Estimó que, al aplicar las reglas establecidas para realizar el cotejo marcario entre marcas mixtas, es decir, enfrentándolas de manera sucesiva y no simultánea, sin fraccionarlas ni descomponerlas, se aprecia que las marcas enfrentadas son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético y conceptual.

Adujo que las marcas enfrentadas comparten el elemento denominativo “AK” y la única diferencia existente entre ellas es la adición de la vocal “A”, ubicada al inicio de la marca censurada, situación que no la hace distintiva, por cuanto una sola letra no es suficiente para individualizarla. Sostuvo que es propietaria de las marcas “AK”, “AK-1” y “AK MAX”, en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, conformando una familia de marcas, con un rasgo distintivo en común, esto es, la expresión “AK”, mediante la cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la concesión del registro de la marca “AAK” afecta sus intereses y derechos adquiridos respecto de su familia de marcas, pues el consumidor llegaría a pensar que los productos identificados con las marcas enfrentadas pertenecen al mismo fabricante o empresario.

Mencionó que las marcas “AK”, “AK-1” y “AK MAX”, se encuentran registradas para distinguir productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que la marca cuestionada “AAK”, identifica productos en la misma Clase, por lo que existe conexidad competitiva entre ellos, causando riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

Concluyó que la marca cuestionada, “AAK”, no es susceptible de coexistir de manera pacífica en el mercado con las marcas “AK”, “AK-1” y “AK MAX”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC solicitó que se desestimen las súplicas incoadas, por cuanto, a su juicio, la actora no expuso argumento alguno que desvirtué la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que las marcas enfrentadas poseen elementos adicionales disimiles; y aunque comparten las letras “A” y “K”, en su conjunto, “AK”, corresponde a una partícula de uso común en la referida Clase 3ª, lo cual no es suficiente para determinar que exista riesgo de confusión en el público consumidor.

Indicó que si bien las marcas cotejadas comparten algunos grafemas su impresión en conjunto es diferente ortográfica, visual y fonéticamente, lo que lleva a que el consumidor logre diferenciar los productos que cada una de ellas identifica. II.2. La sociedad AAK AB (PUBL), tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que no deseaba hacerse parte dentro del proceso de la referencia. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de octubre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1 La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que sus marcas son reproducidas en 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su totalidad por la marca cuestionada, pues emplea letras ubicadas en la misma posición, con un sonido y cadencia idéntico.

Aseguró que independientemente de que la marca cuestionada tenga un tipo de letra que no es especial, tal situación no le aporta la distintividad y el reconocimiento necesario para incursionar en el mercado. Indicó que los productos que distingue la marca cuestionada son los mismos que identifican sus marcas en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre estos, elementos para el cabello y aceites y grasas vegetales para perfumes.

IV.-2 La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y aseguró que las marcas enfrentadas son de fantasía, lo que significa que no tienen un significado conocido, razón por la que se debe ofrecer el mayor grado de protección en su registro. Manifestó que las marcas enfrentadas analizadas en su conjunto no resultan confundibles, en la medida en que cada una está formada por elementos nominativos y gráficos propios que permiten su individualización en el mercado. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3 En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; 7 Proceso 206-IP-2020. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 3. Familia de marcas […] 3.2 Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.

Conexión competitiva entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 4.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 39826 de 22 de junio y 88139 de 20 de diciembre de 2016, concedió el registro de la marca mixta “AAK”, a la sociedad AAK AB (PUBL), para amparar los siguientes productos de las clases 1ª, 3ª, 4ª, 5ª y 29ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Preparaciones químicas para la industria del papel; ácidos oleicos, aceites para curtir el cuero, aceites para endurecer el cuero, aceites para conservar alimentos, productos para conservar el caucho; preparaciones de análisis a base de aceite para el uso en laboratorio; preparaciones para ablandar a base de aceite, aceites vegetales, grasas, ceras y lípidos como materias primas para la industria química; aceites vegetales, grasas, ceras y lípidos como materias primas para la industria cosmética, la industria de la perfumería, la industria farmacéutica, así como en la industria de los suplementos dietéticos; aceites y grasas vegetales para la producción de preparaciones cosméticas, médicas y dietéticas. […]; […] Aceites vegetales, grasas, ceras y lípidos para productos cosméticos y de cuidado de la piel, así como para productos de limpieza y productos para el cuidado del cabello; aceites y grasas vegetales para perfumes […]; […] Aceites y grasas vegetales para uso industrial; grasas vegetales, lubricantes y aceites de corte; aceites hidráulicos vegetales; aceites para motosierras; emulsiones y concentrados de emulsiones a base de aceites vegetales 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para trabajar metales; aceites de penetración; combustibles vegetales para la iluminación; aceites, ceras grasas y lípidos para fabricar otros productos […]; […] Sustancias y productos alimenticios dietéticos (para uso médico); aceites y grasas para uso médicos y veterinario; aceites vegetales, grasas y lípidos para productos, preparaciones y sustancias médicas y veterinarias, así como para productos, preparaciones y sustancias alimenticias dietéticas (para uso médico)[…]; y […] Aceites y grasas comestibles; mantequilla de cacao, mantequilla de coco y crema de mantequilla; preparaciones y productos alimenticios dietéticos no medicinales; aceites y grasas vegetales (comestibles) para la industria alimentaria y para la industria de confitería; sustancias grasas para la fabricación de aceites y grasas comestibles […]“.

Al respecto, la demandante alegó que las marcas enfrentadas comparten el elemento denominativo “AK” y que la única diferencia existente entre ellas es la adición de la vocal “A”, ubicada al inicio de la expresión censurada, situación que no la hace distintiva, por cuanto una sola letra no es suficiente para individualizarla. Sostuvo que es propietaria de las marcas “AK”, “AK-1” y “AK MAX”, en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, conformando una familia de marcas, con un rasgo distintivo en común, esto es, la 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresión “AK”, mediante la cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

Por su parte, la SIC señaló que las marcas enfrentadas poseen elementos adicionales disimiles; y aunque comparten las letras “A” y “K”, en su conjunto, “AK”, corresponde a una partícula de uso común en la referida Clase 3ª, lo cual no es suficiente para determinar que exista riesgo de confusión en el público consumidor. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 1518 “[…] Por ser pertinente […]” y “[…] por ser materia de discusión la conexión entre productos […]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] 8 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA9 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS10 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “AAK”, como lo es la cuestionada del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con una marcas mixtas "AK", “AK-1” y “AK MAX”, que son las previamente registradas a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo 9 Folio 23 del cuaderno núm.1 10 Folio 23 del cuaderno núm. 1. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un prestador por su denominación y no por la descripción de aquellas.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos o servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al argumento de la SIC respecto a que la expresión “AK” es de uso común y, por ende, débil para amparar servicios en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “AK”, que hace parte de las marcas enfrentadas es de uso común respecto de los productos de la Clase 3ª, que identifican.

Al respecto, al revisar los registros marcarios de la SIC11 la Sala no observa que la expresión “AK” sea un término de uso común en las marcas registradas para amparar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto.

Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “AAK” y las marcas opositoras “AK”, “AK-1” y “AK MAX”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que están compuestas, dentro de su 11 https://sipi.sic.gov.co, consultado el 3 de octubre de 2023. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estructura, por dos (2) letras idénticas; y que la única diferencia radica en la adición de la vocal “A” en el inicio de la marca censurada, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas, “AK”, AK-1” y “AK MAX”.

Ahora, si bien es cierto que la marca cuestionada “AAK” cuenta, en su conjunto, con una vocal adicional en su inicio, a diferencia de la previamente registrada, “AK”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso teniendo en cuenta que contienen similar estructura e identidad de palabras, así como igual raíz (“A”) y terminación (“K”), lo que lleva a que la marca cuestionada “(AAK)” no sea suficientemente distintiva y diferente a la previamente registrada “AK”.

De igual manera ocurre con las marcas opositoras, “AK-1” y “AK MAX”, por cuanto la marca cuestionada reproduce el elemento denominativo “AK”, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión en cada una de estas partículas “A”; “1” y “MAX”, las cuales no las hacen diferenciables. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202012, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por ello, la Sala estima que en el caso bajo examen la marca cuestionada “AAK” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficiente distintividad para diferenciarla de las marcas opositoras, “AK”, “AK-1” y “AK MAX”.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es muy similar, debido a que coinciden en la denominación “AK”, siendo este el elemento principal de las marcas enfrentadas; y aunque en la marca cuestionada en su conjunto y/o estructura varíe por la adición en su inicio con la letra “A”, ello no resulta ser una variación determinante, habida cuenta que únicamente alarga la pronunciación del inicio, pero en todo caso sonando exactamente igual como “ACA”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: AAK - AK - AAK - AK - AAK – AK AAK - AK - AAK - AK - AAK – AK AAK - AK - AAK - AK - AAK – AK AAK - AK - AAK - AK - AAK – AK AAK – AK-1 - AAK – AK-1 - AAK – AK-1 AAK – AK-1- AAK – AK-1 - AAK – AK-1 AAK – AK-1 - AAK – AK-1 - AAK – AK-1 AAK – AK-1 - AAK – AK-1 - AAK – AK-1 AAK – AK MAX - AAK - AK MAX - AAK - AK MAX 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co AAK - AK MAX - AAK - AK MAX - AAK - AK MAX AAK - AK MAX - AAK - AK MAX - AAK - AK MAX AAK - AK MAX- AAK - AK MAX - AAK - AK MAX Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que no es dable comparar las marcas enfrentadas, “AAK”, “AK”, “AK- 1” y “AK MAX”, desde este aspecto, en la medida en que corresponden a expresiones de fantasía las que carecen de significado propio en el lenguaje castellano. Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión en el consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201813 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la marca mixta cuestionada “AAK” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 3ª: “[…] Aceites vegetales, grasas, ceras y lípidos para productos cosméticos y de cuidado de la piel, así como para productos de limpieza y productos para el cuidado del cabello; aceites y grasas vegetales para perfumes […]”.

Por su parte, las marcas mixtas previamente registradas “AK", “AK-1” y “AK MAX” distinguen los siguientes productos de la misma Clase 3ª: “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […]. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica la marca cuestionada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distinguen las marcas opositoras en la misma Clase, además de que pertenecen a la misma Clase del nomenclátor, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al cuidado personal y de belleza y son empleados para uso humano en general; dichos productos comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, por cuanto suelen ser expendidos en tiendas o almacenes y se promocionan a través de las revistas, prensa, radio, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.

Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co AAK AB (PUBL), tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son productores relacionados económicamente. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201514, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas mixtas previamente registradas, “AK”, “AK-1” y “AK MAX”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales15: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso, se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Cabe señalar que, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201616, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con 15 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellas, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad parcial de los actos acusados, bajo el entendido que la nulidad solo se recae frente a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de conceder el registro como marca del signo mixto “AAK”, para distinguir productos comprendidos únicamente en la Clase 3ª de la clasificación internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora PAOLA ANDREA MARIÑO RODRÍGUEZ, como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 56 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A: 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de las resoluciones núms. 39826 de 22 de junio y 88139 de 20 de diciembre de 2016, mediante las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, concedió el registro como marca del signo mixto “AAK”, para distinguir productos comprendidos únicamente en la Clase 3ª de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cancelar la inscripción parcial del certificado de registro núm. 549371, asignado a la marca “AAK”, para distinguir productos únicamente de la Clase 3ª de la clasificación internacional de Niza.

TERCERO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00117-00 Actora: AZUL K S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTO: TENER a la doctora PAOLA ANDREA MARIÑO RODRÍGUEZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 56 del expediente digital.

SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 20 de octubre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.