CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001-0324-000-2014-00516-00 Actor: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: EVONIK GOLDSCHMIDT GMBHA Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad SANOFI en contra de la Resolución No. 32843 del 27 de mayo de 2014, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «ABIL» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad EVONIK GOLDSCHMIDT GMBHA. 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad SANOFI, obrando en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se efectúan las siguientes declaraciones y condenas2: «[…] PRIMERA: Que DECLARE la NULIDAD de la Resolución No. 32843 del 27 de mayo de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, tramitada dentro del Expediente Administrativo No. 13- 167489.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio la CANCELACIÓN del registro y 1 El 20 de agosto de 2014 (folios 1 a 68 del expediente ordinario de la referencia). 2 Folio 40 de la causa ordinaria. 2 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio certificado de la marca ABIL (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la Clase 1 Internacional.
TERCERA: Que se ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]». (negrillas por fuera de texto). 1.2. Los hechos3 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que el día 15 de julio de 2013 la sociedad EVONIK GOLDSCHMIDT GMBHA presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca «ABIL» (nominativa), para amparar productos incluidos en la clase 1ª del nomenclátor internacional. 3.
Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto de la Gaceta de la Propiedad No. 672 del 31 de julio de 2013, la sociedad SANOFI presentó escrito de oposición, basado en las evidentes similitudes existentes entre la marca solicitada y la marca de su propiedad «ABILE» (nominativa), previamente registrada en la clase 5ª Internacional. 4.
Señaló que, mediante la Resolución No. 82997 del 20 de diciembre de 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad SANOFI y, en consecuencia, negó el registro comercial de la marca «ABIL» (nominativa) para amparar productos previstos en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.
Adujo que el día 6 de febrero de 2014, la sociedad EVONIK GOLDSCHMIDT GMBHA presentó de manera oportuna recurso de apelación en contra de la Resolución No. 82997 del 20 de diciembre de 2013, arriba referida. 6. Finalmente, relató que mediante la Resolución No. 32843 del 27 de mayo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió revocar la decisión contenida en la Resolución No. 82997 del 20 de diciembre de 2013 y, en consecuencia, concedió el registro de la marca comercial «ABIL» (nominativa) para identificar productos amparados en la clase 1ª del nomenclátor internacional y en favor de la sociedad EVONIK GOLDSCHMIDT GMBHA. 1.3.
Fundamentos de derecho y concepto de violación4 7. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) vulneró los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. 3 Folios 36 a 39 del cuaderno principal. 4 Folios 41 a 63 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2014-00516-00. 3 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 8.
Sostuvo que, en el presente caso, con el acto administrativo acusado se desconoció el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, como quiera que, en las marcas confrontadas «ABIL» (nominativa) y «ABILE» (nominativa), confluyen evidentes semejanzas de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual que generan riesgo de confusión o asociación. 9.
Adujo que: «[ ] la marca «ABIL» (nominativa) reproduce en un 90% la marca previamente registrada «ABILE» (nominativa), sin que existan elementos que le otorguen distintividad; aunado a ello que ambas marcas son eminentemente nominativas, situación que resalta la carencia de características adicionales a las palabras en las que se pudiera apalancar la distintividad del signo “ABIL” [ ]». 10.
Anotó que las marcas en conflicto coinciden en la palabra “ABIL”, y la diferencia radica únicamente en la letra “E”, la cual es adicionada por la marca previamente registrada, lo que no genera las diferencias suficientes. Agregó que el consumidor medio frente a la carencia de distintividad creerá que la marca atacada es una nueva versión de la marca «ABILE» (nominativa) o pasará por alto la letra “E”, teniendo en cuenta que al conectarse con la consonante “L”, tiene un sonido similar a aquel que se produce cuando no está la vocal “E”. 11.
Esgrimió que dichas coincidencias ortográficas y fonéticas generan riesgo de asociación en lo que respecta al origen empresarial de los productos; por lo tanto, el consumidor puede pensar que las marcas comparten igual fuente corporativa o que están de alguna forma vinculadas, cuando en realidad no lo están. 12. Resaltó que: «[ ] los productos identificados con las marcas confrontadas, pertenecen a clases diferentes, pero no por ello dejan de estar íntimamente ligados; esto por cuanto los ingredientes químicos y las sustancias auxiliares químicas, corresponden, en esencia, a todas aquellas a través de las cuales se obtiene el producto farmacéutico final [ ]». 13.
Argumentó, finalmente, que: «[ ] La marca solicitada «ABIL» (nominativa) carece de distintividad (art. 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000) por la confluencia de elementos que la hacen similarmente confundible con la marca previamente registrada «ABILE» (nominativa), tornando a todas luces la primera en irregistrable [ ]».
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Superintendencia de Industria y Comercio5 14. La apoderada judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas 5 Folios 81 a 100 de la causa ordinaria. 4 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues el mismo se ajustó y fundamentó plenamente a derecho y a lo establecido en las normas comunitarias. 15.
Advirtió que, al no existir entre los signos en disputa similitudes de tipo visual, ortográfico, fonético y conceptual susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación para el consumidor, así como tampoco conexidad competitiva entre los productos distinguidos por cada signo, ciertamente no se presenta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 16.
Afirmó que: «[ ] la ausencia de riesgo de confusión permite que los signos coexistan pacíficamente en el mercado, en la medida en que NO colocarán al consumidor en situación de error, ni le limitaran su capacidad de decisión de ninguna forma; por el contrario, este será capaz de elegir libremente el producto que desea para satisfacer cada una de sus necesidades específicas [ ]». 17.
Mencionó, de igual forma, que las consideraciones efectuadas por el apoderado de la sociedad demandante (SANOFI) carecen de fundamento factico y legal, en la medida en que la marca concedida, esto es «ABIL» (nominativa), cuenta con un alto grado de distintividad por ser de tipo fantasioso; permitiendo que el consumidor la diferencie de otras dentro del mercado de la clase 1 internacional. 18.
Finalmente, destacó que: «[ ] Es evidente, entonces, que no existe violación alguna al artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, ya que la supuesta falta de distintividad de la marca concedida y objeto de controversia no es real, en el caso de autos [ ]». 2.2. Intervención del Tercero Interesado – Sociedad EVONIK GOLDSCHMIDT GMBHA 19.
La sociedad EVONIK GOLDSCHMIDT GMBHA, tercera interesada, no intervino en esta etapa procesal y optó por guardar silencio6.
3. AUDIENCIA INICIAL 20. Conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el día 17 de junio de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial7, a la cual asistió la sociedad SANOFI como parte demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como entidad demandada, y el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa por el Ministerio Público8.
Por su parte, la sociedad EVONIK GOLDSCHMIDT GMBHA como tercera con interés directo en las resultas del proceso y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistieron a la audiencia. 6 Folio 102 del expediente ordinario de la referencia. 7 Folios 110 a 117 del plenario ordinario. 8 Doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro. 5 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 21.
En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, oportunidad en la que se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486. 22. Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: “El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si con la expedición de la Resolución 32843 de 23 de mayo de 2014 por medio de la cual se revocó la Resolución 82997 de 20 de diciembre de 2013 que declaró fundada la oposición presentada por la actora frente a la solicitud de registro de la marca ABIL (nominativa), se quebrantaron los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, por considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó en forma errónea el examen de registrabilidad de la marca antes referida, al considerar que omitió las similitudes visuales, ortográficas y fonéticas con la marca ABILE (nominativa), así como la conexidad competitiva de los productos que aquellas identifican.
Se hace la claridad que la marca es registrada por la sociedad SANOFI y no por la sociedad EVONIK”. (Se destaca) 23. En lo relacionado a la fijación del litigio las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 24. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendría como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones. 25.
Teniendo en cuenta que las pruebas aportadas dentro del proceso son de carácter documental, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPCA. 26. Se señaló que, una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 27.
Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 438-IP-2017 de fecha 14 de diciembre de 20189, en la que expuso las reglas y 9 Folios 156 a 167 del expediente ordinario. 6 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se abstuvo de llevar a cabo la interpretación del artículo 135 literal b) de la misma normativa, al no ser parte de la controversia la distintividad intrínseca del signo objeto de debate. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, arribó a las siguientes conclusiones: […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos ABIL (denominativo) y ABILE (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: (…) 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ABIL (denominativo) y la marca ABILE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.
(…) 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entra el signo solicitado ABIL (denominativo) y la marca ABILE (denominativa). 3. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 3.1.
Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.
(…) 7 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (Intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […].
(Negrillas por fuera del texto original)
5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 29. Mediante auto de 22 de junio de 201910, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante11 y la demandada12, reiteraron los argumentos presentados en la demanda ordinaria incoada y en la respectiva contestación. Por su parte, el tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal13.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia 30. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia, en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 de 201114 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019. 6.2. El problema jurídico 31. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad SANOFI en contra de la Resolución No. 32843 del 27 de mayo de 2014, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «ABIL» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad EVONIK GOLDSCHMIDT GMBHA. 32.
La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca solicitada «ABIL» (nominativa) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación y confusión con la marca «ABILE» (nominativa) previamente registrada por la sociedad SANOFI. 6.3. Causales de irregistrabilidad 33.
En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó que, para efectos de resolver el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, norma cuyo tenor literal es el siguiente: 10 Folio 168 del expediente ordinario de la referencia. 11 Folios 175 a 178 del plenario ordinario. 12 Folios 179 a 190 de la causa ordinaria. 13 Folio 191 del expediente. 14 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 8 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 6.4.
Caso concreto 34. Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «ABILE» (nominativa), identificada con el registro marcario No. 441550, en la clase 5ª, otorgada a favor de la sociedad demandante SANOFI -y la cual fue objeto de la oposición-, se encuentra caducada. 35.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 01 de marzo de 202215, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, debiendo resaltarse que dentro del periodo de gracia no se solicitó su renovación, por lo que la SIC determinó que estaba caducado. 36. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 8 de junio de 2023 ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «ABILE» (nominativa).
En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el día 27 de junio de 2023, conforme con el cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 15 Certificado de registro No. 441550. 9 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Registro No. 441550: 37.
Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal. Reza la norma: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]». 38.
Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.
(…) La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.». (se destaca) 10 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 39. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 8 de junio de 2023, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 441550, correspondiente a la marca nominativa «ABILE», cuyo titular es la sociedad SANOFI, demandante en el presente proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.
Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito el 24 de agosto de 2020 entre el Consejo de Estado.
Una vez efectuado lo anterior, dicha documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa […]». 40. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 41.
En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 11 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 42.
Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 43.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» 44.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 45. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 46.
Nótese que, para efectos de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, pierden sustento los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional. 47.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 12 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 48.
En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro No. 441550 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad SANOFI, dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 49. Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (sociedad EVONIK GOLDSCHMIDT GMBHA), el registro de la marca «ABIL» (nominativa). 50.
En este contexto, se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201916, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(destacado y subrayado fuera de texto). 51. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular -en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos-, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya17. 52.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 17 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 13 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que deba ser protegido. 53.
En tal sentido, esta Sala de Decisión18, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
(…) […]». (destacado fuera de texto) 54. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202019, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.
Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.
(Negrillas de la Sala) 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020.
C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 55. En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 56.
Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 7. Conclusión 57. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que caducó el registro No. 441550 de la marca «ABILE» (nominativa), por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. 15 Radicación: 11001-0324-000-2014-00516-00 Demandante: SANOFI Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Aclara voto ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20)