CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020200007200 Demandante: C.I Energía Solar Windows S.A. S - E.S Windows Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Laminados y Blindados S.A. Asunto: Cotejo entre marcas mixtas y nominativas.
Prevalencia del elemento nominativo en marcas mixtas. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala, decide, en única instancia, la demanda presentada por C.I Energía Solar Windows S.A. S - E.S Windows contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 41478 de 13 de julio de 2017 y 44264 de 9 de septiembre de 2019.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. C.I Energía Solar Windows S.A. S - E.S Windows, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 22 a 23. 2 Cfr. Folios 2 a 21 2 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms 41478 de 13 de julio de 2017, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos; y 44264 de 9 de septiembre de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa ENERGYGLASS que identifica productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Laminados y Blindados S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 1. Declarar la NULIDAD de la Resolución No. 41.478 de 13 de julio de 2017, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. SD2016/0056965 de dicha Entidad, mediante la cual declaró infundada la oposición interpuesta por C.I ENERGIA SOLAR WINDOWS S.A. S. E.S. WINDOWS y concedió el registro de la marca "ENERGYGLASS" (Nominativa) para la identificación de los productos y servicios contenidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza; 2.
Declarar la NULIDAD de la Resolución 44.264 de 9 de septiembre de 2019, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del mismo expediente, mediante la cual se confirmó en su integridad la decisión adoptada en la Resolución No. 41.478 de 13 de julio de 2017; 3. Como consecuencia de lo anterior, se sirva ordenar la cancelación del Certificado de Registro de Marca No. 626886, que se asignó al registro de la marca "ENERGYGLASS", para la identificación de servicios comprendidos en la clase 19 Internacional, con base en la Resolución 44.264 de 9 de septiembre de 2019. […]”.
Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Cfr. Folio 18. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 4.1.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó el registro como marca del signo nominativo ENERGYGLASS para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm.787, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas mixtas ENERGIA SOLAR y C.I. ENERGÍA SOLAR S.A. ESWINDOWS que identifican productos y servicios de las clases 6, 19 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.
El Director de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 41478 de 13 de julio de 2017, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa ENERGYGLASS para identificar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 41478 de 13 de julio de 2017. 4.5.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 44264 de 9 de septiembre de 2019, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 41478 de 13 de julio de 2017. Norma violada 5. La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 5.1 El literal a) del artículo 136 la Decisión 486 de 2000.
Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 4 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 6.1. La parte demandada, con la expedición de los actos acusados, vulneró el ordenamiento jurídico toda vez que: i) desconoció lo regulado por las normas nacionales y comunitarias, así como como lo expuestos en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación al alcance del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; y ii) desconoce las reglas del cotejo marcario con que ha de valorarse la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión. 6.2.
Desde el punto de vista ortográfico, las marcas en conflicto tienen evidente similitud porque la expresión ENERGYGLASS se encuentra prácticamente en su totalidad dentro de la denominación ENERGIA SOLAR, en especial, si se tiene en cuenta que no es otra cosa que es una evidente conjunción de los elementos más distintivos de la marca opositora. 6.3.
Desde el punto de vista fonético, las marcas cotejadas, al ser pronunciadas, generan un sonido similar en virtud de a la identidad de sus estructuras gramaticales y la coincidencia ortográfica de la partícula inicial de las expresiones. 6.4. En lo relacionado con el aspecto ideológico, debido a las semejanzas advertidas entre las marcas en conflicto, el consumidor medio de los productos amparados por estas considerara que el concepto emanado de una u otra marca es el mismo, o bien, que los conceptos subyacentes fueron instaurados para identificar productos con el mismo origen empresarial. 6.5.
Es innegable que lo pretendido por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con el registro de la marca ENERGYGLAAS, es hacer una analogía con las marcas ENERGIA SOLAR y C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS, para aprovecharse de la confusión indirecta que se evidencia bajo el criterio de la confundibilidad conceptual. 6.6.
Respecto de la conexión competitiva, los productos que hacen parte de las marcas cotejadas se encuentran en la misma clase y son similares. Asimismo, los servicios de la marca de la parte demandante y los productos de la marca concedida son complementarios. Contestación de la demanda 5 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 Parte demandada 7.
La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. El contenido de los actos acusados no incurre en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. 7.2. La parte demandante olvida la excepción jurisprudencialmente establecida, según la cual la regla de cotejo marcario, por la cual debe analizarse el signo distintivo en conjunto sin descomponerlo, no debe aplicarse cuando la marca está conformada por un vocablo genérico o de uso común, el cual no debe tenerse en cuenta en el cotejo marcario. 7.3.
Las marcas en conflicto cuentan con la raíz de uso común “ENERGIA” que, tal y como se advirtió, es inapropiable por ser de uso común de acuerdo con el tipo de productos que reivindican. Por lo anterior, en el cotejo marcario para determinar si existe un riesgo de confusión o asociación para el consumidor entre las marcas ENERGYGLASS y ENERGIA C.I. ENERGÍA SOLAR S.A. ESWINDOWS (Mixta), ENERGÍA SOLAR, no es procedente tener en cuenta el vocablo “ENERGIA”. 7.4.
El cotejo marcario debe entonces realizarse entre los componentes de la marca que no correspondan al vocablo genérico o de uso común, es decir, en el presente caso la comparación no debe realizarse entre los términos ENERGYGLASS y ENERGIA C.I. ENERGÍA SOLAR S.A. ESWINDOWS, ENERGÍA SOLAR sino entre los vocablos “GLASS” y “C.I. /SOLAR S.A./ ESWINDOWS y SOLAR”. 7.5.
Si se realiza la comparación entre los vocablos anteriormente mencionados, se llega a la conclusión que no existe similitud entre estos y por lo tanto se descarta un riesgo de confusión para el consumidor, teniendo como consecuencia la legalidad de las resoluciones demandadas respecto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 5 Actuando por intermedio de apoderado. 6 Cfr. Índice 21 del aplicativo web “SAMAI”. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 7.6.
Al efectuarse el análisis de las marcas teniendo en cuenta, para cada una, el vocablo ENERGIA, es decir realizado el cotejo marcario de las marcas ENERGYGLASS y C.I.ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS y ENERGIA SOLAR, en su conjunto, debe concluirse que no existe riesgo de confusión entre las marcas, aunque estas comparten la palabra ENERGIA, pues las demás palabras que la acompañan, esto es GLASS y C.I.-SOLAR- SA- ESWINDOWS otorgan la distintividad requerida para identificar los productos y servicios en el mercado, pues, como quedó demostrado, los vocablos que acompañan las marcas difieren totalmente uno del otro y corresponden a la sílaba tónica de la palabra, agregando, además, que el término ENERGIA es de uso común. 7.7.
Ahora bien, habiéndose demostrado que las marcas cotejadas son disímiles, se hace improcedente, en el presente caso, realizar el estudio de relación entre productos y servicios amparados por éstas, pues con tal estudio se busca determinar, en aquellos eventos en que se presentan marcas con un grado de similitud y que por lo tanto presentan riesgo de confundibilidad, si pueden coexistir o no en el mercado.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal7. Procedencia de la sentencia anticipada 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de abril de 20248: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 20119 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; ii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias Interpretación Prejudicial 7 Cfr. Índice 28 del aplicativo web “SAMAI”. 8 Cfr. Índice 39 del aplicativo web “SAMAI”. 9 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 10.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de septiembre de 202410: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial11: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 111-IP- 2019, 208-IP-2020, 391-IP-2022, 344-IP-2022, 221-IP-2019 y 04-IP-2020, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.1.
La parte demandante12 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 10.2. La parte demandada13 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 10.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso14 no se pronunció en este momento procesal. Concepto del Ministerio Público 11. El Agente del Ministerio Público15 rindió concepto en los siguientes términos: 11.1.
Desde el punto de vista fonético, se considera que las expresiones “ENERGYGLASS”, “C.I. ENERGÍA SOLAR S.A” y “ENERGÍA SOLAR”, hacen uso 10 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 12 Cfr. Índice 51 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice núm. 49 aplicativo web SAMAI 8 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 de prefijos y sufijos que sugieren las características de los productos y servicios que amparan, pero al ser pronunciados en su conjunto generan una sonoridad diferente. 11.2.
Desde el punto de vista ideológico, la marca solicitada a registro cuenta la fuerza distintiva necesaria para ser registrada, pues es nominativa y las marcas opositoras son de naturaleza mixta, contado con elementos como el denominativo y gráfico, haciendo que marca solicitada a registro pueda ser individualizada y convivir en el mercado pacíficamente sin generar riesgo de confusión en los consumidores. 11.3.
Desde el punto de vista ortográfico, el signo solicitado a registro ENERGYGLASS es naturaleza nominativa y las marcas registradas “C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS” y ENERGIA SOLAR”, son de naturaleza mixta, que al ser analizadas en su conjunto no causan riesgo de confusión y/o asociación, pues a pesar de compartir la palabra de uso común “ENERGIA”, las demás expresiones que los acompañan como son: GLASS y C.I. SOLAR S.A. ESWINDOWS, permiten individualizar la marca en el mercado sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 11.4.
Como conclusión, en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la parte actora no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. II. CONSIDERACIONES 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 Competencia 13.
Vistos: i) el artículo 14916 numeral 8º. de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201917, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.
Los actos acusados 15. Los actos acusados son los siguientes: 15.1. La Resolución núm. 41478 de 13 de julio de 2017, mediante la cual el Director de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa ENERGYGLASS para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.2.
La Resolución núm. 44264 de 9 de septiembre de 2019, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la Resolución núm. 41478 de 13 de julio de 2017. El problema jurídico 16. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales, determinar: 16.1.
Si las resoluciones si las resoluciones núms. 41478 de 13 de julio de 2018 y 44264 de 9 de septiembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de 16 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 17 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa ENERGYGLASS que identifica productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 16.2.
En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión y/o asociación entre la marca nominativa ENERGYGLASS que identifica productos de la Clase19 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas: i) mixta C.I ENERGÍA SOLAR S.A. ESWINDOWS que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; y ii) mixtas ENERGÍA SOLAR que identifican productos de las clases 6 y 19 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; cuyo titular es la parte demandante. 17.
La Sala precisa que la parte demandante invocó como vulnerado el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo el cual el análisis se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el mencionado literal a). 18. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena18, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 18 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200019 de la Comisión de la Comunidad Andina20.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina21 20. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina22 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 21.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 19 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 20 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 21 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 22 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 22.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 23.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 24.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 25. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 26.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 Interpretaciones Prejudiciales Núms. 111-IP-2019 de 29 de julio de 202023, 208-IP-2020 de 4 de marzo de 202124, 391-IP-2022 de 13 de marzo de 202325 y 344-IP-2022 de 11 de abril de 202326,221-IP-2019 de 11 de diciembre de 202027 y 04-IP-202028. 27.
La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante. 28. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200029: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los 23 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4057 de 28 de agosto de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 24 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la ppágina web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 27 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4130 de 15 de diciembre de 2020. 28 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4321 del 7 de septiembre de 2021. 29 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 14 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza […] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.
Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”.
Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 29. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 30.
Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca 15 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 31.
De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 32. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: Marca concedida mediante los actos acusados MARCA NOMINATIVA ENERGYGLASS30 Certificado núm. 626886 Clase 19: “vidrio absorbente de rayos infrarrojos para construcción; vidrio aislante; vidrio aislante para la construcción; vidrio alabastrino; vidrio armado; vidrio de construcción; vidrio de construcción laminado que incorpora una película de cristal líquido; vidrio de protección contra el calor para la construcción; vidrio de seguridad arquitectónico; vidrio de seguridad para edificios; vidrio de seguridad para la construcción; vidrio de seguridad para su uso en la construcción; vidrio decorativo para construcción; vidrio en capas; vidrio en forma de lámina para su uso en puertas; vidrio en forma de lámina para su uso en ventanas; vidrio en láminas para su uso en construcción; vidrio flotado para construcciones; vidrio laminado arquitectónico; vidrio laminado coloreado para la construcción; vidrio laminado para la construcción con finos conductores eléctricos incorporados; vidrio luminoso para construcción; vidrio multicelular para construcción; vidrio para la construcción; vidrio para ventanas, excepto vidrio para ventanillas de vehículos; vidrio para vidrieras; vidrio plano laminado para la construcción; vidrio plano para la construcción; vidrio reflectante de rayos infrarrojos para su uso en la construcción; vidrio reflectante del calor para la construcción; vidrio reforzado para la construcción; vidrio templado para la construcción; vidrio templado para su uso en construcción; vidrio termoaislante para su uso en la construcción; vidrio tintado para su uso en construcción; vidrio transparente para fines de construcción.” Marcas mixtas previamente registradas MARCA MIXTA 30Cfr. Folio 36 16 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 ENERGIA SOLAR31 Certificado núm. 203839 Clase 6: “metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases productos comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.” MARCA MIXTA ENERGIA SOLAR32 Certificado núm. 203855 Clase 19: “productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, productos de madera semielaborada, madera contrachapada, productos de vidrio para la construcción, así como también, contramarcos de ventanas no metálicos, marcos no metálicos, guarniciones de ventanas no metálicas, pasadores no metálicos para ventana, ventanas no metálicas, ventanillos no metálicas, viguetas no metálicas, vallas no metálicas, uniones de cables, tuberías no metálicas, abrazadoras no metálicas para tuberías, conexiones de tubos no metálicos, tubos no metálicos, portillos giratorios, techados no metálicos, tejas no metálicas, ruedecillas.. no metálicas para muebles, ventanas y puertas, uniones de rieles no metálicas ferretería no metálica, persianas, cables e hilos no metálicos, cerrajería, cajas de caudales grandes y portátiles.” MARCA MIXTA C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS 33 31Cfr. Folio 36 32Cfr. ibidem 33Cfr. ibidem 17 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 Certificado núm. 369297 Clase 37: “construcción; reparación; servicios de instalación” 33.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas y marcas nominativas. 34. La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.
Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 35. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 36.
Esta Sección34, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”35. 37.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”36. 38.
El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”37. 39. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa ENERGYGLASS concedida para identificar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 40.
Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022: “[…] Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad 34 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 37 Ibidem. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.
Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.
El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto. […]”. 41.
La Sala, tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP- 2022, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición, esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. […]”. 42.
Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre unas marcas mixtas y una nominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 43.
En este sentido, la Sala considera que, observando la marca nominativa concedida y las marcas mixtas previamente registradas en su conjunto, resulta claro que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene 21 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.
Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 44. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”38.
(Destacado fuera del texto). 45. En el caso concreto, la parte demandada indicó que la expresión ENERGIA es de uso común, por lo que no puede ser apropiada en exclusiva por una persona en particular, razón por la cual la Sala debe analizar dicho supuesto, así como si la palabra ENERGY es de uso común. 46. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.
Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen39. 47. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201440, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 48.
En igual sentido, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 11 de noviembre de 202141, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 49.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó, en la interpretación prejudicial 299-IP-2016 de 18 de abril de 2018, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 4.
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. […] 4.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.5.
De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. […]”42.
(Destacado fuera del texto). 50. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara 41 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 42 Cfr. Folio 116. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 11. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”43.
(Destacado fuera del texto) 51. Esta Sección44, ha considerado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 52.
De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 53. Respecto de las marcas enfrentadas, las expresiones ENERGY y ENERGIA, las cuales tienen la partícula ENERG, no son de uso común para los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que no es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar productos de la clase mencionada. 54.
Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada45. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 55. La Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Para esto, se realizará el cotejo entre la marca nominativa ENERGYGLASS cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas mixtas ENERGIA SOLAR y C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS previamente registradas por la parte demandante, 43 Ibidem. 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 45www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron registros de marcas con dicha denominación, el 24 de octubre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022 y 12 de agosto de 2024). 25 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.
Comparación Ortográfica 56. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y las marcas previamente registradas, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 57.
La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA E N E R G Y G L A S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS E N E R G I A S O L A R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C. I E N E R G I A S O L A R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S. A E S W I N D O W S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 58.
Al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la marca nominativa ENERGYGLASS está compuesta por una palabra, ocho consonantes (N-R-G-Y-G-L-S-S) y tres vocales (E-E-A); en tanto que las marcas mixtas previamente registradas: i) ENERGIA SOLAR está compuesta por dos palabras, seis consonantes (N-R-G-S-L-R) y seis vocales (E-E-I-A-O-A); y ii) C.I. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS, está compuesta por tres palabras, dos abreviaturas, catorce consonantes (C-N-R-G-S-L-R-S-S-W-N-D-W-S), y once vocales (I-E-E-I-A-O-A-A-E-I-O). 59.
Con base en lo anterior, se evidencia que, si bien las marcas cotejadas comparten la partícula ENERG, resulta necesario analizar las marcas en su conjunto y tener en cuenta los elementos que poseen una función diferenciadora en estas, toda vez que esto resulta ser determinante en la forma en cómo es percibido el signo en el mercado por el público consumidor. 60.
La Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencian diferencias en su conformación, por el número de palabras, consonantes y vocales que las componen, lo que les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones. 61.
En efecto, las palabras, consonantes y vocales que conforman las marcas cotejadas, permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que genera una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras y de sílabas diferente, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la normatividad andina.
Comparación Fonética 62. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: ENERGYGLASS - ENERGIA SOLAR - ENERGYGLASS - ENERGIA SOLAR ENERGYGLASS - ENERGIA SOLAR - ENERGYGLASS - ENERGIA SOLAR ENERGYGLASS - ENERGIA SOLAR - ENERGYGLASS - ENERGIA SOLAR ENERGYGLASS - C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS ENERGYGLASS - C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS 27 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 ENERGYGLASS - C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS 63.
La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disímiles lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor. 64. En ese sentido, se reitera que, si bien comparten la partícula ENERG, en la marca concedida, la partícula YGLASS, le dota de un matiz diferenciador al ser pronunciado de viva voz.
Comparación Ideológica 65. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”46, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 66.
Al respecto, la Sala advierte que la marca concedida se encuentra conformada por la expresión ENERGYGLASS, la cual, contiene las palabras: i) ENERGY, que está escrita en inglés, donde su equivalencia con la palabra energía47 en español es clara y fácilmente comprensible para el consumidor promedio, al compartir una raíz etimológica y tener una pronunciación casi idéntica, por lo que la expresión ENERGY debe tratarse como una expresión local; y ii) GLASS, que en inglés significa “vidrio”48.
Ahora, la expresión ENERGYGLASS en su conjunto, esto es, al estar unidas, no es de conocimiento generalizado, por lo que debe ser considerada como de fantasía. 67. Asimismo, la Sala advierte que las marcas previamente registradas se encuentran conformadas así: 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 47 Disponible en: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/energy Consultado el 31 de octubre de 2024 48 Disponible en: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/glass Consultado el 31 de octubre de 2024 28 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 67.1 Una marca por las palabras: i) ENERGIA que se define como “Eficacia, poder, virtud para obrar”49; y ii) SOLAR que se define como “perteneciente o relativo al sol”50; por lo que su significado está relacionado con la energía obtenida a partir de la radiación del sol; y 67.2 La otra marca, por las expresiones indicadas en el numeral supra y: i) ESWINDOWS, la cual contiene la palabra WINDOWS, que en inglés significa “ventana”51, sin embargo, no se encuentra acreditado que dicho significado sea de conocimiento general del público consumidor; y iv) las abreviaturas S.A. y C.I. las cuales corresponde a una razón social. 68.
Lo anterior permite concluir, que, desde el punto de vista conceptual, al ser la marca cuestionada de fantasía, al igual que una de las previamente registradas, estas no pueden cotejarse desde este aspecto. 69. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca nominativa ENERGYGLASS y las marcas mixtas ENERGIA SOLAR y C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, comoquiera que, aunque las marcas coinciden en la partícula ENERG, este hecho per se no implica que sean confundibles, toda vez que como ya se manifestó, las marcas cotejadas se encuentran acompañadas de palabras, partículas y abreviaturas que permiten su diferenciación. 70.
En este orden de ideas, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto previsto en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 49 Disponible en: https://dle.rae.es/bio-.
Consultado el 31 de octubre de 2024 50 Disponible en: https://dle.rae.es/bio-. Consultado el 31 de octubre de 2024 51 Disponible en: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/window Consultado el 31 de octubre de 2024 29 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 71.
La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto semejanzas entre la marca nominativa ENERGYGLASS y las marcas opositoras ENERGIA SOLAR y C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos y servicios que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 72.
En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca mixta nominativa ENERGYGLASS no se encuentra incursa en ninguna causal que impida su registro. Conclusión 73.
La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca nominativa ENERGYGLASS, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con las marcas mixtas ENERGIA SOLAR y C.I. ENERGIA SOLAR S.A. ESWINDOWS, cuyo titular es la parte demandante. 74.
En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 41478 de 13 de julio de 2017 y 44264 de 9 de septiembre de 2019 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. Condena en costas 30 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 75.
Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado 31 Núm. único de radicación: 11001032400020200007200 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.