11001032400020100039400 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: NOKO QUÍMICA LIMITADA Tesis: Son nulos los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “NOKO” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que resulta similarmente confundible con las marcas nominativa y mixtas “NOPCO” que identifica productos y servicios en las clases 1 y 35 internacional previamente registrada por Nopco Colombiana S.A. Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad NOPCO COLOMBIANA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra 2 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) Resolución número 36459 de 29 de septiembre de 2008 “Por la cual se decide un registro” como marca respecto del signo “NOKO” (mixto) para identificar productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Noko Química Limitada.

(ii) Resoluciones números 42092 de 29 de octubre de 2008 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 50004 de 28 de noviembre de 2008 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, que resolvieron los recursos presentados por el solicitante marcario en el sentido de confirmar la decisión de conceder el registro de marca.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad NOPCO COLOMBIANA S.A., a través de apoderado, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “5.1 - PRIMERA: Declarar LA NULIDAD de las siguientes Resoluciones: -Resolución 36459 de 29 de septiembre de 2008 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declara infundada una oposición de la marca NOPCO contra la marca NOKO y concede la marca NOKO a la sociedad NOKO QUIMICA LTDA. -Resolución 42092 de 29 de octubre de 2008 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve un recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución 36459 de 29 de septiembre de 2008. -Resolución 50004 de 28 de noviembre de 2008 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve un recurso de 1 Folios 23 a 54 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 72 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 36459 de 29 de septiembre de 2008. 5.2 - SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, sírvase ordenar lo siguiente: -Declarar nulo el título que acredita a la sociedad NOKO QUIMICA LTDA como titular de la marca NOKO - Mixta Clase 1. -No asignar número de certificado o proceder con la cancelación del certificado de registro de la marca NOKO una vez asignado.” I.1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Noko Química Limitada, solicitó el registro como marca del signo “NOKO” (mixto) para identificar productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 07060447, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 578 de 31 de julio de 2007.

I.1.2.2. Contra dicha solicitud de registro marcario, la sociedad Nopco Colombiana S.A. presentó oposición con fundamento en sus marcas mixtas y nominativas previamente registradas “NOPCO”2 para distinguir productos y servicios en las clases 1, 4 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2.3. Mediante la resolución número 36459 de 29 de septiembre de 2008, la SIC declaró infundada la oposición presentada por Nopco Colombiana S.A., y concedió el registro como marca del signo “NOKO” (mixto) para identificar productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Noko Química Limitada3, por encontrar 2 Certificados de registro números 272383, 291215, 300898, 300901, 300897 y 272384. 3 Certificado de registro número 376217.

Los productos amparados por la marca cuestionada son los siguientes comprendidos en la clase 1 internacional: PRODUCTOS QUÍMICOS Y MINERALES, SUSTANCIAS DESTINADAS AL EMPLEO INDUSTRIAL, PREPARATIVOS DE CUERO; ACEITES PARA PREPARAR CUERO EN EL CURSO DE LA FABRICACIÓN; SUSTANCIAS QUÍMICAS DE 4 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que entre las marcas confrontadas no existen similitudes con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

I.1.2.4. Contra dicha decisión la sociedad solicitante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números 42092 de 29 de octubre de 2008 y 50004 de 28 de noviembre de 2008 que, en ambos casos, confirmaron la decisión de conceder el registro marcario respecto del signo cuestionado.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Sostuvo que las marcas confrontadas “NOKO” cuestionada y “NOPCO” opositora son de fantasía y por lo tanto no resultan débiles, pues no tienen significado en el idioma castellano ni poseen partículas de uso común, por lo cual el examen de confundibilidad debe ser riguroso en la medida que se trata de expresiones que surgen del empeño creativo de los empresarios.

Explicó que al tratarse de marcas nominativas y mixtas debe determinarse cuál es el elemento predominante, que por regla general resulta ser el nominativo pues aquel genera mayor impacto en los consumidores. IMPERMEABILIZACIÓN DEL CUERO; SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA RENOVAR EL CUERO; SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL CUERO, MATERIAS CURTIENTES, PRODUCTOS QUÍMICOS, ABRASIVOS, PEGAMENTOS DESTINADOS AL EMPLEO INDUSTRIAL. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas confrontadas en tanto que comparten posición de las vocales, y aunque encuentran diferencias en cuanto a las consonantes, a saber, el remplazo de la “C” por la “K” en la cuestionada, lo cierto es que dichas letras responden al mismo sonido al ser pronunciadas.

A lo cual agregó que la consonante “P” de la opositora, por sí sola, no tiene sonido alguno. Afirmó que es evidente el riesgo de confusión que puede causarse al consumidor al encontrar las marcas “NOKO” y “NOPCO” en el mercado, pues no logrará identificarlas claramente, por lo que no resulta viable considerar su coexistencia, y en ese orden, debe primar el derecho adquirido por la opositora de manera previa a la solicitud cuestionada.

Señaló que entre las marcas confrontadas existe conexidad competitiva, pues se observa identidad entre los productos y servicios que pretenden distinguir, comparten canales de comercialización, así como de publicidad, y se encuentran dirigidos al mismo tipo de consumidor, quien al encontrarse con los productos identificados con las expresiones semejantes “NOKO” y “NOPCO” no lograría diferenciar con claridad el origen empresarial de aquellos.

Informó que sus marcas mixtas y nominativas “NOPCO” se encuentran posicionadas en el mercado tras ser utilizadas por su titular por más de 12 años, y que no existen otras marcas registradas con denominaciones idénticas o similares a la suya. I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda de la siguiente manera4: 4 Folios 74 a 80 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que entre la marca cuestionada “NOKO” y la opositora “NOPCO”, no se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir en error al público consumidor, pues la primera de ellas se encuentra conformada por una expresión con suficiente distintividad de manera que permite indicar el origen empresarial de los productos que pretende amparar.

Agregó que en cuanto al aspecto fonético las marcas confrontadas son disimiles, en la medida que la pronunciación en cada caso resulta lo suficientemente distintiva para evitar el riesgo de confusión. A lo cual añadió que el impacto visual que se genera en cada signo es diferente, lo que a su vez permite crear una imagen distinta al ser apreciadas por el consumidor.

Concluyó afirmando que la marca cuestionada “NOKO” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Finalmente, formuló la excepción de caducidad con fundamento en que la actora promovió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por fuera del término de cuatro meses dispuestos por la norma procesal para su ejercicio.

I.2.2. La sociedad Noko Química Limitada ni el Ministerio Público intervinieron en esta etapa procesal. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 9 de mayo de 20135, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1.

La actora6 reiteró los argumentos planteados con su demanda. I.3.2. La SIC, el tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 605-IP-20167, en la cual interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2) Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3) Comparación entre signos de mixtos. 4) Marcas de fantasía. 5 Folio 95 del expediente físico de la referencia. 6 Folios 166 a 172 del expediente físico de la referencia. 7 Folios 180 a 190 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números, i) 36459 de 29 de septiembre de 20088, por medio de la cual se declaró infundada la oposición de la sociedad Nopco Colombiana S.A., y se concedió el registro como marca del signo "NOKO” (mixto) para identificar productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Noko Química Limitada, ii) 42092 de 29 de octubre de 20089, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, confirmando la anterior resolución y, iii) 50004 de 28 de noviembre de 200810, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la concesión del registro como marca, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” 8 Folios 7 a 12 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 13 a 16 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 17 a 22 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.3.

PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar y, de conformidad con la contestación de la demanda presentada por la SIC en virtud de la cual formuló la excepción de caducidad de la acción, le corresponde a la Sala establecer si en el presente asunto operó el fenómeno de la caducidad de la acción. Dilucidado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si entre la marca “NOKO” (mixta) concedida para identificar productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad Noko Químicas Limitada, y las marcas opositoras “NOPCO” (mixtas y nominativas) otorgadas para distinguir productos y servicios en las clases 1, 4 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de Nopco Colombiana S.A., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que se amparan con los registros de marcas confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “NOKO” (mixto) para identificar productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Noko Químicas Limitada.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que cancele el registro como marca del signo “NOKO” (mixto) para identificar productos en la 10 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Noko Químicas Limitada.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. Cuestiones previas II.4.1.1. De la acción promovida Mediante auto de 26 de octubre de 2010 el despacho admitió la demanda de la referencia en los términos del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo – CCA11. Sin embargo, teniendo en cuenta que aquella fue presentada en ejercicio de la acción de nulidad relativa de que trata el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra conveniente interpretar el caso sub examine como una acción de nulidad relativa prevista en la comentada norma comunitaria, en tanto se dirige a obtener la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de un signo como marca con sustento en la alegada vulneración del literal a) del artículo 136 ibidem.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta sentencia se adoptará la decisión de interpretar el presente asunto como una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. II.4.1.2. De la caducidad de la acción Por otra parte, se observa que la SIC formuló la excepción de caducidad con fundamento en que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto demandado, y que como la resolución acusada 11 Folios 57 y 58 del expediente físico de la referencia. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co quedó ejecutoriada el 22 de diciembre de 2008 y la demanda se presentó vencidos los 4 meses posteriores a esa fecha, entonces operó el fenómeno de la caducidad.

Ahora bien, para estudiar la ocurrencia o no del fenómeno de caducidad en el presente caso se hace necesario traer a colación las acciones procedentes en materia de propiedad industrial, particularmente en cuanto a registros marcarios, de conformidad con la normativa andina y la jurisprudencia aplicable. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicando que: “[…] En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: (…) Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”12.

Con base en lo anterior, la Sala reitera que se encuentran disponibles tres acciones para controvertir la legalidad de los actos administrativos que deciden el registro de marcas, a saber: 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004-00155-01. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co i) La acción de nulidad absoluta, cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) La de nulidad relativa, cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca con infracción de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) La de nulidad y restablecimiento del derecho que procede para conseguir la nulidad del acto administrativo que: i) niega el registro como marca de un signo, o ii) cancela el registro de una marca.

Pues bien, sea lo primero decir que la demanda fue presentada por la actora en ejercicio de la acción de nulidad relativa dispuesta en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, pese a los términos en que fue admitida por el despacho sustanciador, según se explicó en el acápite precedente, debe tramitarse como la acción que acertadamente eligió la actora, en tanto que con ella se pretende la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “NOKO” (mixto) para distinguir productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Noko Químicas Limitada.

Dicha demanda se presentó con fundamento en la transgresión del literal a) del artículo 136 ibidem. Así las cosas, el inciso segundo del literal a) del artículo 172 de la Decisión comunitaria referida prevé que la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, se advierte que la SIC profirió las resoluciones números 36459 el 29 de septiembre, 420092 el 29 de octubre, y 500004 el 28 de noviembre, todas en el año 2008.

Por su parte, la demanda que aquí se analiza fue presentada el 24 de agosto de 2010, esto es, dentro del plazo de cinco años señalado en la norma comunitaria para su formulación oportuna. En consecuencia, es claro que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por lo que se declarará no probada la excepción propuesta por la SIC.

II.4.1.3. De la aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Según se ha dicho, en el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró lo establecido en el literal a) de la Decisión 486 de 2000 al momento de expedir los actos acusados pues, en su consideración, la marca concedida “NOKO” (mixta) para distinguir productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad Noko Químicas Limitada, se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad de que trata la norma en comento, en tanto que resulta similarmente confundible con las marcas mixtas y nominativas opositoras “NOPCO” que distinguen productos y servicios en las clases 1, 4 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, la Sala advierte que, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada13 algunas de las marcas 13https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638579327278442811. Consultado el 3 de julio de 2024 en la página de la SIC dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mixtas y nominativas opositoras “NOPCO” que dan sustento a la demanda de la referencia, han perdido vigencia para la fecha en que se dicta la presente sentencia como resultado de su cancelación y caducidad.

En efecto, los registros marcarios números 300897, 272384, y 272383, estuvieron vigentes hasta el 12 de julio de 2015, y 28 de agosto de 2023 respectivamente. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 8 de julio de 202414 se ordenó que, por Secretaría, se recaudara la información sobre las vigencias para que obraran en forma correspondiente en el expediente de la referencia, de manera que, sobre aquella se diera el traslado a las partes.

Dicho traslado se surtió sin que se presentaran manifestaciones15. Por lo anterior, se impone dar aplicación al supuesto del inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en lo que respecta a los registros marcarios mencionados y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia. La norma comunitaria en comento prevé lo siguiente: “[…] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolver la nulidad.” De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o de la nulidad del actor administrativo contentivo del registro marcario. 14 Índice 75 del expediente electrónico de la referencia en SAMAI. 15 Informe secretarial obrante en el índice número 85 del expediente electrónico en SAMAI. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala advierte que corresponde efectuar el estudio de legalidad de los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “NOKO” (mixto) para identificar productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, únicamente, respecto de las marcas opositoras previamente registradas identificadas bajos los registros marcarios números 291215, 300898 y 300901, los cuales se encuentran vigentes en la actualidad y son de titularidad de la actora.

II.4.2. Caso concreto II.4.2.1. Del cargo de nulidad invocado por la demandante Pues bien, para descender al estudio de la legalidad de los actos administrativos acusados, la Sala encuentra necesario recordar que, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es claro en señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 16 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor de estos y otra empresa existe una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de las marcas en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces 17 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de las marcas.

Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

Para efectos de determinar si la marca cuestionada “NOKO” (mixta) incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquel y las marcas mixtas y nominativas opositoras “NOPCO” que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que las marcas distinguen. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación: 18 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca concedida en los actos demandados Marcas previamente registradas a favor de la sociedad Nopco Colombiana S.A. Signo distintivo 16 (mixta) 376217 17 (mixta) 291215 NOPCO 18 (nominativa) 300898 19 (mixta) 300901 Clase 1 1 35 35 Productos y servicios Productos químicos y minerales, sustancias destinadas al empleo industrial, preparativos de cuero; aceites para preparar cuero en el curso de la fabricación; sustancias químicas de impermeabilización del cuero; sustancias químicas para renovar el cuero; sustancias químicas para el cuero, materias curtientes, productos químicos, abrasivos, pegamentos destinados al empleo industrial.

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 16 Página 5 de la resolución número 36459. 17 Página 4 de la resolución número 50004. 18 Página 4 de la resolución número 36459. 19 Página 4 de la resolución número 36459. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sea lo primero advertir que respecto de la marca mixta “NOPCO” con certificado de registro número 291215, las expresiones “COLOMBIANA S.A.” e “INDOL” no fueron indicadas como explicativas de la marca, por lo tanto, en principio, hacen parte del conjunto marcario mixto de la opositora.

Sin embargo, la Sala advierte que respecto de la expresión “COLOMBIANA” aquella resulta de uso común para la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición de los actos demandados, como se observa de la siguiente consulta en el sistema para la propiedad industrial de la SIC20: Expediente Marca Certificado 04103720 CHT COLOMBIANA LTDA. 296756 05085121 COLPISA- COLOMBIANA DE PINTURAS 16492 04046826 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA COLOMBIANA CLINICAS DENTALES 305699 Ahora bien, en cuanto a la partícula “INDOL” la Sala observa que se trata de una expresión que se utiliza para denominar un compuesto orgánico comúnmente utilizado en el sector industrial particularmente para la producción de perfumes, fragancias, medicamentos, agroquímicos, aditivos de pintura, y que sirve igualmente para realizar la síntesis en el proceso de elaboración de un gran número de productos químicos21.

En relación con lo anterior, también se advierte que la marca con certificado de registro 291215 ampara los siguientes productos de la clase 20 Consultas realizadas el 30 de agosto de 2024 a través del siguiente vínculo: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638606122978500368 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 21https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4 039/3521 20 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 internacional: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Lo anterior lleva a la Sala a concluir que se trata de una expresión descriptiva22, al tratarse del nombre técnico de uno de los materiales comúnmente utilizado para un gran número de productos en el sector industrial, los cuales se encuentran amparados por la marca previamente registrada en la Clase 1 de la Clasificación internacional de Niza, de forma amplia al referirse particularmente a “productos químicos destinados a la industria”.

Al respecto, valga recordar que el Tribunal comunitario ha sostenido que “[…] se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”23, de manera que corresponde excluir del cotejo marcario correspondiente las expresiones “COLOMBIANA” e “INDOL” que se encuentran en la marca opositora con registro número 291215. 22“3.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.” Proceso 227-IP-2022. 23 Proceso 227-IP-2022. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En igual sentido, la Sala encuentra necesario señalar que la marca opositora mencionada también contiene la partícula “S.A.”, con la cual se identifica a un tipo societario, de conformidad con la regulación del Código de Comercio24, por lo que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario y debe ser excluida del cotejo marcario25.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, únicamente respecto de sus partículas “NOKO” y “NOPCO”. Pues bien, una vez verificadas la marca cuestionada y las opositoras previamente registradas, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de signos nominativos y mixtos, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina en las marcas mixtas, atendiendo que, por regla general26, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En el asunto examinado, de la revisión de los signos distintivos se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas 24 “[…] Artículo 373.- La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S. A. […]”. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de junio de 2020, radicado: 2009-00118-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; sentencia 14 de marzo de 2024; radicado: 2019-00422;

C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 26 Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26- IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.

En aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “[…] - Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría como es captada la marca en el mercado. […]”.

II.4.2.2.1. Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada N O K O 1 2 3 4 Marcas previamente registradas 23 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co N O P C O 1 2 3 4 5 II.4.2.2.2.

En aplicación de las reglas y criterios de cotejo marcario que previamente se señalaron, la Sala encuentra que las marcas enfrentadas presentan similitudes significativas desde el punto de vista ortográfico como se verá a continuación: En primer lugar, se observa que la expresión “NOKO”, que corresponde a la marca cuestionada, tiene una extensión de cuatro (4) letras, dos (2) consonantes (N-K), dos (2) vocales (O-O), y dos (2) sílabas (NO-KO).

Por su parte, la expresión “NOPCO” de las marcas previamente registradas contiene una extensión de cinco (5) letras, tres (3) consonantes (N-P-C-), dos (2) vocales (O-O) y dos (2) silabas (NOP-CO). Así las cosas, para la Sala las expresiones “NOKO” y “NOPCO” se encuentran formadas por una similar estructura gramatical en cuanto a secuencia vocálica y consonántica, encontrando diferencia exclusivamente en la ausencia de la consonante “P” en la cuestionada y presente en las marcas opositoras, así como en el cambio de la consonante “K” de la opositora por la “C” en la cuestionada.

Por lo demás, las expresiones comparten la consonante inicial “N” y las vocales “O” en idéntica posición, esto es, antecedida por una consonante al inicio y al final de las expresiones. En ese escenario, para la Sala resulta claro que entre las marcas “NOKO” y “NOPCO” existen considerables semejanzas que pueden generar en el consumidor un riesgo de confusión al hallarlas en el mercado, particularmente por la coincidencia en las consonantes “N” y las vocales “O” tanto en la raíz como en la terminación de las palabras, sin que la ausencia de la consonante “P” y el cambio en la consonante “C” en la 24 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca cuestionada resulte suficiente para conseguir que aquella pueda ser claramente distinguible de las marcas opositoras previamente registradas por la actora.

II.4.2.2.3. Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones confrontadas se observan similitudes susceptibles de generar confusión en el público, en tanto que las marcas cuestionadas encuentran coincidencia en la raíz y la terminación de las expresiones que las conforman, con la única diferencia sonora que se advierte en la marca cuestionada proporcionada por la ausencia de la consonante “P”.

Ello es así, pues en el caso de las marcas opositoras, su sílaba inicial “NOP” incluye un “fonema consonántico bilabial oclusivo sordo /p/”27 al ubicarse la consonante adicional después de la combinación “NO”, lo cual se traduce en una interrupción en el acto fonatorio. Sin embargo, dicha diferencia no desvirtúa el riesgo de confusión que puede presentarse en el consumidor, quien al encontrarse las marcas en el comercio puede con facilidad obviar la pronunciación de la consonante “P” que se encuentra en la marca opositora, y optar por solicitar los productos o servicios a su distribuidor con la misma pronunciación que lo haría en el caso de la marca cuestionada, pensando que se trata de los productos y servicios comercializados por la actora.

Lo anterior encuentra mayor relevancia si se considera la semejanza evidente en cuanto a la terminación de cada una de las expresiones, pues, aunque la cuestionada presenta la consonante “K” en donde las opositoras encuentran posicionada la “C”, al hallarse en ambos casos antepuestas de la vocal “O”, su fonética será idéntica, pues aquellas representan el 27 https://www.rae.es/dpd/p 25 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “fonema consonántico velar oclusivo sordo /k/, que […] puede ser representado por la [k y la] c en determinadas posiciones”28.

Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: NOKO – NOPCO – NOKO – NOPCO NOKO – NOPCO – NOKO – NOPCO NOKO – NOPCO – NOKO – NOPCO NOKO – NOPCO – NOKO – NOPCO Por lo tanto, es evidente que puede predicarse similitud desde el punto de vista fonético, también por el hecho de que las raíces y terminaciones en cada marca son idénticas, lo cual impide que exista una variación importante en la sonoridad de las marcas confrontadas, propiciando de tal forma el riesgo de confusión. II.4.2.2.4.

Ahora bien, en relación con el aspecto ideológico o conceptual, la Sala estima que las expresiones “NOKO” y “NOPCO” no poseen un significado en el idioma castellano, ni sugieren alguna idea al consumidor, pues se trata de una representación de la propia inspiración del empresario, por lo cual deben considerarse como de fantasía. Siendo ello así, la Sala advierte que, en punto del examen conceptual o ideológico de las marcas en estudio, no resulta procedente realizar confrontación alguna.

Así las cosas, para la Sala existen similitudes en los aspectos ortográfico y fonético de las marcas confrontadas que impiden su coexistencia pacífica en el mercado, e implican un claro riesgo de confusión para el consumidor. Adicionalmente, se reitera que la ausencia de la consonante “P” en la marca cuestionada, no le otorga “[…] la suficiente carga 28 https://www.rae.es/dpd/k 26 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”29,de manera que aquella se encuentra desprovista de distintividad respecto de las marcas opositoras.

Adicionalmente, valga recordar que de conformidad con lo señalado en la Interpretación Prejuidicial emitida para el presente asunto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[…] Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad, y por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación las marcas idénticas o semejantes […]”.

Por lo tanto, al encontrarse previamente registradas las marcas de la actora “NOPCO”, aquella cuenta con una fuerza de oposición considerable respecto de marcas concedidas con posterioridad a la suya y que resulten, como en el presente asunto, similarmente confundibles. II.4.2.2.5. En definitiva, para la Sala se encuentra acreditado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad marcaria contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en virtud del cual se exige la semejanza determinante de error en el público consumidor.

II.4.2.2.6. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión competitiva entre el signo cuestionado y la marca opositora objeto de confrontación. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001 03 24 000 20000 6535 01. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. c) La complementariedad entre sí de los productos Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de 28 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza [ ]”30.

Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos y servicios amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para establecer dicha conexidad. En el caso de estudio, la marca mixta “NOKO” fue solicitada para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza: “Productos químicos y minerales, sustancias destinadas al empleo industrial, preparativos de cuero; aceites para preparar cuero en el curso de la fabricación; sustancias químicas de impermeabilización del cuero; sustancias químicas para renovar el cuero; sustancias químicas para el cuero, materias curtientes, productos químicos, abrasivos, pegamentos destinados al empleo industrial”.

Por su parte, las marcas mixtas y nominativas “NOPCO” previamente registradas por la actora, identifican los siguientes productos y servicios: Certificado de registro número 291215 para los siguientes productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza: “Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Certificado de registro número 300898 para los siguientes servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.

Certificado de registro número 300901 para los siguientes servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”. Pues bien, la Sala encuentra que existe identidad en cuanto a los productos que distinguen las marcas confrontadas particularmente los comprendidos en la misma clase 1 del nomenclátor internacional, y guardan correspondencia directa entre ellos, pues en el caso de “NOKO” se trata, entre otros de “[…] Productos químicos y minerales, sustancias destinadas al empleo industrial […] preparativos de cuero; aceites para preparar cuero en el curso de la fabricación; sustancias químicas de impermeabilización del cuero; sustancias químicas para renovar el cuero; sustancias químicas para el cuero, materias curtientes […] pegamentos destinados al empleo industrial”, al tiempo que “NOPCO” identifica “Productos químicos destinados a la industria […] materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria […]”.

Por esta misma razón, es viable considerar que los productos comparten canales de aprovisionamiento, distribución y comercialización, como lo son ferreterías, y centros especializados de aprovisionamiento de artículos y elementos destinados al empleo industrial. En igual sentido, tanto los productos que pretende distinguir la marca cuestionada como aquellos que identifica la marca opositora con certificado de registro número 291215 se publicitan, principalmente, a través de medios de comunicación como televisión, radio e incluso volantes y vallas publicitarias. 30 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así mismo, los productos también comparten naturaleza y finalidad en la medida que se trata de productos dirigidos al mercado de construcción, y empleo industrial particularmente en el sector de curtiembres, que entre otros pueden ser, sustancias preparativas del cuero, pegamentos y adhesivos industriales entre otras sustancias químicas para el empleo industrial, de manera que aquellos logran ser sustituibles entre sí, en tanto que el consumidor ante un incremento leve de precio bien puede adquirir uno u otro sin problema alguno. Adicionalmente, son complementarios en la medida que, generalmente, un consumidor que busca productos y sustancias dedicadas al empleo industrial puede verse en la necesidad de adquirir pegamentos o adhesivos industriales, así como productos para el tratamiento de curtiembres, según sea el propósito industrial que persigue.

Ahora bien, la jurisprudencia comunitaria ha reiterado que al realizar la comparación es importante ubicarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios31: “(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. 31 43-IP-2021. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.” Al respecto, resulta claro que al tratarse de productos que se utilizan con regularidad en el sector industrial, tales como adhesivos y pegantes especiales para la producción de bienes de esa categoría, así como sustancias químicas para el tratamiento de pieles en la labor curtiembre, la Sala encuentra dable afirmar que el criterio que debe aplicarse para el examen de las marcas que distinguen ese tipo de productos será el del consumidor selectivo, pues se trata de un público que se encuentra mejor informado y que busca parámetros específicos en cuanto a la calidad de los bienes que pretende adquirir.

Sin embargo, la semejanza ortográfica y, particularmente la fonética, permite reiterar a la Sala la consideración según la cual resultaría altamente probable que el consumidor, al encontrarse con las marcas “NOKO” y “NOPCO” omita la pronunciación que le otorga la letra “P” a la segunda de ellas, y acabe solicitando productos del tercero con interés, presumiendo que se trata de aquellos comercializados por la actora, surgiendo de este escenario un notable riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos que pretenden distinguir los respectivos registros marcarios. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, en lo que respecta a los servicios de la clase 35 internacional, los cuales se encuentran amparados en los registros marcarios de la actora 300898 y 300901, la Sala advierte que entre aquellos y los productos que distingue la marca acusada, no existe identidad ni se relacionan en forma alguna entre sí, de manera que en este punto resultaría dable afirmar que no comparten canales de comercialización ni publicidad, así como tampoco serían complementarios o sustituibles entre sí. No obstante, lo anterior, es claro para la Sala, que al existir una semejanza latente entre las expresiones que conforman las marcas cotejadas y coincidencia en cuanto a los productos de la clase 1 internacional que distinguen, esa sería razón suficiente para considerar que existe un riesgo de confusión en el público consumidor.

En ese orden, resulta posible colegir que existe conexidad competitiva entre los productos que pretenden distinguir las marcas confrontadas en cuanto a la clase 1 de la Calificación Internacional de Niza, y en ese orden, debe concluirse que aquellas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión al llevar al consumidor a asumir que dichos productos son los mismos o que tienen un mismo origen empresarial.

Frente al riesgo de confusión, esta Sección, en la sentencia32 de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[ ] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “ El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González; radicado número 11001 03 24 000 2008 00065 00. 33 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). ( ) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[ ]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “NOPCO” de titularidad de la sociedad Nopco Colombiana S.A. Así lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales: “[ ] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). [ ]33”. En este orden de ideas, la Sala concluye que con la expedición de las resoluciones demandadas se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y que le asistió razón a la actora al considerar que el signo mixto cuestionado “NOKO” que fue concedido para identificar productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata la norma comunitaria en comento, razón suficiente para que se declare la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de dicha marca. 33 Interpretación prejudicial 59-IP-2001. 34 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio consolidado por esta Sección y adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201634.

II.4.3. SOBRE LOS PODERES La Sala reconocerá personería a la abogada Paola Andrea Mariño Rodríguez como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los fines del poder a ella conferido, el cual obra en el índice número 68 del expediente electrónico de la referencia en SAMAI, y de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

II.4.4. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre las marcas confrontadas “NOKO” y “NOPCO” existen similitudes con la virtualidad de generar riesgo de confusión en el consumidor. Por lo tanto, es claro que los actos acusados vulneraron lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en tanto que el signo “NOKO” (mixto) para identificar productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza S.A. se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en la norma comentada, y en consecuencia se impone declarar la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de dicho signo como marca. 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00.

En dicha providencia se dijo: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]” 35 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: INTERPRETAR la presente demanda como en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad de la acción formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, únicamente respecto de los certificados de registro marcario números 272382, 300897, y 272384 de titularidad de la sociedad Nopco Colombiana S.A. En consecuencia, INHIBIRSE de emitir pronunciamiento alguno sobre la legalidad de los actos demandados controvertida con fundamento en tales marcas opositoras.

CUARTO: DECLARAR la nulidad de la resoluciones números 36459 de 29 de septiembre de 2008 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, 42092 de 29 de octubre de 2008 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 50004 de 28 de noviembre de 2008 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación” en virtud de las cuales se concedió el registro como marca del signo “NOKO” (mixto) para distinguir productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Noko Química LTDA., expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 36 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00 Demandante: NOPCO COLOMBIANA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro número 376217 correspondiente al signo “NOKO” (mixto) para distinguir productos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Noko Química LTDA.

SEXTO: RECONOCER personería a la abogada Paola Andrea Mariño Rodríguez como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los fines del poder a ella conferido, el cual obra en el índice número 68 del expediente electrónico de la referencia en SAMAI, y de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

SÉPTIMO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

OCTAVO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado Aclaración de voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.