CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Número único de radicación: 11001032400020150043800 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Laboratorios Incobra S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Productos Naturales de la Sabana S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 12160 de 18 de marzo de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 La Sala, mediante auto de 30 de enero 2018, resolvió declarar fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 1. Productos Naturales de la Sabana S.A. en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 12160 de 18 de marzo de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto CHOCO LECHE para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] 1. Que la marca CHOCO LECHE (Mixta) en clase 30, cumple los requisitos para ser registrada. 2. Que es nula la Resolución No. 12160 del 18 de marzo de 2015 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual al decidirse el recurso de apelación presentado por LABORATORIOS INCOBRA S.A., se revocó la Resolución No. 59643 del 30 de septiembre de 2014 expedida por la Directora de Signos Distintivos, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por LABORATORIOS INCOBRA S.A. y negar el registro de la marca CHOCO LECHE (Mixta) en clase 30 a nombre de PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. y se agotó la vía gubernativa. […]”. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 3. Que como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca CHOCO LECHE (Mixta) en clase 30 a nombre 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 3 Cfr. Folios 27 a 48 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Cfr. Folio 29 3 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 de PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. en los términos de la solicitud tramitada en el expediente administrativo No. 2014-042022. 4.

Que como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente certificado de registro de la marca CHOCO LECHE (Mixta) en clase 30 a nombre de PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. 5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

Presupuestos fácticos 5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó, el 27 de febrero de 2014, el registro como marca del signo mixto CHOCO LECHE para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. La referida solicitud se publicó, el 20 de marzo de 2014, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 690, siendo objeto de oposición por Laboratorios Incobra S.A, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en su marca CHOCO MILK registrada para identificar productos de las clases 5, 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 59643 de 30 de septiembre de 2014, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta CHOCO LECHE. 5.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 59643 de 30 de septiembre de 2014. 5.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 12160 de 18 de marzo de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar 4 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 la Resolución núm. 59643 de 30 de septiembre de 2014, declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y negar el registro como marca del signo mixto CHOCO LECHE solicitado por la parte demandante.

Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1. El artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 6.2. Los artículos 84,85, 128, 135 y 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación así: 7.1.

El término CHOCO LECHE es el elemento secundario del conjunto marcario, dado que se trata de una expresión fuertemente evocativa de una bebida de leche con sabor a chocolate, compuesta por términos que, en sí mismos, son descriptivos y de uso común. 7.2. Ante una marca compuesta por un elemento denominativo débil, por ser evocativo, y un elemento gráfico fuerte, por ser original, distintivo y evocador de conceptos, es imperativo concluir que el elemento dominante de la marca es el gráfico. 7.3.

El aspecto visual de la marca adquirirá mayor significación respecto a su pronunciación cuando se trata de productos adquiridos mediante autoselección. 6 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 7.4. Entre la marca nominativa CHOCO MILK y el signo mixto CHOCO LECHE no existe riesgo de confusión, toda vez que en el segundo predomina el elemento gráfico. 7.5.

La marca previamente registrada CHOCO MILK es una marca débil, al estar conformada por un prefijo descriptivo y de uso común sumado a un sufijo también descriptivo y de uso común. 7.6. La consecuencia de esa debilidad no es otra que la imposibilidad de oponerlas exitosamente a marcas de terceros, ya que otra interpretación permitiría que un empresario se apropiara en exclusividad de términos que los demás empresarios necesitan para referirse a sus productos o servicios. 7.7.

Si bien es cierto que cada registro de marca es resuelto de manera autónoma e independiente, ello no puede significar que la autoridad marcaria no esté obligada a mantener cierta unidad de criterio, pues otro actuar atenta contra la seguridad jurídica de los administrados. 7.8. La marca CHOCO LECHE ALQUERÍA de su propiedad, que ampara productos de la Clase internacional 29 Internacional de Niza, ha coexistido con la marca CHOCO MILK por varios años sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado. 7.9.

Otro aspecto que no se tuvo en cuenta al expedir el acto acusado es que la marca solicitada pertenece a una familia de marcas, lo cual contribuye a diferenciarla y a darle distintividad frente a la marca citada como impedimento. Contestaciones de la demanda Parte demandada 6 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 8.

La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1. El acto acusado no incurre en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, y de las normativas nacionales conexas a la protección. 8.2. No es cierto que no exista riesgo de confusión entre los signos cotejados, por el hecho de ser el elemento gráfico el predominante, en tanto queda claro que para que adquiera alguna relación el elemento gráfico con el producto que pretende distinguir el demandante, es imprescindible la existencia del elemento denominativo, el cual en uno u otro caso es el predominante, sin restarle importancia al gráfico. 8.3.

Es claro que a nivel ortográfico y fonético el signo solicitado reproduce en su gran mayoría los elementos denominativos que componen el registro anterior, en tanto que, en su orden, reproduce la expresión CHOCO en su totalidad y, respecto de la expresión MILK, es remplazado por la expresión LECHE que es la traducción al español de la denominación MILK, por lo que se genera una similitud a nivel visual e ideológico, que lleva inminentemente a generar un potencial riesgo de confusión a los consumidores. 8.4.

Es claro que los signos distintivos comparados comportan una alta similitud que implica un riesgo de confusión en tanto no existen elementos adicionales que le confieran al consumidor criterios para distinguir los signos distintivos en el mercado, pues a pesar de existir un elemento gráfico, valorado de forma individual para determinar distintividad, no permite suficiente recordación en el consumidor sin la existencia de otros elementos que lo acompañen, cuando estos se le pongan de presente. | 8.5.

El presente caso, se trata del registro de dos signos distintivos que son considerablemente similares para generar un alto riesgo de confusión y, además, 7 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 143 8 Cfr. Folios 132 a 142 7 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 por estar pretendiendo la registrabilidad en la misma clase de nomenclátor, es claro que existe una clara conexidad competitiva, en tanto comparten los mismos canales de comercialización, publicidad, uso conjunto o complementario, intercambiabilidad y, en ese sentido, permiten indicar que se está ante la configuración del segundo supuesto de irregistrabilldad contemplado en la norma analizada.

Por ello, tales circunstancias configuran una situación suficientemente considerable para estar en presencia de un riesgo de confusión, respecto del cual se genera inevitablemente la necesidad de negar el registro objeto del debate. 8.6. Ahora, si bien la marca previamente registrada comporta una marca débil, que por lo demás coexiste con las marcas registradas por el demandante en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso advertir que, si bien se trata de una expresión evocativa, que puede ser débil, esta resulta registrable.

Asimismo, es la única marca que se encuentra registrada con dicha expresión, por lo que, hasta el momento, es el tercero con interés directo en el resultado en el proceso el único que ostenta tal derecho en exclusiva sobre tal conjunto marcario. Esto, a pesar de ser evocativo y, por lo tanto, débil. 8.7. La demandante es titular de otros registros marcarios posiblemente similares, sin embargo, las variaciones presentadas en el signo solicitado son sustanciales, por lo que no se puede predicar derecho derivado alguno. Así, es oportuno observar que los registros citados por la demandante se componen de las denominaciones CHOCO LECHE ALQUERÍA y un elemento gráfico, estos son elementos que le confieren la suficiente distintividad para que fuesen registrados, pero, para el caso bajo examen, es claro que se compone de otros elementos que no le confieren la suficiente distintividad, más aún cuando estos están en la misma clase de nomenclátor, cosa que no sucede con los registros concedidos a la demandante. 8.8.

Afirmar que el signo negado pertenece a una familia marcaría, cuando no existe un elemento idéntico que sea utilizado en todos los registros citados, incluidos el que se controvierte en este proceso, deja en vilo la conformación su existencia. Terceros con interés directo en el resultado del proceso 8 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 9.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9.1. El elemento denominativo CHOCO LECHE es el principal y predominante en la marca mixta solicitada, y el elemento gráfico del niño y del raro ser, es un elemento secundario, conceptualmente insignificante y débil. 9.2.

En los productos de consumo masivo, como en los alimentos y bebidas de las Clases 29, 30, 31, 32 y 33 ibidem, el elemento predominante de las marcas mixtas que los identifican siempre suele ser el denominativo, donde el gráfico siempre suele ser el elemento secundarlo. 9.3. La familia de marcas que tiene la parte demandante corresponde a aquellas marcas mixtas o denominativas que contienen la expresión ALQUERÍA. Es por ello que no se dan siquiera los elementos que cita la demanda para que el signo mixto CHOCO LECHE, solicitado para amparar productos de la Clase 30, no de la Clase 29 ibidem, sea considerada como marca derivada de las marcas nominativas y mixtas que contienen la expresión ALQUERÍA, y que distinguen productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 9.4.

El signo mixto solicitado CHOCO LECHE es de naturaleza mixta evocativa, donde prevalece el elemento nominativo, en tanto la marca registrada es una marca de naturaleza nominativa evocativa. 9.5. El acto acusado se ciñe a la ley y se ajusta perfectamente a la regla que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación con signos distintivos mixtos en que predomina el elemento denominativo.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9 Por intermedio de apoderado Cfr. Folio 102 a 103. 10 Cfr. Fólios 93 a 101 9 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 16 de diciembre de 201611, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable, y este profirió la interpretación prejudicial 19-1P-201712, en la que indicó: “[…] La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por ser procedente.

No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser parte de la controversia el concepto de marca […]”. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de junio de 201913: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial de 8 de julio de 201914, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de febrero de 202515: i) ordenó reanudar el proceso; ii) prescindió de la audiencia de pruebas; iii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iv) corrió traslado para alegar; e v) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. 11 Cfr. Folios 166 a 168 12 Cfr. Folios 234 a 243 13 Cfr. Folios 193 a 194 14 Cfr. Folios 176 a 189 15 Cfr. Índice 75 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 Alegatos de conclusión 13.1.

La parte demandante16 guardó silencio en esta oportunidad procesal. 13.2. La parte demandada17 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 13.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso18, reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. Concepto del Ministerio Público 14.

El Agente del Ministerio Público19 rindió concepto en los siguientes términos: 14.1. Al estudiar los signos distintivos enfrentados, es claro que el elemento evocador es el más fuerte, sin desconocer que el elemento gráfico del signo mixto es también importante. Lo cierto es que, en la marca CHOCO LECHE (mixta), lo que realmente da al consumidor desprevenido la idea de qué producto tiene en frente no es otro que el elemento descriptivo, pues las expresiones que lo conforman son muy evocadoras y de uso común. 14.2.

Se observa que la composición CHOCO LECHE y CHOCO MILK, en la práctica, significan o aluden a lo mismo “una bebida láctea con sabor a chocolate”. Sin embargo, insistiendo en el hecho de que el factor descriptivo de los signos distintivos analizados es el factor preponderante, tenemos que ambas creaciones difieren una de la otra, comoquiera que se escriben de manera similar pero no igual, a la vez que cada una se pronuncia y suena diferente, permitiendo establecer que sí existe un grado de diferenciación entre cada uno de los signos distintivos, como para permitir que la marca mixta solicitada pueda ser susceptible de registro. 16 Cfr. Índice 83 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Índice 80 del aplicativo web “SAMAI”. 18 Índice 82 del aplicativo web “SAMAI”. 19 Cfr. Índice núm. 781aplicativo web SAMAI 11 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 14.3.

El signo solicitado CHOCO LECHE (mixto) cumple con los parámetros del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, a la vez, que no incurre en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 ibidem, por lo que los cargos de nulidad poseen vocación de prosperidad y, en consecuencia, resulta procedente acceder a la declaratoria de nulidad deprecada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial núm. 19-IP-2017 de 3 de octubre de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos el artículo 14920 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 1321 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto acusado 20 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 21 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90” 22 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 12 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 18.

El acto acusado es el siguiente: 18.1. La Resolución núm. 12160 de 18 de marzo de 2015, resolvió el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento administrativo, en el sentido de revocar la Resolución núm. 59643 de 30 de septiembre de 2014, declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y negar el registro de la marca mixta CHOCO LECHE solicitado por la parte demandante.

El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 19.1. Si la Resolución núm. 12160 de 18 de marzo de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo mixto CHOCO LECHE para identificar "bebidas a base de chocolate", productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y los artículos 84, 85, 128, 135 y 137 de la Ley 1437 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado y al restablecimiento del derecho solicitado 19.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas nominativas CHOCO MILK, identificadas con los registros marcarios núms. 446029, 501462, 484261 y 489330, que identifican respectivamente productos de las clases 5, 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorios Incobra S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 20.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solamente interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y no interpretó el artículo 134 ibidem, por no ser objeto de controversia el concepto de marca, por lo 13 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 que no se incluirá en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará en el estudio de los supuestos previstos en los literales a) del artículo 136 ibidem. 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200024 de la Comisión de la Comunidad Andina25. 23 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 25 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad.

Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 14 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 15 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 19-IP-2017 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso28: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos CHOCO LECHE (mixto) y CHOCO MILK (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos 28 Cfr. Folios 192 a 204 16 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos. 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado CHOCO LECHE (mixto) y la marca CHOCO MILK (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CHOCO LECHE (mixto) y la marca CHOCO MILK (denominativa). 3.

Signos conformados por denominaciones descriptivas 3.1. En el presente caso, la demandante señaló que el término CHOCO MILK es descriptivo respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. […] 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 3.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.6.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 17 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 4.

Palabras de uso común en la conformación de marcas 4.1. En el presente caso la demandante señala que prefijo y sufijo CHOCO MILK son de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. […] 4.11. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente ciase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Familia de marcas 5.1. De acuerdo a lo alegado por la demandante, esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el elemento gráfico, por lo que se desarrollará dicho tema. 5.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 5.5.

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 6.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación internacional de Niza 6.1. En el proceso interno se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, lo cual —sumado al presunto riesgo de 18 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 confusión entre ellos— dificultaría o impediría que el consumidor distinga los mismos; en ese sentido, corresponde analizar este tema. […] 6.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 7. Coexistencia pacífica de signos 7.1.

La demandante señaló que tenía registrada la marca CHOCO LECHE ALQUERÍA, para productos de la clase internacional 29 y que dicha marca coexistió con la marca CHOCO MILK por varios años sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos". 7.2.

El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. […] 7.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 19 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 32.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 33.

En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO MIXTO SOLICITADO29 29 El registro del presente signo nominativo fue negado. 20 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 CHOCO LECHE Solicitante: Productos Naturales de la Sabana S.A Clase 30: “bebidas a base de chocolate”.

MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS CHOCO MILK (nominativa) Titular: Laboratorios Incobra S.A. Certificado núm.: 446029 Clase 5: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” CHOCO MILK (nominativa) Titular: Laboratorios Incobra S.A. Certificado: 501462 Clase 29: “yogures, mantequillas, postres hechos a base de productos lácteos, preparaciones y bebidas hechas a base de leche, productos lácteos, leche, sucedáneos de leche y de bebidas y productos lácteos.” CHOCO MILK (nominativa) Titular: Laboratorios Incobra S.A. Certificado núm.: 484261 Clase 30: “polvos para la preparación de bebidas alimenticias, cacao, productos a base de cacao o chocolate, bebidas a base de cacao o chocolate.” CHOCO MILK (nominativa) Titular: Laboratorios Incobra S.A. Certificado núm.: 489330 Clase 32: “bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones no alcohólicas” 34.

La Sala procederá a determinar si el signo mixto CHOCO MILK solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación 21 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 35.

Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos distintivos que carecen de distintividad extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos distintivos mixtos.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 36. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 37.

Esta Sección30, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”31. 38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está 30 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 22 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”32. 39.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”33. 40. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto CHOCO LECHE solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 41.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina34 proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate (…) […]”.

(Destacado de la Sala) 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 33 Ibidem. 34 Ibidem 23 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 42. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina35, la similitud entre el signo y la marca comparada puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”36.

(Destacado de la Sala) 43. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y unas marcas nominativas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto del signo, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 44.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los productos o servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al 35 Ibidem 36 Cfr. Folio 196 24 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 45. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] ( i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación 25 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”37.

(Destacado de la Sala) 46. Por último, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que se debe analizar si el signo y las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, se deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos para tal fin. 47.

En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 48. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mencionó: “[…] 4.6.

El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. […]” (resaltado fuera de texto). 49.

Así mismo, el Tribunal manifestó, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 4.3. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones de comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos.

El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]”. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 277-IP-2019 de 16 de septiembre de 2019. 26 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 50. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”. 51.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección38, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 52.

Y, en segunda medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva.

De igual forma, el Tribunal de Justicia ha indicado que: “[…] Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. […] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 27 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” 39. 53.

Precisado lo anterior, la Sala considera que, en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial, regla que se aplicará en el presente caso. 54.

Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto CHOCO LECHE, cuyo solicitante fue la parte demandante, y las marcas mixtas CHOCO MILK, las cuales fueron sustento de la negación del registro, previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 55.

En ese sentido, la Sala advierte que las expresiones CHOCO, LECHE y MILK son de uso común para en las marcas de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. En efecto, se encuentran marcas que contienen y contenían dichas expresiones ya que algunas se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados40: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE CHOCOBUGUI MIRIAM TABARES DE CASTAÑO 246481 30 CHOCO-RAP SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S. A 259240 30 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 73-IP-2021, de 21 de junio de 2021, págs. 10 y 11. 40 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 28 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 CHOCOMANIA TORRECAFE AGUILA ROJA [&] CIA S.A 314036 30 CHOCO CHOICE SANDRA PATRICIA DUEÑAS ARAQUE 272042 30 CHOCOPIE ORION CORPORATION 259773 30 CHOCOFLUPIS CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA 250671 30 CHOCOCONO MEALS DE COLOMBIA S.A.S. 262803 30 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE LECHE MIEL UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. 381898 30 NOEL TIPO LECHE COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. 388664 30 LECHERITAS PRODUCTOS RAMO S.A.S 128951 30 TOSTADITAS CON LECHE SANTA CLARA INDUSTRIA SANTA CLARA S.A.S. 451685 30 ZUQUI-LECHE COOPERATIVA COLANTA 224010 30 WAIKIKI CARAMELO DE LECHE CON COCO BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION 251731 30 LECHE EN POLVO ENTERA NOVALAC OSCAR MAURICIO SANABRIA GARCIA 291496 30 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE HERSHEY'S MILK CHOCOLATE DROPS THE HERSHEY COMPANY 438138 30 LED MILK GOLD LABORATORIOS PRONABELL S.A.S 313437 30 VITAMAX HIGH CALCIUM CEREAL MILK CEREAL MILK DRINK EC.

BUSINESS PANAMA S.A. 387193 30 MILKIPES FERRIS ENTERPRISES CORP. 253626 30 29 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 KINDER MILK DROP FERRERO S.p.A 239162 30 MILKFULS AUGUST STORCK 246518 30 CRAYOLA-MINI MILK UNILEVER N.V. 250735 30 56. Igualmente, la Sala encuentra que la expresión CHOCO es de uso común en las marcas de las clases 5, 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada41: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SUPLECAL CHOCO PROCAPS S.A. 465416 5 CHOCOSOL SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A. 179435 5 CHOCO CHICOS JGB J.G.B. S.A. 457980 5 CHOCONOR BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A. 204293 5 SCOTT CHOCOLATE HALEON UK IP LIMITED 381050 5 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE CHOCORAP SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A. 280163 29 CHOCOQUIPITOS QUALA S.A. 331437 29 CHOCOCRASH ALMACENES EXITO S A 397672 29 CHOCOENERGY GRUPO CHOCOLATES ENERGY S.A.S. 433160 29 CONDELAC CHOCOCITA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA VALLECILLA LIMITADA - PROCOVAL LIMITADA 463172 29 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE 41 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 30 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 CHOCORAP SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A. 280162 32 CHOCOCAT SANRIO COMPANY, LTD. 444445 32 CHOCO CHICOS JGB J.G.B. S.A. 457983 32 CHOCO-ROYAL INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC 338791 32 CHOCOYOTE COMPAÑIA BOSQUES DE CHOCOLATE S.A 512229 32 57.

Asimismo, la Sala encuentra que las expresiones LECHE y MILK son de uso común en las marcas de las Clases 5 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada42: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS ASPEN GLOBAL INCORPORATED 301627 5 FLH FORTIFICADOR DE LECHE HUMANA MARKETING LASMA S.A.S 412620 5 FRESKALECHE LECHE CON OMEGA 3 DESLACTOSADA FRESKALECHE S.A.S 474129 5 LECHE DE MAGNESIA MK TQ BRANDS S. DE R. L. 278559 5 LOZA CREM PROTEINA DE LECHE Y ALMENDRA BRINSA S.A. 423043 5 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE NANY LA MEJOR LECHE ERNESTO SANCHEZ SÁNCHEZ 336460 29 LA GRAN LECHE COMPAÑIA LECHERA DEL MORTIÑO S.A.S COMLEMO S.A.S 311932 29 BUCA LECHE MARIO VILLALBA MARTINEZ 326244 29 42 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 31 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 100 % LECHE COLOMBIANA ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO CEBU-ASOCEBU 395003 29 LECHE LARGA VIDA UHT COLANTA COOPERATIVA COLANTA 373446 29 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE MILK-SOY GAINER INTERNATIONAL LTDA 355302 5 MILKIDS COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS 455028 5 MILKGAS NAIDU ARIZA MARTÍNEZ 470517 5 MILKIWEAN NUTRECO IP ASSETS B.V. 408346 5 TIGER´S MILK TIGER’S MILK LLC 486540 5 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE KARIVE MILK CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A. CELEMA 319240 29 ULTRA MILK SARA SANTA CARDONA 361158 29 ANDI MILK ANA MARÍA USAMA ROSERO 390659 29 BEST MILK LABORATORIOS BEST S.A. 419213 29 LE MILK K-21 MEDICAL SERVICE GROUP SAS 435834 29 58.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor43. 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 32 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 59. En este sentido, la Sala considera que las expresiones: i) CHOCO es de uso común en las clases 5, 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) LECHE y MILK son de uso común en las marcas de las clases 5, 29 y 30 ibidem, por lo que, en principio, deberían excluirse de cotejo.

Sin embargo, en el caso sub examine, la Sala considera que no pueden ser excluidas comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre estas, pues se reducirían los signos distintivos a tal punto que sería imposible. Así mismo, la exclusión de las expresiones CHOCO, LECHE y MILK tampoco resulta procedente, al ser las expresiones en las cuales recae la controversia.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y las marcas Comparación Ortográfica 60. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 61.

La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO C H O C O L E C H E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MARCAS REGISTRADAS C H O C O M I L K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 62. La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, el signo CHOCO LECHE se compone de dos (2) palabras, cuatro (4) vocales y seis (6) consonantes; y las marcas previamente registradas CHOCO MILK se componen de (2) palabras, tres (3) vocales y seis (6) consonantes; 63.

Por lo expuesto, la Sala advierte que, si bien ambos signos comparten la expresión CHOCO, se presenta una diferencia en este aspecto por las expresiones LECHE y MILK que los acompañan, por lo que, se considera que no hay similitud ortográfica. Comparación Fonética 64. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en las marcas y el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: CHOCO LECHE – CHOCO MILK - CHOCO LECHE – CHOCO MILK CHOCO LECHE – CHOCO MILK - CHOCO LECHE – CHOCO MILK CHOCO LECHE – CHOCO MILK - CHOCO LECHE – CHOCO MILK 65.

Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos distintivos cotejados resulta ser diferente, pues, si bien coinciden en la expresión CHOCO, las expresiones LECHE y MILK les otorgan una carga semántica particulizadora. Comparación Ideológica 66. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor 34 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 distinguir una de otra […]”44, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 67.

Respecto de la similitud ideológica o conceptual, la Sala advierte que: i) los signos distintivos comparten la expresión CHOCO, la cual hace alusión a CHOCOLATE, la cual significa, “asta hecha con cacao y azúcar molidos, a la que generalmente se añade canela o vainilla”45; ii) el signo contiene la palabra LECHE, la cual significa,” Líquido blanco que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos para el alimento de sus crías”46; y iii) las marcas previamente registradas contienen la expresión MILK la cual tiene un significado en idioma inglés, a saber,” leche”47 68.

En relación con marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, la Sala48 consideró: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 45 Consultado en https://dle.rae.es/chocolate?m=form 46 Consultado en https://dle.rae.es/leche?m=form 47 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/milk 48 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés. 35 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (Destacado de la Sala). 69. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que49: “[…] 4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero [ ] 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. [ ] Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]” (Destacado de la Sala) 70.

Ahora bien, la Sala precisa que la expresión MILK es una palabra extranjera cuyo significado conceptual es de conocimiento del consumidor promedio colombiano, comoquiera que se han generalizado y se han hecho comprensible del público; en este caso, se considera que es fácilmente reconocible entre el público consumidor. En consecuencia, MILK es de comprensión del consumidor promedio al cual están dirigidos los productos reivindicados por las marcas previamente registradas y, en consecuencia, para efectos del estudio de similitud, no corresponden a términos de fantasía, y su grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. 71.

Por lo expuesto, la Sala considera que el signo y las marcas, al compartir la expresión CHOCO y contener el concepto de LECHE, estas evocan el mismo concepto, a saber, una bebida a base de leche y chocolate. 72. Al respecto, el Tribunal de Jusiticia de la Comunidad Andina, sobre la similitud ideológica, ha considera que “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. 49 91-IP-2021 de 9 de marzo de 2022 36 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]50” 73.

La Sala en sentencia de 29 de febrero de 202451, la cual se prohíja, al hacer referencia a las marcas que tienen un contenido conceptual idéntico, determinó: “[…] (…) la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado, como ocurre en el caso sub examine, de manera que debe puntualizarse que en el cotejo marcario tiene una gran influencia el que las marcas tengan un contenido conceptual idéntico y que cuando esto ocurre las diferencias ortográficas y fonéticas pierden relevancia ya que, de coexistir en el mercado, podrían generar confusión en el público consumidor.

Al respecto, cabe señalar que la Sala, en anterior ocasión52, que ahora se prohíja, al cotejar dos expresiones en las que, si bien era cierto que una de ellas se encontraba escrita en idioma inglés, también lo era que su traducción al castellano era de conocimiento generalizado y, por lo tanto, a pesar de que existían diferencias ortográficas y fonéticas era conceptualmente idéntica a la previamente registrada, de manera que se generaba riesgo de confusión en el público consumidor.

En efecto, en esa oportunidad, se sostuvo lo siguiente: “[…] 5.6. Las marcas confrontadas son las siguientes: COLON Marca registrada (1) COLUMBUS Marca solicitada (2) La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite a la Sala concluir que la estructura de las mismas en efecto es diferente, en tanto que la marca identificada con el núm. 1 está compuesta por dos (2) sílabas (CO-LON), y la identificada con el núm. 2, por tres (3) (CO-LUM-BUS), lo que igualmente determina que el número de letras en cada una de ellas sea distinto, cinco (5) en la primera (C-O-L-O-N), y ocho (8) en la segunda (C-O-L-U-M-B-U-S), siendo coincidentes en ambos signos solamente las tres primeras letras (C-O-L).

Es claro, por lo tanto, que desde el punto de vista ortográfico no existe una similitud significativa entre las marcas examinadas. 50 Interpretación Prejudicial 127-IP-2009 51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 29 de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2016-00323-00 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de agosto de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 2008-00218-00. 37 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 La anterior constatación igualmente permite señalar que tampoco existe similitud fonética entre los signos cotejados.

En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas se escuchan de una manera sustancialmente diferente, en consideración a que sus desinencias son distintas, tal como se puede apreciar a continuación: COLON-COLUMBUS-COLON-COLUMBUS-COLONCOLUMBUS COLON-COLUMBUS-COLON-COLUMBUS-COLONCOLUMBUS COLON-COLUMBUS-COLON-COLUMBUS-COLON- COLUMBUS No obstante, considera la Sala que desde el punto de vista ideológico o conceptual sí existe similitud entre las marcas analizadas, la cual puede generar a los consumidores riesgo de confusión y/o de asociación. En efecto, debe tenerse en cuenta que la expresión COLON evoca el apellido del Descubridor de América CRISTOBAL COLON, idea ésta que igualmente se despierta con la expresión COLUMBUS, la cual hace alusión precisamente al apellido del mencionado personaje de la historia de América.

Esta expresión aunque es propia de un idioma extranjero tiene significado en español y éste es de conocimiento común por el consumidor medio en Colombia. El Descubrimiento de América es un hecho de importancia histórica que se refiere en las instituciones educativas desde los primeros años de la educación básica primaria y en su estudio el nombre del protagonista de ese suceso se da a conocer como CRISTOBAL COLON o CRISTOPHORUS COLUMBUS, este último nombre en razón a su origen italiano. Además, si se tiene en cuenta que la marca solicitada en su parte gráfica incorpora una carabela, objeto característico del Descubrimiento de América, resulta aún más evidente la evocación que la expresión COLUMBUS hace del Descubridor de América CRISTOBAL COLON..

En el anterior contexto, concluye la Sala que se presentan similitudes suficientes y significativas entre las marcas analizadas que puedan generar un riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, riesgo que se hace palpable si se tiene en cuenta que ambos signos están destinados a distinguir productos que pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional. […]”.

(Destacado fuera de texto) Y, adicionalmente, la Sala considera que debe tenerse en cuenta lo señalado por el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 185-IP-2006, en la que precisó lo siguiente: “[…] Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que ‘deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra’. 38 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; […]”.

(Destacado fuera de texto). […]”. 74. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que existe semejanza ideológica o conceptual a pesar de que el signo contiene una denominación en idioma extranjero pero que es de conocimiento generalizado para el consumidor en Colombia. 75. De acuerdo a lo anterior, la Sala considera que al encontrarse semejanzas significativas conceptuales entre el signo solicitado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa; motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 76. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y las marcas cotejadas, es necesario que los productos que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 77.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los productos o servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 39 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 78.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201853, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 79.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.

Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales a) El grado de sustitución (íntercambiabiiídad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor: es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto {o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. 53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 40 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 6.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.. […]”. 52. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 53.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 54.

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".[…](Destacado fuera del texto). 41 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 80.

En el caso sub examine, el signo mixto CHOCO LECHE fue solicitado por la parte demandante, para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] “bebidas a base de chocolate […]”. 81. Por su parte, las marcas previamente registradas y cuyo titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifican los siguientes productos de las Clases 5, 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] “Clase 5: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” Clase 29: “yogures, mantequillas, postres hechos a base de productos lácteos, preparaciones y bebidas hechas a base de leche, productos lácteos, leche, sucedáneos de leche y de bebidas y productos lácteos.” Clase 30: “polvos para la preparación de bebidas alimenticias, cacao, productos a base de cacao o chocolate, bebidas a base de cacao o chocolate.” Clase 32: “bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones no alcohólicas” [ ]”. 82.

De acuerdo con lo anterior, por un lado, para la Sala considera que existe una conexión competitiva entre los productos amparados por los signos cotejados en las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior comoquiera que: i) amparan productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) se deriva una relación entre los productos alimenticios que ambas amparan bebidas a base de chocolate; y iii) existe una relación entre los productos por cuanto se trata de productos del mismo género. 83.

De otro lado, la Sala estima que entre los productos de las clases 30 y 29 y 32 ibidem se presenta una evidente intercambiabilidad y, en ese sentido, una conexión competitiva, en la medida en que las bebidas a base de chocolate pueden ser intercambiadas por lácteos, sucedáneos de leche y de bebidas y productos lácteos y no bebidas no alcohólicas. 84.

Adicionalmente, la Sala considera que entre los productos de las Clase 30 42 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 ibidem, solicitados por la parte demandante y los identificados por las marcas previas, se presenta una evidente complementariedad y, en ese sentido, una conexión competitiva, en la medida en que el uso polvos para la preparación de bebidas alimenticias y cacao, se puede requerir para preparar bebidas a base de chocolate. 85.

Asimismo, se considera que se presenta una conexión de complementariedad entre los productos de las clases 5 y 30 ibidem, pues los alimentos para bebes de la Clase 5, pueden resultar relacionados con las bebidas de chocolate de la Clase 30 ibidem pues pueden complementar la dieta de los bebés. 86. De allí que, ante las nuevas circunstancias de los mercados, es posible que un empresario que se desempeña en el sector alimenticio que cubre bebidas y alimentos de las clases 5, 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, busque incursionar en el negocio de las bebidas de la Clase 30 ibidem. 87.

Asimismo, ante las similitudes de los signos distintivos cotejados, se puede inferir que se podría generar un riesgo de confusión entre los consumidores, pues tendrían un grado de dificultad para identificar el origen empresarial de los mismos. 88. Igualmente, los productos comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad; están dirigidos a los consumidores de alimentos y bebidas; y pertenecen al mismo género de negocios mercantiles o comerciales. 89.

En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria el singo solicitado, y al existir con las marcas previamente registradas semejanza ideológica, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión y asociación. Familia de marcas 43 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 90.

La Sala advierte que el demandante el escrito de demanda, manifestó que el signo solicitado hace parte de una familia de marcas, por lo que debe serle concedido. 91. Al respecto, esta Sala advierte que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina54 ha sido considerada a la familia de marcas como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona.

En ese sentido, el Tribunal Andino de Justicia ha considerado que: “[…] 3.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.[…]”. 92.

Al respecto, al revisar el escrito55 de la demanda y la página web de la parte demandada56, se advierte que figuraban las siguientes marcas que, a la fecha de la expedición del acto acusado, se encontraban registradas en la Clase 29 de la Clasificación de Niza que contenían la expresión CHOCO LECHE y de titularidad de la parte demandante: MARCA CERTIFICADO CLASE CHOCO LECHE ALQUERÍA 306241 29 CHOCO LECHE ALQUERÍA 475626 29 CHOCO LECHE ALQUERÍA 476927 29 54 Interpretación Prejudicial 413-IP-2019. 55 Cfr. Folio 41 56 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 44 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 CHOCO LECHE ALQUERÍA 475580 29 93.

La Sala considera que las marcas previamente registradas indicadas supra no constituyen una familia de marcas, teniendo en cuenta que: i) no solo están compuestas por la expresión CHOCO LECHE, sino que se encuentran conformadas adicionalmente por la palabra ALQUERÍA; y ii) el elemento común CHOCO LECHE no es suficientemente distintivo y capaz de generar una impresión general de origen común, pues al ser de uso común es débil. 94.

Por ello, aunque la parte demandante tenga una pluralidad de registros con unas expresiones débiles (CHOCO -LECHE), no necesariamente se considera una familia de marcas, ya que las expresiones débiles no tienen suficiente fuerza distintiva para crear una asociación clara y exclusiva con un solo origen empresarial. Respecto de la coexistencia pacífica 95.

La Sala advierte que la parte demandante argumentó que la marca CHOCO LECHE ALQUERÍA que ampara productos de la Clase internacional 29 Internacional de Niza, y de la cual es titular, ha coexistido en el mercado con la marca CHOCO MILK por varios años sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado. 96. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre la coexistencia pacífica, ha considerado que57: “[ ] la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. [ ] En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que o el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de 57 588-IP-2019 de 28 de febrero de 2020 y 172-IP-2020 de 7 de diciembre de 2021. 45 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. [ ]”. 97.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera, realizando una valoración integral del expediente del proceso, respecto de la presunta coexistencia pacífica de las marcas, que la parte demandante no allegó pruebas que permitan acreditar dicha afirmación y que generen la total convicción de que existe coexistencia pacífica. 98. Finalmente, en lo relacionado a la violación artículos 84, 85, 128, 135 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la parte demandante no sustento dicho cargo en el escrito de la demanda, por lo que no se hará pronunciamiento alguno. Conclusión 99.

La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto CHOCO LECHE que pretende identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza ideológica con las marcas nominativas CHOCO MILK que identifican productos de las clases 5, 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso y conexidad competitiva. 100.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 12160 de 18 de marzo de 2015 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. Condena en costas 101. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se 46 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta 47 Núm. único de radicación: 110010324000 20150043800 GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.