CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S., hoy Polo1 S.A.S. Tema: Registro como marca del signo mixto “PC 1977” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 37626 de 30 de mayo de 20181, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se: i) revocó la Resolución 19738 de 21 de abril de 2017; ii) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Retail Royalty Company; y iii) concedió el registro de la marca mixta “PC 1977”, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad Retail Royalty Company, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37626 del 30 de mayo de 2018, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la Decisión contenida en la Resolución No. 19738 de 21 de abril de 2017, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad RETAIL ROYALTY COMPANY y concedió el registro de la marca mixta PC 1977 para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de GABRIEL JAIME FERNANDEZ Y CIA S.A.S. 2.2.
Que, como consecuencia de esta declaratoria de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria anular el registro de la marca mixta PC 1977, 1 Folios 13 a 25 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 31 a 47 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad GABRIEL JAIME FERNANDEZ Y CIA S.A.S., cuya solicitud se tramitó bajo el expediente No. SD2016/0035826 2.3.
Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo […]” (negrilla y mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda3 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Retail Royalty Company registró la marca nominativa “1977”4 para identificar productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza estos son “[…] vestido, calzado y sombrerería […]”. 4.
Señaló que, el 10 de octubre de 2016, la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. solicitó el registro como marca del signo mixto “PC 1977” para identificar productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] abrigos; bandas para la cabeza (prendas de vestir); bermudas; blusas camiseras; blusas; bodis (ropa interior); bragas; calcetines; camisas de manga corta; camisas de manga larga; camisas deportivas; camisas de sport; camisas de vestir; camisetas acolchadas de deporte; camisetas de cuello alto; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; camisetas de manga corta; camisetas de deporte transpirables; camisetas de manga larga; camisetas ombligueras; camisolas; camisones; chalecos; chales; chaquetas sin mangas; chaquetillas; chaquetones; conjuntos de short y camiseta; corbatas; corseletes; corsés (ropa interior); fajas (ropa interior); faldas; faldas short; gabanes; gabardinas (prendas de vestir); gorros; pantalones; pantalones cortos; pantalones informales; pijamas; polos; ropa de deporte; shorts; sombreros; sudaderas; suéteres; tops; uniformes; vestidos; batas [guardapolvos]; biquinis; bufandas de seda; bragas short; calentadores de piernas; calentadores de rodilla; calzoncillos; camisas para trajes; conjuntos para jugar (prendas de vestir); corpiños con liguero; enaguas; faldas pantalón; jerseys (prendas de vestir); lencería femenina; medias; orejeras (prendas de vestir); pantis […]”. 3 Folios 32 a 33 C pp. 4 Certificado 507.537.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Retail Royalty Company presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con su marca previamente registrada. 6.
Anotó que, mediante la Resolución 19738 de 21 de abril de 2017, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Retail Royalty Company y negó el registro como marca mixta “PC 1977” en la clase 25. A lo cual, el tercero con interés en el resultado del proceso presentó recurso de apelación. 7.
Afirmó que, mediante la Resolución 37626 de 30 de mayo de 2018, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC revocó la Resolución 19738, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Retail Royalty Company y concedió el registro de la marca mixta “PC 1977”, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. I.1.2.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación5 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la SIC registró como marca el signo mixto “PC 1977” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S., sin considerar que la misma era similarmente confundible con su marca nominativa “1977”, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 10.
Afirmó que, en consideración que el elemento denominativo predomina en la marca mixta, se observaba que las marcas en conflicto son idénticas desde las dimensiones visual, ortográfica y fonética, por cuanto indican la misma expresión numérica “1977”, donde el elemento adicional “PC” no es suficiente para diferenciarlas. 11. Explicó que la denominación “PC” solo produce que los consumidores asocien aún más las marcas en conflicto, en tanto que dicho elemento, evocativo de “POLO CLUB”, ha sido usado la demandante desde sus inicios, toda vez que es pionera en relación 5 Folios 34 a 45 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio con el uso de la figura de un jugador de polo para identificar sus productos, como camisetas tipo polo y accesorios, entre ellos, maletines y bolsos. 12. Mencionó que la marca de la demandante surgió hace mas de cuarenta años, por lo cual la partícula arbitraria 1977 busca evocar la experiencia y la trayectoria de la compañía, así como también demuestra la confiabilidad de los productos y precios ofrecidos en el mercado a nivel internacional. 13.
Por otra parte, afirmó que los productos de ambas marcas son sustituibles y complementarios por cuanto están registradas en la misma clase, por lo que no resultaba extraño que un consumidor crea que se trate del mismo productor. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio6 14.
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la resolución acusada fue debidamente motivada y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15. Aseguró que las marcas “PC 1977" y “1977" son suficientemente distintivas, de manera que no generan riesgo de confusión en el público consumidor y pueden coexistir. 16.
Señaló que el elemento más característico de la marca “PC 1977", son las letras “PC”, pues ocupan un mayor espacio dentro del signo. Además, este un elemento que genera mayor recordación en la mente del consumidor, de modo que el año 1977, es descriptivo del año de creación de la marca, y pasa a un segundo plano y pierde fuerza distintiva dentro del signo. 17.
Puso de presente que el tercero con interés en el resultado del proceso es titular de las marcas nominativas y mixtas “POLO CLUB”7, de manera que las letras “PC” son las que generan más recordación. II.2. Contestación de la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. 18. La sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S., tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio8, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. 6 Folios 120 a 123 C pp. 7 Certificados 317.897, 218.355, 458.686, 458.685, 596.519, 58.782. 8 Folios 128 a 138 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III. TRÁMITE DEL PROCESO 19. La sociedad Retail Royalty Company presentó demanda de nulidad relativa el 19 de noviembre de 20189 en contra de la Resolución 37626 de 30 de mayo de 2018, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 20.
Mediante auto de 12 de abril de 201910 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. El 6 de septiembre de 201911 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 21. A través de auto de 12 de febrero de 202012 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 28 de febrero de 202013. 22.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se decretó copia del certificado de la marca de la demandante y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 23.
Por auto de 30 de junio de 202014 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 157-IP-2020 de 21 de junio de 202015 dentro de la cual indicó que interpretaría el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem, con el fin de tratar el tema de la conexión entre productos.
Así lo consideró: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión antes nombrada con la finalidad de tratar el tema referente a la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 9 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Folios 50 a 51 C pp. 11 Folio 139 C pp. 12 Folio 141 C pp. 13 Folios 147 a 155 C pp. 14 Folios 159 y vto.
C pp. 15 Índice 50 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] Comparación entre signos mixtos y denominativos. […] Se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro PC 1977 (mixto) y la marca 1977 (denominativa). […] Signos conformados por denominaciones descriptivas. […] Se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 25.
Por auto de 13 de abril de 202116 se requirió a la SIC para que allegara la certificación del registro de la marca de la parte demandante. 26. Mediante auto de 26 de julio de 202117 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 27.
En el término para alegar de conclusión, la sociedad Retail Royalty Company18 y la SIC19 reiteraron sus argumentos de nulidad y de defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 37626 de 30 de mayo de 2018, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual: i) se revocó la Resolución 19738 de 21 de abril de 2017; ii) se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Retail Royalty Company; y iii) se concedió el registro de la marca mixta “PC 1977”, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. 16 Folio 171 C pp. 17 Folio 172 C pp. 18 Índice 57 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 30. La Sala deberá examinar si entre la marca mixta “PC 1977”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S., y la marca nominativa “1977” de la demandante, en la misma clase, existe similitud que configure riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, de acuerdo con lo previsto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 31.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3. La identificación del acto demandado 32. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 37626 de 30 de mayo de 201821, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual: i) se revocó la Resolución 19738 de 21 de abril de 2017; ii) se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Retail Royalty Company; y iii) se concedió el registro de la marca mixta “PC 1977”, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. IV.4.
Análisis del caso concreto 33. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, concedió el registro como marca de un signo mixto “PC 1977” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] abrigos; bandas para la cabeza (prendas de vestir); bermudas; blusas camiseras; blusas; bodis (ropa interior); bragas; calcetines; camisas de manga corta; camisas de manga larga; camisas deportivas; camisas de sport; camisas de vestir; camisetas acolchadas de deporte; camisetas de cuello alto; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; camisetas de manga corta; camisetas de deporte transpirables; camisetas de manga larga; camisetas ombligueras; camisolas; camisones; chalecos; chales; chaquetas sin mangas; chaquetillas; chaquetones; conjuntos de short y camiseta; corbatas; corseletes; corsés (ropa interior); fajas (ropa interior); faldas; faldas short; gabanes; gabardinas (prendas de vestir); gorros; pantalones; pantalones cortos; pantalones informales; pijamas; polos; ropa de deporte; shorts; sombreros; sudaderas; suéteres; tops; uniformes; vestidos; batas [guardapolvos]; biquinis; bufandas de seda; bragas short; calentadores de piernas; calentadores de rodilla; calzoncillos; camisas para trajes; conjuntos para jugar (prendas de vestir); corpiños con liguero; enaguas; faldas pantalón; jerseys (prendas de vestir); lencería femenina; medias; orejeras (prendas de vestir); pantis […]”. 34.
A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la SIC concedió el registro antes mencionado sin considerar que era confundible con la marca nominativa “1977” de la sociedad Retail Royalty Company, registrada en la misma clase, estos son: “[…] vestido, calzado y sombrerería […]”. 21 Folios 13 a 25 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 157-IP-2020 de 21 de junio de 2020 dentro de la cual indicó que interpretaría el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem, con el fin de tratar el tema de la conexión entre productos. 36.
Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y el lema comercial en controversia, es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor22: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 38.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso 23 (mixta) Registro 584.858 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por la parte demandante24 1977 (nominativa) Registro 507.537 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 39.
En ese contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca mixta “PC 1977”, registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso para identificar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca nominativa “1977” de la sociedad Retail Royalty Company, en la misma clase, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 23 Folio 27 C pp. 24 Consulta realizada el 30 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 40. Ahora, como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “PC 1977” registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso y la marca nominativa “1977” de la sociedad demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 41.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca objeto de análisis, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las letras y los números las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 42. En efecto, de la revisión de la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 43.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 44.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”25. 45.
De manera previa, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 46. Sobre el particular, se advierte que las letras “P” y “C” son de uso común en la clase 25, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación26, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: 25 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 26 Consulta realizada el 31 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “P” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “P” CERVECERIA UNION S.A. 25 251.698 “Y.P. BABY´S DRESS” BABY'S DRESS LIMITADA 25 263.091 “TASSO ELBA S.P.A.” MACY´S MERCHANDISING GROUP, INC. 25 271.053 “C” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “M&C MODA & COLOR CONFECCIONES” JOHN FREDY MORA MUÑOZ 25 264.878 “C.C.” CINE COLOMBIA S.A.S. 25 273.203 “C PREMIUM JEANS G.U.C. S.A.S. 25 290.717 47. Cabe advertir que las partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 48.
Por otra parte, la Sala advierte que, el término “1977” en la clase 25 tienen un carácter descriptivo, en tanto informan de manera inmediata y directa el público la trayectoria y experiencia de los productos que identifica. En efecto, dicha clase cubre el origen de los productos que ampara, esto son: “[…] abrigos; bandas para la cabeza (prendas de vestir); bermudas; blusas camiseras; blusas; bodis (ropa interior); bragas; calcetines; camisas de manga corta; camisas de manga larga; camisas deportivas; camisas de sport; camisas de vestir; camisetas acolchadas de deporte; camisetas de cuello alto; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; camisetas de manga corta; camisetas de deporte transpirables; camisetas de manga larga;
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio camisetas ombligueras; camisolas; camisones; chalecos; chales; chaquetas sin mangas; chaquetillas; chaquetones; conjuntos de short y camiseta; corbatas; corseletes; corsés (ropa interior); fajas (ropa interior); faldas; faldas short; gabanes; gabardinas (prendas de vestir); gorros; pantalones; pantalones cortos; pantalones informales; pijamas; polos; ropa de deporte; shorts; sombreros; sudaderas; suéteres; tops; uniformes; vestidos; batas [guardapolvos]; biquinis; bufandas de seda; bragas short; calentadores de piernas; calentadores de rodilla; calzoncillos; camisas para trajes; conjuntos para jugar (prendas de vestir); corpiños con liguero; enaguas; faldas pantalón; jerseys (prendas de vestir); lencería femenina; medias; orejeras (prendas de vestir); pantis […]” y “[…] vestido, calzado y sombrerería […]”. 49.
En este contexto, dicha expresión describe el vínculo de tales productos con el ámbito empresarial o institucional, toda vez que indican que se emplea para informar la trayectoria y experiencia, con el fin de proyectar confianza y reputación en el origen de los productos, lo que evidencia su carácter descriptivo. 50. Sobre el particular, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica27. 51.
En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 52.
Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 23 de octubre de 202528, consideró que los números “1998” eran descriptivos de los servicios que se pretendían registrar con el signo mixto “LICOEXPRESS DESDE 1998”. Así se señaló: “[…] Respecto de los términos “DESDE 1998” en la clase 35, la Sala advierte que los mismos tienen un carácter descriptivo, en tanto informan de manera inmediata y directa el público o ámbito al que se dirigen los servicios que identifica. […] 27 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de octubre de 2025. Rad.: 2020-00464-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En ese contexto el número 1998 indica que inició la prestación del servicio desde ese año […]” (mayúscula del original). 53.
Ahora, si bien es cierto que, en principio, las partículas de uso común “P” y C” en la clase 25 y descriptiva “1977”, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración a que presentan un grado de distintividad débil, también es que al excluirlas se reducen los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, esto es, al estar unidas y no poder ser fraccionadas.
Además, es precisamente respecto de dichas expresiones que se alega la presunta confusión. 54. Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “P”, “C” y “1977” son expresiones de uso común y descriptiva, respectivamente, que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente los vocablos “P” y “C” pero se mantuviera el análisis “1977” (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual se ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes y descriptivas solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido de que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 55.
Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.
Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorado en su conjunto. 56. En este contexto, en el caso sub examine, no es posible fragmentar el examen con base en la naturaleza débil de sus componentes, sino que debe asumirse el criterio interpretativo según el cual el cotejo debe realizarse sobre el conjunto marcario, sin fraccionarlo. 57.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas “PC 1977” y “1977”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 58.
A la Sala le corresponde abordar el análisis las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos distintivos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada P C 1 9 7 7 1 2 3 4 5 6 Marca previamente registrada 1 9 7 7 1 2 3 4 59.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo de las marcas enfrentadas, la Sala advierte que entre la marca “PC 1977” y la marca “1977” existe semejanza, pues ambos comparten el número “1977”. Si bien la marca demandada presenta una mayor extensión, esto es, al incluir las letras “PC”, dicha diferencia no resulta suficiente para diluir la similitud, dado que la fuerza distintiva recae principalmente en el número “1977”, que predominan en la percepción del consumidor. 60.
En efecto, la marca de la demandante comparte el número “1977”, mientras que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, además de contener ese mismo elemento numérico, se complementa con la partícula “PC”. No obstante, este elemento adicional no otorga una diferenciación sustancial ni suficiente, en tanto las letras que lo conforman, por sí solas, también constituyen un elemento de débil fuerza distintiva, al ser de uso común y carecer de un significado concreto o de una connotación reconocible para el consumidor medio.
En consecuencia, su incorporación no modifica la impresión global que ambos signos producen ni elimina Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la semejanza derivada del número “1977”, el cual continúa siendo el elemento que predomina en la percepción del público. 61.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, las marcas comparten elementos esenciales que conforman su estructura denominativa, lo que genera una similitud ortográfica apreciable que puede inducir a confusión. Si bien se acompañan de elementos accesorios, estos no modifican sustancialmente su percepción global ni aportan distintividad suficiente para evitar la semejanza. 62.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas resulta similar en su ritmo y entonación, especialmente por la coincidencia de los números “1977”, que dominan la percepción auditiva del consumidor medio. Si bien, como se precisó, la marca del tercero con interés en el resultado del proceso incorpora la partícula “PC”, dicha adición no modifica de manera sustancial la impresión fonética global, en tanto se trata de una combinación de letras breves, cuya sonoridad, de corta duración y débil recordación, se diluye ante la fuerza expresiva y fuerza auditiva del número compartido. 63.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: PC 1977 – 1977 – PC 1977 – 1977 – PC 1977 PC 1977 – 1977 – PC 1977 – 1977 – PC 1977 PC 1977 – 1977 – PC 1977 – 1977 – PC 1977 PC 1977 – 1977 – PC 1977 – 1977 – PC 1977 64. Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que las marcas confrontadas son similares al ser articulados en voz alta, por lo que se confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar los productos de la demandante y del tercero con interés en el resultado del proceso29. 65.
En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes. Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 66.
En este sentido, se advierte que la marca demandada se compone del término “PC”30, la cual no tiene un significado en el español según el diccionario de la Real Academia Española. Si bien es cierto que la demandante alega que dicha partícula corresponde a una abreviatura o contracción de “POLO CLUB”, la misma no está 29 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 30 https://dle.rae.es/PC?m=form.
Consultado el 30 de octubre de 2025. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio consolidada en el uso corriente por el consumidor medio, supuesto que no fue alegado ni demostrado31. 67. Sobre el particular, esta Sección32 ha señalado que, cuando un signo está conformado por letras o expresiones que carecen de un significado claro y reconocible para el consumidor medio, no puede atribuírseles un contenido conceptual específico, tal y como ocurrió en un caso relativo a la eventual interpretación de las letras ‘Y’ y ‘G’, en el cual se precisó que: “[…] si bien podría argumentarse que las letras “Y” y “G” pueden ser interpretadas como abreviaturas de las empresas “Yahoo!” y “Google”, lo cierto es que dicha asociación no es de fácil reconocimiento por el consumidor medio en Colombia.
Además, por cuanto no obra en el expediente prueba alguna que permita respaldar que dicho consumidor efectivamente reconozca dichas letras con la naturaleza antes mencionada. En consecuencia, desde el punto de vista conceptual, dichas letras deben ser valoradas como simples componentes del alfabeto, sin una carga semántica clara y específica […]” (negrilla fuera de texto). 68.
En consecuencia, la Sala advierte que la expresión “PC” debe considerarse como una expresión de fantasía en el ámbito marcario. Y, el número 1977 indica que el origen de los productos por su carácter descriptivo. Por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque33. 69. En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 70.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 71. La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 72.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201834 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: 31 Ley 1564 de 2012. Artículo 167. “[…] Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos “onus probandi incumbit actori” o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y “reus in excipiendo fit actor”, es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa. 32 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de julio de 2025. Rad.: 2021 – 00302. MP. Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 73. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 74.
En el caso sub examine, la expresión cuestionada “PC 1977” fue solicitada para proteger los productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de Niza, estos son: “[…] abrigos; bandas para la cabeza (prendas de vestir); bermudas; blusas camiseras; blusas; bodis (ropa interior); bragas; calcetines; camisas de manga corta; camisas de manga larga; camisas deportivas; camisas de sport; camisas de vestir; camisetas acolchadas de deporte; camisetas de cuello alto; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; camisetas de manga corta; camisetas de deporte transpirables; camisetas de manga larga; camisetas ombligueras; camisolas; camisones; chalecos; chales; chaquetas sin mangas; chaquetillas; chaquetones; conjuntos de short y camiseta; corbatas; corseletes; corsés (ropa interior); fajas (ropa interior); faldas; faldas short; gabanes; gabardinas (prendas de vestir); gorros; pantalones; pantalones cortos; pantalones informales; pijamas; polos; ropa de deporte; shorts; sombreros; sudaderas; suéteres; tops; uniformes; vestidos; batas [guardapolvos]; biquinis; bufandas de seda; bragas short; calentadores de piernas; calentadores de rodilla; calzoncillos; camisas para trajes; conjuntos para jugar (prendas de vestir); corpiños con liguero; enaguas; faldas pantalón; jerseys (prendas de vestir); lencería femenina; medias; orejeras (prendas de vestir); pantis […]”. 75.
La marca previamente registrada identifica los productos de la misma clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vestido, calzado y sombrerería […]”. 76. Al analizar la relación entre los productos protegidos por la marca cuestionada “PC 1977” y los productos de la marca previamente registrada, se advierte que existe una conexión basada en los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad en los canales de comercialización. La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos35. 77.
En cuanto al criterio de sustituibilidad, la Sala observa que los productos amparados por la marca cuestionada “PC 1977” se encuentran comprendidos en la misma clase 25 del nomenclátor internacional de los de la marca previamente registrada “1977”. Adicionalmente, se advierte que dichos productos comparten la misma naturaleza, función y finalidad, en la medida en que todos están dirigidos a satisfacer la necesidad de vestimenta. 78.
Así, prendas como camisas, camisetas, pantalones, vestidos, sudaderas o sombreros, protegidas por la marca “PC 1977”, guardan relación directa con los bienes identificados por la marca “1977”, vestidos y sombrerería. 79. En consecuencia, los productos objeto de análisis satisfacen la misma necesidad básica del consumidor, esto es, vestirse.
Por ello, existe una relación funcional entre ellos, en la medida en que un consumidor medio podría optar indistintamente por unos u otros en los mismos establecimientos comerciales o dirigidos al mismo público objetivo. No obstante, la Sala precisa que, si bien no todos los productos son 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio directamente intercambiables, como ocurre entre la ropa y el calzado, sí presentan una complementariedad evidente, aspecto que refuerza la conexión competitiva entre los signos en controversia. 80.
Respecto del criterio de complementariedad, la Sala observa que los productos protegidos por la marca previamente registrada “1977”, tales como vestido, calzado y sombrerería, presentan una conexión funcional y comercial con los productos amparados por el signo cuestionado “PC 1977” como son los abrigos, blusas, fajas y medias, toda vez que, todos estos tienen la función de vestir, para proteger, adornar o complementar la presentación personal.
Si bien el calzado no constituye una prenda de vestir en sentido estricto, conforme a la clase 25 del nomenclátor internacional, forma parte del mismo conjunto de productos destinados a la indumentaria, cumpliendo una función complementaria dentro del mismo sector. 81. En efecto, dichos productos suelen ser concebidos y consumidos de manera complementaria en cualquier establecimiento y grandes almacenes donde se encuentren venta de ropa como boutiques, calzado y sombrererías, lo que genera una relación razonable de que provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas. 82.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. La relación de complementariedad sugiere la obtención de productos como prendas de vestir, se complementan con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso. Esta relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la identidad entre los signos, tal y como se analizó con anterioridad. 83.
Aunado a lo anterior, dichos productos utilizan canales de comercialización similares, tales como establecimientos de comercio, tiendas especializadas, folletos, prensa, revistas especializadas y plataformas digitales. Estas coincidencias en los medios de publicidad generan un punto de contacto directo entre los signos y fortalecen la posibilidad de confusión respecto a su origen empresarial. 84.
Además, los productos están dirigidos a un público objetivo similar, compuesto tanto por individuos como por personas o empresas interesadas en la moda, lo cual amplifica la percepción de relación entre ambos. 85. Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los productos de “1977” de la demandante y los productos de “PC 1977”, del tercero con interés en el resultado del proceso provienen del mismo empresario. 86.
En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio productos de la marca cuestionada y los productos de la marca previamente registrada por el demandante, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos de la marca “PC 1977” no están directamente ligados a los productos de la marca “1977”, asumiendo así un origen empresarial compartido. 87.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201536, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 88.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales37: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00.
MP: Dra. María Elizabeth García González. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 89. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, porque el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado. 90.
Finalmente, sobre el argumento de la SIC relacionado con que el tercero con interés en el resultado del proceso es titular de las marcas nominativas y mixtas “POLO CLUB”38, de manera que las letras “PC” son las que generan más recordación, se pone de presente que hacen referencia a las palabras “POLO” y “CLUB”, y no a las letras “P” y “C”.
En consecuencia, el uso de la partícula “PC”, dentro del signo “PC 1977”, no puede beneficiarse del eventual prestigio o recordación de las marcas “POLO CLUB”, ni conferirle distintividad suficiente para evitar la confusión frente a la marca previamente registrada “1977”. 91. Además, esta Sala ha considerado que el examen de registrabilidad es integral, debe ser motivado y autónomo39, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 92.
Se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 93.
Así, el estudio de registrabilidad de la marca demandada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 94. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular.
IV.5. Conclusión 95. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca mixta “PC 1977”, para amparar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 37626 de 30 de mayo de 2018, expedida por la SIC, por medio de la cuales: i) se 38 Certificados 317.897, 218.355, 458.686, 458.685, 596.519, 58.782. 39 Interpretación Prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 19738 de 21 de abril de 2017; ii) se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Retail Royalty Company; y iii) se concedió el registro de la marca mixta “PC 1977”, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S., como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 96.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 37626 de 30 de mayo de 2018, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 584.858 asignado a la marca “PC 1977”, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00476-00 Demandante: Retail Royalty Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.