1 Radicado: 11001-03-24-000-2003-00229-01 Demandante: Transpack LTDA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2003-00229-01 Demandante: TRANSPACK LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: INTERNEXA S.A. Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad TRANSPACK LTDA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, la cual fue adecuada en el auto admisorio a nulidad relativa de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de las resoluciones números: i) 20490 del 27 de junio de 2002, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada y se concedió el registro de la marca mixta “TRANSPACK” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, ii) 35170 del 30 de octubre de 2002 por medio de la cual se resolvió recurso de reposición confirmando y, iii) 42384 del 27 de diciembre de 2002, por medio de la cual se resolvió la apelación en el sentido de confirmar las decisiones recurridas, dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio1. 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2003-00229-01 Demandante: Transpack LTDA I.- ANTECEDENTES 1.

La demanda La sociedad TRANSPACK LTDA., a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1.1. Pretensiones “PRIMERO: Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCION No. 20490 del 27 de Junio de 2.002, expedida por la JEFATURA DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual, se declaró infundada la oposición presentada por la empresa TRANSPACK LTDA., a través de apoderado y fue concedido el REGISTRO de la marca TRANSPACK - Nominativa -, a la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P., para distinguir: “ servicios de investigación científica e industrial; programación para ordenadores, consultas en materia de ordenador, consultas profesionales no relacionadas con la dirección de negocios, elaboración, actualización y alquiler de software” comprendidos en la Clase 42 Internacional, con vigencia para diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de la cual se reclama su nulidad.

SEGUNDO: Que igualmente se declare la NULIDAD de la RESOLUCION No. 35170, de 2.002, por medio de la cual la JEFATURA DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO resuelve el RECURSO DE REPOSICION impetrado por mi representado a través de apoderado judicial, confirmando la decisión contenida en la RESOLUCION No. 20490 del 27 de Junio de 2.002.

TERCERO: Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCION No. 42384 que data del 27 de Diciembre de 2.002, expedida por el SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO), por medio de la cual se resuelve el RECURSO DE APELACION interpuesto y sustentado en tiempo por mi representado, a través de apoderado, Confirmando la decisión contenida en la RESOLUCION No. 20490 de 2.002.

CUARTO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y en calidad de Restablecimiento del Derecho, se ordene la cancelación del registro de la marca TRANSPACK - Nominativa para la Clase 42 de la Clasificación Internacional, de Productos y Servicios para el Registro de Marcas establecida en el Acuerdo de Niza, otorgada a la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P., empresa domiciliada en la Ciudad de Medellín, identificada con el NIT. 811021654-9.

QUINTO: Que en consecuencia y como Restablecimiento del Derecho, se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales que con las decisiones de esta Superintendencia, adoptadas en las Resoluciones Nos. 20490, 35170 y 42384 respectivamente, se causaron a mi representado.

SEXTO: Que igualmente, como Restablecimiento del Derecho, se ordene a la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, que pague a la Sociedad TRANSPACK LTDA., (empresa demandante), el valor de los Perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo.

SEPTIMO: La Liquidación de las anteriores condenas, deberá efectuarse mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia, las cuales se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, o al por mayor, conforme lo dispuesto por el Artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2003-00229-01 Demandante: Transpack LTDA OCTAVO: Que para el cumplimiento de la Sentencia, se ordene dar aplicación a los Artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.” 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. La sociedad INTERNEXA S.A., solicitó el día 10 de abril de 2001, ante la División de Signos Distintivos de la SIC, el registro de la marca mixta "TRANSPACK", para amparar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole el número de expediente 01- 028592. 1.2.2.

El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 512 del 30 de octubre de 2001, y estando dentro del término legal la sociedad TRANSPACK LTDA., presentó oposición al registro de la marca "TRANSPACK", basándose en el registro de la marca mixta “TRANSPACK LTDA“ de la clase 42 de la Calificación Internacional de Niza. 1.2.3.

La SIC expidió la resolución 20490 del 27 de junio de 2002, suscrita por la Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “TRANSPACK“, para distinguir productos de la Clase núm. 42 de la Clasificación Internacional de Niza 1.2.4. La sociedad TRANSPACK LTDA., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la anterior resolución. 1.2.5.

Mediante la resolución 35170 del 30 de octubre de 2002, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión recurrida. Y posteriormente, mediante la resolución 42384 del 27 de diciembre de 2002, la SIC, resolvió el recurso de apelación presentado resolviendo confirmar la decisión contenida en la resolución núm. 20490 del 27 de junio de 2002. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2003-00229-01 Demandante: Transpack LTDA 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró las siguientes normas: artículo 81 y literales a) y d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Señaló que en su consideración la SIC se equivocó al realizar el estudio de registrabilidad, toda vez, que era evidente la semejanza, igualdad e identidad de las marcas confrontadas y que el medio utilizado para su publicidad (internet) era el mismo y por ende la entidad demandada no debió conceder su registro.

II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de octubre 11 de 2004 el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. y al Ministerio Público. 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda señalando que no era necesario un análisis profundo y detenido de las marcas confrontadas para concluir que entre los servicios y las actividades mencionadas no existe relación alguna, de hecho, se trata de actividades completamente independientes de los servicios (clase 42) a ser distinguidos con la marca TRANSPACK (mixta). 2.2.2.

La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. se pronunció dentro del presente proceso señalando que no era posible generar confusión entre la marca Transpack de INTERNEXA con el nombre comercial Transpack Ltda, en atención a que por la diversidad del mercado en donde se encuentran ubicados y donde cumplen su función es totalmente diferente y distintiva para cada marca, y en suma, que si supusiéramos que un cliente de Transpack Ltda. deseara contratar los servicios de transporte de documentos de archivo, bienes muebles o enseres en Colombia o en el 5 Radicado: 11001-03-24-000-2003-00229-01 Demandante: Transpack LTDA exterior y contactara para ello a INTERNEXA por su marca Transpack, nunca sería posible que ésta la prestara este tipo de servicios o a la inversa.

III. PRUEBAS Mediante auto del 18 de diciembre de 2006 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, decretando para cada uno de ellos las pruebas documentales aportadas. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 16 de marzo de 2009 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 4.1.

La SIC como entidad demandada mediante escrito del 29 de junio de 2009 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.1.2. La sociedad TRANSPACK LTDA., como demandante, mediante escrito del 14 de abril de 2009 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 4.1.3.

La sociedad INTERNEXA S.A., como tercero con interés y el Ministerio Público no intervinieron en esta etapa del proceso. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 59-IP-2018. VI ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de julio 18 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 275145, correspondiente a la marca mixta 6 Radicado: 11001-03-24-000-2003-00229-01 Demandante: Transpack LTDA «TRANSPACK», cuyo titular es INTERNEXA S.A. A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde el 11 de febrero de 2013, como consecuencia de su falta de renovación. De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 14 y el 16 de agosto de 2023, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación, de conformidad con la constancia secretarial2 de fecha 22 de agosto de 2023.

VII CONSIDERACIONES DE LA SALA 7.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia3. 7.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca mixta «TRANSPACK» identificada con el registro marcario núm. 275145, otorgada a favor de la sociedad INTERNEXA S.A., la cual obra como tercero con interés y cuya eventual nulidad se solicitó en este proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 10 de febrero de 2003 hasta el 10 de febrero de 2013, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI4 de la entidad demandada, así: 2 Anotaciones números 118 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 4 Índice 111 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 7 Radicado: 11001-03-24-000-2003-00229-01 Demandante: Transpack LTDA Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta «TRANSPACK», cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, la cual, como ya se explicó, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En ese orden de ideas, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 8 Radicado: 11001-03-24-000-2003-00229-01 Demandante: Transpack LTDA Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo5 de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia, desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja6.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo7, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada8.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia9. 5 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 6 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 7 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 9 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 9 Radicado: 11001-03-24-000-2003-00229-01 Demandante: Transpack LTDA En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca mixta «TRANSPACK», cuyo titular es INTERNEXA S.A., y cuya nulidad se solicitó en este proceso, se encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 10 Radicado: 11001-03-24-000-2003-00229-01 Demandante: Transpack LTDA Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.