CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Genentech, Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Temas: Solicitud de registro de la patente denominada “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS”.

Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda y se mantiene la legalidad de los actos demandados porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los mismos. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Genentech, Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 43821 de 30 de julio de 2013 y 13070 de 28 de febrero de 2014.

I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Genentech, Inc.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3 para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 43821 de 30 de julio de 2013, “Por la cual se deniega una patente de invención”4; y 13070 de 28 1 Actuando por medio de apoderado.

Cfr. Folio 3. 2 Radicada el 18 de agosto de 2014. Cfr. Folios 72 a 101. 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS”., solicitada por la sociedad Genentech, Inc. 2 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 de febrero de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”5, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio6. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgar el privilegio de patente de la solicitud denominada “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS”. Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 2.1.

Se declare la nulidad de la Resolución No. 43821 del 30 de julio de 2013, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió negar la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ACIDAS”. 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 13070 del 28 de febrero de 2014, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición interpuesto por mi representada contra la Resolución No. 43821 del 30 de julio de 2013, confirmándola en su integridad y declarando agotada la vía gubernativa. 2.3.

Que como consecuencia de estas declaraciones de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de Restablecimiento del Derecho, conceder la Patente de Invención titulada “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ACIDAS”. 2.4. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del Artículo 2º del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.5.

Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]” Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante. 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5 Por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió confirmar la decisión de negar la patente de invención contenida en la Resolución núm. 43821 de 30 de julio de 2013. 6 En adelante, parte demandada. 3 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 4.1.

Que la sociedad Genentech, Inc., mediante escrito radicado el 30 de agosto de 2010, presentó en fase nacional y ante la parte demandada, la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/032220 del 28 de enero de 2009. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 20 de diciembre de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 623. 4.3. Que la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió Concepto Técnico mediante oficio núm. 162, notificado por fijación en lista de fecha de 15 de enero de 2013, en el cual estableció que, basándose en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad, esta es, el 30 de enero de 2008, se tendrían como estado de la técnica los documentos: D1) US2006/0018899, titulado “HER2 antibody composition”, publicado el 26 de enero de 2006; y D2) Biotechnology Progress, Volume 18, issue 3, pages 509-513, titulado “Free sulfhydryl in Recombinant Monocional Antibodies”, publicado en 2002. 4.4.

Que el 17 de mayo de 2013 radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la parte demandada la respuesta al oficio núm.162 indicado supra, en la que presentó un nuevo capítulo reivindicatorio. 4.5. Que la parte demandada, mediante Resolución núm. 43821 de 30 de julio de 2013, negó el privilegio de patente a la invención denominada “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ACIDAS” por considerar que de acuerdo con las divulgaciones hechas en los documentos D1 y D2, carecía de nivel inventivo. 4.6.

Que el 12 de septiembre de 2013 presentó recurso de reposición contra la Resolución núm. 43821 de 30 de julio de 2013 indicada supra. 4.7. La parte demandada, mediante Resolución núm. 13070 de 28 de febrero de 2014, resolvió dicho recurso de reposición y confirmó en su integridad la decisión contenida en la Resolución núm. 43821 de 30 de julio de 2013 y con dicha actuación quedó agotada la vía gubernativa. 4 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 5.

La parte demandante invocó como vulnerados el artículo 14 y el artículo 18 de la Decisión 486 de 20007, y expuso el concepto de la violación así: 5.1. Mencionó que, a su juicio, la parte demandada emitió un juicio erróneo y carente de fundamentos, toda vez que el examen de patentabilidad que desarrolló no demuestra de manera concluyente el incumplimiento del requisito de nivel inventivo de la solicitud. 5.2.

Agregó que la parte demandada ignoró en su totalidad los argumentos presentados. 5.3. Afirmó que ningún documento disponible en el estado de la técnica, ni siquiera los documentos citados por la parte demandada en las resoluciones objetadas, anticipa o sugiere la materia reivindicada. 5.4. Respecto de los documentos citados por la parte demandada como estado de la técnica, considera que no existe ningún vínculo entre los documentos D1 y D2 que permita atribuirle obviedad a la materia reivindicada. 5.5.

Adujo que el documento D1, al divulgar la composición conocida como “Pertuzumab”, que comprende un anticuerpo HER2 junto a una variante que comprende una extensión líder amino-terminal, no lleva a deducir la posibilidad de una composición de ese anticuerpo HER2, pero combinado con una variante reducida de disulfuros y una no reducible. 5.6.

Precisó que incluso en el documento D1 se relata la realización de un ensayo para determinar la presencia de grupos de sulfhidrilo libres y por medio del cual se observó la ausencia de variantes que comprenden azufre en su estructura. Así las cosas, es posible considerar que dicho documento exhorta a evitar la inclusión de dichas variantes en la composición, cosa que sucede en la composición objeto de la solicitud. 7 “Artículo 18.

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 5 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 5.7.

Mencionó que es bien sabido en el campo técnico, que tras modificar algunos de los aminoácidos de las regiones hipervariables de un anticuerpo, su actividad puede mantenerse, potenciarse o verse disminuida, por cuanto no es posible afirmar que una composición como la objeto de la solicitud, fuera efectiva terapéuticamente. 5.8. Respecto del documento D2, argumentó que no existe ningún tipo de relación entre sus enseñanzas y el objeto de invención, por cuanto este se centra en la “detección y cuantificación de grupos sulfhidrilo libre en anticuerpos monoclonales producidos en células de ovario de hámster chino, mediante la aplicación de técnicas de fluorescencia”, mientras que el objeto de invención se centra en el desarrollo de una composición de anticuerpos. 5.9.

Consideró que la invención constituye una alternativa terapéutica para el tratamiento del cáncer que, en adición a las composiciones ya conocidas en el estado de la técnica, y a diferencia de estas, incorpora variantes ácidas del anticuerpo HER2 con un comportamiento farmacocinético favorable. Contestaciones de la demanda Parte demandada 5.

La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 5.1. Adujo que la patente solicitada no contiene evidencia de que la composición de anticuerpo HER2 reivindicada proporcione efectos técnicos “superiores” o “mejorados” inesperados para la persona versada en la materia. 5.2. Precisó, respecto de la supuesta violación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, que el acto demandado se fundó en lo establecido en esta disposición, pues realizó un examen de fondo por medio del cual consideró: i) el objeto de las reivindicaciones; ii) el estado de la técnica representado en los documentos D1 y D2; iii) el contenido de la descripción y lo allí revelado; iv) requirió al solicitante, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, para que 8 Actuando por intermedio de apoderado. 9 Cfr. Folios 115 a 125. 6 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 subsanara las falencias que presentaba la solicitud, y v) consideró la respuesta dada al requerimiento, junto con el nuevo capítulo reivindicatorio allegado. 5.3.

Argumentó que estudió y calificó diligentemente la argumentación presentada por la parte demandante y que, precisamente como resultado del examen de patentabilidad y con fundamento en el mencionado artículo, encontró que las reivindicaciones 1 a 22 de la solicitud del asunto no cumplen con el requisito de nivel inventivo por derivarse de las enseñanzas reveladas en las publicaciones D1 y D2. 5.4.

Agregó que las revelaciones específicas de las pruebas documentales D1 y D2 mencionadas supra demuestran de manera concluyente que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo y esto no fue desvirtuado por la solicitante del privilegio durante la etapa administrativa. 5.5. Aclaró que el análisis de los documentos D1 y D2, por medio del cual se concluyó que la solicitud no cumplía con el requisito de nivel inventivo, se hizo respecto de los documentos en conjunto y no por separado. 5.6.

Respecto del argumento de la parte demandante relacionado con el ensayo de Ellman realizado para determinar la presencia de grupos sulfhdrilo libres, consideró que el hecho de que no haya sido detectado no implica que no existiera tiol libre dentro de la molécula, ya que la metodología utilizada no permitía la detección de este tipo de especies. 5.7.

Respecto de los documentos D1 y D2, señaló que la única diferencia entre la composición reclamada y la divulgada en el documento D1 consiste en que la solicitud restringe las variantes a la variante reducida de disulfuros y la variante no reducible, alternativa que el documento D2 sugiere a una persona normalmente versada en la materia, pues divulga diferentes modificaciones a anticuerpos en sus enlaces de disulfuro; entre ellos, menciona la modificación de los enlaces disulfuro.

A su juicio, a partir de esta información la persona del oficio normalmente versada en la materia está en la capacidad de producir una variante reducida de disulfuros con el fin de reducir la probabilidad de que coexistan con especies ácidas. 5.8. Concluyó que toda vez que: i) el documento D2 provee la motivación para obtener anticuerpos con modificaciones en sus enlaces disulfuro, así como las técnicas para cuantificar dichas modificaciones y ii) el documento D1 divulga anticuerpos con las mismas secuencias que los de la solicitud y composiciones que 7 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 comprenden dicho anticuerpo con distintas variantes del mismo, la enseñanza conjunta de los dos documentos desvirtúa el nivel inventivo de la solicitud.

Audiencia Inicial 6. El Despacho, mediante auto de 21 de octubre de 2019: i) fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el 28 de octubre de 2019; en ella se declaró saneado el proceso; se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 del CPACA y no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; se fijó el objeto del litigio; se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

Audiencia de pruebas 7. El Despacho sustanciador realizó el 2 de marzo de 202110 la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. Interpretación prejudicial 8. El Despacho, mediante auto de 16 de abril de 2021, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 invocadas por la parte demandante. 9.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 174-IP-2021 de 19 de octubre de 202211, en la que indicó: “ […] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. […]” Alegatos de Conclusión 10.

La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda12. 10 Cfr. Índice 53 del aplicativo web SAMAI. 11 Cfr. Índice 62 del aplicativo web SAMAI. 12 Cfr. Índice 72 del aplicativo web SAMAI. 8 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 11. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda13.

Concepto del Ministerio Público 12. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 174-IP-2022; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 14. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201914, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la corporación. 15.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. Los actos acusados 16. Los actos acusados son los siguientes: 16.1. La Resolución núm. 43821 de 30 de julio de 2013, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPO QUE 13 Cfr. Índices 75 y 76 del aplicativo web SAMAI. 14 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS”, solicitada por la sociedad Genentech, Inc. 16.2.

La Resolución núm. 13070 de 28 de febrero de 2014, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió un recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43821 de 30 de julio de 2013. Problema jurídico 17. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de esta, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial 174-IP-2022, determinar: 17.1.

Si las Resoluciones núms. 43821 de 30 de julio de 2013 y 13070 de 28 de febrero de 2014, expedidas por la parte demandada, mediante las cuales se denegó la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS”, solicitada por la sociedad Genentech, Inc., vulneran o no lo previsto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000. 17.2.

En este sentido, se analizará en primer lugar si para el 30 de enero de 2008, fecha de prioridad reivindicada en la solicitud, y para un experto medio en química farmacéutica, la mencionada solicitud se derivaba de manera evidente de las divulgaciones previas contenidas en los documentos: D1) US2006/0018899, publicado el 26 de enero de 2006; y D2) “Biotecnol, prog.2002, Vol. 18, No. 3: 509- 513”, publicado en 2002. 17.3.

En segundo lugar, se analizará si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 18. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Interpretación Prejudicial 174-IP-2021 10 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 19. La Sala procede a destacar los principales aportes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de la Comunidad Andina para este caso: “ […] 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 1.1.En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS” solicitada por Genentech, Inc. no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece lo siguiente: “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las intervenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. 1.2.

Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.4.

Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención sea del producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 2.

El nivel inventivo y el estado de la técnica 2.1. En el proceso interno, la patente de invención “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2 Y SUS VARIANTES ÁCIDAS”, solicitada por Genentech, Inc., fue denegada porque no habría cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo. En ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. 2.2.

En relación con el requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. 2.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido 11 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico que se analiza. 2.4.

En este sentido, el Manual Andino para el Examen de Patentes (en adelante, el Manual) dispone que el nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 2.5.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 2.6.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual señala los siguientes criterios: a) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. El examinador debe ubicarse en la posición de la persona versada en la materia para definir si la solicitud fuese obvia o se derivaría de manera evidente del estado de la técnica.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. b) Al efectuar el análisis, el examinador debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. c) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo.

En este punto, el Manual explica que es importante examinar el nivel inventivo después de la novedad, pues el requisito de novedad es fácil de cumplir, dada que modificaciones superficiales o banales hacen nueva a una invención, pero las modificaciones deben ser tales que no resulten de modo obvio de la técnica anterior, es decir, no hayan sido hechas “fácilmente” por la persona versada en la materia.

Si la invención tiene nivel inventivo, significa que tienen una o más características que involucran un avance comparado con el conocimiento ya existente. d) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

Por ejemplo, en el área de la química el estado de la técnica más cercano puede ser aquel que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 12 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 2.7. Cabe precisar que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, el Manual plantea que se debe recurrir en lo posible al método “método problema – solución”, el cual contempla los siguientes pasos: - Paso 1: Identificar el estado de la técnica más cercano a la invención reivindicada.

El estado de la técnica más cercano es un documento que debe ser del mismo campo técnico que la invención, en el que se debe verificar una función, propósito, problema a resolver o actividad semejante al de la invención y suele ser el que tiene más características en común con la invención. - Paso 2: Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica más cercano. Al aplicar este paso, el experto en la materia deberá determinar las diferencias existentes, en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano. En esta etapa se analiza lo que constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. - Paso 3: Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.

El análisis que realiza el examinador debe centrarse en la o las diferencias existentes entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano, tomando en cuenta el efecto técnico causado por cada una de estas. - Paso 4: Deducir el problema técnico objetivo. a) Para definir el problema técnico, el experto en la materia no debe incluir los elementos de la solución, porque ello podría determinar que la solución sea evidente. b) En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo. c) Para deducir el problema técnico objetivo, el examinador debe preguntarse “ ¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”.

El problema técnico objetivo se sustenta en hechos objetivos concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la invención. d) Sobre la interpretación de la expresión “problema técnico objetivo” el Manual dispone lo siguiente: 13 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 “La expresión “problema técnico objetivo” deberá interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el problema consista simplemente en buscar una solución de reemplazo a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares.” - Paso 5: Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia. a) En esta etapa, el examinador debe preguntarse si del contenido del estado de la técnica, en su conjunto, existe un segundo documento que le indicaría cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar un esfuerzo inventivo.

Si se responde que sí, la invención sería obvia y en consecuencia no tendría nivel inventivo; si, por el contrario, la respuesta es no, la invención tendría nivel inventivo. b) La información técnica debe ser interpretada y analizada como un todo y no de forma aislada, al respecto el Manual establece lo siguiente: “Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de este.

Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.” c) La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención reivindicada.

Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención reivindicada. d) La invención reivindicada debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en relación (carácter técnico) entre ellos.

“…La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.” 2.8.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, de conformidad con conocimientos existentes identificados en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica - 14 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. […]” Sic.

Análisis del caso concreto 20. De conformidad con lo indicado y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 21. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de los requisitos de patentabilidad, particularmente, el nivel inventivo, y la carga de la prueba.

Del cargo de violación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 22. En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente argumentando que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar el cumplimiento de este requisito, para lo cual es preciso iniciar señalando qué se ha entendido en la jurisprudencia como nivel inventivo, para después, tras analizar los argumentos expuestos por la parte demandada en los actos acusados; los argumentos de la parte demandante y las pruebas aportadas, decidir lo que en derecho corresponda. 23.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial aplicable a este caso, determinó: “[…] 2.4. En este sentido, el Manual Andino para el Examen de Patentes (en adelante, el Manual)" dispone que el nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. […]”. 24.

De igual manera, en la mencionada Interpretación prejudicial se indicó: “[…] 2.5. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para 15 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. […]”. 25.

En igual sentido se ha pronunciado esta Sección, mediante sentencia de 23 de abril de 202015, al explicar el nivel inventivo como requisito para la obtención del privilegio de patente, en los siguientes términos: “[…] Sobre el particular, esta Sección ha advertido que aunque nada impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, la invención no debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en la materia técnica y que, en este sentido, la determinación del nivel inventivo de las creaciones resultantes de la combinación o mezcla de métodos, elementos o medios ya conocidos comporta la comprobación del carácter inesperado y sorpresivo del resultado obtenido, que necesariamente debe representar un adelanto o un avance frente a los demás resultados alcanzados o conocidos hasta ese momento […]”. 26.

Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en una Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, se refirió al Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina para explicar el requisito de nivel inventivo en los siguientes términos: “[…] Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. […] Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica […]”16. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110000300. 16 16 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 27.

Ahora bien, en el caso sub examine la Sala advierte que la negación de patente ocurrió, de forma específica, porque la entidad demandada consideró que la solicitud objeto de estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente por la carencia del nivel inventivo. 28. La parte demandada, al realizar el análisis de patentabilidad del estado de la técnica a la fecha de prioridad invocada, encontró dos documentos cuyas enseñanzas permiten derivar la invención de la solicitud presentada por la parte demandante, estas son: a) D1: US2006/0018899, titulado “HER2 antibody composition” y publicado el 26 de enero de 2006 b) D2: Biotechnology Progress, Volume 18, issue 3, pages 509-513, titulado “Free sulfhydryl in Recombinant Monocional Antibodies” y publicado en 2002. 29.

En este sentido, en los actos acusados la parte demandada negó la solicitud de patente de invención al establecer que: “El documento D1 también divulga ensayos para cada una de las variantes realizadas (ver ejemplos) y formulaciones farmacéuticas que los contienen (reivindicaciones; resumen; descripción). Con relación a la variante no reducible, si bien el documento D1 no las identifica de esta manera, se entiende que entre las variantes ensayadas en este documento estaba presente una variante de especie principal que no puede reducirse químicamente a la cadena liviana y pesada por tratamiento con un agente reductor tal como ditiotreitol, tal como es definida en la presente invención (Pág. 11, párr.2), pues dichas variantes como tal no tienen una modificación en su estructura, sino que presentan tal característica de forma intrínseca.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y los compuestos del documento D1 consiste en que entre las variantes ácidas mencionadas no se incluye a la variante reducida de disulfuros. El efecto que logra el incluir en la composición la variante reducida de disulfuros no es evidente puesto que la composición que incluye esta variante no presenta ventajas en estabilidad o farmacocinética frente a las composiciones que incluyen otras variantes ácidas del mismo anticuerpo.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular asi: ¿Cómo obtener una composición de anticuerpos HER2 alternativo a los que se daban a conocer en el documento D1? Ahora bien, teniendo en cuenta que el mismo documento D1 divulgaba diferentes alternativas de variantes ácidas de anticuerpo HER2, las cuales formaban composiciones funcionales y estables, la persona del oficio normalmente versada en la materia hubiese estado en capacidad de incluir la variante ácida reducida de disulfuro entre sus alternativas y prever que dicha variante sería funcional en la composición. 17 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 Por ejemplo, el documento D2 le habría sugerido esta alternativa dado que divulga diferentes modificaciones a anticuerpos en sus enlaces disulfuro, entre ellos menciona la modificación de los enlaces disulfuro por la baja concentración de cisteína en el medio de cultivo (Pág. 512, col.der).

De esta manera, a partir de esta información la persona del oficio normalmente versada en la materia estaba en capacidad de producir una variante reducida de disulfuros, tal como la reclamada en la composición de la presente solicitud. Así las cosas, las divulgaciones de los documentos D1 y D2 le habrían permitido a la persona del oficio normalmente versada en la materia, llegar a la invención reclamada en las reivindicaciones 1 a 22 y prever el efecto que ella tiene.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, las combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2, sí enseña la obtención de la composición que comprenda tanto la variante reducida de disulfuros como la variante no reducible del anticuerpo HER2 de especie principal. Lo anterior, porque como se analizó anteriormente el documento D2 le enseña otras formas de obtener anticuerpos con enlaces disulfuro reducidos, logrando así la composición tal como es reclamada en la presente solicitud.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el documento D1 no menciona composiciones que presenten el anticuerpo de especie principal y dos variantes ácidas del mismo, esta Oficina se permite aclarar que el documento D1 también presenta entre las alternativas de llevar a cabo la composición, que esta tenga el anticuerpo HER2 (especie principal), la variante de con extensión líder amino-terminal (VHS) (Col. 21 líneas 60-65) y además otras formas de variantes, entre ellas la variante con residuos lisina en el extremo C-terminal, variante denominada, variante de glicosilación (Col. 22, líneas 1-36).

Respecto al argumento de la solicitante sobre la divulgación del documento D2, esta Oficina se permite aclarar que dicho documento si bien se refiere a modificaciones que pueden tener los anticuerpos, sin especificar que se trate de una anticuerpo HERZ, ofrece la información general sobre las modificaciones que se pueden realizar a un anticuerpo, con especial énfasis en las modificaciones de los enlaces disulfuro, lo cual le permite a la persona del oficio normalmente versada, en la materia trasladar dicha información a cualquier tipo de anticuerpo y prever que las variantes se pueden realizar en un anticuerpo independientemente de su antígeno blanco.

Sobre las propiedades farmacocinéticas obtenidas con las variantes ácidas, esta Oficina encuentra que el documento Di no menciona nada respecto a la variación de las propiedades farmacocinéticas cuando se emplean las variantes ácidas allí divulgadas. De esta manera, este documento no habría alejado a la persona del oficio normalmente versada en la materia a emplear este tipo de variantes en una composición de anticuerpo.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada […]” Sic. 30. En este orden de ideas, la parte demandada concluyó que la materia de la invención resulta obvia para un experto medio, en la medida en que su contenido se derivaba de manera evidente del estado de la técnica y no contaba con un efecto 18 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 técnico inesperado, razón por la cual el requisito de nivel inventivo se encontraba afectado. 31.

La parte demandante, en su escrito de demanda, afirmó que: i) el examen de patentabilidad realizado por la parte demandada careció de fundamentos y no demostró la falta de nivel inventivo; ii) que ninguno de los documentos citados anticipa o sugiere la invención, ya que no existe relación entre los documentos D1 y D2 que permita considerarla obvia y que el documento D1 desaconseja incluir variantes con azufre y el documento D2 se limita a la detección de grupos sulfhidrilo libres sin vínculo con una composición terapéutica; y iii) que las modificaciones en las regiones hipervariables de un anticuerpo no garantizan su eficacia y que la invención propuesta constituye una alternativa novedosa y terapéuticamente efectiva al incorporar variantes ácidas del anticuerpo HER2 con un comportamiento farmacocinético favorable. 32.

El Despacho decretó como pruebas: i) los documentos aportados con la reforma de la demanda señalados en los numerales 1º y 2º del capítulo de pruebas, indicados como tales; ii) el dictamen pericial aportado por la parte demandante con la reforma de la demanda rendido por la química farmacéutica Luisa Fernanda Díaz y el concepto técnico aportado por la parte demandada, presentado por el químico farmacéutico Dayron Alexander Ramírez Reyes, los cuales fueron sujetos a contradicción en la audiencia de pruebas realizada el 2 de marzo de 202117; y las anterioridades tenidas en cuenta por la parte demandada al realizar el estudio de fondo de la solicitud de patente. 33.

La Sala advierte que en el dictamen pericial la profesional Luisa Fernanda Díaz sostuvo que: “[…] es muy relevante considerar que si bien la referencia D1 corresponde a una solicitud que dentro de su alcance contempla anticuerpos que se unen al dominio específico R2 y algunas de sus variantes estás no cuentan con enseñanzas que de ninguna manera puedan llevar a un experto o a una persona que tenga un conocimiento pues del tipo asociado a la biotecnología y a la terapéutica específicamente a generar pues digamos unas variaciones sobre la estructura y sobre las composiciones allí denominadas, asimismo consideró que la referencia D2 que corresponde a un artículo científico y no se asocia específicamente a la terapéutica y menos a la terapéutica que está asociada al tratamiento para el cáncer no aporta ningún conocimiento ni ninguna sugerencia que permita siquiera contemplar una modificación de las enseñanzas que están reflejadas en D1, ¿por qué? porque como es bien sabido en el campo de la biotecnología la estructura de un anticuerpo monoclonal que 17 Cfr. Índice 53 del aplicativo Samai. 19 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 es el compuesto del que estamos hablando específicamente en este caso es una estructura de alta complejidad que no puede ser sujeta a modificaciones al azar ni simplemente sometida a experimentación aleatoria con el fin de que conserven sus propiedades biológicas, entonces en este caso pues para manejar un lenguaje lo más sencillo posible; tengamos en cuenta que un anticuerpo monoclonal es una molécula que tiene infinidad de posibilidades dentro de su estructura y que a lo largo de la investigación y todo el trabajo científico que se ha llevado a cabo en las últimas décadas para que los mismos sean estructuras y permitan el desarrollo de medicamentos que sean seguros y eficaces no puede llevarse a cabo experimentación adicional; particularmente en lo que se refiere a su estructura, entonces, si tomamos como punto de partida la referencia D2 que como les digo corresponde a un artículo científico que se enfoca en metodologías analíticas que permiten elucidar la estructura de anticuerpos de manera general que están basados en inmunoglobulinas G este documento no aporta ninguna enseñanza que sea ignorada por un experto en la materia como se estableció a lo largo de la declaración este artículo simplemente detalla cuáles son las metodologías analíticas que pueden ser de utilidad para corroborar la conformación que tiene un anticuerpo monoclonal y en este caso resalta a profundidad cuáles son las ventajas y como se requiere que los enlaces entre esta estructura; pues basado específicamente en los puentes de sulfuro que se establecen para el mantenimiento de las cadenas de los anticuerpos monoclonales como estructuras básicas y ya conocidas y bien detalladas deben mantenerse, entonces no existe ninguna sugerencia ni existe ninguna motivación particularmente para a partir de estas dos referencias que fueron citadas por la Superintendencia a partir de mi conocimiento para que se genere un compuesto o una composición en este caso como la que se está pues digamos discutiendo en la presente audiencia, es muy importante tener en consideración que si bien ambas referencias hacen parte del campo de la biotecnología, las mismas tocan fundamentos que son completamente distantes y que si bien lo expresado en la referencia D2 puede ser de utilidad en el campo analítico no tiene ninguna utilidad en el campo del desarrollo terapéutico y esto no soluciona ningún problema ni ninguna necesidad que se haya establecido a lo largo de la referencia D1 entonces no existe ninguna conexidad entre el ámbito; pues digamos de aplicación de estas dos referencias, es muy importante tener en cuenta y como punto más relevante consideró de la referencia D2 que está explícita a lo largo de su discusión en establecer que no es deseado y que pues por todo lo contrario sería un inconveniente que un anticuerpo monoclonal con el que se persiguen esta solicitud de patente presente enlaces de sulfhídrico libres porque esto implicaría que la molécula no está debidamente conformada y que por tanto no va a tener una actividad biológica y por tanto terapéutica deseado, esto digamos no puede pasarse por alto y no estamos hablando de algo que sea opcional en la estructura de un anticuerpo monoclonal; esto es algo que debe existir para que la molécula sea funcional como les vengo diciendo y que realmente represente una utilidad terapéutica y más en el tratamiento del cáncer como les venía exponiendo previamente, estas son las conclusiones más importantes a las que pude llegar con la lectura de los documentos en mención y por tanto no considero como les venía diciendo que con la lectura de la referencia D1 y la experiencia pues que cuento y digamos las bases en biotecnología, que una persona que de lectura juiciosa a la referencia D1 pueda llegar de alguna forma buscando una solución o un desarrollo adicional sobre este tipo de moléculas así quiera consultar la referencia D2 que es de carácter completamente general que no contempla el comportamiento de los anticuerpos en su actividad biológica, es decir, administrados con medicamentos y por ende no tiene ningún impacto sobre la patentabilidad de la solicitud en cuestión […]”. 20 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 34.

En el presente caso, el problema técnico consiste en determinar cómo obtener una composición de anticuerpos HER2 alternativo a los que se daban a conocer en el documento D1. 35. La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de diciembre de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud. De igual manera, la parte demandada encontró dos documentos que anticipan el objeto de la solicitud18. 36.

Ahora bien, de la descripción de la invención, la parte demandante adujo que “[…] Una composición de anticuerpo que comprende un anticuerpo HER2 de especie principal que comprende las secuencias de aminoácidos variables pesada y ligera de las SEQ ID No. 3 y 4, respectivamente, y las variantes ácidas del anticuerpo HER2 de especie principal, en donde las variantes ácidas comprenden la variante reducida de disulfuros y la variante no reducible […]”. 37.

En relación con el efecto técnico de la invención, la Sala advierte que el perito señaló en la audiencia de pruebas: “[…] lo que se busca como parte del desarrollo de moléculas como los anticuerpos monoclonales es que su estructura sea lo más cercana a la biología que conocemos, o sea, a la molécula como tal que se conoce que está presente en el cuerpo humano, entonces el hecho de haber identificado que las variantes de esta estructura que se presenta como parte de la solicitud en cuestión puedan tener una actividad que sea equiparable desde el aspecto farmacéutico que dentro de la declaración se detalla como aspectos farmacocinéticos, es decir, cómo se van a comportar este producto esta molécula dentro del cuerpo sea equiparable a la variante a la molécula de base de la molécula de partida esto se considera un efecto sorprendente así no pues digamos que no se presenten datos adicionales que puedan considerarse como de mayor beneficio solo el hecho de que se conserve su efecto biológico y sus aspectos farmacocinéticos esto realmente corresponde a un efecto que no se esperaba por lo que les digo; estamos alterando lo que se constituye como la estructura básica de un anticuerpo monoclonal y es muy importante tener en cuenta que cualquier alteración en la estructura puede tener efectos no sólo sobre su actividad biológica sino sobre la seguridad del mismo al ser administrado, entonces esto considero a partir de la lectura que se dio a los documentos otorga pues esta característica de nivel inventivo a la solicitud en cuestión. […] Las variantes ácidas, como su nombre lo indica, presentan diferencias en su carga, en su composición química, que pueden influir en la forma en que el anticuerpo se comporta en el organismo.

Esas modificaciones pueden alterar la manera como el anticuerpo se une o interactúa, y eso puede tener efectos en la estabilidad y la permanencia del producto en el cuerpo. […]”. sic. 18 Cfr. Folios 58 a 60. 21 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 38. Conforme a lo anterior, la profesional Luisa Fernanda Díaz sostuvo que la invención cuestionada no se derivaba de manera evidente del estado de la técnica representado por los documentos D1 y D2, argumentando que la inclusión de variantes ácidas del anticuerpo anti-HER2 confería a la composición un comportamiento farmacocinético más favorable y, por tanto, una ventaja técnica. 39.

Al respecto, precisó que las variantes ácidas del anticuerpo anti-HER2, implican modificaciones en la carga eléctrica y en la estructura tridimensional, lo cual podría alterar la interacción con el receptor y mejorar la estabilidad o la vida media del fármaco y no obstante, la composición solicitada mostraba una curva de concentración sérica más estable. 40.

Ahora, si bien la perito Luisa Fernanda Díaz señala que el documento D2 corresponde a un artículo científico que se enfoca en metodologías analíticas, la caracterización estructural de anticuerpos y la identificación de variantes de disulfuro constituyen conocimientos que pueden ser aplicables directamente por una persona versada en la materia, razón por la que, a pesar de la diferencia conceptual que se pretende plantear en el dictamen, esto es, entre una metodología analítica y un análisis sustancial terapéutico, lo expuesto por ella no desvirtúa la carencia del nivel inventivo; 41.

De otro lado, el señor Dayron Alexander Ramírez Reyes profesional que suscribió concepto técnico aportado por la parte demandada manifestó en la audiencia de pruebas: “[…] básicamente hay que aclarar tres cosas: la primera de qué el estado la técnica más cercano que consideró la Superintendencia de Industria y comercio el documento D1 divulgan composiciones farmacéuticas que comprenden el anticuerpo antiR2 que se une al dominio dos como está redactado en las reivindicaciones y este anticuerpo que está divulgado en el documento D1 comprende las mismas características técnicas esenciales del anticuerpo correspondiente a sus secuencias de la cadena pesada y la cadena ligera que son los principales caracterizantes del anticuerpo que sacó la composición reclamada en la solicitó en estudio y donde se establece claramente que bueno el documento D1 si bien divulgada de que el anticuerpo contenido en la composición comprende variantes la diferencia que reconoce la Superintendencia es que no se menciona explícitamente la existencia pues de las variantes de sulfhidro aunque hay que acotar que dentro del documento D1 concretamente en la página 29 del párrafo 303 se realiza una determinación que se llama pues la prueba de Ellman que es con un reactivo específico para determinar sulfhidros y lo que se hace referencia es que no se encontró sulfhidros dentro del límite de detección, es decir, no se puede descartar completamente la ausencia de este digamos de este componente o estas parientes acidas de lo que nos habla la solicitud; no obstante la Superintendencia reconoció que esta sería la diferencia y examinando también 22 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 la Superintendencia dentro de tanto la negación y del recurso de reposición de las respuestas a esos dos actos administrativos; tampoco reconoce a raíz de esa diferencia haya alguna ventaja o un efecto técnico, por lo cual consideró la Superintendencia de que lo que se pretendía resolver en esta invención propuesta es una alternativa y ¿cuál es la alternativa? el documento D2 que es el artículo pues que ya no refirió la doctora Luisa Fernanda hace referencia a anticuerpos en general y si bien, este artículo hace referencia pues a la metodologías analíticas lo que nos muestra este artículo es que dentro de la conformación de los anticuerpos se pueden encontrar esas variantes ácidas que pues son determinadas dentro pues de dicho anticuerpo y que se puede encontrar en cualquier anticuerpo teniendo en cuenta de que en el proceso de las modificaciones postraduccional cuando se sintetizan la proteína o el anticuerpo en este caso por efecto de despagamiento de proteínas se genera pues esa estructura compleja no obstante estamos hablando pues de sistemas biológicos que no son 100% perfectos y que en algún momento no pueden digamos obtener 100% la proteína o el anticuerpo desplegado y se puede determinar la presencia de esas variantes acidas dentro del cuerpo, bajo esos conceptos tanto el documento D1 como estado de la técnica más cercano como el documento D2 un arte previo perteneciente al campo técnico de los anticuerpos se concluyó de que la persona normalmente vezada en la materia teniendo en cuenta la información determinada pues en esos documentos puede obtener de manera obvia el objeto de la invención propuesta. […]”.

Sic. 42. De otro lado, la Sala advierte que, en relación con el efecto técnico, el profesional que rindió el concepto técnico, señaló en la audiencia de pruebas: “[…] teniendo en cuenta primero pues el documento D1 que es el estado de la técnica más cercano en el cual nos divulga el anticuerpo que se une al dominio dos de la proteína R2 en cuya característica esencial son las secuencias de la cadena pesada ligera, se reconoció que la diferencia es la determinación o la presencia de las variantes acidas, entonces lo que se determinó es si esa diferencia generaba algún efecto técnico, por que digamos en la parte cuando uno realizar el estudio o aborda una invención y se hace una determinación del nivel inventivo se utiliza el método problema- solución entonces son esos aspectos de orden; primero pues determina el estado de la técnica más cercano, segundo determinar cuál es la diferencia, tercero determinar si existe algún efecto técnico, el cuarto sería como una persona versada en la materia puede llegar a esa invención pero para eso se plantea primero un problema técnico objetivo, que consiste en lo siguiente, si yo considero o si se observa a la luz de la objetividad o sea de la evidencia de que si existe un efecto técnico la idea es ¿cómo se puede modificar el estado la técnica más cercano para obtener ese efecto? o como en el caso del presente expediente ¿cómo modifica el estado de la técnica pues para obtener una alternativa?, porque si bien se dilucidó la diferencia se observa de que no existe un efecto técnico y por lo tanto lo que se desarrolla en la invención propuesta corresponde a una alternativa y para eso pues tiene el conocimiento divulgado en el documento D2 en el cual se observa que los anticuerpos obtenidos que pues son anticuerpos de manera general se observa que si existen unas variantes acidas las cuales pues están dentro de su estructura y por lo cual pues una persona versada en la materia consideraría de que la presencia o la modificación de esas variantes acidas se pueden incluir dentro del anticuerpo divulgado el documento D1 y pues por tal razón se podría llegar al objeto de la invención propuesta […] para digamos llegar a esa mejora sustancial o al efecto técnico como se pueda catalogar entonces en el caso si se consideraría pues qué la invención es inventiva pero en este caso como la invención propuesta no es mejor no hubo evidencia de que tuviera algún efecto con respecto a lo que se divulgaba el documento D1 simplemente el documento D2 lo que divulgo es la alternativa de las variantes acidas eso fue como el punto de vista de la 23 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 Superintendencia que fue divulgado en los dos dictámenes por decirlo así en los actos administrativos y por lo cual pues en este caso simplemente lo que hizo fue la inclusión de las características para obtener una alternativa. […] Estas variantes no son algo que se diseñe de manera intencional, sino que se forman naturalmente durante la expresión de las proteínas.

Se sabe que los anticuerpos pueden presentar oxidaciones o desamidaciones en ciertos residuos, y eso da lugar a variantes más ácidas o más básicas. Por eso se consideran modificaciones postraduccionales comunes en el campo. […] Cuando uno revisa los documentos D1 y D2, se da cuenta de que el primero ya describe el anticuerpo HER2 y el segundo enseña que durante la producción pueden aparecer variantes reducidas o no reducibles de disulfuros.

Entonces, un experto en el área entiende que ese tipo de variantes puede presentarse también en composiciones como la que se reivindica aquí. […] El documento D2 no solo menciona que esas variantes existen, sino que describe técnicas para detectarlas y cuantificarlas. Eso quiere decir que el conocimiento ya estaba disponible y que un investigador podía incluso aprovecharlo para formular o analizar productos parecidos. […] Los métodos que se usan para identificar o aislar esas variantes son los mismos que se aplican rutinariamente en el desarrollo de anticuerpos: cromatografía, ensayos de reducción, espectrometría, todo eso es estándar.

Cualquier experto con experiencia en proteínas puede hacerlo sin mayor dificultad. […]”. 43. De acuerdo con lo anterior, el profesional Dayron Ramírez Reyes explicó: i) que conforme al método problema–solución previsto en el Manual Andino, la diferencia alegada por la solicitante correspondía a una modificación previsible del estado de la técnica.

Indicó que el documento D1 ya describía la composición con el anticuerpo anti-HER2 y que el documento D2 enseñaba la existencia de variantes reducidas o no reducibles de disulfuros, propias de los procesos postraduccionales, por lo que un experto en la materia podía razonablemente anticipar la composición reivindicada; ii) adujo que los datos farmacocinéticos presentados no evidencian una mejora sustancial ni un efecto técnico inesperado frente a las formulaciones conocidas; y iii) precisó que los procedimientos de obtención y caracterización de las variantes reclamadas corresponden a métodos rutinarios, aplicables por cualquier experto del campo, lo que refuerza la conclusión de que la invención carece de altura inventiva. 44.

Una vez analizado el acervo probatorio y particularmente el dictamen pericial y el concepto técnico, la Sala advierte: 24 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 45. En primer lugar, que el dictamen pericial no demuestra que el comportamiento farmacocinético observado represente una mejora sustancial frente a los valores reportados en el arte previo, ni cuantifica los supuestos beneficios.

Tampoco se apoya en comparaciones experimentales verificables con los compuestos descritos en D1 o D2. 46. Al respecto, se observa que los datos farmacocinéticos aportados por la demandante no demuestran una ventaja sustancial o un comportamiento inesperado que justifique reconocer un nivel inventivo. Las curvas de concentración en suero y los valores del área bajo la curva (AUC) resultaron equivalentes a los reportados en las composiciones previamente divulgadas, de modo que la mejora alegada carece de respaldo técnico verificable. 47.

En segundo lugar, la perita no aborda el hecho de que el documento D2 ya sugiere la existencia de variantes reducidas y no reducibles de disulfuros como resultado natural de los procesos postraduccionales, lo que hace previsible la presencia de tales variantes en una composición como la divulgada en D1. 48. En efecto, aunque el documento D1 no revela expresamente las variantes ácidas del anticuerpo anti-HER2, sí divulga un anticuerpo con las mismas características estructurales esenciales —incluidas las secuencias de cadena pesada y ligera— y describe su comportamiento farmacocinético.

Por su parte, el documento D2, perteneciente al mismo campo técnico, enseña que durante el proceso de síntesis y modificación postraduccional de los anticuerpos pueden generarse variantes reducidas o no reducibles de disulfuros, previsibles para un experto en la técnica. 49. Lo anterior, fue referido en los actos demandados19 citados en precedencia de la siguiente manera: “[…] Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, las combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, sí enseña la obtención de la composición que comprenda tanto la variante reducida de disulfuros como la variante no reducible del anticuerpo HER2 de especie principal.

Lo anterior, porque como se analizó anteriormente en el documento D1 enseña composiciones de anticuerpo HER2 con varios tipos de variantes ácidas del mismo, las cuales están incluidas en las opciones consideradas en 19 Resolución núm. 43821 de 30 de julio de 2013. Citado en el párrafo 29 de esta providencia. 25 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 la presente solicitud.

Además, el documento D2 le enseña otras formas de obtener anticuerpos con enlaces disulfuro reducidos, logrando así la composición tal como es reclamada en la presente solicitud. […]”. 50. Así las cosas, se observa que si bien la composición objeto de solicitud muestra diferencias técnicas respecto del estado de la técnica, tales diferencias no constituyen una ventaja técnica sustancial ni un efecto técnico inesperado, pues los resultados presentados no evidencian una mejora significativa frente a las composiciones divulgadas en D1 y D2. 51.

En tal sentido, la composición solicitada no constituye un avance inventivo, sino una alternativa evidente derivada del conocimiento previo, pues la mera inclusión de dichas variantes no demuestra un efecto técnico inesperado ni una mejora farmacocinética sustancial frente al estado de la técnica. 52. En consecuencia, la parte actora no logra desvirtuar las conclusiones de la autoridad técnica ni acreditar la existencia de un efecto técnico inesperado que justifique reconocer nivel inventivo. 53.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que si bien la invención parecería mostrar un comportamiento farmacocinético favorable frente lo divulgado en los documentos D1 y D2, lo cierto es que, dicho comportamiento no representa un efecto inesperado o una mejora sustancial respecto del contenido de dichos documentos. 54. Esto, toda vez que del análisis probatorio se observa que: i) los resultados farmacocinéticos (como el AUC y las curvas de concentración) eran equivalentes o no significativamente superiores a los ya conocidos y ii) la inclusión de variantes ácidas o reducidas de disulfuros era una modificación previsible para un experto en la materia que conociera los documentos D1 y D2. 55.

Consecuentemente, la Sala observa que los componentes de la invención ya se encuentran sugeridos en la combinación del estado de la técnica, determinando con ello que la invención es obvia y que no cumple con lo necesario para que se le reconozca el nivel inventivo. 56. En suma, la creación cuya patente se solicita carece de nivel inventivo, en la medida en que un experto en la materia, siguiendo las enseñanzas de las 26 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 anterioridades D1 y D2, estaba en capacidad de arribar a la composición reivindicada por la parte demandante sin requerir un esfuerzo inventivo adicional. 57.

La Sala observa, además, una diferencia sustancial en la metodología empleada por los expertos que intervinieron en el proceso. Mientras el dictamen rendido por la profesional Luisa Fernanda Díaz adopta un enfoque principalmente descriptivo e interpretativo —limitado a exponer apreciaciones generales sobre las posibles propiedades farmacocinéticas de las variantes ácidas del anticuerpo—, el análisis técnico elaborado por el profesional Dayron Alexander Ramírez Reyes, de la parte demandada, se apoya en la metodología problema–solución prevista en el Manual Andino para el Examen de Patentes y en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 58.

A efectos de precisar respecto del método problema–solución previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 y desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicado supra, la Sala procede a identificar el estado de la técnica más cercano y a determinar las diferencias objetivas existentes entre la solicitud de patente y las anterioridades citadas.

Con ese propósito, se presenta el siguiente cuadro comparativo, que resume los elementos técnicos relevantes para el análisis del requisito de nivel inventivo. Elemento Solicitud Genentech (anticuerpo HER2 con variantes ácidas) Anterioridades D1 y D2 Composición Anticuerpo anti-HER2 tipo Pertuzumab, con variantes ácidas y mezcla de formas reducidas y no reducibles.

D1: Anticuerpo anti-HER2 con las mismas secuencias de cadena pesada y ligera. D2: Enseña la existencia de variantes reducidas/no reducibles de disulfuros en anticuerpos. Efecto técnico alegado Comportamiento farmacocinético favorable (mayor estabilidad o vida media). D1 ya reporta perfiles farmacocinéticos equivalentes;

D2 explica que las modificaciones postraduccionales no afectan significativamente la actividad. 27 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 Problema técnico objetivo Mejorar la composición del anticuerpo anti-HER2. El arte previo ya abordaba la formulación y el control de variantes; no se plantea un problema técnico distinto.

Resultado del análisis La diferencia identificada (variantes ácidas) no demuestra un efecto técnico inesperado ni mejora sustancial; su aparición es previsible para un experto en la materia. — 59. Sobre el particular, la Sala encuentra que la perita, no realizó una delimitación objetiva respecto de las diferencias entre la solicitud y las anterioridades, ni presentó respaldo experimental que permita verificar la supuesta mejora. 60.

En consecuencia, desde el punto de vista metodológico, el concepto del examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio resultó más riguroso, congruente y conforme con los estándares técnicos y normativos aplicables, razón por la cual la Sala le otorgará mayor valor probatorio dentro del análisis de nivel inventivo. 61. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que las diferencias técnicas entre la solicitud y las anterioridades D1 y D2 no conllevan un efecto técnico inesperado, sino que corresponden a variaciones previsibles derivadas de los procesos de obtención y caracterización rutinaria de anticuerpos, por lo que la invención carece de nivel inventivo. 62.

Así entonces, del análisis realizado, es posible concluir que el compuesto reivindicado se deriva de manera evidente del estado de la técnica, resultando obvio para un experto versado en la materia, máxime cuando, tal como se expuso previamente, las anterioridades revelan las partículas de los principios activos que le permitirían a una persona versada en la materia, a través de la experimentación, determinar los excipientes y la formulación que permitiera obtener la solución reivindicada. 28 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 63.

Por lo anterior, la invención carece de nivel inventivo, pues un experto en la materia, partiendo del estado de la técnica representado por D1 y D2, habría podido arribar a la composición reivindicada sin realizar un esfuerzo inventivo, razón por la cual los actos acusados se ajustan a derecho. 64. De otro lado, se advierte que los argumentos de la parte demandante en el caso sub examine, principalmente, se dedican a desvirtuar las consideraciones técnicas relativas a la ausencia de nivel inventivo de su creación, sin que haya presentado las pruebas técnicas necesarias para ello y fallando así, en demostrar que la invención cuestionada no se deriva de manera obvia del estado de la técnica, particularmente de los documentos D1 y D2. 65.

Así las cosas, la Sala considera que la parte demandada al expedir los actos administrados acusados, no violó el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que una vez surtidas todas las etapas correspondientes del proceso administrativo y analizado todo lo argumentado y allegado por la parte demandante; concluyó de manera fundamentada que la solicitud de patente presentada por la parte demandante carece de nivel inventivo. 66.

La Sala concluye que en el caso sub examine, el cargo presentado por la parte demandante no está llamado a prosperar y se mantiene la legalidad de los actos administrativos demandados. Del cargo de violación del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 67. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación al hacer referencia al artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, mencionó: “[…] 1.3.

Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. […]”. 68. Esta Sala considera que, en efecto, una vez encontrado que los actos acusados no violaron el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, relativo al requisito de nivel inventivo, tampoco violaron el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto existe una obligación para los Países Miembros de otorgar patentes para invenciones que sea nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. 29 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 Condena en Costas 69.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201220, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 20 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 30 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00486-00 NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.