CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Kellogg Company Tema: Registro como marca del signo nominativo “NUTRI – GRAIN FRUTELA” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 4565 de 12 de febrero de 20151 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “NUTRI – GRAIN FRUTELA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Kellogg Company.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad Ducol S.A.S., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 4565 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, dentro del expediente No. 14- 137903, por medio de la cual se concedió la solicitud de registro de la marca NUTRI – GRAIN FRUTELA (Nominativa) en Clase 30 Internacional a nombre de KELLOGG COMPANY.
SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se NIEGUE el registro de la marca NUTRI – GRAIN FRUTELA (Nominativa), para cubrir productos de la Clase 30 Internacional a nombre de la sociedad KELLOGG COMPANY, y se anule el certificado de registro marcario No. 484117. (sic) 1 Folios 9 a 12 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 2 Folios 14 a 34 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio QUINTA: (sic) Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. SEXTA: (sic) Que se condene en costas a la parte demandada […]”3 (negrilla y mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Ducol S.A.S. registró la marca mixta “FRUTTELO”5 para identificar productos de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] carne, pescado, aves; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, compotas y mermeladas artesanales, excluyéndose expresamente cualquier producto de confitería o afines […]”. 4.
Señaló que, el 26 de junio de 2014, la sociedad Kellogg Company solicitó el registro como marca del signo nominativo “NUTRI – GRAIN FRUTELA” para identificar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] cereales para el desayuno; preparaciones hechas de cereales; barras de cereales; meriendas a base de cereales; producto alimenticio a base de cereales procesados para ser utilizado como un alimento de desayuno, merienda o ingrediente para la fabricación de otros alimentos […]”. 5.
Anotó que, mediante la Resolución 4565 de 12 de febrero de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro como marca nominativa “NUTRI – GRAIN FRUTELA” en la mencionada clase, a la sociedad Kellogg Company. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6.
La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a). 3 Folio 24 C pp. 4 Folios 15 a 16 C pp. 5 Certificado 452.173. 6 Folios 16 a 31 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2. El concepto de violación 7. La apoderada de la parte demandante aseguró que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la SIC registró como marca el signo nominativo “NUTRI – GRAIN FRUTELA” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Kellogg Company, sin considerar que la misma era similarmente confundible con su marca mixta “FRUTTELO”, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 8.
Afirmó que, la marca demandada carece de distintividad, por cuanto es similarmente confundible con su marca de manera ortográfica, fonética e ideológica o conceptual, de manera que se generaba riesgo de confusión. 9. Precisó que la pronunciación de las marcas cotejadas es muy cercana, lo que genera para el consumidor el riesgo de asociar indebidamente el origen empresarial de los productos y considerar que está comprando un producto en lugar de otro. 10.
Sostuvo que las marcas “NUTRI – GRAIN FRUTELA” y “FRUTTELO” evocan el mismo concepto y el consumidor desprevenido sería llamado a error y confusión, ya que es muy factible que adquiera los productos distinguidos con la marca demandada, asumiendo que estos son los productos identificados con el signo de la demandante. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.
Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7 11. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la resolución acusada fue debidamente motivada y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 12.
Aseguró que las marcas confrontadas no están compuestas por elementos que genéricos, ni de uso común, de manera que puede ser registradas. Además, puso de presente que la marca acusada está compuesta por 19 letras, mientras que la de la demandante de 8 letras. II.2. Contestación de la sociedad Kellogg Company 13. La sociedad Kellogg Company, tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio de la demanda8, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. 7 Folios 53 a 61 C pp. 8 Folios 45 y 50 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III. TRÁMITE DEL PROCESO 14. La sociedad Ducol S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 13 de julio de 20159 en contra de la Resolución 4565 de 12 de febrero de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 15.
Mediante auto de 22 de febrero de 201610 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Kellogg Company. El 16 de junio de 201611 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 16. A través de auto de 18 de enero de 201712 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 17 de febrero de 201713. 17.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y la copia del certificado de registro de la marca de la demandante y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 18.
Mediante auto de 15 de diciembre de 201714 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 19. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 278-IP-2018 de 8 de noviembre de 201815 dentro de la cual indicó que interpretaría el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
No interpretó el artículo 135 literal b) de la mencionada decisión, pues no es materia de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado. Así lo consideró: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 por ser pertinente. 9 Folio 14 C pp. 10 Folio 37 a 40 C pp. 11 Folio 40 vto. C pp. 12 Folios 70 C pp. 13 Folios 78 a 85 C pp. 14 Folio 93 y vto. C pp. 15 Folios 108 a 119 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio No procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 pues no es materia de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado. […] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] Comparación entre signos mixtos y denominativos […] Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NUTRI GRAIN FRUTELA (denominativo) y la marca FRUTTELO (mixta).
Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 20. Por auto de 12 de abril de 201916 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 21.
En el término para alegar de conclusión, la sociedad Ducol S.A.S17 y la SIC18 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Kellogg Company y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 22. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14919 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 23. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 4565 de 12 de febrero de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “NUTRI – GRAIN FRUTELA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Kellogg Company. 24.
La Sala deberá examinar si entre la marca nominativa “NUTRI – GRAIN FRUTELA”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad Kellogg Company, y la marca mixta “FRUTTELO” de la demandante, que ampara productos en la clase 29, existe similitud que configure riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, de acuerdo con lo previsto en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 25.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado, el análisis del caso concreto y la conclusión. 16 Folio 122 C pp. 17 Folios 134 a 137 C pp. 18 Folios 127 a 129 C pp. 19 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.3. La identificación del acto demandado 26. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 4565 de 12 de febrero de 201520 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “NUTRI – GRAIN FRUTELA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Kellogg Company.
IV.4. Análisis del caso concreto 27. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, concedió el registro como marca del signo nominativo “NUTRI – GRAIN FRUTELA” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] cereales para el desayuno; preparaciones hechas de cereales; barras de cereales; meriendas a base de cereales; producto alimenticio a base de cereales procesados para ser utilizado como un alimento de desayuno, merienda o ingrediente para la fabricación de otros alimentos […]”. 28.
A juicio de la parte demandante, la resolución acusada adolece de nulidad porque la marca nominativa del tercero con interés en el resultado del proceso y la marca mixta “FRUTTELO”, presentan similitud que las hace confundibles, generando riesgo de confusión y asociación en el consumidor. 29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 278-IP-2018 de 8 de noviembre de 201821 dentro de la cual indicó que interpretaría el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
No interpretó el artículo 135 literal b) de la mencionada decisión. 30. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación sostuvo que la marca nominativa “NUTRI – GRAIN FRUTELA” es confundible con la marca mixta “FRUTTELO”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el artículo 136 literal a) ibidem22. 31.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio del supuesto previsto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 32. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente: 20 Folios 9 a 12 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 21 Folios 108 a 119 C pp. 22 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 33. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor23: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 34.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida al tercero con interés en el resultado del proceso24 NUTRI – GRAIN FRUTELA (nominativa) Registro 502.445 Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 24 Consulta realizada el 8 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por el demandante25 (nominativa) Registro 452.173 Clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 35. En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca nominativa “NUTRI – GRAIN FRUTELA”, concedida para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Kellogg Company y la marca mixta “FRUTTELO”, registrada por la parte demandante para distinguir productos en la clase 29, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 36.
Como en el presente caso se va a cotejar la marca nominativa “NUTRI – GRAIN FRUTELA” y mixta “FRUTTELO” es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 37.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 38. En efecto, de la revisión de la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 39.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que 25 Folio 92 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 40. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”26. 41.
De manera previa, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 42. Sobre el particular, se advierte que las expresiones “NUTRI” y “GRAIN”, así como el guion ( - ) son de uso común en la clase 30, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación27, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “NUTRI” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “NUTRILATINA” NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA 30 232.358 “NUTRITION SCIENCE” FEDCO S.A. 30 242.552 “NUTRICALCIO” LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S A S 30 263.054 “GRAIN” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “GRAIN MILLERS” GRAIN MILLERS, INC. 30 419.663 26 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 27 Consulta realizada el 8 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “GRAIN DE BLÉ” MUNDO ORGANICO S.A. 30 438.325 “EARTH GRAINS” GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V. 30 424.987 “ – ” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “RICE – A – RONI” GOLDEN GRAIN COMPANY 30 266.997 “ALDOR K – FE” COMESTIBLES ALDOR S.A.S. 30 254.172 “K – LISTO” K – LISTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. 30 330.917 43.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 44.
Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “NUTRI” y “GRAIN”, así como el guion ( - ) son de uso común y débiles respecto de los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual, deben ser excluidas del examen comparativo, aunado a que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 45.
No ocurre lo mismo con las expresiones “FRUTELA” y “FRUTTELO” que hacen parte de las marcas confrontadas, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fuera de uso común para las clases 29 y 3028. 46. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “FRUTELA” y “FRUTTELO”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: 28 Ibidem.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 47.
A la Sala le corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada F R U T E L A 1 2 3 4 5 6 7 Marca previamente registrada F R U T T E L O 1 2 3 4 5 6 7 8 48.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo de los signos enfrentados, la Sala advierte que entre ellos se presentan similitudes que generan riesgo de confusión, toda vez que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso “FRUTELA” y la marca del demandante “FRUTTELO” comparten la misma estructura de su raíz e intermedio “FRU” y “TEL”, donde las vocales “A”,“O” y la letra “T” no generan suficiente diferencia en la estructura ortográfica de cada signo. 49.
En efecto, aunque la marca “FRUTELA” es más corta que “FRUTELLO”, las vocales “A”, “O” y la letra “T” no eliminan la similitud derivada de la raíz y terminación “FRU” y “TEL”. 50. Además, la distribución silábica es similar de “FRUTELA” (tres sílabas) y “FRUTTELO” (tres sílabas), dado que las coincidencias en el inicio “FRU” y en la terminación “TEL” son determinantes en la apreciación ortográfica global.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51. Así, desde el punto de vista ortográfico, estas marcas presentan una configuración estructural que refuerza el riesgo de confusión, toda vez que, a pesar de la partícula “T” adicional y las vocales “A” y “O”, impide que puedan ser consideradas significativamente distintas para el consumidor medio. 52.
En relación con la similitud fonética, cabe destacar que la pronunciación de las expresiones comparadas no presenta diferencias claras y significativas. Al respecto, la Sala considera que la expresión “FRUTELA” posee una sonoridad marcadamente similar a la de “FRUTTELO”, en la medida en que ambas comparten la raíz y el intermedio “FRU” y “TEL”, cuya articulación fonética con la partícula “T” adicional y las vocales “A” y “O”, resulta prácticamente similar en lengua castellana. 53.
En efecto, la vocal final “A” en “FRUTELA” y la partícula repetida “T” con la vocal al final “O” en “FRUTTELO” no son suficientes para desvirtuar la semejanza sonora, pues en ambos casos el acento recae sobre estructuras semejantes y se mantiene la coincidencia en la sílaba inicial y segunda. Esta circunstancia refuerza la percepción de similitud fonética entre los signos, la cual se proyecta sobre el consumidor medio, que no realiza un examen detallado o técnico al momento de identificar productos por su marca. 54.
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que el aspecto fonético debe atenderse desde la impresión de conjunto que genera el signo en el consumidor medio, y no a partir de un análisis fragmentado letra por letra. De este modo, la coincidencia en la raíz y el intermedio “FRU” y “TEL”, resulta especialmente relevante para la semejanza fonética. 55.
La Sala destaca que la percepción auditiva del consumidor medio se desarrolla en contextos comerciales como solicitudes verbales de productos. En tales situaciones, el recuerdo fonético se fija sobre la impresión global. Así, la semejanza entre “FRUTELA” y “FRUTTELO” resulta aún más evidente y riesgosa dada la clase de productos amparados por ambos, como se explicará más adelante, al no existir diferencias perceptibles que permitan evitar la confusión en el mercado. 56.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: FRUTELA – FRUTTELO – FRUTELA – FRUTTELO – FRUTELA FRUTELA – FRUTTELO – FRUTELA – FRUTTELO – FRUTELA FRUTELA – FRUTTELO – FRUTELA – FRUTTELO – FRUTELA FRUTELA – FRUTTELO – FRUTELA – FRUTTELO – FRUTELA 57. Del anterior cotejo fonético sucesivo la Sala evidencia que la sonoridad de los signos es similar, al punto que no se perciben diferencias sustanciales al ser articulados en voz alta, lo que confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 58. De esta manera, se concluye que la marca cotejada no genera un impacto visual ni fonético suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada. Al aplicar el método de cotejo sucesivo, se observa que los elementos diferenciadores presentes en la marca concedida no tienen la entidad necesaria para conferirle una fuerza distintiva propia. 59.
En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes. Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 60.
En este sentido, se advierte que las marcas incorporan partículas que pueden considerarse evocativas pues ambas contienen la partícula “FRUT”, que remite o alude al concepto de “fruta” la cual significa29 “[…] f. Fruto comestible de ciertas plantas cultivadas; p. j., la pera, la guinda, la fresa, etc. […]”, por lo que, en el contexto de alimentos tiene un significado más específico, ya que se refiere a productos comestibles resultado de las plantas.
No obstante, las terminaciones “ELA” y “TELO” no corresponden de manera directa a un término del lenguaje común con significado conocido por el consumidor promedio. 61. En consecuencia, al presentarse dichos términos unidos, esto es, sin elementos que los separen ni clarifiquen su sentido, las expresiones, en su conjunto, “FRUTELA” y “FRUTTELO” son de fantasía. Por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque30. 62.
De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas cotejadas, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 63. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y la previamente registrada a favor de la demandante. 64.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 65. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201831 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: 29 https://dle.rae.es/fruta?m=form. 30 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 66. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 67. Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 68.
En el caso sub examine, la marca cuestionada “NUTRI – GRAIN FRUTELA” fue solicitada para proteger los siguientes productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] cereales para el desayuno; preparaciones hechas de cereales; barras de cereales; meriendas a base de cereales; producto alimenticio a base de cereales procesados para ser utilizado como un alimento de desayuno, merienda o ingrediente para la fabricación de otros alimentos […]”. 69.
La marca previamente registrada, “FRUTTELO”, ampara productos de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, consistentes en “[…] carne, pescado, aves; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, compotas y mermeladas artesanales, excluyéndose expresamente cualquier producto de confitería o afines […]”. 70.
Al comparar los productos de “NUTRI – GRAIN FRUTELA” con los productos protegidos por “FRUTTELO”, la Sala observa que, si bien no pertenecen a la misma categoría, cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por complementariedad y razonabilidad. 71. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que la posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad no resulta evidente o posible. 72.
Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos distintivos confrontados dentro de las clases 29 y 30 comparten un entorno funcional común, en especial en el ámbito de la comida. En efecto, los cereales identificados por “NUTRI – GRAIN FRUTELA” pueden ser consumidos juntamente con otros productos de “FRUTTELO”, como las frutas, huevos, leches y compotas formando parte de una misma cadena alimentaria para la nutrición en el desayuno. Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial, como se precisó con antelación. 73.
Aunado a ello, debe resaltarse que la marca “NUTRI – GRAIN FRUTELA” también incluye la posibilidad de ser utilizados como “[…] ingredientes en la preparación de otros alimentos […]”, lo cual refuerza la relación con los productos amparados por “FRUTTELO”, pues estos, al consistir en compotas, mermeladas o productos lácteos pueden combinarse o utilizarse conjuntamente en la preparaciones de platos o de otros alimentos.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 74. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En efecto, en el ámbito de la primera comida del día, es usual que ciertas preparaciones se consuman conjuntamente para lograr un alimento integral, lo que aumenta la probabilidad de asociación entre los signos enfrentados. 75.
En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades similares y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como almacenes de cadena y restaurantes.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 76. En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201532, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 77.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales33: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o 32 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 78. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una semejanza entre las marcas, conexión competitiva entre los productos de las clases 29 y 30 que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
IV.5. Conclusión 79. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca nominativa “NUTRI – GRAIN FRUTELA”, para amparar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 4565 de 12 de febrero de 2015, expedida por la SIC, por medio de la cual se concedió el registro de dicha marca, a favor de la sociedad Kellogg Company. 80.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 4565 de 12 de febrero de 2015, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 502.445 asignado a la marca “NUTRI – GRAIN FRUTELA”, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00341-00 Demandante: Ducol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.