CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-03-24-000-2009 00185-00 Referencia: Nulidad Relativa Demandante: Tercero Interesado: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Marcas en Conflicto: TÍANHE – DIANE SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el apoderado judicial de BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT – en adelante BAYER-, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 30988 del 26 de agosto de 2008 y Resolución 40837 del 27 de octubre de 2008, por medio de las cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SIC- concedió el registro del signo «TÍANHE» (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza, a favor de GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD - en adelante GUILIN TIANHE - I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada judicial de BAYER, presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «2.1.
Que se declare la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1. De la Resolución número 30988 de 26 del agosto de 2008, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por GULIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD, contra la Resolución No. 24369 de 16 de julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, que había declarado fundadas las oposiciones formuladas por BAYER SCHERING 1 Folios 31 a 55 cuaderno principal 2 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio PHARMA AG, y negado el registro del signo TIANHE, como marca mixta; decidiendo REVOCARLA en su integridad y en su lugar, declarar infundadas las oposiciones y otorgar el registro de la marca TIANHE + GRAFICA a la sociedad GULIN TIANHE PARMACEUTICAL CO LTD, para distinguir productos comprendidos en la clase quinta (5ª) de la Clasificación Internacional de Niza. 2.1.2.
De la Resolución No. 40837 del 27 de octubre de 2008, mediante el cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por BAYER SCHERING PHARMA AG, contra la Resolución No. 30988 de 26 agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, decidiendo CONFIRMAR en todas sus partes, la Resolución No. 30988 del 26 de agosto de 2008, que otorga el registro de la marca TIANHE + GRAFICA a la sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD, para distinguir productos comprendidos en la clase quinta (5ª) de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro de la marca TIANHE + GRAFICA No. 373091, para identificar productos de la clase quinta (5ª) internacional en el Registro de la Propiedad Industrial».
I.2. Los hechos 1. El 30 de mayo de 2007, la sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD solicitó el registro del signo «TÍANHE» (mixto)2 para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza. 2. La mencionada solicitud, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 582 del 30 de noviembre de 2007, respecto de la cual, BAYER presentó escrito de oposición, alegando contar con un derecho anterior sobre la marca «DIANE» (nominativa)3 que distingue productos en la clase 5ª internacional. 3.
Mediante Resolución 24369 del 16 de julio de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, decidió declarar infundada la oposición formulada y, concedió el registro de la marca nominativa «TÍANHE». 4. Contra la mencionada resolución, GUILIN TÍANHE interpuso recursos de reposición y, en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resolución No. 30988 del 26 de agosto de 2008 y la No. 40837 del 27 de octubre de 2008.
La primera, revocó la decisión contenida en la Resolución No. 24369 del 16 de julio de 2008, declarando infundada la oposición presentada por BAYER y, concediendo el registro marcario. La segunda, confirmó en todas sus partes, la Resolución No. 30988 del 26 de agosto de 2008. 2 Expediente 07054298. Registro No. 373091. Vigencia: hasta el 26 de agosto de 2028 3 Expediente 921688035.
Registro No. 94240. Vigencia: hasta el 9 de octubre de 2029 3 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 5. Manifestó que los actos acusados, vulneran el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 al considerar que las marcas en conflicto se asemejan, en tanto que el consumidor medio al momento de querer adquirir un producto de la marca «DIANE», puede pensar que está adquiriendo un producto de la marca «TÍANHE» o que ambos productos tienen el mismo origen empresarial, lo que demuestra el riesgo de confusión y/o asociación que puede generar la coexistencia de las marcas en el mercado. 6.
Expresó que el elemento que predomina en las marcas en controversia es el denominativo, por lo que el elemento gráfico consistente en la representación de una letra T contenida dentro de un círculo, junto con unos símbolos en grafismos orientales, no le otorgan suficiente distintividad al signo «TÍANHE», razón por la cual, el consumidor medio identificará el producto por la expresión «TÍANHE» y no por su gráfica. 7.
Agregó respecto de los caracteres chinos, que al no ser entendidos por el consumidor medio, difícilmente podrían identificar el origen o significado idiomático de los mismos. En tal sentido, los consumidores reconocerán y solicitarán la marca por el elemento nominativo «TÍANHE», que presenta fuertes coincidencias ortográficas con la expresión «DIANE». 8.
Argumentó que el signo «TÍANHE» reproduce la marca registrada, cambiando la letra D por la T, incluyendo una H intermedia, letras estas que no tienen la capacidad de otorgar la suficiente distintividad requerida para coexistir pacíficamente en el mercado con la marca opositora «DIANE». 9. Finalmente, indicó que por tratarse de productos farmacéuticos, era necesario aplicar criterios de registrabilidad más estrictos, con el fin de evitar que el público consumidor pueda confundirse a la hora de adquirir un producto en el mercado, lo cual puede causar graves e irreparables daños a la salud humana.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio-. 10. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que los actos administrativos acusados, no incurren en violación alguna al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en la normatividad marcaria. 11.
Manifestó que las marcas en controversia, no coinciden en su grafía y que en el caso de la marca «TÍANHE» la acompañan elementos adicionales que le permiten establecer en todo su conjunto un primer impacto que hace que el consumidor lo pueda distinguir fácilmente en el mercado. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio II.2.
Intervención de la sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD 12. La apoderada judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso, precisó que el signo «TÍANHE» es de fantasía, compuesto de un diseño especial y característico que en su conjunto lo hace indivisible, caprichoso, novedoso y distintivo. Es así como, el diseño consiste en una letra T en mayúscula de color blanco, que se encuentra dentro de un ovalo de color negro seguida por las figuras de letras chinas, resulta esencial y predominante, que no puede ser desconocido al momento de efectuar la comparación entre las marcas. 13.
Anotó que, a pesar de que las marcas en controversia coinciden en el empleo de algunas letras, es claro que los elementos adicionales y el diseño de la marca «TÍANHE + DISEÑO» apreciada en su conjunto, la hacen totalmente distinta y fácilmente diferenciable de la marca «DIANE». 14. Agregó que, no obstante que las marcas en conflicto pertenecen a la clase 5ª de la clasificación internacional, los productos protegidos resultan diferentes y fácilmente diferenciables, en tanto que «DIANE» se limita exclusivamente a distinguir anticonceptivos bajo prescripción médica; mientras que «TÍANHE + DISEÑO ESPECIAL» distingue esencialmente «medicamentos para propósitos humanos; cápsulas para medicamentos; yesos para propósitos médicos; ungüentos para propósitos farmacéuticos; medicina china preparada; aceites medicados». 15.
De otra parte, precisó que las marcas en discusión son diferentes toda vez que los primeros se venden bajo prescripción médica; mientras que los segundos, están destinados a las mujeres que deseen evitar el embarazo, lo que demuestra que el signo solicitado no tiene la capacidad de crear riesgo de confusión para los consumidores. III.
LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 16. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante el Tribunal- emitió la Interpretación Prejudicial 331-IP-2015 de fecha 22 de julio de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen.
Al respecto consideró que la norma aplicable y, por ende, sujeta a interpretación prejudicial es el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 5 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio 17. En ese orden de ideas, el Tribunal se pronunció en los siguientes términos: C. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos. 4. Los signos de fantasía. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio. […] 1.2. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada, o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.3.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.
Por lo tanto, para resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética […] 1.5.2. Ortográfica […] 1.5.3. Figurativa o gráfica […] 1.5.4. Conceptual o ideológica […] 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que la conforman […] 1.6.2.
En la comparación se debe emplear el método de cotejo sucesivo […] 6 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias […] 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo el criterio del consumidor especializado, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor general […] 2.
Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia informa sobre la supuesta confusión de un signo mixto con otro denominativo, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y oras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.
En consecuencia, la Corte Consultante que haya determinado cuál es el elemento característico predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo d ellos mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el predominante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1. Se debe analizar el signo en su conjunto […] 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar […] 2.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales […] 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor. […] 3.
Los signos de fantasía y los caracteres en idioma extranjero […] 4.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 4.4. Es importante tener en cuenta que el signo mixto «TÍANHE» está conformado por unos caracteres chinos, y que sobre esto la demandante sostuvo que difícilmente podrán ser entendidos por el público consumidor. 7 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio 4.5.
Los signos formados por una o más expresiones, palabras o caracteres en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabría considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, sería procedente su registro como marca. 4.6. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de los elementos en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos, que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto. 4.7.
De conformidad con lo anterior, la Core Consultante deberá analizar si el signo mixto TÍANHE es de fantasía, para posteriormente hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con el signo denominado DIANE». IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 18. Mediante auto de 31 de enero de 20174, se corrió traslado a las partes intervinientes y al Ministerio Público, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. La parte demandante, demandada y el tercero interviniente, reiteraron en esencia sus argumentos. 19.
El Ministerio Público, presentó el concepto No. 00022 del 9 de marzo de 2017 en el cual, puso de presente, que el elemento sobresaliente en el signo «TÍANHE» es el gráfico, por ser el más característico y el de mayor recordación para el público consumidor. 20. Indicó, que si bien las marcas en conflicto comparten algunas letras, ello no implica que exista entre ellas una semejanza significativa que pueda generar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Por tal razón, consideró que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 21. Finalmente destacó que, no obstante que las marcas en discusión distinguen productos de la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, cada una de ellas ampara productos diferentes, que permiten su coexistencia en el mercado en forma pacífica.
V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico 22. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la apoderada de la sociedad demandante en contra de las Resoluciones números 30988 del 26 de agosto de 2008 y la 40837 del 27 de octubre de 2008, a través de las cuales la SIC concedió el registro del signo «TÍANHE» (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD. 4 Folio 159 cuaderno principal 8 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio 23.
La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, por cuanto las marcas en controversia presentan semejanzas capaces de generar riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que el consumidor al momento de querer adquirir un producto puede pensar que adquiere uno cuando lo cierto es que adquiere otro, o que los productos que cada una de las marcas distingue, tienen un origen empresarial común. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio 24.
La apoderada de la parte demandante señaló que los actos acusados vulneran el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, al considerar que el signo «TÍANHE» se asemeja a la marca «DIANE» previamente registrada, generando en el consumidor medio riesgo de confusión y/o asociación, quien al momento de querer adquirir un producto en el mercado pueda pensar: que está adquiriendo otro o, que ambos productos tienen el mismo origen empresarial. 25.
El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 invocado por la sociedad demandante como vulnerado, es del siguiente tenor literal: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]».
V.3.- El examen de registrabilidad 26. De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 27.
Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos, sea de tal entidad como para generar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 28. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»5. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 9 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio 29. Lo anterior significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación, será necesario determinar: i) si existe identidad o semejanza entre las marcas en disputa, ii) si existe una relación entre los productos o servicios distinguidos por las marcas en conflicto, y iii) considerar la situación de los consumidores o usuarios. 30.
En este sentido, el mencionado Tribunal ha sostenido respecto de la confusión, que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común6. 31.
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”7. 32.
En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario 33.
Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria8 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: «[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. 8 Ibídem. 10 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio 4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]» (Resaltado fuera de texto). 34.
De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre las marcas en comento, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden ortográfico, visual, fonético y conceptual. V.5.- El caso concreto 35. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente establecer la naturaleza de los signos confrontados.
V.5.1. Comparación de los signos 36. Las marcas en conflicto son las siguientes9: Marca registrada Marcas previamente registrada Mixta Reg. 373091 DIANE Nominativa Reg. 94240 37. Una vez verificadas que las marcas en controversia, la Sala observa que la primera es mixta y está conformada por elementos nominativos como lo sería «TÍANHE » y gráficos como lo serían el diseño consiste en una letra T en mayúscula de color blanco, que se encuentra dentro de un ovalo de color negro seguida por las figuras de letras chinas.
La segunda, al estar conformada por una expresión, resulta ser denominativa. 38. En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar cuál es el elemento predominante en las marcas en discusión, para luego proceder al cotejo de las mismas. 39. En efecto, de la revisión de los las marcas en discusión se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de 9 Cfr. Folio 23 del expediente. 11 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 40.
Al respecto, el Tribunal en la Interpretación prejudicial 26-IP-1998, señaló: «[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]». 41.
Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, consideró lo siguiente: «[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico- visual o el nominativo-auditivo […]»10. 42.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a establecer si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de las marcas es la siguiente: Marca Registrada T Í A N H E 1 2 3 4 5 6 Marcas previamente registrada 43.
En cuanto a la similitud ortográfica, la marca registrada con posterioridad (TÍANHE) está conformado por seis (6) letras, con tres (3) consonantes (T - B - H) y tres (3) vocales (I - A - E), mientras que la marca opositora (DIANE) conformada por cinco (5) letras, con dos (2) consonantes (D - N) y tres (3) vocales (I – A - E). 44. La Sala observa que las expresiones «TÍANHE» y «DIANE» comparten la consonante «N» la cual se encuentra en la misma posición dentro de cada expresión. Sin embargo, las mismas están acompañadas en el primer caso por otras dos (2) consonantes como lo son la «T» y la «H».
La primera, se encuentra ubicada 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. D I A N E 1 2 3 4 5 12 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio en la posición uno (1) y corresponde a la primera sílaba de la expresión que suena «TÍA».
La segunda, si bien se encuentra en la posición cinco (5) y no suena, constituyen elementos adicionales además de la tilde que recae sobre la letra «I» que la hacen suficientemente distintiva, respecto de la marca previamente registrada «DIANE». 45. Aunado a lo expuesto, de la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de la marca registrada previamente, se puede concluir que ortográficamente no presentan una similitud que pueda ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor.
Ello se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: TÍANHE – DIANE – TÍANHE – DIANE TÍANHE – DIANE – TÍANHE – DIANE TÍANHE – DIANE – TÍANHE – DIANE TÍANHE – DIANE – TÍANHE – DIANE 46. De acuerdo a lo anterior, la Sala encuentra que, desde el punto de vista sonoro, al pronunciarse cada uno de las marcas en controversia de manera sucesiva y alternativa, no son fonéticamente idénticos, como erradamente lo propone la parte actora. 47.
La Sala destaca que, desde el punto de vista fonético, la sílaba tónica en el signo «TÍANHE» recae en «TÍA» observando que el impacto fonético recae en la consonante «T», aunado a que la vocal «I» viene acentuada, mientras que en la marca «DIANE» recae en la consonante «D», lo cual NO permite concluir que existen similitudes de tal proporción que pueda generar riesgo de confusión y/o asociación al consumidor, a la hora de querer adquirir un producto en el mercado. 48.
En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que una vez consultado el Diccionario de la Real Academia Española – RAE se tiene que la expresión «TÍANHE» no tiene un signficado, sin embargo se evidencia que la palabra «DIANE» corresponde al nombre de Diana pero en idioma ingles, por lo no pueden cotejarse desde este aspecto. 49.
Como consecuencia de lo anterior, y siguiendo lo dispuesto por esta Sección11, al no presentarse semejanzas y similitudes ortográficas, visuales y fonéticas que puedan generar confusión entre las marcas confrontadas, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan y el riesgo de asociación entre el público consumidor.
V.6.- Conclusión 50. Siguiendo el precedente jurisprudencial, la Sala considera que entre las marcas 11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de agosto de 2019. Rad.: 2010 – 00474. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 13 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00185-00 Demandante: Sociedad GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO LTD Demandado: Superintendencia de Industria Y Comercio cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de las mismas, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P:27)