CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020160015500 Demandante: Fasan Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Tecnoquímicas S.A. Asunto: Cotejo de marcas nominativas.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Fasan Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 34101 de 30 de junio de 2015 y 64547 del 17 de septiembre de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Fasan Ltda., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adecuado 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 3. 2 Cfr. Folios 2 a 37 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 a la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 34101 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la núm. 64547 del 17 de septiembre de 2015 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa BONHEPAT que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Tecnoquímicas S.A. en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…]PRIMERA: Se declare la nulidad de la resolución 34101 del 30 de Junio de 2015, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad FASAN LTDA." Y se concede el registro para la marca BONHEPAT clase 05;

Resolución 64547 del 17 de Septiembre de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve el recurso de Apelación, que confirmó la concesión de la marca BONHEPAT clase 05, expediente 14.283783. SEGUNDA: Que con fundamento en dicha declaración, se cancele el registro de la marca BONHEPAT, clase 05, a favor de TECNOQUIMICAS S.A. […]”4.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó el registro como marca del signo nominativo BONHEPAT para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Cfr. Folios 22 a 23. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 4.2.

La solicitud se publicó, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 717 de 28 de enero de 2015, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con base en su marca nominativa BILHEPAT previamente registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 34101 de 30 de junio de 2015, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa BONHEPAT para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 34101 de 30 de junio de 2015. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 64547 del 17 de septiembre de 2015, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 34101 de 30 de junio de 2015.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1 El literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

La parte demandada no realizó un adecuado examen de fondo de la solicitud de registro puesta a su consideración, comoquiera que no se observa en los actos acusados un disciplinado análisis que agotará cada una de las posibles hipótesis de confundibilidad, a tal punto que desconoció totalmente los argumentos expuestos 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 en el escrito de oposición, pues realizó un débil examen de semejanza y confundibilidad de las marcas enfrentadas, desconociendo de manera inexplicable la gran similitud gráfica, fonética y conceptual, existente entre los signos cotejados.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.2. La parte demandada vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas enfrentadas, y esta similitud genera confusión en el consumidor y lo induce en error. 6.3. En la marca nominativa BONHEPAT, lo único que se sustituye son las letras “ON” por las letras “IL”, lo que no le da ninguna clase de distintividad, por cuanto ambas expresiones siguen compartiendo la misma letra del prefijo “B”. 6.4.

La terminación o sufijo de ambas marcas es igual, teniendo en cuenta que comparten la expresión HEPAT. 6.5. La marca posteriormente registrada no cuenta con otro elemento gráfico, dibujo o logo que logre diferenciarlo de la marca previamente registrada. 6.6. Las marcas cotejadas amparan los mismos productos descritos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el examinador debe realizar un análisis más riguroso y profundo al momento del cotejo, teniendo en cuenta que está en riesgo la salud del consumidor Contestación de la demanda Parte demandada 7.

La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Las marcas nominativas cotejadas BONHEPAT y BILHEPAT, analizadas en su conjunto y sucesivamente, no son confundibles. 5 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 144. 6 Cfr. Folios 137 a 143. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 7.2.

Las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común HEPAT, la cual es una expresión cuyo uso y significado se ha convertido en genérico y usual en el mercado colombiano, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Así mismo, los empresarios de este mercado buscan imprimir la idea en la mente de los consumidores de un producto digestivo hepatoprotector. 7.3.

La parte demandante se limitó a afirmar que la marca concedida no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sin demostrarlo, por lo que el cargo es inexistente por defecto fáctico, jurídico y probatorio. 7.4. La parte demandada al efectuar el estudio de confundibilidad, solo revisó las semejanzas que presentan las marcas y no las diferencias, en el cual se determinó que no había lugar a confusión entre las marcas enfrentadas. 7.5.

Respecto del cargo de violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, no tiene sustento, porque la parte demandada hizo un completo y adecuado estudio de fondo, teniendo en cuenta los argumentos de la oposición, cosa diferente es que la decisión haya sido adversa a sus intereses, lo cual no implica que sea contraria a derecho o que se haya omitido un juicioso análisis.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal7. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de febrero de 20208: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 2 de marzo de 20209, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase 7 Cfr. Folio 185. 8 Cfr. Folio 194 9 Cfr. Folios 201 -208 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas, y realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial y alegatos de conclusión 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de enero de 202510: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial11: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP- 2020, 496-IP-2019, 509-IP-2019, 203-IP-2020, 391-IP-2022 y 344- IP-2022, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) decretó la reanudación del proceso; iii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y v) corrió traslado para alegar; e iv) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. 10.1 La parte demandante12 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 10.2 La parte demandada13 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 10.36 El tercero con interés directo en el resultado del proceso14 no se pronunció en este momento procesal.

Concepto del Ministerio Público 10 Cfr. Índice 48 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 12 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 56 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice 58 del aplicativo web “SAMAI”. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 11.

El Agente del Ministerio Público15 rindió concepto en los siguientes términos: 11.1. Se considera que a nivel ortográfico se observa un grado de similitud, dado que en las dos marcas se incluye la expresión “HEPAT”, así como se comparte la consonante inicial “B”; no obstante, las letras “O” y “N” utilizadas en la marca cuestionada, difieren de las letras “I” y “L” utilizadas en la otra marca nominativa analizada. 11.2.

Desde el punto de vista fonético, se aprecia que el sonido de la expresión “HEPAT” es igual en ambos casos; sin embargo, al agregarse las letras “O” y “N”, las letras “I” y “L” respectivamente en cada signo nominativo, tenemos que se crean composiciones distintas, siendo que los sonidos las dos creaciones cambian y al momento de pronunciarlas difieren entre sí, dado que en la marca cuestionada “BONHEPAT” se crea el prefijo “BON”, cuya pronunciación y sonido difieren del sufijo “BIL” presente en la marca opositora “BILHEPAT”. 11.3.

Si se toma como una sola expresión cada una de las partículas diferenciadoras que se crean, tenemos que por una parte la partícula “BON” puede asociarse con “bueno” lo que puede llegar a evocar la concepción de ser algo “bueno para…”; por otra parte, la partícula “BIL” puede llegar a asociarse válidamente con “bilis” en relación con el líquido o la glándula biliar, habida cuenta de que estamos hablando de productos para el cuidado del hígado humano. 11.4.

Los cargos de transgresión de lo reglado en el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 488 de 2000 carecen de vocación de prosperidad y, en consecuencia, los cargos de nulidad habrán de desecharse. II. CONSIDERACIONES 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) 15 Cfr. Índice 55 del aplicativo web SAMAI 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia 13. Vistos: i) el artículo 14916 numeral 8º. de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 1317 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos acusados 15. Los actos acusados son los siguientes: 15.1. La Resolución núm. 34101 de 30 de junio de 2015, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos que concedió el registro de la marca nominativa BONHEPAT para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.2.

La Resolución núm. 64547 del 17 de septiembre de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la Resolución núm. 34101 de 30 de junio de 2015. El problema jurídico 16 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 17 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 16.

Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales, determinar: 17. Si las resoluciones núms. 34101 de 30 de junio de 2015 y 64547 de 17 de septiembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa BONHEPAT al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar los productos que se encuentran contenidos en los actos administrativos acusados que corresponden a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 18.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa BILHEPAT, con registro marcario núm. 275189, que identifica productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; y, en segundo lugar, si la parte demandada realizó correctamente el examen de registrabilidad. 19.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 20. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena19, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 19 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200020 de la Comisión de la Comunidad Andina21.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina22 21. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 22.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 20 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 21 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 22 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 23 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 23.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 24.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 25.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 26. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 27.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 Interpretaciones Prejudiciales 208-IP-2020 de 4 de marzo de 202124, 496-IP- 2019 de 7 de octubre de 202025, 509-IP-2019 de 7 de octubre de 202026, 203-IP- 2020 de 4 de marzo de 202127, 391-IP-202228 y 344-IP-202229 28.

La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 29. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200030: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. […] 24 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 27 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 29 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 30 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza […] consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto. […] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”. 30.

Respecto del artículo 150 de la Decisión 486 de 200031: “[…] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] [5.4.] La oficina nacional competente debe realizar un examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la misma oficina.

Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, con independencia de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ella tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. 31 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 […] [5.6.] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 32.

Atendiendo a que las marcas que serán objeto de análisis fueron concedidas para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, la cual comprende “[…] productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”; la Sala considera importante referirse al examen riguroso que debe realizarse para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas objeto de comparación, por el riesgo que eventualmente podrían generar a la salud y vida de los consumidores. 33.

Esta Sala, en reiteradas oportunidades32, ha precisado que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencias de: 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, toda vez que “[…] en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” […]”33. 34.

En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. 35.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina34 ha considerado: “[…] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente […]”. Análisis del caso concreto 36. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP- 2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 37.

En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCA NOMINATIVA CONCEDIDA35 BONHEPAT Titular: TECNOQUIMICAS S.A. Certificado núm. 601917 Clase 5: “productos farmacéuticos, medicamentos para uso humano, alimentos de fórmula dietética para uso médico o veterinario, productos tales como complementos nutricionales, multivitamínicos y multiminerales para seres humanos y animales; aceite de hígado de bacalao, adhesivo quirúrgico, aguas minerales para uso médico, aguas termales, alcohol para uso médico, algodón antiséptico, algodón aséptico, algodón para uso médico, analgésicos para el tratamiento del dolor de cabeza, de espalda y muscular, anticonceptivos químicos, botiquines de primeros auxilios, caramelos medicinales, cintas adhesivas para uso médico, compresas higiénicas, productos desinfectantes, desinfectantes para uso higiénico, digestivos para uso farmacéutico, disolventes para quitar el esparadrapo, enzimas para uso médico, fibras alimentarias medicadas, fungicidas, enzimas para uso veterinario, gasa para apósitos, herbicidas; infusiones medicinales, iodo para uso farmacéutico, isótopos para uso médico, jarabe para uso farmacéutico, laxantes para humanos, lociones para uso farmacéutico, leche de magnesia, medicamentos para uso odontológico, oftálmico, oftalmológico, mentol, pañales para bebes, toallas higiénicas, preparaciones de diagnóstico para uso médico, preparaciones de vitaminas, preparaciones medicinales para adelgazar, preparaciones medicinales para evitar la caída del pelo en humanos, preparaciones para limpiar lentes de contacto, producto de uso farmacéutico para las quemaduras solares, productos farmacéutico anticaspa, producto farmacéutico para cuidado de la piel, productos para eliminar animales dañinos, purgantes, reactivos químicos para uso médico, sales para uso médico, sueros, sustancias dietéticas para uso médico, vacunas..” MARCA PREVIMANETE REGISTRADA (NOMINATIVA) BILHEPAT Titular: FASAN LTDA. Certificado núm. 275189 Clase 5: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósios; materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”. 35 Marca nominativa solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo registro fue concedido por los actos acusados. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 38.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas nominativas. 39. La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 40. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

Esta Sección36, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”37. 42.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando 36 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”38. 43.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”39. 44. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa BONHEPAT concedida para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 45.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 509-IP-2019: “[…] al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debería observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 39 Ibidem. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento y estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos y servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. […]”. (Destacado fuera del texto). 46. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 509-IP-2019, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 a) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”40.

(Destacado fuera del texto). 47. Además, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas nominativas, la Sala llevará a cabo la comparación aplicando las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas nominativas, a saber: “[…] ( i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”41.

(Destacado de la Sala) 40 Cfr. Folio 109. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 4. 41 Cfr. Folios 242 y 243. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 277- IP-2019 de 16 de septiembre de 2019. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 48.

En el caso concreto, la parte demandada indicó que la expresión HEPAT es de uso común que no pertenece a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si las marcas en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 49. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen42. 50. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201443, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 51. En igual sentido, la Sección Primera de esta Ccorporación, en sentencia del 11 de noviembre de 202144, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 52.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”45.

(Destacado fuera del texto) 53. Esta Sección46, ha considerado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 54.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 55. Respecto de las marcas enfrentadas, la partícula HEPAT es de uso común para los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar productos de la clase mencionada. 44 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 45 Ibidem. 46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 56.

Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada47. En efecto, se encontraron los siguientes registros marcarios que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE HEPATOXAN Merck Sharp & Dohme Saúde Animal LTDA 260052 5 HEPATOX BASIC FARM S.A.S. 353981 5 HEPATOXINAT Ana Isabel Morales 296073 5 HEPATALGINA ALTANA PHARMA S.A. 332760 5 HEPATOQUIN DRENADOR JAQUIN DE FRANCIA S.A. 461584 5 HEPATOGANCONAVET CONAVET SAS 366549 5 HEPATROL GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A.S GIMED S.A.S 428140 5 57.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor48. 58.

La Sala considera que la partícula HEPAT para ambas marcas es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no puede ser excluida comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre estas. 47www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 17 de febrero de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 59. Asimismo, no es posible la exclusión de la partícula “HEPAT”, toda vez que se encuentra unida con otras expresiones (BON-BIL), razón por la cual, siguiendo la jurisprudencia de esta Sección, no es posible su fraccionamiento.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 60. La Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca nominativa BONHEPAT cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa BILHEPAT previamente registrada por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 61.

Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca BONHEPAT y la marca BILHEPAT bajo la premisa que, al contener apartes de uso común, tienen un grado de distintividad débil49. Comparación Ortográfica 62. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y las marcas previamente registradas, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 63.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA B O N H E P A T 1 2 3 4 5 6 7 8 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA B I L H E P A T 1 2 3 4 5 6 7 8 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 3 de noviembre de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001032400020130005200. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 64.

Al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la marca nominativa BONHEPAT está compuesta por tres sílabas (BON-HE-PAT) y tiene cinco consonantes (B-N-H-P-T) y tres vocales (O-E-A); en tanto que la marca previamente registrada BILHEPAT está compuesta por tres sílabas (BIL-HE-PAT) y tiene cinco consonantes (B-L-H-P-T) y tres vocales (I-E-A). 65.

La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos están conformados por tres sílabas, comparten cuatro consonantes (B-H-P-T) y dos vocales (E-A). Ahora bien, se precisa que las letras I-L de la marca previamente registrada, y las letras O-N en la composición ortográfica de la marca posteriormente registrada, no proveen suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlos. 66.

Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre los signos distintivos comparados considerando la fuerte semejanza ortográfica entre ambos, comoquiera que lo único que los diferencia es la introducción de las letras I-L en la marca previamente registrada y las letras O-N en la marca posteriormente registrada.

Comparación Fonética 67. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: BONHEPAT – BILHEPAT - BONHEPAT – BILHEPAT BONHEPAT – BILHEPAT - BONHEPAT – BILHEPAT BONHEPAT – BILHEPAT - BONHEPAT – BILHEPAT 68.

Comoquiera que, al pronunciar los signos distintivos cotejados de manera sucesiva y alternativa, se advierte que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia en su secuencia vocálica, de manera que, al pronunciarlos, tienen un impacto sonoro parecido. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 69.

Asimismo, las palabras comparten el uso de cuatro consonantes y dos vocales, sin que la introducción de las letras ON y IL, generen diferencias que resulten suficientes para superar la similitud y por tanto doten de distintividad a la marca posteriormente registrada. 70. En suma, la Sala considera que los signos distintivos enfrentados, al introducir las letras ON y IL, no hacen que el impacto fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparten el mismo número de silabas, cuatro consonantes y dos vocales, que al ser pronunciadas resaltan evidentes las semejanzas, por ello, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica 71. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”50, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 72.

La Sala advierte las marcas contienen la partícula HEPAT que evoca en la mente del consumidor la palabra HEPÁTICO la cual hace referencia a: “Perteneciente o relativo al hígado”51. Asimismo, la marca concedida contiene la partícula BON y la previamente registrada BIL las cuales no tiene un significado particular en español, por lo que, en su conjunto, las marcas son de fantasía, por lo que no puede realizarse el cotejo desde el punto ideológico. 73.

Por lo anterior, la Sala considera que entre la marca previamente registrada y la marca posteriormente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas. 74. Así mismo, la Sala considera que la marca posteriormente registrada es semejante a la marca previamente registrada, pues deja una impresión de similitud en la mente del consumidor y con ello causa un riesgo de confusión, debido a que 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 51 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/colombiano. Consultado el 26 de febrero 2025. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 la marca posteriormente registrada no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 75. Atendiendo a que existe similitud entre las marcas enfrentadas y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos que distinguen tanto la marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, como la marca previamente registrada y cuyo titular es la parte demandante, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 76.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización; iii) mismos medios de publicidad; iv) relación o vinculación entre los productos; v) uso conjunto o complementario de productos; vi) mismo género de los productos; viii) misma finalidad; ix) intercambiabilidad de los productos. 77.

En este sentido, la Interpretación Prejudicial 538-IP-2019 explicó los criterios anteriormente mencionados en los siguientes términos: “[…] 4.2 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo151 de la Decisión 486. 4.3 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.4 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución o intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir que este podría adquirir uno u otro sin problema alguno al ser intercambiarles […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumo otro, pues este es complementario del primero, Así, el uso de un producto supone el uso de otro. […] a) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 4.5 Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6 Lo siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referenciados: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios […]”52 (Destacado fuera del texto). 78.

El Tribunal de Justicia Andina en la Interpretación Judicial 441-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, señaló que el estudio del riesgo de confusión entre productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza se torna más riguroso, en vista de la repercusión que eventualmente podría tener en la vida y salud de los consumidores: 52 Cfr. Folios 459 y 460. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 “[…] 50.

En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. 51 El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 52.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 53.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 54.

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".[…](Destacado fuera del texto). 79.

La Sala advierte que, por un lado, que la marca cuestionada BONHEPAT fue concedida para amparar “productos farmacéuticos, medicamentos para uso humano, alimentos de fórmula dietética para uso médico o veterinario, productos tales como complementos nutricionales, multivitamínicos y multiminerales para seres humanos y animales; aceite de hígado de bacalao, adhesivo quirúrgico, aguas minerales para uso médico, aguas termales, alcohol para uso médico, algodón antiséptico, algodón aséptico, algodón para uso médico, analgésicos para el tratamiento del dolor de cabeza, de espalda y muscular, anticonceptivos químicos, botiquines de primeros auxilios, caramelos medicinales, cintas adhesivas para uso médico, compresas higiénicas, productos desinfectantes, desinfectantes para uso higiénico, digestivos para uso farmacéutico, disolventes para quitar el esparadrapo, 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 enzimas para uso médico, fibras alimentarias medicadas, fungicidas, enzimas para uso veterinario, gasa para apósitos, herbicidas; infusiones medicinales, iodo para uso farmacéutico, isótopos para uso médico, jarabe para uso farmacéutico, laxantes para humanos, lociones para uso farmacéutico, leche de magnesia, medicamentos para uso odontológico, oftálmico, oftalmológico, mentol, pañales para bebes, toallas higiénicas, preparaciones de diagnóstico para uso médico, preparaciones de vitaminas, preparaciones medicinales para adelgazar, preparaciones medicinales para evitar la caída del pelo en humanos, preparaciones para limpiar lentes de contacto, producto de uso farmacéutico para las quemaduras solares, productos farmacéutico anticaspa, producto farmacéutico para cuidado de la piel, productos para eliminar animales dañinos, purgantes, reactivos químicos para uso médico, sales para uso médico, sueros, sustancias dietéticas para uso médico, vacunas.”, productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 80.

De otro lado, la marca previamente registrada BILHEPAT ampara: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”, productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 81.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala considera que existe una conexión competitiva entre los productos amparados por las marcas cotejadas. Lo anterior comoquiera que: i) las marcas amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) se deriva una relación entre los productos farmacéuticos que ambas amparan; y iii) existe una relación entre las sustancias dietéticas, en la medida en que tiene una misma finalidad, la cual es bajar de peso. 82.

La Sala considera que el registro de la marca BONHEPAT podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicha marca tienen un mismo origen empresarial que los de BILHEPAT, o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa la marca concedida.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los signos cotejados, al amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, su análisis debe ser más estricto o riguroso53. 53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 1101032400020090053500. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 83.

En cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, en el mercado coexisten ordinariamente productos farmacéuticos, los cuales se comercializan a través de los mismos canales tales como droguerías. Asimismo, lo cierto es que ambos tipos de productos aparecen publicitados en medios similares como lo son las publicaciones que promocionan los productos de farmacias y droguerías. 84.

En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida, y al existir entre estas semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. 85.

Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos acusados por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la cancelación de la marca concedida, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos, esto es la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 86.

La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa BONHEPAT concedida a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con la marca nominativa BILHEPAT que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 87.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 Condena en costas 88. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 34101 de 30 de junio de 2015 y 64547 del 17 de septiembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa BONHEPAT para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, que se cancele el registro de la marca nominativa BONHEPAT con certificado núm. 601917 para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020160015500 SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Salva voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.