CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Demandante: Philip Morris Products S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: British American Tobacco (Brands) Inc. Temas: Riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad.

Comparación entre un signo mixto y una marca nominativa. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Philip Morris Products S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 24606 de 4 de mayo de 2011.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Philip Morris Products S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 24606 de 4 de mayo de 2011, 1 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 27 2 Cfr. Folios 2 a 25 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”4, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto HIGH COOLING STRIPE, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución Nº 24606 del 04 de mayo de 2011, a través de la cual, al decidir el recurso subsidiario de apelación presentado por BAT, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (el “Superintendente Delegado”) revocó las Resoluciones Nº 42485 del 17 de agosto de 2010 y Nº 57428 del 24 de octubre de 2010 expedidas por la Dirección de Signos Distintivos (la “Dirección”), declarando fundada la oposición de BAT y, por tanto, negando el registro de la marca HIGH COOLING STRIPE (mixta) en la clase 34, Expediente Nº10004251, solicitada por Philip Morris. 2.2.

Que, como consecuencia de la nulidad del acto administrativo atacado, se ordene a la Superintendencia conceder el registro de la marca solicitada por Philip Morris HIGH COOLING STRIPE (mixta) en la clase 34, tramitada en el Expediente Nº 1004251. 2.3. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.4.

Que se ordene a la Dirección, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de tal fallo, dictar la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo (el “CCA”).[…]”. (Resaltado del original).

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. Solicitó, el 18 de enero de 2010, el registro como marca del signo mixto HIGH COOLING STRIPE, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Cfr. Folios 39 a 45 5 Cfr. Folio 3 6 Cfr. Folios 3 a 6 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2.

La referida solicitud se publicó el 19 de marzo de 2010, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 614, la cual fue objeto de oposición por British American Tobacco (Brands) Inc., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso, con fundamento en sus marcas KOOL, que identifican productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 42485 de 17 de agosto de 2010, declaró infundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y concedió el registro como marca del signo mixto HIGH COOLING STRIPE, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 42485 de 17 de agosto de 2010. 4.5. La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 57428 de 24 de octubre de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 42485 de 17 de agosto de 2010 y concedió el recurso de apelación. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 24606 de 4 de mayo de 2011, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar las resoluciones núm. 42485 de 17 de agosto de 2010 y 57428 de 24 de octubre de 2010, declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y, en consecuencia, negar el registro como marca del signo mixto HIGH COOLING STRIPE, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Norma violada 5. La parte demandante adujo la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina7, en adelante Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.1.

Indicó que, la parte demandada, al realizar análisis de confundibilidad, debió hacerlo teniendo en cuenta la totalidad del conjunto marcario y no solo la expresión COOLING8. Adicionalmente, indicó que, a su juicio: i) el término HIGH era de uso común en algunas “[…] esferas de la vida diaria […]”, y ii) el término COOL carecía de fuerza distintiva, por ser descriptiva de los productos que se pretendía reivindicar, por lo cual no podían ser el sustento de la negación9. 6.2.

Afirmó que, en un caso de similares características, la parte demandada había adoptado una decisión diferente, lo que representaba un desconocimiento del deber de coherencia, derivado de los “[…] principios de seguridad jurídica, de respecto el acto propio y buena fe […]”10. En ese sentido, adujo que, en el caso sub examine, la parte demandada había analizado las marcas de manera desarticulada y desconociendo que el signo solicitado como marca contaba con elementos nominativos y gráficos adicionales que permitían al consumidor diferenciarlo de las marcas previamente registradas. 6.3.

Adujo que el signo mixto solicitado HIGH COOLING STRIPE tiene elementos gráficos y denominativos que le permiten distinguirse visualmente de las marcas KOOL previamente registradas y, en ese sentido, lo dotan de una pronunciación absolutamente diferente, por lo cual, quedaba demostrado que entre ellas no existían similitudes capaces de generar confusión en la mente del consumidor11. 6.4.

Concluyó que, a su juicio, no se cumple con el primer requisito del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por tanto, el signo solicitado es susceptible de ser registrado en Colombia para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza12. Contestaciones de la demanda La parte demandada 7.

La parte demandada13 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas14, así: 8 Cfr. Folio 7 9 Cfr. Folio 11 10 Cfr. Folio 17 11 Cfr. Folios 21 y 22 12 Cfr. Folio 22 13 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 115 14 Cfr. Folios 107 a 114 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1.

Manifestó que el signo mixto solicitado, HIGH COOLING STRIPE, y las marcas mixtas KOOL, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentaban similitudes susceptibles de generar confusión por cuanto comparten la partícula KOOL/COOLING, sin que los elementos adicionales los dotaran de mayor fuerza distintiva. 7.2. Añadió que, desde el aspecto fonético, el sufijo ING, en el signo solicitado, no aporta fuerza distintiva, ocasionando un alto riesgo de confusión para el consumidor.

Asimismo, aseveró que los componentes gráficos, no logran desvirtuar el mencionado riesgo, ya que era predominante el elemento nominativo, por lo que la parte figurativa, no constituía un elemento diferenciador.15. 7.3. Agregó que, a su juicio, el signo solicitado y las marcas previamente registradas presentaban similitudes conceptúales susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor ya que el signo solicitado es una reproducción de las marcas previamente registradas que en ambos casos evocan los mismos conceptos.

En ese sentido, se genera confusión directa e indirecta, en la medida, que un consumidor promedio podría asumir que el signo solicitado es una variación de la marca previamente registrada o una nueva línea de productos16. 7.4. Concluyó que, en la medida que el signo solicitado como marca pretendía distinguir los mismos productos que las marcas previamente registradas, había conexidad competitiva, configurándose la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual, de haberse permitido el registro del signo solicitado, el consumidor no dispondría de elementos necesarios y suficientes que le permitieran diferenciar el producto y su origen empresarial17.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso18 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas19, así: 15 Cfr. Folios 112 y 113 16 Cfr. Folio 113 17 Cfr. Folios 113 y 114 18 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 100 19 Cfr. Folios 87 a 99 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.1.

Indicó que los elementos gráficos del signo solicitado eran de carácter puramente accesorio y consistían en figuras geométricas elementales, por lo cual, su elemento denominativo era el predomínate20. Asimismo, indicó que la expresión sobre la cual recaía la mayor fuerza distintiva era COOLING, por su preeminencia, autonomía y disposición en el conjunto, así como, por reproducir la marca previamente registrada21. 8.2.

Resaltó que el signo no era descriptivo comoquiera que la inclusión de la expresión COOL, no podía tenerse como un elemento que llevara a la mente del consumidor la idea de que el producto tenía dentro de sus características el sabor de la menta22. 8.3. Manifestó que la marca previamente registrada KOOL era notoriamente conocida para distinguir cigarrillos, razón por la cual, conceder el registro podía ocasionar un perjuicio a su valor comercial y promocional, al good will que representa, y causar un riesgo respecto de un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca23. 8.4.

Explicó que la parte demandada tiene autonomía en la toma de sus decisiones y, en ese sentido, no se encontraba obligada por las decisiones que hubieran tomado otras oficinas ni por sus propias decisiones24. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 13 de diciembre de 201725, suspender para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 95-IP-2018 de 3 de diciembre de 201826, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. […] 20 Cfr. Folio 91 21 Cfr. Folios 92 y 93 22 Cfr. Folio 94 y 95 23 Cfr. Folio 96 24 Cfr. Folio 97 25 Cfr. Folios 124 26 Cfr. Folios 131 a 142 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 26 de abril de 201927, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de julio de 202128, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 14.

Dentro del término legal, las partes demandantes29 y demandada30 reiteraron los argumentos de la demanda y su contestación. 15. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 95-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 27Cfr. Folios 143 a 49 28 Cfr. Índice 77 Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI 29 Cfr. Índice 82 del aplicativo SAMAI. 30 Cfr. Índice 83 y 84 del aplicativo SAMAI. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17.

Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201131, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201932, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 19. El acto administrativo acusado es el siguiente: 19.1. La Resolución núm. 24606 de 4 de mayo de 201133, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar las resoluciones núm. 42485 de 17 de agosto de 2010 y 57428 de 24 de octubre de 2010, declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y, en consecuencia, negar el registro como marca del signo mixto HIGH COOLING STRIPE, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza El problema jurídico 20.

La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 20.1. Si la Resolución núm. 24606 de 4 de mayo de 2011, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, la solicitud de registro como marca del signo mixto HIGH COOLING STRIPE, para identificar “tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco, incluyendo cigarros, cigarretes, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumador, 31 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 32 Por el cual se expide el Reglamento interno del Consejo de Estado. 33 Cfr. Folios 39 a 45 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incluyendo papel y tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas de tabaco, cajas para cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos”, productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al restablecimiento del derecho solicitado. 20.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y las marcas mixtas KOOL, que identifican productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 22.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena34, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 34 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200035 de la Comisión de la Comunidad Andina36.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina37 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 35 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 36 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 37 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 38 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 95-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 31. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso39: “[…] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 39 Cfr. Folios 132 a 141 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o' las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos. 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo HIGH COOLING STRIPE (mixto) y la marca KOOL (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad 32. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 33.

De conformidad con el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante, demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 34. En este sentido, el signo y las marcas, objeto de estudio, son como se muestran a continuación: SIGNO MIXTO SOLICITADO40 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS 41 Solicitante: Philip Morris Products S.A. Titular: British American Tobacco (Brands) Inc. Certificados núms. 315444, 313095, 266982, 226631 y 212731 Clase 34 “Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco, incluyendo cigarros, cigarretes, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumador, incluyendo papel y tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas de tabaco, cajas para cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos” Clase 34 "Cigarrillos, tabaco, productos del tabaco, elementos para fumador, encendedores y fósforos." 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 36.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el 40 Cfr. Folio 42 41 Cfr. Folio 43 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 37.

Esta Sección42, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”43. 38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”44. 39.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”45. 40.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto HIGH COOLING STRIPE, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 42 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 45 Ibidem. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41.

Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…]1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: […] (ii) Criterio de consumidor selectivo[…] (iii) Criterio del consumidor especializado […]”46 42.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…]1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio: b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende; entra otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 46 Cfr. Folio 136. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co e) Conceptual o Ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”47 43.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo y unas marcas mixtas y nominativas, respecto de los signos distintivos mixtos es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto. 44. En este sentido, la Sala considera que, en el signo y las marcas mixtas, vistas en su conjunto, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar el servicio de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto elementos diferenciadores diferentes de los que se extraen de la lectura del componente nominativo. 45. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y las marcas mixtas y nominativas previamente registradas, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos: “[…] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada, signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se 47 Cfr. Folios 134 y 135 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. […] (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales; toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”48 48.

Adicionalmente, la Sala advierte que la parte demandante indicó que, a su juicio: i) la expresión HIGH, que compone el signo solicitado, es de uso común; y ii) que la expresión COOL es una palabra de uso común y descriptiva, por lo que dichos términos, para la identificación de productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, no pueden ser apropiados. 49.

Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos distintivos en cuestión contienen elementos descriptivos, o de uso común al momento de realizar el cotejo. 50. Sobre las expresiones descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que son aquellas que informan de una característica del producto, como su: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y en ese sentido deberían ser excluidas del del cotejo marcario. 51.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen49. 52.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 48 Cfr. Folios 136 y 137 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52.1 De las pruebas obrantes en el expediente, así como de la revisión del Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio50, no es posible concluir que las expresiones COOL y HIGH, para el momento de la solicitud, fueran de uso común para la identificación de productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de NIZA. 52.2 Ahora bien, las expresiones HIGH, COOL y STRIPE, que componen el signo mixto solicitado, son expresiones en idioma diferente al castellano. Al respecto, la Sala considera que no se encuentra probado que el consumidor promedio conozca su significado, razón por la cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala51, no pueden considerarse como genéricas ni descriptivas ni evocativas de los productos que pretende identificar el signo. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada Comparación Ortográfica 46.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de los signos distintivos cotejados desde el punto de vista de su configuración, es decir, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 47. La comparación ortográfica del signo y las marcas confrontadas es como sigue: SIGNO SOLICITADO 50 Consultado el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 51 “[…] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCAS REGISTRADAS 48.

De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que los signos distintivos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el signo solicitado, por tres (3) palabras de cuatro (4), siete (7) y seis (6) letras respectivamente, y la marca por una (1) palabra de cuatro (4) letras. 49. La Sala precisa que, aunque el signo solicitado incluye en su conformación tres letras de la marca registrada – dos vocales y una consonante, esto es OOL, debido a la extensión de las palabras y la ubicación de dichas letras, tal similitud no diluye las diferencias que existen. 50.

Teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que no existe semejanza ortográfica entre los signos distintivos. Comparación fonética 51. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los signos distintivos, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: HIGH COOLING STRIPE – KOOL HIGH COOLING STRIPE – KOOL HIGH COOLING STRIPE – KOOL HIGH COOLING STRIPE – KOOL HIGH COOLING STRIPE – KOOL HIGH COOLING STRIPE – KOOL 52.

Así las cosas, el signo solicitado y las marcas no guardan similitud fonética puesto que son diferentes en su pronunciación, no solo por la extensión y la diferencia indiscutible de las palabras que las conforman sino, porque, dichas palabras tienen diferentes números de sílabas y por lo tanto diferente cantidad de H I G H C O O L I N G S T R I P E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 K O O L 1 2 3 4 21 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co golpes de voz; en consecuencia, para la Sala, no hay posibilidad de semejanza en la pronunciación entre el signo solicitado y la marca previamente registrada.

Comparación conceptual o ideológica 53. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”52, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 54.

En el presente caso, encontramos que, por un lado, como se consideró en acápite supra de esta providencia, el signo solicitado está conformado por expresiones en idioma diferente al castellano, que no son de conocimiento y comprensión del público medio. Y, por el otro, las marcas previamente registradas KOOL, no tienen un significado en el idioma castellano. Por lo expuesto, la Sala considera que se tratan de términos producto del ingenio de los empresarios y, en consecuencia, los signos distintivos en conflicto son de fantasía, por lo que no es posible compararlos ideológicamente. 55.

En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten las mismas, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve al consumidor medio a confundir el signo solicitado con las marcas previamente registradas, porque el signo es lo suficientemente distintivo y diferente de la marca previamente registrada. 56.

Corolario de todo lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la existencia de elementos comunes, así como de los elementos adicionales que las conforman: la Sala considera que no existe similitud entre el 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo y las marcas, por lo que no se configura el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 57. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada uno de los signos distintivos cotejados. 58.

En suma, la Sala considera que el signo mixto HIGH COOLING STRIPE solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, procedía su registro como marca y, en consecuencia, prospera el cargo formulado por la parte demandante, por lo que declarará la nulidad del acto administrativo acusado. 59.

Por último, respecto de la notoriedad de la marca KOOL, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala53 considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la referida marca para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad del signo mixto solicitado como marca HIGH COOLING STRIPE, para identificar servicios de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 53 Ver sentencia de 8 de octubre de 2020; número único de Radicación: 110001-03-24-000-2010-00107-00, Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez Sánchez:“[…] La Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa OREO que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta ORES TIKAS, con registro núm. 388891 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca OREO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486.

Así las cosas, la denominación ORES TIKAS, al estar constituida por dos (2) palabras, cuenta con aptitud marcaria para distinguir los productos para la cual fue registrada, cumpliendo con el requisito establecido en el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que posee la suficiente distintividad, que permite pueda diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca cumple con la función de indicar el origen empresarial del producto sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. […]” 23 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Conclusión 60.

La Sala considera, que en el caso sub examine, el signo mixto HIGH COOLING STRIPE, solicitado por la parte demandante no se encuentra incurso en la causal prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no presenta semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con las marcas mixtas KOOL, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 61.

En este orden de ideas, la Sala considera que la parte demandada vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 con la expedición del acto administrativo acusado, por lo que se declarará su nulidad y, a título de restablecimiento del derecho, ordenará a la parte demandada que conceda el registro como marca del respectivo signo. 62.

En este orden de ideas, la Sala de la Sección Primera de la Corporación a título de restablecimiento del derecho, ordenará a la parte demandada que conceda el registro como marca del signo mixto HIGH COOLING STRIPE, para identificar “Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco, incluyendo cigarros, cigarretes, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumador, incluyendo papel y tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas de tabaco, cajas para cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos”, productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución núm. 24606 de 4 de mayo de 2011, “[…] por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020110032500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la parte demandante el registro como marca del signo mixto HIGH COOLING STRIPE, para identificar “Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco, incluyendo cigarros, cigarretes, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumador, incluyendo papel y tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas de tabaco, cajas para cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos”, productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la presente decisión en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley