CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., primero (1o.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “HOMIFY”, SOLICITADO POR LA ACTORA, Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, “HOMINI”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE DISTINGUEN EN LAS CLASES 9ª, 38 Y 42 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulos los artículos segundo de la Resolución núm. 68524 de 13 de octubre de 2016, "Por la cual se niega un registro", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industria y Comercio1; y tercero de la Resolución núm. 22323 de 2 de mayo de 2017, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo “HOMIFY”, para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 3ª.
Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1 En adelante SIC. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1°- Que el 15 de julio de 2015 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo, “HOMIFY”, para identificar servicios comprendidos en las clases 353 y 384 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 68524 de 2016 la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “HOMIFY”, para distinguir servicios en las clases 35 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad frente a las marcas previamente registradas, “HOMINI”, que distinguen productos y servicios de las clases 9ª y 42 de la citada Clasificación, a nombre de la sociedad HOMINI S.A. 4º- Sostuvo que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación y, posteriormente, el 17 de enero de 2017, presentó modificación a la solicitud de registro marcario, en el sentido de limitar los servicios que 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes servicios: “[…] Promoción de ventas de productos para amueblamiento, decoración y renovación; promoción de ventas en relación con servicios de amueblamiento, decoración y renovación; presentación de empresas en los ámbitos del amueblamiento, la decoración y la renovación en internet y otros medios. […]”. 4 El signo fue solicitado para distinguir: “[…] Servicios de acceso a información en internet amueblamiento, decoración y renovación; servicios de acceso a software en internet para facilitar e intercambiar información y datos en internet, por cuenta de terceros; servicios de acceso a plataformas o portales de internet sobre diseño, decoración y rediseño de interiores. […]”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretendía identificar el signo solicitado en las clases 355 y 386 de la Clasificación Internacional de Niza. 5º- Manifestó que a través de la Resolución núm. 22323 de 2017, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, decidió, por una parte, revocar el artículo primero de la decisión anterior, para en su lugar, conceder el registro de la marca nominativa “HOMIFY” para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza con la limitación solicitada; y, por la otra, denegó el registro como marca de la misma expresión para amparar servicios en la Clase 38 de la citada Clasificación. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, los actos demandados son manifiestamente ilegales, toda vez que fueron expedidos con falsa motivación y con clara infracción de las normas en las que debieron fundarse. 5 La modificación fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Promoción de ventas de productos de amueblamiento, decoración y renovación; promoción de ventas de servicios de amueblamiento, decoración y renovación; presentación e internet y otros medios de empresas especializadas en amueblamiento, decoración y renovación, todo lo anterior limitado a los sectores de diseño para el hogar, decoración y remodelación. […]”. 6 La modificación fue solicitada para distinguir: “[…] Servicios de acceso a software en internet para facilitar e intercambiar información y datos en internet, por cuenta de terceros, en relación con diseño para el hogar, decoración y remodelación. […]”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que el signo solicitado “HOMIFY” cumple a cabalidad con los presupuestos necesarios para que proceda su registro, toda vez que posee la suficiente fuerza distintiva, es perceptivo a los sentidos de la audición y de la vista, debido a sus diferentes fonemas, sonidos y descripción física; además, es susceptible de representación gráfica.
Argumentó que la expresión solicitada puede coexistir en el mercado de forma pacífica con las marcas previamente registradas “HOMINI”, toda vez que cumple con los criterios funcionales de una marca, esto es: i) diferencia los productos o servicios que ampara; ii) indica la procedencia empresarial; iii) distingue la calidad del producto que identifica; iv) concentra el goodwill del titular de la marca; y v) sirve de medio para los productos que ofrece.
Mencionó que la SIC realizó una inadecuada interpretación de la normatividad Andina y una indebida aplicación de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su reiterada jurisprudencia, al denegar el registro del signo solicitado. Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal a), ibidem, por indebida aplicación, debido a que, a su juicio, no realizó un correcto análisis de registrabilidad, dado que el signo solicitado, “HOMIFY”, es suficientemente distintivo y no genera riesgo 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de confusión ni asociación en el mercado frente a las marcas previamente registradas, “HOMINI”. Agregó que las marcas previamente registradas, “HOMINI”, al ser unas marcas mixtas compuestas por tres sílabas, además de una parte gráfica, obliga necesariamente a que su protección y comparación sea efectuada en conjunto sin escindir los elementos que la componen.
Sostuvo que el elemento gráfico es el que más predomina en las marcas previamente registradas, “HOMINI”, toda vez que en su etiqueta se distinguen diferentes tonalidades del color negro, lo que le otorga distinción y profundidad; y que, además, la primera letra “I” se encuentra reemplazada por un dibujo que evoca una figura humana, sin significado conocido, haciéndola diferente a la expresión solicitada, por lo que podrían coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación. Expresó que el signo cuestionado, “HOMIFY”, es registrable para distinguir servicios en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, en aplicación del principio de especialidad, en virtud del cual es improcedente denegar el registro de una marca que pretenda distinguir servicios única y exclusivamente en los descritos en su cobertura. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que no existe relación de conexidad entre los productos y servicios que distingue la marca previamente registrada, “HOMINI”, en las clases 9ª y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, con respecto a los servicios que pretende amparar el signo solicitado en la Clase 38 de la misma Nomenclatura, en razón a que entre ellos no existe relación o vinculación, ni son complementarios o sustitutos.
Anotó que el signo y marcas confrontados pueden coexistir en el mercado, toda vez que no generan riesgo de confusión en el público consumidor, dado que existen diferencias desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual y, además, los productos y servicios que distinguen no están incluidos en una misma Clase, ni existe relación o vinculación entre ellos, no tienen los mismos canales de comercialización ni medios de publicidad, no son intercambiables entre sí y su finalidad es diferente.
Indicó que, dentro de la actuación administrativa, la sociedad HOMINI S.A. no presentó escrito de oposición en contra del signo solicitado, “HOMIFY”, lo cual, a su juicio, demuestra que las expresiones controvertidas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado, sin inducir a error al público consumidor. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 150, ibidem, por indebida aplicación, pues dicha entidad no realizó en debida forma el estudio de registrabilidad, por cuanto no aplicó un procedimiento riguroso, técnico, pormenorizado y exhaustivo, que demanda la actuación de las entidades públicas, dado que si lo hubiera hecho, el resultado hubiera sido totalmente diferente al señalado en las resoluciones acusadas, toda vez que no se encuentra probada la existencia de causales de irregistrabilidad del signo solicitado.
Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 42 y 80 del CPACA; y 13, 29 y 61 de la Constitución Política, por cuanto dichos actos fueron expedidos con falsa motivación, pues denegó el registro como marca del signo “HOMIFY”, con fundamento en la marca “HOMINI”, cuando en realidad, a su juicio, éstas no son confundibles entre sí y pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
Agregó que no se protegió la Propiedad Industrial, por cuanto sus decisiones se basaron en apreciaciones subjetivas, pues si se hubiese efectuado un correcto análisis de confundibilidad, la SIC hubiese concluido que el signo cuestionado sí era registrable como marca. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Aseguró que un consumidor, al encontrar el signo y marca enfrentados en el mercado, no podrá diferenciar de forma inmediata las diferencias existentes entre ellas, llegando a generarse confusión, de manera que no pueden coexistir pacífica en el mercado. Señaló que entre los productos y servicios que distinguen las expresiones en conflicto se presenta conexidad competitiva, pues tal y como se mencionó en las resoluciones demandadas, se trata de servicios complementarios de las clases 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en las que a pesar de encontrarse en clases diferentes, desarrollan una misma actividad, pues son ofrecidos por un mismo oferente o en los mismos lugares; y que también existe la posibilidad de que el consumidor vincule una serie de servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co campañas o promociones que los vinculan para su adquisición o uso conjunto, estrechando la posibilidad de confundir uno u otro signo. II.-2. La sociedad HOMINI S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma7, guardó silencio.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20208, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20219, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 7 Folios 249 y 255 del cuaderno físico principal. 8 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 9 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.
Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda y, además, señaló que las expresiones enfrentadas pueden coexistir de manera pacífica en el mercado.
Aseguró que el signo solicitado a registro, “HOMIFY”, es perfectamente registrable, en virtud del principio de especialidad de las marcas, que hace referencia a que el derecho al uso exclusivo de una marca solo está referido a los productos o servicios comprendidos dentro de la solicitud de registro, los cuales deberán pertenecer a una misma Clase de la Nomenclatura oficial, de manera que la protección 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de una marca no podría extenderse, en principio, a productos o servicios no determinados en la solicitud de registro o comprendidos en otras clases. IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Además, señaló que el signo solicitado “HOMIFY” es prácticamente idéntico a la marca previamente registrada “HOMINI”, puesto que comparten la raíz “HOMI” y la diferencia en la terminación “FY” y “NI” no es suficiente para diferenciarlos.
IV.-3. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22- 216, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que el signo y la marca enfrentados son similarmente confundibles, toda vez que comparten la raíz “HOMI” y en castellano la vocal “I” y la consonante “Y” se pronuncian de forma idéntica, por lo que su terminación también es semejante.
Manifestó que el signo solicitado a registro no cuenta con partículas adicionales que eviten un posible riesgo de confusión en el público consumidor frente a la marca previamente registrada “HOMINI”. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co. KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-4.
En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó10: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones 10 Proceso 211-IP-2020. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co. KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 3.6.
Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 4.
Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. […] 4.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los artículos segundo de la Resolución núm. 68524 de 13 de octubre de 2016 y tercero de la Resolución núm. 22323 de 2 de mayo de 2017, acusados, denegó el registro como marca del signo nominativo “HOMIFY” a la actora, para amparar servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas “HOMINI”, previamente registradas a favor de la sociedad HOMINI S.A., tercero con interés directo en las 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultas del proceso, y que entre los productos y que distinguían, existe conexidad competitiva. A juicio de la demandante, el signo y marcas confrontados pueden coexistir en el mercado, toda vez que no generan riesgo de confusión en el público consumidor, dado que existen diferencias desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual y, además, los productos y servicios que distinguen no están incluidos en una misma Clase, ni existe relación o vinculación entre ellos, no tienen los mismos canales de comercialización ni medios de publicidad, no son intercambiables entre sí y su finalidad es diferente.
Por su parte, la SIC señaló que un consumidor al encontrar el signo y marca, objeto de controversia en el mercado, no podrá diferenciar de forma inmediata las diferencias existentes entre ellas, llegando a generarse confusión, de manera que no pueden coexistir pacífica en el mercado. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 150 y 15111 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la de los artículos 11 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 134 y 135, literal b),12 ibidem, “[…] por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca y los requisitos para su registro; así como tampoco las causales de irregistrabilidad absoluta para el registro de las marcas. […]” Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. 12 Comoquiera que los referidos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: HOMIFY SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO13 13 Folio 204 del cuaderno físico núm. 2. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co. KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA14 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “HOMINI”, como lo es la previamente registrada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con un signo nominativo, “HOMIFY”, solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así las gráficas que lo acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: 14 Folio 204 del cuaderno físico núm. 2. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Ahora, en cuanto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “HOMIFY” y la marca previamente registrada, “HOMINI”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co. KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión solicitada reproduce la mayoría de letras contenidas en la marca previamente registrada “HOMIFY” y que la única diferencia radica en la sustitución de la letra “N” de la ya registrada, por la consonante “F”, en signo controvertido y el reemplazo de la vocal “I” en su final, por la letra “Y”.
Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca opositora está compuesta por dos letras diferentes, esto es, la “F” y la “Y”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, número de letras e iguales raíces (“HOMI”), lo que lleva a que el signo cuestionado “HOMIFY” no sea suficientemente distintivo y diferente a las previamente registradas.
En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la semejanza de las expresiones que integran el signo y marca enfrentados; y aunque la marca opositora tiene dos letras diferente en su conjunto frente a la marca cuestionada, esto es, las letras “F” y “Y”, no resulta ser una variación determinante, por cuanto generan el mismo impacto sonoro, máxime 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co si se tiene en cuenta que las letras “Y” e “I” se pronuncian de manera idéntica. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: HOMIFY – HOMINI - HOMIFY – HOMINI - HOMIFY – HOMINI HOMIFY – HOMINI - HOMIFY – HOMINI - HOMIFY – HOMINI HOMIFY – HOMINI - HOMIFY – HOMINI - HOMIFY – HOMINI HOMIFY – HOMINI - HOMIFY – HOMINI - HOMIFY – HOMINI En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas objeto de controversia son de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano15, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto16.
Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo solicitado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. 15 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “HOMIFY”, y “HOMINI” sean de conocimiento generalizado.
Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 16 Criterio señalado en sentencia de 1º de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212- 00055-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, vale la pena traer a colación la sentencia de 5 de mayo de 202317, en la que la Sala precisó que existía semejanza ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas al presentarse una reproducción en la mayoría de las letras contenidas en la previamente registrada, a pesar de que la única diferencia radicaba en el intercambio de la letra que conformaba a las expresiones allí confrontadas.
En efecto, en esa oportunidad, la Sala señaló lo siguiente: “[…] Ahora, respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “BIOMEX” y las marcas previamente registradas “BIOMIX”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la mayoría de letras contenidas en las marcas previamente registradas “BIOMIX” y que la única diferencia radica en la sustitución de la vocal “E” de la marca cuestionada, por la vocal “I”, contenida en las marcas opositoras.
Al respecto, se precisa que si bien es cierto que las marcas opositoras están compuestas por una vocal diferente, esto es, la vocal “I”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, número de palabras, secuencia consonántica (B-M-X), iguales raíces (“BIO”) y terminación (“X”), lo que lleva a que la marca cuestionada “BIOMEX” no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas.
En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la semejanza de las expresiones que integran las marcas enfrentadas; y aunque las marcas opositoras tienen una letra 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2015-00405-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferente en su conjunto frente a la marca cuestionada, esto es, la vocal “I”, no resulta ser una variación determinante por cuanto generan el mismo impacto sonoro. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX –BIOMIX BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX –BIOMIX BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX –BIOMIX BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX –BIOMIX En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas objeto de controversia son de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto.
Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión en el consumidor. […]” (Destacado fuera de texto).
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201818 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.
Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, el signo cuestionado “HOMIFY” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 38: “[…] Servicios de acceso a software en internet para facilitar e intercambiar información y datos en internet, por cuenta de terceros, en relación con diseño para el hogar, decoración y remodelación. […]”.
Por su parte, las marcas previamente registradas “HOMINI”, distinguen los siguientes productos y servicios:.- Clase 9ª: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de información y ordenadores, extintores; scanner para el registro, transmisión, reproducción, validación, identificación de rasgos morfológicos. […]”..- Clase 42: “[…] Servicios de consultoría e investigación, programación de ordenadores, diseño de software y páginas de internet; servicios de identificación y autenticación de la identidad de personas. […]”.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clase 38 y aquellos productos y servicios que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 9ª y 42 de la Clasificación Interncional de Niza, a pesar de que no pertenecen a la misma Clase del Nomeclátor, se advierte que son productos y servicios que requieren un uso conjunto o complementario, habida cuenta que para poder prestar servicios de acceso a software en internet (que pretende identificar el signo solicitado), necesariamente se requiere de ordenadores y de los servicios de diseño de software (que cobijan las marcas previamente registradas). 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, se observa que pertenecen al mismo género, esto es, medios informáticos o tecnológicos, se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y las marcas enfrentados19.
Así las cosas, al existir semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: 19 Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 2009-00155- 00, en la que se precisó lo siguiente: “[…]Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero […]”.
(Resaltado fuera de texto). 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co. KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.
En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de la semejanza antes anotada, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas expresiones provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son productores relacionados económicamente.
Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201520, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). (…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Destacado fuera de texto).
Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse las marcas mixtas previamente registradas, esto es, “HOMINI”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales21: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. 21 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otro lado, la Sala observa que la SIC tampoco vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, debido a que el registro del signo cuestionado fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia, teniendo en cuenta que la obligación de la entidad demandada es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre marcas idénticas o similares22, de conformidad con lo dispuesto, precisamente, en el artículo 150, ibidem.23 Ahora, en lo relativo a la presunta violación de los artículos 42 y 80 del CPACA, en concordancia con los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, debido a que a juicio de la actora los actos administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201624, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 200925 para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente: “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020040006901. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020130046300. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-00374- 01(15797) 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]” (Resaltado fuera de texto).
En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC, al denegar el registro como marca del signo solicitado “HOMIFY” por resultar similarmente confundible con las marcas previamente registradas “HOMINI” y existir conexidad competitiva entre los productos y servicios que cada uno de ellos identifica.
Y el hecho de haber llegado a la conclusión de que el signo cuestionado no resultaba registrable por ser similarmente confundible con las marcas registradas con anterioridad, no desconoce lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Política, de manera que sí se atendió el deber del Estado de proteger la Propiedad Intelectual. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co.
KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “HOMIFY”, para amparar serivicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada uno de ellos se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00287-00 Actora: HOMIFY ONLINE GMBH u. Co. KG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.