11001032400020160001700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO, “MELODY”, Y LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA, “MY MELODY”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN “MELODY”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 16 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 10867 de 10 de marzo de 2015, "Por la cual se niega parcialmente un registro multiclase", 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y la 35756 de 13 de julio de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “MELODY”, para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 16 de agosto de 2012 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “MELODY”, para identificar productos 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en las clases 3ª2, 5ª3 y 164 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Sostuvo que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3°- Señaló que mediante la Resolución núm. 10867 de 2015 la Directora de Signos Distintivos de la SIC estimó, de oficio, que la expresión solicitada “MELODY”, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, era similarmente confundible con la marca previamente registrada “MY MELODY”, en la misma Clase y de propiedad de la sociedad SANRIO COMPANY, dado que su coexistencia en el mercado generaría riesgo de confusión y conexión competitiva, motivo por el cual denegó el registro como marca del signo solicitado. 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar y dentífricos, artículos de aseo, suavizantes, acondicionadores y detergentes para telas y telas finas; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, hisopos, copitos y aplicarlos de algodón, champú para bebés, jabones de baño y limpiarles para bebé, cremas, lociones y talco, para bebé, toallitas húmedas para para bebés y adultos, toallitas húmedas desmaquiladoras […]”. 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empezar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la nutrición de animales dañinos; fungicidas, herbicidas cremas y ungüentos para la pañalitis, toallitas medicadas, toallitas húmedas para bebés; pañales desechables y pantaloncitos de entrenamiento desechables, paños lavables desechables y almohadillas desechables para cambiar, pañitos y todo tipo de artículos de aseo en papel, toallitas húmedas para bebés y adultos. […]”. 4 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Papel cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material destrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes caracteres de imprenta; clichés, toallas, toallitas y toallitas húmedas desmaquilladoras. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º- Manifestó que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 35756 de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina6, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, se realizó un incorrecto análisis de registrabilidad, dado que el signo solicitado “MELODY” es suficientemente distintivo, toda vez que al efectuar el examen de confundibilidad entre las expresiones mixtas cotejadas, se evidencia que el elemento predominante, de cada una de ellas, corresponde al gráfico y es precisamente sobre aquel que debe recaer dicho estudio.

Indicó que la jurisprudencia marcaria ha establecido los criterios que se deben tener en cuenta al momento de efectuar el cotejo marcario entre signos mixtos; y que ha sido enfática en señalar que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o 6 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su preponderancia e importancia dentro del conjunto marcario.

Agregó que el elemento gráfico, que complementa al signo solicitado, posee la fuerza o impacto necesario para hacerlo distintivo frente a la marca previamente registrada, toda vez que la intención de SANRIO COMPANY, al crear y usar marcas mixtas se genera con el propósito de que el elemento predominante sea el gráfico, dado que el alfabeto chino no es de fácil recordación para el consumidor, evidenciándose que la marca previamente registrada tiene la suficiente capacidad distintiva para que se le otorgue un mayor grado de importancia al aspecto gráfico sobre el componente denominativo.

Sostuvo que la SIC no realizó un correcto estudio de registrabilidad, toda vez que realizó la comparación como si se tratara de un signo nominativo y uno mixto; que, además, omitió la valoración en conjunto y que al escindir los elementos que componían las marcas en conflicto, se limitó a considerar que eran similarmente confundibles, sin tener en cuenta el gráfico que acompañaba a cada una de ellas. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que entre los signos distintivos enfrentados no existe semejanza capaz de inducir en confusión al público consumidor, por cuanto al realizarse el análisis de confundibilidad, desde una visión en conjunto, se evidencia que las expresiones denominativas, que hacen parte de cada uno de ellos, no presentan similitudes desde los puntos de vista fonético y ortográfico y, además, cada una de ellas cuenta con elementos diferenciadores que las hacen únicas en el mercado.

Expresó que la entidad demandada realizó el análisis de registrabilidad valorando únicamente el elemento denominativo del signo solicitado, “MELODY”, para concluir que era similarmente confundible con la marca previamente registrada, “MY MELODY”, sin tener en cuenta sus diferencias visuales, ortográficas y fonéticas. Insistió en que la SIC efectuó un examen superficial, por cuanto no realizó el estudio de confundibilidad en conjunto y no tuvo en cuenta que las expresiones enfrentadas presentan diferencias desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético, toda vez que su composición y pronunciación son completamente diferentes, dado que la marca previamente registrada está compuesta por ocho (8) letras y el signo solicitado posee únicamente seis (6); y que de haberse realizado correctamente el cotejo marcario, se hubiera concluido que el gráfico que 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los acompaña les imprime la suficiente capacidad distintiva para que puedan coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar riesgo de confusión ni asociación empresarial.

Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 3º, numeral 1, 74, 79 y 80 del CPACA y 29 de la Constitución Política, dado que no se pronunció ni resolvió correctamente los argumentos planteados en el recurso de apelación, toda vez que, a su juicio, no tuvo en cuenta los elementos gráficos que poseían el signo y marca enfrentados y los tomó como si únicamente fuesen de naturaleza nominativa, de manera que dejó de referirse a la argumentación planteada en el recurso.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC y la sociedad SANRIO COMPANY, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La parte actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que el signo mixto “MELODY” no es similarmente confundible con la marca previamente registrada “MY MELODY”, ya que cuentan con elementos gráficos adicionales que permiten su individualización y distinción. Aseguró que lo relevante de la marca mixta previamente registrada “MY MELODY” es la cabeza de un conejo con capucha y que las letras que constituyen la parte nominativa resultan completamente secundarias.

IV.-2. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que las expresiones “MELODY” y “MY MELODY”, apreciadas conjuntamente y de manera sucesiva y no simultánea, son equivalentes o idénticas, lo que genera confusión e induce a error a los consumidores. Adujo que el signo solicitado es una marca compuesta que contiene el elemento “MELODY”; que es sobre éste respecto del cual recae su distintividad, por lo que se presenta una identidad frente a la marca ya 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada “MY MELODY”, lo cual generaría en el mercado una confusión indirecta; que, adicionalmente, la asociación de los productos que distinguen las dos sociedades, inducirían irremediablemente a error al consumidor, pensando que corresponden a la misma empresa; y que si no aparece la palabra “MY” y tiene un gráfico diferente, podría imaginar que es una innovación en la marca original.

Manifestó que, contrario a lo expuesto por la actora, la Delegatura para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora, sí resolvió todos los argumentos expuestos por ella y sí tuvo en cuenta que los signos a comparar eran de naturaleza mixta, de manera que no es un argumento válido para decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Que mal haría en conceder el registro del signo solicitado, dado que en el presente caso existe un latente riesgo de confusión entre los consumidores y, adicionalmente, se estaría contraviniendo la protección que brinda el derecho de propiedad industrial a los intereses empresariales. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.

La sociedad ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, en su escrito, específicamente, solicitó que se desestimen las pretensiones incoadas en la demanda puesto que aunque podría existir semejanza entre las marcas enfrentadas, los productos que identifica cada una de ellas son completamente diferentes y, por lo tanto, no se presenta conexidad competitiva.

IV.-4. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó10: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 9 En adelante el Tribunal 10 Proceso 199-IP-2020. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 10867 de 10 de marzo de 2015 y 35756 de 13 de julio de 2015, denegó el registro como marca del signo mixto “MELODY”, a la actora, para distinguir “[…] Papel cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material destrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caracteres de imprenta; clichés, toallas, toallitas y toallitas húmedas desmaquilladoras […]”, comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “MY MELODY”, en la misma Clase, a favor de la sociedad SANRIO COMPANY, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

A juicio de la actora el signo solicitado “MELODY” es suficientemente distintivo, toda vez que al efectuar el examen de confundibilidad entre las expresiones mixtas cotejadas se evidencia que el elemento predominante, de cada una de ellas, corresponde al gráfico y es precisamente sobre aquél que debe recaer dicho estudio. Agregó que el elemento gráfico, que complementa al signo solicitado, posee la fuerza o impacto necesario para hacerlo distintivo frente a la marca previamente registrada, toda vez que la intención de SANRIO COMPANY, al crear y usar marcas mixtas se genera con el propósito de que el elemento predominante sea el gráfico, dado que el alfabeto chino no es de fácil recordación para el consumidor, evidenciándose que la marca previamente registrada tiene la suficiente capacidad distintiva para que se le otorgue un mayor grado de importancia al aspecto gráfico sobre el componente denominativo. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos distintivos en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO11 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA12 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “MELODY”, como lo es el cuestionado, con una marca mixta “MY MELODY”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en ambas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con 11 Folio 13 del cuaderno núm.1 12 Folio 13 del cuaderno núm. 1 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y marca mixta enfrentados, no así las gráficas que los acompañan pues, contrario a lo afirmado por la actora, son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos distinguidos por dichos signos distintivos son solicitados a un expendedor por su nombre y no por la descripción de aquellos.

Así las cosas, para la Sala no queda duda de que en el caso bajo examen el elemento predominante en el signo y marca cotejados es el denominativo. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “MELODY” y la marca previamente registrada “MY 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MELODY”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce totalmente la expresión “MELODY”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la supresión del vocablo “MY” sea suficiente para dotar a la marca objeto de controversia de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, “MY MELODY”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo solicitado suprimió la partícula “MY”, en su inicio, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que “MELODY” reproduce por completo la denominación que comprende la marca previamente registrada, “MY MELODY”, lo que conlleva que el signo cuestionado no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202013, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “MELODY” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, “MY MELODY”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co coinciden en la denominación “MELODY”, siendo este el elemento preponderante y distintivo de la marca registrada “MY MELODY”.

Por ello, cabe mencionar que si bien es cierto que la expresión cuestionada suprimió la partícula (“MY”), en su inicio, también lo es que la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “MELODY” y el vocablo que contiene la marca registrada con anterioridad no le quita tal característica. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: MY MELODY – MELODY – MY MELODY - MELODY – MY MELODY – MELODY MY MELODY – MELODY – MY MELODY - MELODY – MY MELODY – MELODY MY MELODY – MELODY – MY MELODY - MELODY – MY MELODY – MELODY MY MELODY – MELODY – MY MELODY - MELODY – MY MELODY – MELODY En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que el signo solicitado “MELODY” y la marca previamente registrada, “MY MELODY”, deben tenerse como de fantasía, por cuanto éstas están escritas en idioma inglés y, por lo tanto, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto14.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la expresión “MELODY”, lo que hace que la marca cuestionada no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo solicitado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. 14 Criterio señalado en sentencia de 1º de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055- 00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 28 de noviembre de 201815 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “MELODY” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Papel cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material destrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes caracteres de imprenta; clichés, toallas, toallitas y toallitas húmedas desmaquilladoras. […]”.

La marca previamente registrada, “MY MELODY”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 16: “[…] Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; material de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; materiales y herramientas para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina; material de instrucción o de enseñanza; materias plásticas para embalaje (no incluidas en otras clases); caracteres de imprenta; 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co blocks o resmas para imprimir; calendarios, libros, catálogos, postales, afiches, publicaciones periódicas, publicaciones impresas, periódicos y revistas; tarjetas de felicitación; instrumentos para la escritura; sellos de goma; estampillas y sellos; almohadillas para sellos; almohadillas para tinta; álbumes fotográficos; tapices para enmarcar pinturas, cuadros o fotografías; caballetes de pintor; papel secante de aceite para pieles; estantes para fotografías; tintas; paños, papel higiénico, servilletas de papel para remover maquillaje; toallas de papel; individuales y portavasos de papel o cartón; papel de embalaje, papel para envolver y materias para embalaje, acuarelas para artistas; reproducciones gráficas, retratos; litografías; lapiceros, lápices, estilográficas, plumas esferográficas; plumas; porta lapiceros, portalápices; repuestos para lapiceros e instrumentos de escritura; minas para lápices; lápices de color, crayolas; estuches para lápices y lapiceros; sacapuntas de lápices; máquinas para afilar lápices; ganchos para papel; pisapapeles; sujetapapeles; sujetadores de dibujos; pasteles; gomas y pegantes para papelería y la casa; papel mache; bandejas y estantes para correo; portacartas; abrecartas; cintas adhesivas y dispensadores de cinta adhesiva; materiales, tablas, lápices e instrumentos de dibujo; conjuntos de dibujo; álbumes de estampillas y monedas; bolsas y sobres; papel secante; sujetalibros, marcadores de libros; marcadores para libros; gabinetes para 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co papelería; lienzos para pintar; cuadernos; diarios; fólderes; libretas, tacos de memos, papel de escritura; papel de dibujo; conjuntos de escritura; tizas, pizarrones, pizarras para afiches; porta pasaportes; porta chequeras; bandas elásticas, fotos; esténciles; productos para el borrado, borradores, borradores líquidos; abrecartas eléctricos; partituras; pizarras acrílicas; ornamentos y decoraciones hechas de papel y/o cartón; papel de seda; servilletas de papel; bolsas para almuerzo; baúles y cajas de cartón; libros para colorear; archivos para informes; papel para carpetas; cuadernos de bolsillo; marcadores; cintas para libros; conjuntos de lápices de mina negra; conjuntos de lápices de colores; reglas; almohadillas para escritura; cuadernos para autógrafos; ganchos; engrapadoras; cortadoras de cinta; señales de advertencia; trituradoras; aparatos eléctricos para el montaje de un forrado protectivo de documentos y fotografías sellado al calor; porta tarjetas y tarjeteros; decoraciones de papel para loncheras o alimentos; álbumes; pañales para bebés de papel y celulosa [desechables]; bolsas [sobres, zurrones] de papel o plástico para embalaje; fólderes de hojas sueltas; cajas de papel o cartón; tarjetas; cajas y estuches para sellos y estampillas; libros de tiras cómicas; compases de dibujo; cintas y tarjetas de papel para el registro de programas de computador; papel para copias [papelera]; correctores líquidos [artículos de oficina]; archivos para documentos; dediles 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co [artículos de oficina]; banderas [de papel]; carpetas [papelería]; carpetas para documentos; cinta engomada; pañuelos de papel; fichas; cintas de entintado; fundas para documentos; etiquetas, no textiles; mapas; tarjetas musicales de felicitación; boletines de noticias; almohadillas [papelería]; cajas de pintar [artículos escolares]; panfletos; trituradoras de papel [para uso en oficina]; estuches para minas de lápices; estampillas de correo; autoadhesivos; servilletas de papel para la mesa; chinches; tiquetes; cintas para máquinas de escribir; máquinas de escribir [eléctricas o no eléctricas]; envolturas; pinceles para escritura; tiza para escritura; tablas para escritura; forros [papelería]; forros de papel para macetas; cortadores de papel [artículos para oficina]; baberos de papel; bolsas para cocción en el horno microondas; filtros de papel para café; folletos; diseños de bordado [patrones]; cortapapeles [artículos para oficina]; manteles de papel; mantelería de papel; carteleras de papel o cartón; pestañas para fichas; lotes de papel; papeles secantes faciales; autoadhesivos para teléfonos portátiles; estantes para cartas. […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 16 de la Clasificación Interncional de Niza, se observa que 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, por lo que son productos coincidentes; tienen el mismo género, esto es, artículos de papelería; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; se advierte, además, un uso conjunto o complementario, ya que para poder escribir en artículos como cuadernos (que ampara el signo cuestionado) se necesita de lápices o marcadores (que distingue la marca previamente registradas); y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y las marcas enfrentados16.

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la 16 Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2009-00155-00, en la que se precisó lo siguiente: “[…]Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero […]”.

(Resaltado fuera de texto). 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actividad empresarial de la actora, en caso de coexistir su marca en el mercado. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de fabricantes relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 17 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “MY MELODY”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales18: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Finalmente, frente a la presunta violación de los artículos 3º, numeral 1, 74, 79 y 80 del CPACA y 29 de la Constitución Política, alegada por el 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 18 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandante, al no haberse resuelto todos los argumentos del recurso de apelación presentados en el trámite administrativo, la Sala advierte que en el recurso de apelación19 interpuesto contra la Resolución núm. 10867 de 2015, la actora adujo lo siguiente: “[…] 5.

El signo mixto “MELODY” no es confundible con la marca “MY MELODY” y por tanto no está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…) a pesar de señalar tan aceptada regla de comparación de las marcas mixtas, la Administración en el análisis comparativo se limita a señalar que “los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor”.

Para luego pasar a hacer exclusivamente la comparación de los signos en su estructura ortográfica y fonética, esto es su elemento denominativo, excluyendo cualquier referencia al muy rico elemento gráfico de los signos en conflicto. Tampoco dice la Dirección por que, después de señalar que los signos han de ser apreciados en conjunto y en ningún momento negar que el elemento gráfico es predominante en las marcas que se están comparando, resuelve fraccionar las marcas entre sus elementos gráficos que a todas luces constituyen el elemento predominante de la marca mixta “MY MELODY” encontrada de oficio y por supuesto también es un elemento que adquiere preponderancia en la marca mixta “MELODY” y sus elementos denominativos, para olvidar por completo el elemento gráfico sin aducir razón alguna.

Lo preponderante y relevante del conjunto marcario mixto “MY MELODY” es el elemento gráfico, pues la multinacional japonesa SANRIO COMPANY basa sus marcas por razones obvias de escritura y de mercadeo en países occidentales donde se usa el alfabeto de letras latinas. Por ello lo importante de la marca es la cabeza de un conejo con capucha y las letras que constituyen la parte denominativa resultan secundarias. 19 Folios 31 a 36 del cuaderno físico principal. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No es cierto que desde la perspectiva visual se perciba una impresión confundible entre las marcas mixtas confrontadas MELODY de LABORATORIOS INCOBRA S.A. y MY MELODY de SANRIO COMPANY.

La impresión que despierta una y otra marca es notoriamente diferente, por la riqueza y diferencia del muy conspicuo elemento gráfico de la marca mixta encontrada de oficio. Desde el aspecto visual los signos en conflicto presentan diferencias en cuanto a su composición, tamaño, color y diseño, como claramente puede apreciarse revisando los signos cotejados. […]”.

Por su parte, se advierte que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el citado recurso mediante la Resolución acusada 35756 de 201520, aseveró que: “[…] Así, este Despacho concluye que los argumentos expuestos por el apelante en su escrito no desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido, y que la Delegatura en esta instancia considera conformes a derecho.

En efecto, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el análisis efectuado por la Dirección de Signos Distintivos, cuando señala en la Resolución recurrida lo siguiente: “(…) Los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al consumidor.

En efecto, como bien se puede verificar, el signo solicitado reproduce en su totalidad la estructura ortográfica y fonética del elemento esencial de la marca previamente registrada, sin que se introduzca elemento alguno que permita establecer una clara diferenciación entre los signos en conflicto, dada la similitud fonética y ortográfica del compuesto nominativo común en los signos, esto es, las 20 Folios 15 a 19 del cuaderno físico principal. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresiones MELODY / MY MELODY, en las cuales recae la distintividad.

En ese sentido, se presenta similitud en las mencionadas expresiones, lo cual puede derivar en que los consumidores crean que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos. (…)”. […]”.

Así las cosas, de la anterior transcripción la Sala observa que los argumentos expuestos por la actora, en el recurso de apelación contra la Resolución núm. 10867 de 2015, fueron resueltos en su totalidad por la entidad demandada en la Resolución núm. 35756 de 2015, por lo que no se observa violación alguna de los artículos 3º, numeral 1, 74, 79 y 80 del CPACA y 29 de la Constitución Política.

Al respecto, la Sala llama la atención de que el hecho de que la actora no comparta las razones o motivos por los cuales la SIC determinó que el elemento preponderante en el signo y marca enfrentados era el nominativo y no el gráfico, no es óbice para concluir que no se hayan resuelto los argumentos expuestos en su recurso de apelación. En efecto, como bien lo señaló la entidad demandada en los actos acusados y de conformidad con lo expuesto por la Sala en párrafos anteriores, es evidente que el elemento relevante y sustancial del signo y marca objeto de controversia es el nominativo y no el gráfico, como lo pretende hacer ver la actora. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “MELODY”, para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00017-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.