CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: ALLERGAN INC TESIS: La invención no reúne el requisito de nivel inventivo.

No hay evidencia de que la combinación de los principios activos proporcione algún efecto inesperado frente al tratamiento del glaucoma y sus efectos secundarios. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad ALLERGAN INC., por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19841, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 9136 de 19 de febrero de 2010 y 4486 de 31 de enero de 2011, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO2 denegó la patente de invención a la creación titulada “COMBINACION DE BRIMONIDINA Y TIMOLOL PARA USO OFTÁLMICO TÓPICO”. 1 Código Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 En adelante la SIC. 2 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la SIC la concesión del privilegio de patente de invención, publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial y dictar la resolución mediante la cual se adopten medidas necesarias para llevar a cabo el cumplimiento del fallo en un plazo no superior a treinta (30) días.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes, la parte actora expuso los siguientes: 1°. Que el día 22 de agosto de 2003 presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC la solicitud de patente para la invención titulada “COMBINACIÓN DE BRIMONIDINA Y TIMOLOL PARA USO OFTÁLMOLOGICO TÓPICO”. 2°. Agregó que el 2 de marzo de 2004, ALLERGAN, INC. aportó documento de cesión del derecho sobre la patente de los inventores a la sociedad solicitante para continuar con el trámite de solicitud. 3°.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual núm. 550 de 31 de marzo de 2005, contra la cual no se presentaron objeciones. 4° Que el 4 de mayo de 2005, la parte actora solicitó que se efectuará el examen de fondo sobre la patentabilidad de la invención y pagó la tasa oficial correspondiente. 3 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5°.

A través del oficio núm. 2741 de 22 de febrero de 2008, la jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC notificó a ALLERGAN INC. sobre la acción oficial de patentabilidad, en la cual se realizaron las siguientes observaciones: - Las reivindicaciones núm. 7 a 12 y 20 a 25 se refieren a un uso no patentable. - Los documentos US6159458 (D1), ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY (D2) y OPTHALMOLOGICA VOL. 213, 1999 (D3) constituyen anterioridades que afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud de patente. - Se afecta la novedad en la descripción de combinación de cantidades terapéuticamente activas Timolol y Brimonidina, razones por las cuales las reivindicaciones núm. 1-6 no pueden ser consideradas nuevas. - Se objeta el nivel inventivo en razón a que el estado de la técnica más próximo “[…] enseña gotas que contienen brimonidina al 0,2 y timolol al o,5% […]”, lo que haría que un experto medio identificara de manera obvia tales composiciones. 6° En respuesta al oficio núm. 2741 de 2008, la peticionaria presentó un capítulo reivindicatorio modificado con 6 reivindicaciones y respondió las observaciones efectuadas por la Superintendencia. 7°.

Que la SIC, mediante oficio núm. 9201 de 2008, notificó a la sociedad ALLERGAN, INC. el examen de fondo en el que expresó que las reivindicaciones 1 a 4 incumplían el requisito de claridad y concisión; y que si bien la invención no estaba afectada por el 4 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisito de novedad sí carecía de nivel inventivo, por cuanto […] cualquier experto en la materia conociendo esta información (…) con gran facilidad lograría obtener la composición […]”. 8° Que con memorial radicado el 21 de noviembre de 2008, la sociedad peticionaria respondió el oficio núm. 9201, para lo cual modificó el capítulo reivindicatorio con reivindicaciones limitadas, referencias a rangos específicos de los componentes, información técnica que demuestra la superioridad del tratamiento de la formulación única frente a otros tratamientos y ventaja técnica de la nueva formulación; asimismo, se refirió al incremento de la tolerabilidad y adaptabilidad del producto. 9°.

Anotó que a través de la Resolución núm. 9136 de 19 de febrero de 2010, el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente de invención, decisión contra la cual interpuso recurso de reposición, siendo confirmada a través de la Resolución núm. 4486 de 31 de enero de 2011. I.2. Como fundamentos de derecho, la demandante adujo que los actos acusados violan los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y 61 de la Constitución Política.

(i) Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486: 5 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la actora, la SIC efectuó una interpretación errada de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, por cuanto concluyó que la invención carecía de nivel inventivo, a la luz de las enseñanzas contenidas en los documentos D1, D2 y D3.

Sostuvo que el objeto de la invención consiste en una composición farmacéutica que contiene la mezcla de brimonidina y timolol en una proporción definida para el tratamiento del glaucoma, con el fin de proveer una composición que permitiese un método más seguro y eficiente de los efectos secundarios causados por el tratamiento. Explicó que D1 describe en forma general los vehículos excipientes y alude a la liberación sostenida de composiciones oftalmológicas acuosas que contienen polímeros carboxi entrecruzados, pero en tal documento no se revela ni sugiere la combinación de brimonidina y timolol que se reivindica.

Expuso que D2 revela la administración de los componentes de la fórmula de forma separada, es decir, de timolol después de suministrar brimonidina, pero no hace referencia alguna a los efectos secundarios indeseables. Afirmó que D3 muestra el efecto de adicionar en el régimen terapéutico de timolol una gota de brimonidina con potencial para el 6 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tratamiento del glaucoma, pero nada refiere sobre efectos secundarios del tratamiento.

Señaló que la solicitud de invención presentó resultados sobre la mayor tolerabilidad y aceptabilidad del tratamiento frente al manejo de principios activos individuales, de manera que sí logró solucionar el problema técnico planteado. Indicó que la invención no era obvia ni evidente para un experto medio a partir de las enseñanzas del arte previo, si se tiene en cuenta que D1 no menciona brimonidina y timolol, y D2 y D3 si bien califican de prometedor la aplicación de ambos principios secuencialmente, no dan un concepto definitivo al respecto.

Aseguró que la SIC utilizó la descripción de la invención de manera equivocada, puesto que realizó un análisis ex – post facto, al basar su análisis en la invención final, la cual no era posible de conocerse por parte del inventor cuando inició la investigación. Precisó que no es correcto que el examinador descarte el nivel inventivo de la solicitud por la posibilidad de formar una solución con ambos activos, dado que la evidencia mostrada en el estado de la técnica “[…] solo señala que los dos activos tienen efectos terapéuticos aditivos, sin demostrar de manera alguna que las dos moléculas pueden coexistir en una misma formulación […]”. 7 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, explicó que los métodos de aplicación descritos en D2 y D3 no permiten realizar ninguna conclusión sobre la compatibilidad que tienen los compuestos activos entre sí, toda vez que en ambos casos se aplica una sustancia, se permite su absorción por parte del cuerpo y a continuación se aplica la segunda sustancia; por tanto, al momento de la solicitud, para una persona medianamente versada en la materia era totalmente desconocido si las dos moléculas podían coexistir en un único producto.

Destacó que el nivel inventivo de la solicitud no se basa en la actividad de las dos sustancias y su efecto aditivo, sino en el hecho de “[ ] haberlas colocado en una misma formulación [porque] mejora los efectos colaterales que se producen […], además de que contribuye al incremento de la seguridad en la administración del medicamento, en la medida en que reduce el número de veces en que el paciente debe aplicar gotas en cada ojo.

Puso de presente que el nivel inventivo de la solicitud se encuentra acreditado con estudios clínicos, por ejemplo, con el documento titulado “clinical review NDA21-398”, el cual acepta que la composición de la solicitud tiene un perfil de seguridad superior frente a las composiciones conocidas en el estado de la técnica. 8 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que al demostrarse que el requisito de nivel inventivo sí se cumple, también se demuestra la vulneración del artículo 14 de la Decisión 486, dado que los demás requisitos referidos a la novedad y aplicación industrial no fueron objeto de reproche, lo que implica que la demandada debió proceder a otorgar la patente.

(ii) Violación del artículo 61 de la Constitución Política: Señaló que la actuación de la SIC también implicó la violación del artículo 61 Constitucional, según el cual el Estado protegerá la propiedad intelectual, debido a que “bajo esta obligación constitucional del Estado han sido estructurados los sistemas de protección de la propiedad intelectual, entre los cuales se encuentra el sistema de patentes, hoy en día materia objeto de regulación supranacional por medio de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (…) la interpretación errónea de los artículos 14 y 18 de dicha normativa implica que la Superintendencia haya faltado a su obligación constitucional de proteger la propiedad intelectual de mi representada”.

I.3. Mediante escrito radicado oportunamente3, la actora reformó la demanda en relación con el concepto de violación y el acápite de pruebas. 3 Cfr. Folio 346. 9 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, señaló que el examinador se basó únicamente en que es posible colocar los dos activos en una formulación para logar un efecto igual al del uso secuencial, pero no tuvo en cuenta las preguntas básicas que cualquier persona medianamente versada en la materia debiera plantearse ante el problema técnico de una única formulación, tales como: ¿son las dos sustancias compatibles? ¿interactúan las sustancias entre sí?, ¿son solubles en los mismos vehículos? ¿los pH de solución son compatibles? ¿son los regímenes de administración compatibles? Indicó que no es correcto que el examinador descarte el nivel inventivo de la solicitud por la posibilidad teórica de formar una solución con ambos activos, pues la evidencia mostrada en los artículos citados como anterioridades solo señala que los dos activos tienen efectos terapéuticos aditivos, sin demostrar de manera alguna que las dos moléculas pueden coexistir en una misma formulación. Añadió que el efecto sorprendente de disminución de efectos secundarios fue demostrado en los “estudios clínicos pivotales 012T y 013T” que señalan que hay una reducción significativa de la alergia ocular en relación con la utilización de brimonidina sola, pero que dicha reducción no puede ser asociada a la reducción de la dosis, como lo demuestran los trabajos previos, de ahí que el efecto solo 10 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puede ser atribuido al uso en una única formulación de brimonidina y timolol.

Asimismo, la actora allegó concepto técnico rendido por el químico MILTON JOSÚE CROSBY GRANADOS, profesor del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del proceso ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual presentó los siguientes argumentos: Explicó que el problema planteado en la solicitud de patente consistió en la necesidad de administrar brimonidina y timolol de manera simultánea, en composiciones que comprenden 0.01-0.05% de brimonidina y 0.1-1.0% de timolol. 4 Cfr. Folio 399. 11 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que si bien los documentos citados por el examinador no tienen la inclusión de brimonidina-timolol dentro de una única composición, D2 y D3 sí enseñan de manera directa la combinación de estos dos componentes para el tratamiento del glaucoma.

Indicó que, en efecto, D2 es la combinación de brimonidina al 0.2% junto con timolol al 0.5%, para ayudar a disminuir la presión ocular, mientras que D3 señala las mismas combinaciones para el tratamiento del glaucoma. Arguyó que las composiciones reivindicadas comprenden 0.01-0.5% de brimonidina y 0.0-1.0% de timolol, es decir, que su elemento característico es la combinación de activos en dichas dosificaciones, de lo que se concluye que poseen los mismos ingredientes activos en las mismas concentraciones.

Agregó que una persona versada en la materia, a partir de las enseñanzas de D2 y D3, podría obtener una única composición con el fin de ser efectiva para la enfermedad de glaucoma. Expuso que D1 enseña en su ejemplo 1 composiciones que contienen timolol y cloruro de benzalconio adecuadas en el tratamiento del glaucoma, lo que significa que dicho preservante ya había sido usado en composiciones de timolol, por lo que sería obvio que el experto 12 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio lo utilizara para composiciones que tuviesen además brimonidina.

En relación con la supuesta disminución de los efectos secundarios, comentó que la sociedad peticionaria incluyó en la descripción una tabla con los datos de tales efectos; sin embargo, los resultados que arroja son similares tanto para la combinación como para alguno de los componentes, y en algunos casos la combinación mostró más episodios que los reportados de manera separada, por lo que concluyó que los datos aportados en la tabla no son concluyentes para demostrar la disminución en los efectos secundarios que se reclama.

Aclaró que cuando la demandante se refiere a estudios clínicos que demuestran el nivel inventivo, se aprecia que en los eventos de irritación y dolor de ojos la combinación de los compuestos presenta más recurrencias que para la administración concurrente, así como también los eventos de fatiga y somnolencia fueron mayores para la composición reivindicada, razón por la cual los documentos anexados no son concluyentes para demostrar un efecto mejorado en el estado de la técnica.

Frente a la reforma de la demanda5 la SIC manifestó que el análisis de nivel inventivo no fue realizado de forma retrospectiva, toda vez que el examen de fondo se llevó a cabo con los conocimientos 5 Folios 421 a 431. 13 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co técnicos del profesional de nivel medio en la materia al momento de presentación de la solicitud.

Señaló que los procesos de investigación y trabajo de los laboratorios para resolver los problemas no son suficientes para determinar el nivel inventivo de la invención, por lo cual no es relevante el tiempo, empeño o inversión requerido en el producto o procedimiento reivindicado, si no reúne los requisitos de patentabilidad exigidos por la ley.

Concluyó que la invención no es resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance de la técnica existente, de manera que no es procedente conceder el privilegio solicitado. Finalmente, en relación con la adición de pruebas de la reforma de la demanda, la Superintendencia se pronunció frente a las conclusiones del concepto técnico, el que será detallado más adelante en el acápite de pruebas de la presente providencia. II.2.- MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO Mediante proveído de 31 de enero de 2023, se aceptó el impedimento manifestado por el señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ para conocer del presente proceso. 14 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, señaló que7: “[…] En el presente caso, ALLERGAN, INC. señaló en su escrito de demanda que a través del invento que presentó se: "( ) logró una composición farmacéutica que contiene la mezcla de brimonidina y timolol en una proporción definida para el tratamiento de glaucoma y se logró solucionar el problema técnico existente".

Por consiguiente, deberá abordarse el requisito del nivel inventivo y su relación con el estado de la técnica. Al respecto, en el Proceso 45-IP-2013, este Tribunal ha señalado lo siguiente: "Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por todo lo que haya sido accesible al público' que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, 'con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo. Si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el estado de 6 En adelante, el Tribunal de Justicia. 7 209-IP-2014. Folios 453 a 459. 15 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la técnica, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención'.

(Proceso 12-IP-98, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA, publicado en la Gaceta Oficial 428 de 16 de abril de 1999). El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto 16 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: -identificación del estado de la técnica más cercano; -identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica 17 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(…)8 En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la oficina nacional competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante ALLERGAN.

EL PAPEL DEL TÉCNICO MEDIO EN LA MATERIA 8 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Pases Miembros de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. págs. 76 a 78.

Disponible en http://www.comunidadandina.orq/public/patentes.pdf. 18 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ALLERGAN, INC, sostuvo en su escrito de demanda que la solución no era obvia ni evidente para un experto medio a partir de las enseñanzas del arte previo".

En virtud de esta alegación, el Tribunal considera necesario pronunciarse sobre el papel del técnico medio en la materia. Dentro del Proceso 157-IP-2014 se señaló: "El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: -El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la 'media normal en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista 'obviedad', y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona del oficio en el campo técnico respectivo - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la 'ficción' para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de 'hoy en día' pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo" (lo subrayado es nuestro). En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional de patente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo.

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. El Juez Consultante deberá determinar si la solicitud de patente de la empresa ALLERGAN, INC. cumple con los mencionados requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial que establece la norma comunitaria. 19 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

En este sentido, el Juez Consultante se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica sin que llegue a ser una persona altamente especializada pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante ALLERGAN, INC.

TERCERO: El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona del oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la 20 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente”.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1. La parte actora9 reiteró los argumentos de la demanda y añadió que el análisis erróneo en el que incurrió la SIC quedó evidenciado a partir de las conclusiones plasmadas en el concepto técnico aportado con la reforma de la demanda cuya precisión, veracidad, idoneidad y legalidad no fue objeto de cuestionamiento durante el proceso.

IV.2. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO10 reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación y reforma de la demanda e insistió en que la materia no resulta patentable, debido a que una persona con conocimientos medios en la materia motivada por las sugerencias de D1, D2 y D3, lograría las 9 Cfr. Folios 468 a 480. 10 Cfr. Folios 462 a 467. 21 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reivindicaciones reclamadas, cuya utilidad sigue siendo tratar el glaucoma mediante la administración simultánea de los dos activos.

Añadió que la solicitud no logra demostrar el efecto técnico mejorado que alega en cuanto a la reducción de efectos secundarios, por la combinación de brimonidina y timolol para el tratamiento del glaucoma. IV.3. El Agente del Ministerio Público guardo silencio dentro de la etapa procesal. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Problema jurídico El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de las resoluciones núms. 9136 de 19 de febrero de 2010 y 4486 de 31 de enero de 2011, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO11 denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “COMBINACIÓN DE BRIMONIDINA Y TIMOLOL PARA USO OFTÁLMICO TÓPICO”.

V.2. Los actos acusados 11 En adelante, la Superintendencia o la SIC. 22 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Resolución núm. 9136 de 19 de febrero de 2010 “[…] EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3o del Decreto 1687 de 2010 y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de agosto de 2003, bajo el número 03 072473, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMBINACIÓN DE BRIMONIDINA Y TIMOLOL PARA USO OFTALMICO TÓPICO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US03/10885 del 9 de abril de […] 1.

Objeto de la invención El objeto de la presente solicitud de patente de invención, consiste en composiciones farmacéuticas que comprenden brimonidina y timolol para suministro oftálmico tópico. Es así́ como, en las reivindicaciones 1 a 4 se reclama una composición farmacéutica oftálmica. El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de administrar simultáneamente timolol y brimonidina.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud bajo estudio proporciona una composición que contiene estos activos y un conservante. 2. Determinación del Estado de la Técnica 2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de abril de 2002, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud US 10/126790.

La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 221 del expediente en estudio. 2.2. Documentos del estado de la técnica Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio: 23 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Documento Titulo Fecha de Publicación D1 US6159458 SUSTAINED RELEASE OPHTHALMIC COMPOSITIONS CONTAINING WATER SOLUBLE MEDICAMENTS 12-12-2000 D2 ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY Vol. 119 núm. 4, april 2001 AQUEOUS HUMOR FLOW IN NORMAL HUMAN EYES TREATED WITH BRIMONIDINE AND TIMOLOL, ALONE AND IN CMBINATION 04-2001 D3 OPTHALMOLOGICA Vol. 213, núm. 4, 1999 THE SHORT-TERM EFFECT OF ADDING BRIMONIDINE 0.2% TO TIMOLOL TREATMENT IN PATIENTS WITH OPEN -ANGLE GLAUCOMA Julio - agosto 1999 3.

Nivel Inventivo Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, Si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida." A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho: ''Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo, si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia e! 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinado si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención."' Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando los documentos encontrados en el estado de la técnica, las reivindicaciones 24 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presentadas por el solicitante carecen de nivel inventivo, tal como se evidencia en el siguiente cuadro comparativo: Características técnicas US6159458 ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY Vol. 119 Nº4, April 2001 OPTHALMOLOGICA Vol. 213, núm. 4, 1999 (D1) (D2) (D3) Una composición farmacéutica que contienen una cantidad efectiva de brimonidina y una cantidad efectiva de timolol.

NO NO NO La concentración de brimonidina es 0.2%. NO SI SI La concentración de timolol es 0.5%en eso. SI SI SI La composición comprende 0.001 a 0.01% de cloruro de benzalconio. SI NO NO Una composición útil en el tratamiento del glaucoma e hipertensión ocular. SI SI SI De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar que el documento del estado de la técnica más próximo es D3, que enseña una combinación de brimonidina 0.2% y timolol 0 5% (Ver folio: 141), que son útiles para el tratamiento del glaucoma.

Es así́, como la única diferencia entre la solicitud bajo estudio y la anterioridad D3 es que esta solicitud menciona que los activos se encuentran en una misma composición que contiene como preservante cloruro de benzalconio. No obstante, estas diferencias conceden [SIC[ un efecto técnico inesperado, porque esta composición igualmente logra tratar en forma efectiva y a corto plazo el glaucoma tal y como se había determinado previamente en el estudio divulgado en D3.

Entonces, el problema técnico planteado en la solicitud bajo estudio, que consiste en la necesidad de administrar simultáneamente timolol y brimonidina, se había resuelto previamente mediante los estudios divulgados en el estado de la técnica. Por esta razón, se considera que establecer una composición de múltiples dosis que además de llevar los activos contenga un conservante es algo evidente para un técnico medio en la materia, luego de saber que la administración simultánea de timolol 0.5% y brimonidina 0.2% genera una disminución estadísticamente significativa de I0P de aproximadamente el 20%, con efectos colaterales mínimos (folio 145).

Así mismo, los ligeros efectos sobre la presión arterial y la frecuencia 25 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cardiaca debidos a la administración de brimonidina son consecuencia de que esta puede absorberse sistémicamente, pero dichos efectos también dependen de la dosis por lo que son menos marcados si se utiliza brimonidina al 12%, la cual es una concentración clínicamente segura (folio 145).

Además, D1 divulgaba previamente (folios: 107 y 108) las composiciones que contienen agentes de uso oftálmico como el timolol, que en forma de gotas pueden contener como conservante cloruro de benzalconio al 0.008% en peso cuando se encuentran en contenedores de dosis múltiples: así́ mismo, tanto D2 como D3 ensenan que la administración simultánea de timolol y brimonidina brinda marcadas ventajas en el tratamiento del glaucoma a corto plazo.

De esta forma, una persona con conocimientos medios en la materia motivada por las sugerencias antedichas, lograría las composiciones de esta solicitud, cuya utilidad sigue siendo tratar el glaucoma mediante la administración simultanea de dichos activos: es así como sería obvio combinar estos documentos. En consecuencia, al observar las consideraciones expuestas junto con el contenido del artículo 18 de la Decisión 486, queda claro que el objeto de solicitud no es patentable. 4.

Respuesta a los argumentos del solicitante Manifiesta el solicitante que: "Consideramos que los documentos D1, D2 y D3 no constituyen documentos del arte previo que afecten el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto, ninguno de ellos por separado o en combinación ofrecen información suficiente que permita llegar de manera obvia al resultado propuesto por la solicitud.

Para dar sustento a la afirmación que ahora presento, adjunto copia de un estudio que muestra datos adicionales a los que ya he presentado, en los cuales expresamente se demuestra que el tratamiento combinado de brimonidina y timolol es superior al tratamiento consecutivo de cada compuesto por separado. (…) Tal y como se explicó en la respuesta al primer examen el documento D1 se refiere a la liberación sostenida de composiciones oftálmicas acuosas que contienen polímeros carboxi entrecruzados y no revela ni sugiere la combinación tal y como se muestra en la presente solicitud. 26 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De igual manera, el documento D2 revela la administración primeramente de brimonidina y después de timolol en forma separada y reporta efectos secundarios desfavorables en la presión sanguínea y pulso.

Las enseñanzas del documento D2 no permiten sugerir de manera obvia la combinación de la presente invención y mucho menos los resultados sorprendentes que se reportan. Reitero al examinador que en D2 y 03 se aplican brimonidina y timolol mediante dos composiciones separadas, mientras que la presente invención presenta una combinación de los mismos que cuenta con nivel inventivo debido a que no era obvio obtener la combinación de dichos compuestos debido a sus características fisicoquímicas y mucho menos era obvio encontrar el sinergismo que ahora se demuestra en los ensayos y pruebas llevados a cabo por el solicitante".

En cuanto a los anteriores argumentos, este Despacho establece que los datos aportados por el solicitante son información adicional a la divulgada en la solicitud tal y como fue radicada. Sin embargo, se revisó el contenido de los estudios de prueba presentados por el solicitante (folios 173 a 217) y se manifiesta lo siguiente: En primer término, el solicitante presenta en sus estudios los siguientes resultados: Semanas Composición brimonidina timolol fija I0P mm Hg Uso conjunto brimonidina timolol IOP mm Hg 4 16.9 +/- 2.6.(Pag. 8 folio 201) 17.1 +/-3.9 (Pag. 9 folio 202) 12 16.5 +/-2.7 (Pag. 8 folio 201) 16.7 +/-2.0 (Pag. 9 folio 202) Sin embargo, esta información ratifica lo que ya se había demostrado en D2 y D3, esto es, que el uso concomitante de brimonidina y timolol permite reducir en forma satisfactoria la IOP en los pacientes tratados con estos principios activos.

Los resultados no son sorprendentes puesto que D3 (pág. 229 folio 142), enseña que el grupo tratado con timolol + brimonidina presenta una disminución estadísticamente significativa en I0P a cada intervalo de tiempo comparado con los valores de la línea base (p>0.05), siendo máxima a las 4 h (7.26 +/- 2.54 mm Hg). 27 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así mismo, no existe una diferencia significativa al comparar los resultados presentados por el solicitante de la combinación reclamada a las 12 semanas y la de los pacientes que se sometieron a la composición aquí́ reclamada, ya que gran parte de los rangos de I0P se superponen.

En consecuencia, no se encuentra ninguna ventaja en la combinación aquí́ reclamada frente a la información contenida en el estado de la técnica. Adicionalmente, se ratifica que las anterioridades sí sugieren la combinación de brimonidina y timillo con un efecto sorprendente para el tratamiento del glaucoma o hipertensión ocular, de hecho, D2 (pág. 495 folio 140) establece que el efecto a corto tiempo de la administración de brimonidina es aditivo al timolol y el tratamiento combinado causa una reducción del flujo de humor acuoso y del I0P.

Igualmente, D3 establece que una combinación de brimonidina y timolol tiene un potencial en el tratamiento del glaucoma (abstract Folio 141). En consecuencia D2 y D3 sí sugieren la combinación de brimonidina y timolol y los resultados presentados en dichos estudios demuestran un efecto sorprendente. Asimismo, el uso de cloruro de benzalconio como preservante adecuado para las soluciones de brimonidina y de timolol, ya era conocida en el estado de la técnica, como soporte de ello se adjuntan las fichas técnicas de composición de solución de brimonidina de Allergan y de timolol de Sandoz (folios 218 y 219), de acuerdo a lo anterior, es evidente para el técnico medio en la materia seguir utilizando este mismo preservante.

Por lo anterior y a la luz de D2 y 03, este Despacho establece que la composición presentada se deriva de manera evidente del estado de la técnica y de las ventajas de la terapia conjunta con timolol y brimonidina, que grupos de investigación lograron establecer mediante estudios debidamente diseñados y ejecutados, divulgados públicamente con anterioridad por D2 y D3.

Por lo tanto, un técnico medio en la materia que conoce esta información y las ventajas de un tratamiento a corto plazo que ofrece el uso concomitante de brimonidina y timolol, con acceso a un laboratorio de desarrollo de formas farmacéuticas, dado que las propiedades fisicoquímicas de la brimonidina y el timolol han sido ampliamente divulgadas y sus composiciones son conocidas, lograría obtener la composición que se presenta utilizando como preservante cloruro de benzalconio, tal como se venía utilizando para las soluciones de timolol divulgadas en D1 (folio 107).

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia, y de conformidad con el estado 28 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la técnica que existía en ese momento, resulta obvia y a ella se hubiese podido llegar de manera evidente.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMBINACIÓN DE BRIMONIDINA Y TIMOLOL PARA USO OFTÁLMICO TÓPICO. (Resaltado fuera del texto original) […]” - Resolución núm. 4486 de 31 de enero de 2011 “[…] EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E) en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y (…) [E]n ninguno de los estudios divulgados, ni en los aportados por la solicitante, se evalúa la estabilidad de la fórmula compuesta por Timolol y Brimonidina en determinadas condiciones de temperatura y/o humedad relativa y el efecto de la adición de conservantes dentro de la formulación con respecto a las composiciones independientes de los agentes activos individualmente preservadas.

Por tal motivo, se puede concluir que, contrario a lo que señala el recurrente, no existen estudios que acrediten la citada superioridad. En cuanto a que el documento D1 no constituye una referencia relevante puesto que se refiere a la liberación sostenida de composiciones oftálmicas acuosas que contienen polímeros carboxi-entrecruzados es importante aclarar que, tal como se argumentó en la Resolución de denegación, en la anterioridad D1 (US6159458) se encuentran claramente divulgadas las composiciones que contienen agentes para administración por vía oftálmica como Timolol, en forma de gotas, que pueden contener como agente de preservación la sustancia cloruro de benzalconio al 0,008% cuando se encuentra en contenedores de dosis múltiple (Fls. 107 y 108 ejemplo 1).

Y, aunque este documento no menciona la combinación de agentes activos Brimonidina/Timolol, es pertinente precisar que esta Oficina en ningún momento afectó la altura inventiva de la combinación con base en las enseñanzas reveladas en la anterioridad D1 de forma exclusiva, ya que, por el contrario, siempre se indicó que la persona medianamente versada en la materia por las sugerencias divulgadas en el documento D3 (Opthalmologica Vol. 213, No. 4, 1999) lograría diseñar un sistema entrega farmacéutico como el aquí́ reivindicado. 29 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así́ las cosas, el estudio individual de las enseñanzas reveladas en la anterioridad D1 no resulta procedente, como quiera que el citado documento fue trasladado a la solicitante mediante Oficios Nos. 2741 del 22 de febrero de 2008 y 9201 del 11 de julio de 2008, con base en las enseñanzas que también se divulgaron en la anterioridad D3.

Respecto al argumento según el cual la anterioridad D2 "revela la administración primeramente de brimonidina y después de Timolol de forma separada, arrojando los mismos efectos desfavorables en la presión sanguínea y pulso que se indican en la referencia D3", este Despacho aclara que, tal como consta en el expediente, previo a la Resolución de denegación se realizó el estudio de fondo en donde se efectuó́ la respectiva comparación entre los elementos técnicos que definen las composiciones reivindicadas y las anticipaciones más cercanas divulgadas por el estado del arte (documentos D1, D2 o D3).

En el examen se reconoció que el documento D2 no revelaba composiciones que ircorporaran los dos agentes activos Brimonidina y Timolol. Sin embargo, las enseñanzas del presente documento no fueron catalogadas y evaluadas independientemente de aquellas reveladas por la anterioridad D3, en razón a que evidentemente existen diferencias técnicas entre la materia reclamada y sus enseñanzas.

Ahora bien, en cuanto a los efectos desfavorables sobre la presión sanguínea y el pulso que según el recurrente revela el documento D2 (Archives of ophtlamology, FI. 109 y Fls. 137 a 140), esta Oficina señala que los hallazgos de la citada anterioridad permiten establecer el efecto aditivo que presenta en corto tiempo la administración combinada de Brimonidina más Timolol y como consecuencia de ello la reducción en el flujo del humor acuoso o fluido intraocular y el drenaje del mismo reduciendo de esta manera la presión interna en el ojo De hecho, dentro de los resultados que aporta el estudio se encuentra que la administración combinada de Brimonidina y Timolol reduce la presión intraocular (I0P) en una magnitud de 15,4%, frente a la administración individual de Timolol (Fl. 138, tabla 2, columna 1 y H.139 resultados de la tabla 2), una vez se mide I0P transcurridas 8 horas desde la administración de los agentes activos.

En consideración a estos hechos se presentan los datos de presión intraocular en (mmHg) relacionados por la anterioridad D2, con el fin de demostrar que resultan equivocadas las conclusiones del recurrente frente a los hallazgos de Larsson en D2, como quiera que ciertamente se produce una reducción significativa en la presión intraocular cuando se administra la combinación Brimonidina/Timolol frente a la administración individual de Brimonidina y Timolol. 30 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Fármaco aplicado Presión intraocular mmHg Reducción de la presión intraocular P (vs placebo) Placebo 11, 8  1,9 … Brimonidina tartrato 9,4 1,8 20,3 <0,001 Timolol maleato 9,1  1,8 22,9 <0,001 Brimonidina y Timolol 7,7  1,8 34,7 <0,001 Así las cosas, los hallazgos revelados en el documento D2 generan la expectativa razonable de combinar los dos agentes activos dentro de un mismo sistema de entrega farmacéutico, en razón a que ya se habla probado la eficacia farmacológica superior de la administración combinada de los agentes activos.

Y dado que, al tenor de la cláusula independiente 1 correspondiente al pliego reivindicatorio (Fl. 172), los elementos característicos de la composición se definen en términos de la presencia de Brimonidina en una proporción que oscila entre 0,01 y 0,5% en peso y de Timolol en una proporción que oscila entre 0,1 y 1,0%, dentro del mismo sistema de entrega farmacéutico, es claro que dichos elementos se encuentran sugeridos por la anterioridad D2 En consecuencia, a partir de las enseñanzas de la anterioridad D2 se sugiere tanto la combinación de activos como el efecto alcanzado y dado que no existe relación de causalidad entre la diferencia hallada, cual es la falta de divulgación del sistema de entrega farmacéutico y el efecto farmacológico conseguido, este Despacho infiere razonablemente que no existe altura inventiva en las composiciones reivindicadas.

Ahora bien, en lo que respecta al estudio divulgado en la anterioridad D3, cabe señalar que dicha anterioridad sugiere que la administración combinada de Brimonidina y Timolol produce la reducción de la presión intraocular (I0P) en niveles estadísticamente significativos, inclusive hasta alcanzar una magnitud del 20% una vez se administran a los pacientes gotas de Brimonidina 0,2% junto con Timolol por via tópica.

Fl citado resultado es superior al hallado con la administración individual de los agentes activos, mientras que los efectos sistémicos se ven reducidos, por lo que por medio del estudio se sugiere que la combinación de Brimonidina y un 0- bloqueador presenta un alto potencial para el tratamiento de glaucoma (Fl. 145). En consecuencia, esta Oficina no coincide con lo afirmado por el recurrente, en el sentido de que existen efectos adversos perjudiciales indeseados producto de la disminución de la presión sanguínea diastólica y sistólica debido a la administración de los dos agentes y de acuerdo con los resultados reportados por la anterioridad D3.

Contrario sensu, en el citado documento se concluye que la administración de soluciones oftálmicas de Brimonidina presenta mínimos efectos en la presión sanguínea sistémica y en el pulso, por lo que la 31 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concentración al 0,2% de brimonidina resulta ser la más apropiada debido a que fue bien tolerada, segura y clínicamente efectiva, aún cuando se administró con timolol a una concentración de 0,5% (H. 145).

Así las cosas, aún cuando la combinación de agentes activos presente una reducción significativa de la presión sanguínea diastólica y de la presión sanguínea sistólica intraocular ello no quiere decir que se produzcan efectos adversos sistémicos, dicha conclusión resulta equivocada y no coincide con las enseñanzas que divulga el documento D3, porque, de hecho, el paradigma que se supera con los hallazgos reportados por el estudio de la referencia tiene que ver precisamente con que se solucionan los problemas reportados por estudios anteriores en cuanto a que la brimonidina generaba efectos cardiopulmonares cuando se administraba al 0,5% y presentaba una leve reducción en la presión sanguinea sistémica.

Con el estudio revelado en la anterioridad D3 se concluye que la ocurrencia de efectos sistémicos adversos generada por la administración de Brimonidina se deriva de la relación dosis- respuesta, dado que cuando se administró el agente activo Brimonidina al 0,5% se produjo una reducción significativa de la presión sanguínea con mínimos efectos sobre el corazón. Por esa razón, en el estudio se recomienda usar Brimonidina en una dosis de 0,2%, cuando se combina con un beta-bloqueador (FI. 145, columna 2) en terapia coadyuvada, para pacientes con glaucoma y dicha proporción se encuentra contemplada en el rango que precisa el recurrente para la brimonidina dentro de las formulaciones reivindicadas.

Este es entonces un indicio más sobre la falta de altura inventiva de la materia reclamada. De modo que, tal como se ha expuesto en la presente Resolucion, en las enseñanzas del documento D2, se logró establecer que el efecto aditivo producido entre Brimonidina y Timolol conlleva a la reducción y drenaje del flujo del humor acuoso o fluido intraocular reduciendo de esta manera la presión interna en el ojo, situación que claramente constituye un efecto favorable.

Y en consideración a los hallazgos del investigador "Larsson" en D2, es claro que el tratamiento a corto plazo de brimonidina con timolol, genera a la persona medianamente versada en la materia una expectativa razonable de lograr su combinación dentro de un sistema de entrega farmacéutico, en razón a la interacción positiva que se genera entre los activos.

En relación con las enseñanzas que en conjunto revelan las anterioridades D2 y D3, este Despacho afirma que si bien es cierto que ninguno de estos documentos revelan composiciones en las que se combinen físicamente los agentes activos brimonidina/timolol, ello no quiere decir que no existieran enseñanzas suficientes para considerar la mayor efectividad de la terapia combinada y, por ende, la expectativa razonable de lograr incorporarlos de forma segura y efectiva dentro de un mismo sistema de entrega farmacéutico.

En consideración a los hallazgos científicos sobre la superioridad farmacológica 32 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derivada de la administración combinada de los activos, era de esperarse que la persona medianamente versada en la materia se pusiera en la tarea de incorporarlos dentro de una composición con un excipiente farmacéutico: cloruro de benzalconio como agente de preservación. Frente a la combinación de activos no puede afirmar el recurrente que resulta inesperado el efecto de la interacción farmacológica y la aditividad de los mecanismos de acción, toda vez que el citado efecto fue estudiado y previsto por cada una de las publicaciones del estado del arte D2 y D3, individualmente estudiadas.

Así las cosas, aún cuando la presente solicitud se encuentre dirigida al diseño de una sola composición que incorpora los dos compuestos activos, no puede afirmar el apoderado que presenta efectos mejorados o que supera efectos indeseados, por el contrario ratifica los hallazgos de las anterioridades D2 o D3, porque coinciden en que se reduce de forma satisfactoria la presión intraocular (I0P) en los pacientes que padecen glaucoma.

Ahora bien, la persona medianamente versada en la materia enfrentada al desafío de diseñar un sistema de entrega farmacéutico que combine dos principios activos como timolol/Brimonidina, reconocería las enseñanzas de la anterioridad D1 como arte previo y cercano al desarrollo de composiciones de timolol y no descartaría los hallazgos científicos revelados por cualquiera de las publicaciones D2, o bien D3, en razón a que allí se divulgan composiciones líquidas que contienen de forma individual los agentes activos y dichas composiciones fueron administradas de forma efectiva y segura sin que se produjeran interacciones entre los excipientes que acompañaban los dos agentes activos individualmente administrados Y aunque la formulación descrita en la anterioridad D1 presente un espectro de liberación modificado que asegura la permanencia del principio activo timolol por periodos prolongados, ello no implica que deba ser descartada y descalificada del grupo de enseñanzas más cercanas al diseño de formulaciones oftálmicas, ya que, por el contrario, genera la expectativa razonable en el preformulador farmacéutico de lograr una fórmula deseable para la terapia del glaucoma que le evite al paciente la administración del producto durante varias ocasiones en el día, dado que ya existía evidencia de la estabilidad de Timolol en los citados excipientes.

En cuanto a que en la solicitud denegada se ha encontrado que dichos efectos colaterales desfavorables no se presentan o resultan significativamente reducidos respecto de lo observado en las anterioridades D2 y D3, esta Oficina reitera que lo que se encuentra demostrado en los estudios aportados por la solicitante es el efecto conseguido con la administración combinada de los agentes activos, la seguridad, eficacia y farmacocinética de la combinación y, por lo tanto, la expectativa razonable que se genera en cuanto a la solución del problema 33 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del incumplimiento del régimen de administración de los fármacos individualmente dispensados.

No obstante, en ningún aparte se acredita el hecho de la reducción de los eventuales efectos adversos atribuidos a la combinación. De hecho, la combinación comprobada por el citado estudio corresponde a Brimonidina 0,2% + timolol 0,5% (Fls.196 y 198), es decir, en el mismo rango de dosificación que se administra en el estudio divulgado por la anterioridad D3 o bien por la anterioridad D2.

Así las cosas, es claro que no hubo reducción alguna en la dosis administrada, razón por la cual no coincide con los argumentos del recurrente, ya que, con base en las enseñanzas que formula el documento D3 en conjunto con cualquiera de los documentos D1 o D2, la persona medianamente versada en la materia se encontraba en capacidad de derivar los elementos técnicos que definen las composiciones reivindicadas, al tenor de las cláusulas 1 a 4 (FI.172).

En cuanto a los datos aportados por el apoderado en los que argumenta que no hay cambios significativos en los efectos observados en la presente combinación con respecto a cada uno de los componentes por separado, este Despacho aclara que han debido adjuntarse con motivo del requerimiento de fondo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, que es la oportunidad legal establecida para ese efecto, no al momento de la presentación del recurso.

No obstante lo anterior, en ninguno de los ensayos divulgados dentro de la memoria descriptiva de la solicitud ni de los aportados junto con el memorial de fecha 24 de noviembre de 2008 se acredita que el problema técnico estuviese enfocado a la reducción de los efectos de incremento en la presión diastólica y sistólica o en el pulso, por tanto resultan improcedentes.

Ahora bien, con fundamento en las anterioridades D2 o D3 se ha logrado demostrar que la dosis en la que se administra la combinación se encuentra dentro del rango comprendido para el caso de Brimonidina y Timolol, conforme al contenido y alcance de la cláusula 1 del pliego reivindicatorio, por lo que nuevamente esta Oficina afirma que la materia reclamada se deriva de forma evidente a partir de las enseñanzas del estado del arte y los hallazgos frente a los posibles o eventuales efectos adversos no constituyen evidencia de un efecto inesperado; por el contrario, este efecto fue superado por "Yüksel y colaboradores" en la anterioridad D3 quienes demostraron que su ocurrencia a nivel sistémico se originaba en la relación dosis-respuesta, por lo que recomendaron la dosis de Bromonidina en un nivel del 0,2%.

En relación con el argumento según el cual "la revelación del uso de cloruro de benzalconio en las presentes composiciones, las cuales son a grandes rasgos diferentes de D1 y comprenden principios activos diferentes a los allí revelados, no afecta de manera alguna el nivel inventivo de la presente invención, dado que el componente adicional de cloruro de benzalconio constituye sólo un aspecto secundario que no modifica las 34 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferencias esenciales entre la presente invención y así como cualquier supuesta consideración de una combinación de los revelado en D1, 02 y 03", este Despacho manifiesta que le asiste razón al recurrente en cuanto a que la presencia de cloruro de benzalconio dentro de la formulación no constituye un elemento esencial de la misma, porque de hecho no fue contemplado dentro de los elementos esenciales y característicos incorporados dentro de la cláusula independiente 1, de tal manera que, si bien puede ser catalogado dentro de las modalidades particulares de la invención definidas en la cláusula 3, ello no implica que el estudio de altura inventiva presente alguna equivocación. Para esta Oficina es claro que los elementos esenciales de la formulación se encuentran anticipados en parte por el documento D3 o por D2, por ello al estudiar uno de ellos en combinación con D1 era posible derivar los elementos esenciales que definen las composiciones reivindicadas.

El apoderado afirma que basado en el ajuste realizado a la tabla presentada por este Despacho, donde se exponen las características técnicas de los documentos citados como anterioridades, "resulta incontrovertible que ninguno de los documentos citados revela ni sugiere la presente composición y que sólo 02 y D3 se refieren a los dos principios activos, pero lo hacen en composiciones separadas y no en una sola composición en combinación tal como ha sido reclamado on la presente solicitud".

Al respecto, se reitera que, tal como se ha venido señalando a lo largo de la presente Resolucion, el hecho de que ninguno de los documentos D2 y D3 revele sistemas de entrega farmacéuticos en los que se combinen físicamente los principios activos Brimonidina+Timolol en una proporción determinada, no implica que su administración combinada no estuviese sugerida y anticipada por el estado del arte.

Y dado que no hay evidencia técnica de un efecto inesperado como consecuencia de su incorporación dentro del mismo sistema, se puede concluir que no existe relación de causalidad alguna entre la diferencia técnica citada por el recurrente y el efecto señalado, situación que le permite inferir a este Despacho que la materia carece de altura inventiva.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada. Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 9136 del 19 de febrero de 2010, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada 35 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co "COMBINACION DE BRIMONIDINA Y TIMOLOL PARA USO OFTALMICO TÓPICO" […]”.

(Resaltado fuera del texto original) V.3. La normativa aplicable En la interpretación prejudicial emitida en este proceso, el Tribunal de Justicia señaló que la normativa aplicable en este asunto es la contenida en los artículos 14 y 18 la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “ARTICULO 14.

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “ARTICULO 18. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

V.4. Lo probado en el proceso 1. Consta en los antecedentes administrativos de los actos acusados que: - El 22 de agosto de 200312 la actora presentó ante la SIC la solicitud de patente de invención titulada “COMBINACIÓN DE BRIMONIDINA Y TIMOLOL PARA USO OFTÁLMICO TÓPICO”. 12 Cfr. Folio 1 del cuaderno de antecedentes administrativos. 36 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Efectuado el estudio de forma, la SIC requirió a la solicitante para que corrigiera aspectos relacionados con copia del documento de cesión de derecho de patente del inventor y poder debidamente otorgado13. - En respuesta, la peticionaria allegó escrito radicado el 2 de marzo de 2004, anexando los documentos solicitados14. - La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual núm. 550 de 31 de marzo de 200515. - Mediante concepto técnico 2793 de 22 de febrero de 200816, la División de Nuevas Creaciones de la SIC efectuó el examen de patentabilidad de la solicitud y advirtió que la materia objeto de invención estaba afectada en los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Específicamente, en relación con el nivel inventivo, puso de presente que al momento de la radicación de la solicitud se encontraron las siguientes anterioridades: Documento Titulo Fecha de Publicación 13 Folio 32 idem. 14 Folio 35 idem. 15 Folio 106 idem. 16 Folio 112 idem. Comunicado mediante oficio 2741 de 31 de enero de 2008. 37 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co D1 US6159458 SUSTAINED RELEASE OPHTHALMIC COMPOSITIONS CONTAINING WATER SOLUBLE MEDICAMENTS 12-12-2000 D2 ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY Vol. 119 núm. 4, april 2001 AQUEOUS HUMOR FLOW IN NORMAL HUMAN EYES TREATED WITH BRIMONIDINE AND TIMOLOL, ALONE AND IN CMBINATION 04-2001 D3 OPTHALMOLOGICA Vol. 213, núm. 4, 1999 THE SHORT-TERM EFFECT OF ADDING BRIMONIDINE 0.2% TO TIMOLOL TREATMENT IN PATIENTS WITH OPEN -ANGLE GLAUCOMA July-August 1999 Advirtió el examinador que D3 es el documento del estado de la técnica más cercano, el cual enseña gotas que contienen brimonidina al 0.2% y timolol al 0.5%, que son útiles para el tratamiento del glaucoma.

Que, asimismo, la única diferencia con D2 es que la solicitud menciona que contiene cloruro de benzalconio; sin embargo, ello no concede un efecto técnico inesperado, pues el fin sigue siendo el mismo, el tratamiento del glaucoma. Señaló que el problema técnico que plantea la solicitud, esto es, la necesidad de administrar al mismo tiempo los componentes brimonidina y timolol, ya había sido resuelto previamente mediante los estudios realizados en el estado de la técnica, razón por la que establecer una composición de múltiples dosis que además de llevar los activos contenga un conservante es algo que sería evidente para cualquier experto medio en la materia.

Indicó que D1 divulgaba previamente que las composiciones que contienen agentes de uso oftalmológico como el timolol, en forma de 38 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gotas, pueden contener como conservante cloruro de benzalconio al 0.008% en peso, cuando se encuentran contenedores de dosis múltiples; y “[…] como tanto como D2 y D3 enseñan que la administración simultanea de timolol y es útil en el tratamiento del glaucoma, una persona conocedora de la materia motivada por tales sugerencias lograría fácilmente las composiciones y el artículo de fabricación presentado en esta solicitud, cuya utilidad sigue siendo tratar el glaucoma mediante la administración simultanea de dichos activos […]”. - Con escrito radicado el 23 de mayo de 200817, la peticionaria dio respuesta a los anteriores requerimientos. - La Superintendencia, a través del concepto técnico 1313 de 11 de julio de 200818, efectuó un segundo examen de fondo en el que se refirió a los argumentos de la sociedad peticionaria, así: “[…] El solicitante argumentó que en D2 y D3 se aplica brimonidina y timolol mediante dos composiciones separadas cada uno de ellos.

Por el contrario, la presente invención refiere a una sola composición que contiene ambos compuestos activos que se suministran conjuntamente. Para esta oficina es claro que las anterioridades utilizan las dos composiciones separadamente en forma secuencial; sin embargo, también es evidente que lo que se estudia es el efecto que sobre la IOP y el glaucoma tiene el uso concomitante de brimonidina y timolol al 0.2% y 0.5% respectivamente.

También es claro que los estudios presentados reflejan claramente la ventaja a corto plazo de tratar a un paciente con glaucoma con estas dos sustancias en conjunto, el hecho de que las anterioridades utilicen primero un compuesto y luego de un corto lapso de tiempo aplique la segunda sustancia logra el mismo efecto de la presente solicitud que consiste en que la brimonidina y el timolol ejerzan un efecto terapéutico 17 Folio 122 idem. 18 Folio 153 idem.

Comunicado a la peticionaria mediante el oficio 9201 de 10 de julio de 2008. 39 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co simultáneamente, ya que ambos se van a depositar y mezclar sobre la superficie ocular y, en consecuencia, se obtiene el efecto aditivo a corto plazo de la brimonidina al utilizarse conjuntamente con el timolol, y así se logra un significativo descenso de la IOP para un adecuado tratamiento del glaucoma […]”.

Concluyó que el concepto de los documentos D2 y D3 establecen que la composición presentada se deriva de manera evidente del estado de la técnica y de las ventajas de la terapia conjunta con timolol y brimonidina que grupos de investigación lograron establecer mediante estudios juiciosos y divulgaron públicamente. - Las objeciones del aludido concepto fueron contestadas por la interesada con escrito radicado el 21 de noviembre de 200819. - El Superintendente de Industria y Comercio, a través de las resoluciones núms. 9136 de 19 de febrero de 2010 y 4486 de 31 de enero de 2011, denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “COMBINACIÓN DE BRIMONIDINA Y TIMOLOL PARA USO OFTÁLMICO TÓPICO”. 2.

Con la reforma de la demanda, la actora allegó un concepto técnico rendido por el Dr. Milton Crosby, químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, del cual se destacan los siguientes aspectos20: 19 Folio 161 idem. 20 Cfr. folios 376 a 395 del expediente. 40 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1) Por favor indique brevemente cuál es su profesión y cuál ha su experiencia sido farmacología / oftalmología Respuesta: Mi profesión es Químico Farmacéutico con M.Sc en Microbiología y PhD en Patología Infecciosa e Inmunología. Poseo experiencia profesional calificada en inmunología y bioquímica clínica aplicada al diagnóstico y seguimiento en pacientes con cáncer.

Soy profesor del área de farmacología en la temática de quimioterapia; mi área de investigación es evaluación de agentes quimioterapéuticos y búsqueda de nuevas actividades en dicha acción, desarrollo de vacunas y antisueros terapéuticos. 2) ¿Conoce usted el contenido de los siguientes documentos? Documento Titulo Fecha de Publicación D1 US6159458 Sustained release ophthalmic compositions containing water soluble medicaments Diciembre 12,2000 D2 Archives of Ophthalmology Vol. 119 N°4, Abril 2001 Aqueous humor flow in normal human eyes treated with brimonidine and timolol, alone and in combination.

Abril, 2001 D3 Opthalmologic vol. 213, no. 1999 The short-term effect of adding brimonidine 0.2% to timolol treatment in patients with open-angle glaucoma. Julio-Agosto, 1999 En caso afirmativo, por favor explique brevemente en consisten. R/: sí. D1 - Hace referencia a una solicitud de patente de una preparación oftálmica de liberación sostenida de timolol, que describe la composición del medio liquido del medicamento.

D2 - Es un estudio clínico que hace referencia a la utilización de brimonidina y timolol solos, para reducción de la presión intraocular; esta muestra adicionalmente los efectos farmacológicos del tratamiento en cada caso. D3 - Refiere un estudio clínico de la utilización de brimonidina como tratamiento adicional en pacientes que utilizan corrientemente timolol para tratamiento de glaucoma. 3) De acuerdo al contenido de estos documentos y su experiencia en el área técnica ¿Qué es la brimonidina? ¿Para qué se usa la brimonidina? R/: Es un medicamento que bloquea selectivamente receptores adrenérgicos alfa 2; por su actividad biológica, este medicamento 41 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co compite con el estimulante endógeno de este receptor a nivel ocular y reduce la presión interna del ojo por disminución de la producción de humor acuoso y por incremento su salida, razón por la cual es utilizado en tratamiento de glaucoma. 4) De acuerdo al contenido de estos documentos y a su experiencia en el área técnica ¿Qué es el timolol? ¿Para qué se usa el timolol? R/: Es un medicamento utilizado para bloqueo no selectivo de receptores beta adrenérgicos 1 y 2, considerado por tal razón inhibidor no selectivo.

Por sus efectos bioquímicos y farmacológicos es utilizado para disminuir la presión intraocular en tratamiento de glaucoma, porque reduce la producción de humor acuoso 5) ¿Qué es aplicación combinada y concomitante? R/: La aplicación combinada de medicamentos consiste en la utilización de un cóctel de medicamentos (dos, tres, etc.) para tratamiento de una patología o enfermedad, por ejemplo, el dristan tres (analgésico antipirético, antihistamínico y descongestionante) en una presentación o forma de dosificación y que inician su actividad farmacológica al mismo tiempo.

Concomitante, es un término parecido, pero a diferencia de combinado, indica la utilización de los mismos tres principios activos, en forma de presentación diferentes o similar (una tableta de aspirina, una tableta o solución de un anti-histaminico más una solución o tableta de un descongestionante), pero administrados a diferente intervalo de tiempo. 6) ¿Estos documentos refieren, sugieren, indican una aplicación concomitante de brimonidina y timolol? En caso afirmativo ¿con qué propósito señalan esta aplicación? R/: Sí. La utilización concomitante de timolol y brimonidina en los documentos D2 y D3 está dirigida exclusivamente a mejorar la presión intraocular pacientes con glaucoma, pero en ninguna aparte afirman hipertensión intra ocular. 7) ¿Estos documentos refieren, sugieren o indican una aplicación combinada de brimonidina y timolol? En caso afirmativo ¿con qué propósito señalan esta aplicación? R/: No. Hacen referencia a la utilización concomitante, es decir, uno a la vez a diferente intervalo de tiempo.

Aquí puede confundirse terapia combinada, que implica utilización de dos o más medicamentos en tratamiento. 8) De acuerdo a su experiencia y conocimientos en farmacología, por favor, defina brevemente qué se conoce como efectos colaterales de un producto farmacéutico. 42 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co R/: Un efecto colateral o adverso de un medicamento, hace referencia a la aparición de una respuesta fisiológica diferente a la buscada y que, por lo general, está ligada al mecanismo de actividad farmacológica, por ejemplo, efecto analgésico de la aspirina como respuesta farmacológica y la aparición de gastritis; si bien ambas son inherentes a la actividad farmacológica (inhibición de la cicloxigenasa 1) y no pueden ser separadas, la segunda no es deseada.

Otro tipo de reacciones adversas de un medicamento, está relacionado con el metabolismo hepático encargado de la desintoxicación del organismo. 9) ¿La presencia de menos o menores efectos colaterales puede ser un factor de decisión en la elección de una terapia con determinado medicamento? R/: sí, en algunos casos un paciente con una enfermedad, presenta al mismo tiempo otras anormalidades fisiológicas diabetes, (p.e. hipertensión, problemas coronarios, pulmonares, etc.).

En este caso, un medicamento por su mecanismo de acción puede exacerbar la patología acompañante. En casos como estos, debe ser seleccionado un medicamento que afecte en menor grado, o no afecte, a los sistemas del organismo que acompañan a la enfermedad en tratamiento. 10) ¿Para un compuesto activo cualquiera o asociación de compuestos activos, el reducir efectos colaterales sin afectar la eficacia terapéutica es un aspecto deseable, al hacerlo más seguro? R/: Sí. Las reacciones adversas a medicamentos pueden generar un problema adicional al tratamiento de la enfermedad, pues en algunos casos pueden desarrollar una patología o sintomatología adicional.

Por ejemplo, la irritación gástrica inducida por medicamentos requiere tratamiento adicional con antiácidos o bloqueadores de la secreción de ácido. En este sentido la reducción de cualquier efecto o reacción adversa es una ventaja apreciable en farmacología. 11) ¿Para un compuesto activo cualquiera o asociación de compuestos activos, el reducir efectos colaterales sin afectar la eficacia terapéutica podría considerarse como un aporte al estado de la técnica? R/: Sí. La modificación de la estructura química de un fármaco puede mejorar su actividad farmacológica y reducir efectos indeseables, esto está relacionado con el sitio de la estructura donde se modifique y el grupo químico introducido.

Esto es un avance o innovación, un aporte al estado del arte. En farmacología, la combinación de medicamentos puede potenciar el efecto farmacológico, es decir, tener mayor efecto "sinergismo", o, reducir el efecto "antagonista"; en este caso, si bien son conocidas las bondades de la medicación concomitante con brimonidina y timolol la reducción de los efectos adversos o colaterales no es evidente y en principio el o los efectos adversos deberían ser 43 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co potenciados al administrar los dos medicamentos combinados con el fin de obtener un efecto farmacológico potenciado. 12) ¿Los documentos mencionados en la pregunta 2 enseñan la existencia de algún efecto colateral en la aplicación de brimonidina y timolol en pacientes? En caso afirmativo, por favor describa los efectos colaterales indicados en cada documento.

R/: Sí. El documento D3 describe medición de parámetros del sistema cardiovascular, pulso, presión sistólica y diastólica, parámetros que pueden ser afectados por la actividad de medicamentos que bloquean receptores adrenérgico alfa y beta, indicando que los efectos adversos presentados fueron mínimos. 13) ¿Existe alguna referencia o sugerencia en cualquiera de los documentos D1, D2 o D3 que señale que son menores los efectos colaterales por el uso de los principios activos de manera combinada? R/: No. El documento D1 hace referencia a la formulación de un medicamento de liberación programada, que puede mantener el efecto por largo tiempo;

D2 describe la utilización de dos preparaciones farmacéuticas, una de timolol y otra de brimonidina que pueden ser utilizadas individualmente o concomitantemente. En el uso concomitante son utilizadas a intervalo de tiempo diferente; D3 es un artículo clínico similar a D2, pero publicado dos años antes en el cual se hace referencia al uso concomitante de brimonidina y timolol. 14) ¿Existe alguna referencia o sugerencia en D3 que señale que es más seguro usar los principios activos de manera combinada? R/: No. La referencia hecha a la utilización de dichos medicamentos es mejorar el efecto farmacológico en pacientes que presentan resistencia a tratamiento con mono-terapia. 15) ¿Los documentos analizados (D1, D2 o D3) señalan o sugieren que se presentan menores efectos colaterales, o que su incidencia es menor con la administración combinada de brimonidina y timolol, frente a la administración individual de estos mismos principios activos? R/: No. D2 y D3, sugieren ventajas en el mejor control de la presión intra-ocular en glaucoma.

El documento D1, es una patente que el diseño de una forma de presentación oftálmica con un diseño de liberación programada de medicamento. 16) Para esta pregunta le solicito tener en cuenta el contenido del documento "Clinical Review. NDA 21-398". ¿Este documento refiere a la invención contenida en la solicitud 03.072.653? 44 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co R/: Sí. Hace parte de un estudio clínico en el cual se utiliza una preparación oftálmica que contiene dos medicamentos en proporciones definidas (brimonidina/timolo1) para tratamiento de glaucoma.

(…) 18. El documento señalado anteriormente indica que la somnolencia es uno de los efectos colaterales que conlleva el uso de brimonidina y timolol. ¿Alguno de los documentos analizados (D1, D2 o D3) o éstos en su conjunto, sugieren o enseñan alguna forma o método para reducir la incidencia de este efecto colateral? R/: No. Como mencioné en la pregunta 14, son estudios clínicos y patentes para una forma de presentación. 19) Se ha señalado que ninguno de los documentos D1, D2 o D3 sugiere una aplicación combinada de brimonidina y timolol.

También se ha indicado que ninguno de estos documentos sugiere una forma o método para reducir, entre otros, la incidencia de la somnolencia (efecto colateral). De acuerdo a lo anterior, y a partir de D1, D2 y D3, ¿considera usted que para el 19 de abril de 2002 era predecible que la aplicación combinada de brimonidina y timolol resultara en una menor incidencia de la somnolencia (efecto colateral)? R/: Los documentos D2 y D3 indican que los dos medicamentos pueden ser utilizados en forma concomitante para reducir la presión intra-ocular y muestran el efecto sinérgico para tal efecto.

En ningún aparte hacen referencia a reducción de efectos adversos como somnolencia. 20) ¿Conoce usted la invención contenida en la solicitud de patente colombiana titulada "Combinación de Brimonidina y timolol para uso oftálmico tópico”, identificada con el número de solicitud 03.072.653, con prioridad de fecha 19 de abril de 2002? En caso afirmativo, explique por favor en qué consiste la invención. R/.

Sí. Es una forma de dosificación que combina el efecto farmacológico de un agente bloqueador de receptor beta y un agente bloqueador de receptor alfa en la misma preparación. 21) Por favor conceptúe si la solicitud de patente 03.072.653 refiere a una aplicación combinada o concomitante de brimonidina y timolol. R/. La patente 03.072.653, hace referencia a la utilización combinada de brimonidina y timolol en una forma de dosificación única. 22) Por favor conceptúe si la incidencia de los efectos colaterales para aplicación combinada de brimonidina y timolol, contenida en la solicitud 03.072.653, es la misma que para la aplicación individual de los mismos compuestos.

En 45 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso que no sea la misma, por favor explique en qué consisten las diferencias. R/. No. La brimonidina induce en pacientes somnolencia y letargo, irritación ocular, resequedad ocular, fotosensibilidad, dolor de cabeza, alteración de sueño entre otros.

El timolol, disminución de los latidos cardiacos, nauseas vomito, insomnio, alteraciones respiratorias. La combinación de estos medicamentos en la misma preparación presenta menor alteración en los patrones de sueño del paciente. 23) Considera usted que una disminución en la incidencia de somnolencia era un resultado previsible de aplicar el producto de manera combinada y no de manera concomitante? R/: Basado en evidencias clínicas, no. 24) ¿Los menores efectos colaterales obtenidos con la administración combinada de brimonidina y timolol era un comportamiento predecible para el 19 de abril de 2002? R/: No. Se espera que estos incrementen por el efecto fisiológico de los dos medicamentos al potenciar el efecto actuando sobre sus receptores celulares hipotensor, individuales. 25) Por favor explique en qué consiste el cumplimiento en la aplicación terapéutica de un medicamento.

R/: Cumplimiento hace referencia a lograr o alcanzar el efecto farmacológico deseado a dosis definidas. 26) ¿Cuál es la importancia del cumplimiento en el efecto y el propósito de uso de un medicamento. R/: Disminuir el daño causado en un órgano o tejido inducido por una disfunción fisiológica. 27) ¿Cuáles son los principales inconvenientes de "cumplimiento" con los que se encuentra un médico o un paciente para lograr los resultados de un tratamiento con un medicamento? R/: La respuesta refractaria del paciente al medicamento, es decir, no obtener una respuesta efectiva en el control de la patología, la adherencia al medicamento, es decir, la facilidad y comodidad para aplicar y dosificar el medicamento a intervalos de tiempo definidos. 28) ¿Por qué razones se requiere la aplicación de brimonidina y timolol en el tratamiento del glaucoma? R/: Es utilizada cuando el timolol no permite controlar eficientemente la presión intraocular o el paciente no responde a la medicación con otros agentes farmacológicos. 46 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29) ¿Considera usted que la aplicación secuencial de brimonidina y timolol en el tratamiento de GLAUCOMA podía presentar inconvenientes de "cumplimiento"? ¿Cuáles inconvenientes? ¿Tenían alguna incidencia en la efectividad del tratamiento o la salud del paciente? R/: Sí. En terapia concomitante el principal inconveniente es el respeto de los intervalos de dosificación, por ejemplo, una gota del primer medicamento a las 10 a.m. y otra gota del segundo medicamento a las 10:30 a.m., el respeto de este régimen permitirá controlar eficientemente la sintomatología. Alterar los tiempos de dosificación por olvido de la dosis de un medicamento o retraso en la aplicación del mismo reduce eficiencia en la respuesta farmacológica y, por consiguiente, el control eficiente de la patología en hipertensión ocular u otra patología. 30) ¿D1, D2 o D3, independientemente o en su conjunto, sugerían alguna solución frente a los inconvenientes que usted describe? R/: No. La adherencia al tratamiento es la facilidad, confort, comodidad, etc., para tomar o aplicar las dosis requeridas de un medicamento.

El tener dos medicamentos para aplicar a intervalos de tiempo diferentes en paciente ambulatorio dificulta el tratamiento de la enfermedad. 31) ¿En su opinión profesional, la invención contenida en la solicitud 03.072.653 aporta alguna solución a los inconvenientes que usted describe? R/: Sí. Adherencia al tratamiento, eficiencia en el control de la hipertensión ocular, disminución de la respuesta refractaria de algunos pacientes a la monoterapia en glaucoma. 33.

Por favor podría explicar brevemente qué se entiende por productos de degradación, señalando si es lo mismo considerarlos para un activo individual, un activo en una formulación, una asociación y la formulación de la asociación. R/: Un producto de degradación de un medicamento es una molécula derivada por procesos de oxidación-reducción, fraccionamiento químico producido por los efectos físicos y químicos del medio ambiente.

La susceptibilidad de una molécula a ser degradada depende de la presencia de los grupos químicos y estructura. La velocidad o cinética de degradación de una molécula depende de la composición química del medio en el cual se encuentra y es afectada por la presencia de otras moléculas con propiedades fisicoquímicas diferentes debido a alteración de los potenciales de oxidación reducción de la mezcla.

La formulación de un medicamento, excipientes, ayudantes de formulación, buscan disminuir los efectos nocivos del medio ambiente sobre el medicamento para degradarlo y así conservar sus propiedades farmacológicas durante el tiempo de almacenamiento y utilización (tiempo de vida media). 47 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La asociación de diferentes medicamentos en la misma formulación afecta la vida media del producto y para esta debe realizarse una reformulación, es decir, modificación de la concentración y tipo de ayudantes de formulación para proporcionar el tiempo de vida media adecuado. 34.

¿Los productos de degradación para una asociación como la aquí mencionada son predecibles de manera evidente sin ningún tipo de experimentación? R/: No. El diseño del vehículo (solución), disolver o suspender el producto para que permite la forma de presentación final del medicamento, es diseñada para cada medicamento dependiendo de sus propiedades fisicoquímicas.

Esto se hace con el fin de reducir las interacciones químicas entre los componentes de la formulación, el medio ambiente para proteger la molécula de cualquier efecto deletéreo que se pueda presentar durante su utilización (contaminación, oxigeno del aire, luz, etc.). El vehículo es diseñado mediante experimentación y el estudio de la velocidad de aparición de los productos de degradación determinan cuál es la mezcla de excipientes ideal. 35.

¿Haría la experiencia previa descrita en cualquiera de las referencias mencionadas donde se expuso el uso secuencial de los dos activos, obvia la colocación de los dos activos en la misma formulación? En otras palabras, ¿la experiencia previa de uso secuencial de medicamentos daba la enseñanza para suponer que el comportamiento en una formulación fuese el mismo? R/: No. Si bien existen fórmulas básicas para preparación de medicamentos en las diversas formas de presentación y los efectos farmacológicos de las moléculas son conocidos, el único evento que podría ser obvio sería el efecto sinérgico por ser dos moléculas que reducen la presión intraocular.

La estabilidad, efecto adversos o tóxicos de los medicamentos en forma individual o en mezcla solo pueden ser determinados de forma experimental. Además, la velocidad de eliminación de uno de ellos puede ser incrementada por efecto farmacológico y bioquímica del otro, lo que denominamos interacción farmacológica negativa. Finalmente, la biodisponibilidad, es decir, la liberación del ingrediente activo del vehículo o excipientes, puede ser afectado por la combinación de uno o más medicamentos en la misma forma de presentación y esta en relación con la concentración y tipo de excipientes. 36.

¿Cuál podría ser la incidencia de estos nuevos productos de degradación y por qué se llevaran estudios de toxicidad para el producto? R/: Los productos de degradación de un medicamento inducen de un lado disminución de la actividad farmacológica y de otro lado pueden inducir daño celular. Los estudios de toxicidad de un medicamento están encaminados a determinar el efecto del medicamento individual, su mezcla o combinación con otros, con el fin de 48 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecer el margen de seguridad o ventana terapéutica tanto para medicamento como productos de degradación, para estos últimos, el tiempo de vida media garantiza, que su concentración en el producto final o forma de presentación no alcanza concentraciones nocivas para las células de la conjuntiva. 37.

¿Describe el inventor si se probaron varias formulaciones? R/: Sí. El inventor describe varias formulaciones estudiadas encaminadas a determinar la ventana terapéutica y las reacciones adversas de la combinación de estos dos medicamentos en la misma forma de presentación. Estos estudios clínicos van encaminados a determinar la seguridad del medicamento en pacientes. 38.

¿Considera que podrían haberse anticipado las razones por las que dichas formulaciones fallaron? R/: No. Como se expresó en la respuesta 35, la combinación de excipientes, la concentración de los mismos, la concentración de los medicamentos o principios activos en la mezcla, pueden afectar de forma variable el efecto farmacológico final, la forma de presentación que logra el efecto farmacológico deseado, se obtiene por experimentación sucesiva en experimentos de ensayo y error, no existe fórmula matemática para predecir este comportamiento. 39.

¿Estaría de acuerdo que la formulación encontrada es el fruto del largo trabajo de selección llevado a cabo? R/: Sí. Como se afirma en las preguntas 33-38, la formulación del producto que logra cumplir con los estudios de investigación clínica de fase 3 y 4, en desarrollo de medicamentos, es el resultado de varios años de experimentación in-vivo sobre modelos animales y humanos con diferentes formulaciones que si bien algunas pueden presentar una estabilidad y tiempos de vida media aceptables, no garantizan el efecto farmacológico deseado y tan solo unas pocas cumplen con todas las exigencia de un estudio clínico validado. 40.

Si el hallazgo de la nueva formulación encontrada solo era posible luego de un largo trabajo ¿consideraría usted que es obvia la solución encontrada? R/: No. Técnicamente hablando, la existencia de métodos, medicamentos y excipientes, no tiene relación directa con la invención. Una invención o novedad en el campo, está en la creatividad que tenga el investigador, para mediante la conjunción de lo ya existente lograr mejorar algo ya conocido y con propiedades diferentes, en este caso desde el punto de vista biológico y farmacológico y esto se logra mediante experimentación, no por simple inspección de literatura. 41.

¿Teniendo en cuenta todas las anteriores respuestas, considera usted que la invención contenida en la solicitud 03.072.653 se deriva de manera obvia del documento D1? 49 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co R/: No. Aquí cabe aclarar que si bien los soportes o vehículos utilizados con su respectiva composición porcentual para formular y dosificar una preparación oftálmica son un estándar tecnológico, y la actividad farmacológica de los medicamentos es conocida, el documento de solicitud de patente 03.072.653, hace referencia a que el diseño de formulación incrementa la seguridad terapéutica y la adherencia al tratamiento (facilidad de dosificación comodidad) de la forma terapéutica y mantiene el efecto de control de la presión intraocular y con menores efectos adversos que la terapias corrientemente descritas que utilizan Timolol y brimonidina. 42.

¿Teniendo en cuenta todas las anteriores respuestas, considera usted que la invención contenida en la solicitud 03.072.653 se deriva de manera obvia del documento D2? R/: No. Si bien hace referencia a la utilización de los dos principios activos en cuestión, el diseño presentado en la solicitud 03.072.653 incluye y presenta ventajas farmacológicas no reportadas ni sugeridas por D2. 43.

¿Teniendo en cuenta todas las anteriores respuestas, considera usted que la invención contenida en la solicitud 03.072.653 se deriva da manera obvia del documento D3? R/: No. El caso es similar a la situación con D2. 44. ¿Teniendo en cuenta todas las anteriores respuestas, considera usted que la invención contenida en la solicitud 03.072.653 se deriva de manera obvia de cualquier combinación de los documentos D1, D2 y D3? R/: El documento D1, describe la composición química para vehículos en productos oftálmicos que no representa novedad, la novedad es la liberación programada, es decir, el diseño para mejorar la eficiencia en el tratamiento por liberación lenta del medicamento para mantener la concentración del medicamento en el sitio de acción por mayor tiempo con una dosis.

Los documentos D2 y D3 solo hacen referencia a principios ya conocidos en farmacología para control de la hipertensión (terapia concomitante о polimedicación). Ninguno de estos documentos sugiere que la utilización simultánea de estos dos medicamentos reduzca efectos adversos. 45. Se entiende que una invención tiene nivel inventivo cuando no haya resultado obvio o derivable de manera evidente para una persona medianamente versada en la materia técnica.

Teniendo en cuenta este concepto y sus anteriores respuestas por favor indique si desde el punto de vista técnico, la invención contenida en la solicitud de patente colombiana 03.072.653 tiene nivel inventivo. R/: Sí. Teniendo en cuenta la respuesta 40, el diseño de una forma de presentación y dosificación, que ofrece mejor margen de seguridad terapéutica y disminuye los efectos adversos a la medicación en el tratamiento de glaucoma o hipertensión ocular y que permite la biodisponibilidad y proporciona estabilidad físicas y 50 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co química de la mezcla de los componentes para garantizar la seguridad del medicamento y el tiempo de vida media durante el almacenamiento y tiempo de uso es un desarrollo tecnológico de nivel novedoso e inventivo desde el punto de vista de la creatividad de técnica […]”.

(Subrayas fuera del texto original). 3.3. En respuesta a las conclusiones del concepto técnico transcrito, la Superintendencia expresó21 que lo único que demuestra la prueba es que el estado de la técnica no presentaba timolol y brimonidina dentro de una composición farmacéutica, pero no logra acreditar el efecto mejorado o superior de formular los dos activos dentro de una única formulación, teniendo en cuenta que “[…] el demandante no remitió al profesor Crosby a los estudios incluidos dentro de la descripción o aquel identificado como NDA 21-398, los cuales son expresos en decir que la presencia de efectos secundarios es similar tanto para lo reivindicado como para la combinación de activos sugeridos en D2 o D3 […]”.

De igual forma, la SIC enfatizó que los documentos D2 y D3 indican que los dos compuestos activos pueden ser utilizados en forma concomitante para reducir la presión intraocular y muestran el efecto sinérgico para tal efecto, y si bien no aluden a la reducción de efectos adversos como somnolencia, lo cierto es que la solicitud tampoco, pues se trata de un producto oftalmológico que, sin embargo, solo presenta novedad en cuanto al método de tratamiento, el cual no 21 Cfr. Folio 463. 51 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puede ser materia patentable a la luz de las disposiciones de la Decisión 486.

V.5. Análisis de los cargos de la demanda La parte actora sostiene que los actos acusados desconocen los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, por cuanto la solicitud de invención denominada “COMBINACION DE BRIMONIDINA Y TIMOLOL PARA USO OFTÁLMICO TÓPICO” sí reúne el requisito de nivel inventivo para ser patentada. Asegura que, contrario a lo concluido por la SIC, las anterioridades D1, D2 y D3 no anulan el nivel inventivo de la invención, por cuanto D1 no se refiere al compuesto reivindicado brimonidina;

D2 revela la administración separada de brimonidina y timolol; y D3 describe la administración de una sola gota de brimonidina a pacientes tratados con timolol, sin efectuar referencia alguna a los efectos secundarios indeseables. Por su parte, para la SIC, la invención carece de nivel inventivo, dado que para un experto medio en la materia era predecible derivar, a partir de las anterioridades D1, D2 y D3, la combinación de brimonidina y timolol en el tratamiento del glaucoma, teniendo en cuenta que las composiciones del arte previo contienen los mismos ingredientes activos en iguales concentraciones que las 52 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co composiciones reivindicadas, sin lograr aportar un efecto técnico inesperado, específicamente en cuanto a la reducción de efectos secundarios en el suministro del medicamento.

Para resolver, se debe destacar que conforme a lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en el proceso, el requisito de nivel inventivo presupone que la invención represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además, que no sea obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, pues si bien no se impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, debe ser resultado de una actividad creativa del hombre y no de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente.

En el caso sub lite, el objeto de la invención consistió en composiciones farmacéuticas que comprenden brimonidina y timolol para suministro oftálmico tópico. El problema planteado en la solicitud es la necesidad de administrar de manera simultánea los ingredientes activos para el tratamiento del glaucoma. Las reivindicaciones 1 a 3 consisten en una composición que comprende 0.2% en peso de timolol y 0.5% en peso de brimonidina.

Las reivindicaciones 4 a 6 son un artículo de manufactura. 53 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el examen de patentabilidad, la Superintendencia encontró las siguientes anterioridades: Documento Titulo Fecha de Publicación D1 US6159458 SUSTAINED RELEASE OPHTHALMIC COMPOSITIONS CONTAINING WATER SOLUBLE MEDICAMENTS 12-12-2000 D2 ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY Vol. 119 núm. 4, april 2001 AQUEOUS HUMOR FLOW IN NORMAL HUMAN EYES TREATED WITH BRIMONIDINE AND TIMOLOL, ALONE AND IN CMBINATION 04-2001 D3 OPTHALMOLOGICA Vol. 213, núm. 4, 1999 THE SHORT-TERM EFFECT OF ADDING BRIMONIDINE 0.2% TO TIMOLOL TREATMENT IN PATIENTS WITH OPEN - ANGLE GLAUCOMA July-August 1999 Para el examinador, el documento más próximo es D3, debido a que enseña una composición de brimonidina al 0.2% y timolol al 0.5%, útiles para el tratamiento del glaucoma, y la única diferencia que presenta respecto de la solicitud es que en esta los activos se encuentran en una misma composición que contiene como preservante cloruro de benzalconio, además de la inclusión de un artículo de fabricación. Advierte también que D2 junto con D3 enseñaban que la administración simultánea de timolol y brimonidina es útil en el tratamiento del glaucoma, y D1 divulgaba previamente que las composiciones que contienen agentes de uso oftalmológico como el timolol, en forma de gotas, pueden contener como conservante cloruro de benzalconio al 0.008%, por lo que una persona conocedora 54 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la materia motivada por tales sugerencias lograría fácilmente las composiciones y el artículo de fabricación presentado en la solicitud.

Para desvirtuar la afectación del nivel inventivo, la demandante allegó concepto técnico en el cual el químico farmacéutico concluyó que las anterioridades D2 y D3 no anticipan la invención. En respaldo de su conclusión, el experto señaló que los documentos referidos no sugieren la aplicación combinada de brimonidina y timolol, sino concomitante, es decir, en diferentes intervalos de tiempo.

También indicó que si bien tales documentos “[…] hacen referencia a la utilización de los dos principios activos en cuestión, el diseño presentado en la solicitud 03.072.653 incluye y presenta ventajas farmacológicas no reportadas ni sugeridas por D2 […]”. En relación con las ventajas frente a los efectos colaterales, explicó que el documento D3 describe medición de parámetros del sistema cardiovascular, pulso, presión sistólica y diastólica, que pueden ser afectados por la actividad de medicamentos que bloquean receptores adrenérgico alfa y beta, indicando que los efectos adversos presentados fueron mínimos.

Que no existe referencia que señale que D1, D2 y D3 revelen que son menores los efectos colaterales por el uso de los principios activos de manera combinada, puesto que D1 hace referencia a la formulación de un medicamento de liberación programada, que puede mantener el efecto por largo tiempo; D2 describe la utilización de dos preparaciones 55 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co farmacéuticas, una de timolol y otra de brimonidina que pueden ser utilizadas individualmente o concomitantemente, esto último, en intervalos de tiempo diferente; y D3 es un artículo clínico similar a D2, pero publicado dos años antes en el cual se hace referencia al uso concomitante de brimonidina y timolol.

Que, ninguno de estos documentos sugiere la reducción de efectos adversos como la somnolencia; y que la invención aporta eficiencia en el tratamiento de la hipertensión ocular, debido a la adherencia al tratamiento para aplicar la respectiva dosis de manera más cómoda y segura. Frente a lo concluido en el aludido concepto, la SIC destacó que el valor de la investigación consiste en haber encontrado que es más ventajoso aplicar los componentes simultáneamente, cuestión que se refiere al método de tratamiento, lo cual no resulta patentable, a la luz de la norma comunitaria andina.

En cuanto a los efectos desfavorables, la demandada adujo que en ninguno de los ensayos divulgados dentro de la memoria descriptiva de la solicitud ni los aportados con los escritos de respuesta a las objeciones del examinador se acredita que el problema técnico esté dirigido a la reducción de los efectos de incremento en la presión diastólica y sistólica o en el pulso, por lo que constituye ampliación de la protección inicial. 56 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo expuesto, es posible concluir que las ventajas de la administración conjunta con timolol y brimonidina para disminuir la presión intraocular ya estaban reveladas en el estado de la técnica, por lo que el técnico medio en la materia podía derivar la combinación reivindicada, la cual utiliza los mismos porcentajes y excipientes del estado del arte.

En cuanto a la disminución de efectos colaterales que plantea la solicitud, es evidente que la administración de los compuestos de manera combinada logra el mismo efecto que el suministro concomitante y que consiste en que la brimonidina y el timolol ejercen un efecto terapéutico simultáneo, ya que ambos se van a depositar y mezclar sobre la superficie ocular, obteniendo el efecto aditivo que se busca para la reducción de la presión intraocular.

Por tanto, aun cuando la solicitud esté dirigida al diseño de una sola composición que incorpora los dos compuestos activos, no por ello se presentan los efectos mejorados alegados, pues lo cierto es que la consecuencia de reducir la presión intraocular deriva precisamente de la administración de ambos compuestos, y lo que varía es el método del tratamiento, de manera que la expectativa de dicho resultado sigue siendo razonable para el experto medio, a partir de lo divulgado en el estado del arte. 57 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este punto conviene destacar el artículo 20 de la Decisión 486, según el cual: “[…] Artículo 20.- No serán patentables: (…) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales […]”.

(Resaltado fuera del texto original). En tratándose de la reducción de otros efectos secundarios no deseados, como la somnolencia, la Sala pone de presente que, en efecto, asistió razón a la SIC al señalar que se trata de una amplitud de la solicitud inicial que no es procedente, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 48622, pues tal planteamiento no se indicó en la descripción o las reivindicaciones, como lo concluyó la resolución acusada: “[…] En cuanto a que en la solicitud denegada se ha encontrado que dichos efectos colaterales desfavorables no se presentan o resultan significativamente reducidos respecto de lo observado en las anterioridades D2 y D3, esta Oficina reitera que lo que se encuentra demostrado en los estudios aportados por la solicitante es el efecto conseguido con la administración combinada de los agentes activos (…).

No obstante, en ningún aparte se acredita el hecho de la reducción de los eventuales efectos adversos atribuidos a la combinación […]”. (Resaltado fuera del texto original). 22 “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.” 58 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Esta acotación de la Superintendencia está en armonía con lo conceptuado por la División de Nuevas Creaciones al estudiar los argumentos del recurso de reposición interpuesto contra la resolución que denegó el privilegio de patente de invención: “[…]Frente a los datos aportados junto con el recurso con los que pretende señalar que el problema técnico estribaba en la reducción de los eventuales efectos adversos de la combinación, esta Superintendencia se permite señalar que no serán objeto de estudio, comoquiera que fueron aportados junto con el memorial del recurso.

De hecho, en ninguno de los ensayos divulgados dentro de la memoria descriptiva de la solicitud ni de los aportados junto con el memorial de fecha 24/11/2008 se acredita que el problema técnico estuviese enfocado a la reducción de los efectos de incremento en la presión diastólica o sistólica o en el pulso […]”. Es por esto que, para la Sala, no son de recibo las conclusiones a las que arribó el concepto técnico aportado por la demandante, con el cual pretende acreditar el nivel inventivo de la solicitud, por cuanto las mismas recaen sobre presuntas ventajas de la aplicación de los componentes simultáneamente, respecto de efectos colaterales que no fueron incluidos en la solicitud inicial.

En este orden, le asistió razón a la SIC al señalar que el experto medio en la materia conociendo las ventajas del tratamiento a corto plazo que ofrece el uso concomitante de brimonidina y timolol, evidenciadas en D2 y D3, lograría obtener la composición que se presenta utilizando el preservante cloruro de benzalconio que se enseña en D1.

Así, el efecto de la interacción farmacológica por el uso combinado de brimonidina y timolol no representa un efecto 59 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inesperado respecto del estado del arte, pues lo cierto es que ratifica los hallazgos del estado de la técnica que enseñan la reducción de forma satisfactoria de la presión intraocular (I0P) en los pacientes que padecen glaucoma, que es lo que propone la solicitud.

De cara a los argumentos expuestos por las partes y al acervo probatorio, la Sala concluye que en el presente caso no se desvirtuó la legalidad de los actos acusados, habida consideración que la materia reclamada se deriva de forma evidente a partir de las enseñanzas del estado del arte y los hallazgos frente a los posibles o eventuales efectos adversos no constituyen evidencia de un efecto inesperado.

De manera que al no demostrarse la vulneración de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tampoco resultó acreditado el incumplimiento de la demandada de garantizar el mandato previsto en el artículo 61 de la Constitución Política referente al deber de protección de la propiedad intelectual, razones estas que conducen a la Sala a denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. Condena en costas Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala considera, atendiendo la conducta asumida por las partes, que 60 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: REMITIR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: PUBLICAR la sentencia en la Gaceta para la Propiedad Industrial.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2023. 61 Número único de radicación 11001 03 24 000 2011 00272 00 Actora: ALLERGAN INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.