CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 Demandante: UXE S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Suramericana S.A. Temas: Comparación entre un signo y una marca mixtos; reglas cuando prevalece el elemento nominativo.
Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por UXE S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33216 de 31 de mayo de 2016 y 102477 de 28 de diciembre de 2015 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. UXE S.A.S. en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en 1 Esta Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. Cfr. Folio 131-132 2 Por intermedio de apoderada.
Cfr. Folio 22 3 Cfr. Folios 28-43 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núm. 33216 de 31 de mayo de 2016 “por la cual se niega un registro”, expedida por La Directora de Signos Distintivos y 102477 de 28 de diciembre de 2017, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo 5 SENTIDOS, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.
La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] 1. Que se DECLARE la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 33216 del 31 de mayo de 2016 proferida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió confirmar en su integridad la decisión contenida en la Resolución No. 102477 del 29 de diciembre de 2015. 2.
Que se DECLARE la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 102477 del 29 de diciembre de 2015 proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió negar el registro de la marca 5 SENTIDOS (mixta) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Como consecuencia de la nulidad de las citadas resoluciones y, a título de restablecimiento del derecho, se CONCEDA a favor de mi poderdante el registro de la marca 5 SENTIDOS (mixta) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 4. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en este proceso y dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.ACA) 5.
Que se condene a la parte demandada a pagar las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho. […]”. Presupuestos fácticos 4 Prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Cfr. Folios 29 y 30 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 4.
La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 16 de marzo de 2015, el registro como marca del signo nominativo 5 SENTIDOS, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 723, sin que fuera objeto de oposición. 4.3.
La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 102477 de 29 de diciembre de 2015, negó el registro como marca del signo mixto 5 SENTIDOS, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón a la marca previamente registrada 5 SENTIDOS para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación internacional de Niza. 4.4.
Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 102477 de 29 de diciembre de 2015. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 102477 de 29 de diciembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 102477 de 29 de diciembre de 2015.
Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006, y 137, 138, numeral 2 del artículo 149, y numeral 2 del artículo 164 de la ley 1437 de 2011. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6 “Regimen Común de Propiedad industrial” 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 6.1.
Manifestó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó lo previsto en los artículos 137, 138, numeral 2 del artículo 149, y numeral 2 del artículo 164 de la ley 1437 de 201, comoquiera que, a su juicio, se encontraban incursos en infracción de las normas en que deberían fundarse, ello, toda vez que incurrían en violación de lo previsto en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. 6.2.
Sostuvo que el signo solicitado cumplía con las condiciones para ser registrado como marca y, en ese sentido, no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad estudiada en los actos administrativos acusados. Al respecto, indicó que, comoquiera que el signo y la marca cotejados era de naturaleza mixta y, por tanto, debía tenerse en cuenta los elementos gráficos que la conformaban, para el caso concreto estos eran diferentes.
Ello, comoquiera que “[…] mientras la marca "5 SENTIDOS" ya registrada está compuesta por un número "5" y la palabra "sentidos" en casi el mismo tamaño, lo que hace que todo el signo se resalte, con su respectiva nota aclaratoria, la marca que se pretende registrar tiene la palabra "sentidos" casi consumida en el número 5 y en la figura circular y sombreada que bordea al número[…]”7. 6.3.
Indicó que, entre los productos y servicios amparados por el signo y la marca cotejados, no había conexidad competitiva, en la medida que: i) están en clases diferentes del nomenclátor, a saber las clases 35 y 16; ii) hay un nivel de especialidad entre los servicios identificados con el singo y la marca que diluye el riesgo de confusión; iii) no comparten medios de publicidad porque el medio utilizado por el signo es la revista 5 sentidos, la cual es de circulación restringida; iv) los productos y servicios carecen de cualquier relación; v) no permiten un uso complementario; y vi) no responden a un mismo género de producto y servicios. 6.4.
Sostuvo que el sustento de la negación, por parte de la parte demandada, del registro como marca del signo solicitado había sido, en parte, el uso supuesto de las revistas como una forma de dar alcance y publicidad a su marca, lo cual, a su juicio, es una interpretación extensiva de la marca pues parte de un supuesto que desconoce, como en el mundo actual la publicidad tiende hacer de forma más activa por canales digitales. 7 Cfr. Folio 36 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 Contestación de la demanda La parte demandada 7.
La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Indicó que: i) el signo y la marca presentaba una identidad, en sus aspectos ortográficos y fonéticos, que podía implicar la existencia de riesgo de confusión o de asociación; ii) los productos identificados con la marca previamente registrada, guardaban conexidad competitiva, en relación con los servicios de publicidad que se pretende proteger, en el entendido que, para desarrollar el servicios de publicidad, sería necesario que la parte demandante utilizara servicios de revistas y periódicos; y iii) que dichos productos y servicios compartían medios de publicidad. 7.2.
Sostuvo, respecto del argumento relacionado con la interpretación extensiva de la marca que, ese estudio, se había desarrollado de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 y que, en consecuencia, no era justificación suficiente para afectar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso10, a contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Adujo que los actos administrativos acusados no se encontraban viciados de nulidad, en razón a que la identidad de los signos distintivos enfrentados, sumada a la conexidad entre los productos identificados con la marca previamente registrada y los servicios que se pretende a identificar con el signo solicitado, hacia aplicable la causal que sustentó la negación del registro solicitado. 8.2.
Indicó que: i) el signo y la marca eran idénticos desde la perspectiva ideológica, fonética y ortográfica, sin que los elementos gráficos le permitieran diferenciarlos a un consumidor promedio; y ii) entre los productos y los servicios de la marca y el signo 8 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 124 9 Cfr. Folios 116-123 10 Actuando mediante apoderada.
Cfr. Folio 146-147 11 Cfr. Folios 148-155 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 sometidos a cotejo, existía conexidad competitiva, por la complementariedad entre los servicios de publicidad y las revistas y periódicos. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador mediante auto de 25 de mayo de 202112, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; en la audiencia inicial realizada el 8 de junio de 202113: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iv) fijó el objeto del litigio; v) declaró precluida la posibilidad de conciliación; vi) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vii) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; viii) fijo fecha para la realización de la audiencia de pruebas; y ix) se realizó el respectivo control de legalidad.
Audiencia de pruebas 10. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 2 de agosto de 202114, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas; y mediante auto de 2 de agosto de 202115, comisionó a un magistrado auxiliar del Despacho para la práctica de una prueba testimonial; y ii) en la audiencia pruebas realizada el 3 de agosto de 202116 se practicó el testimonio de la señora Juliana Uribe Ortiz. 11.
Mediante auto de 18 de febrero de 202217 el Despacho sustanciador incorporó la comisión y declaró saneado el proceso. Solicitud de Interpretación Prejudicial 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 18 de febrero de 202218, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación remitirle, vía 12 Cfr. Índice 52 del aplicativo SAMAI 13 Cfr. Índice 60 del aplicativo SAMAI 14 Cfr. Índice 73 del aplicativo SAMAI 15 ibidem 16 Cfr. Índice 75 del aplicativo SAMAI 17 Cfr. Índice 91 del aplicativo SAMAI 18 Cfr. Índice 93 del aplicativo SAMAI 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 electrónica, la documentación para la interpretación prejudicial de las normas citadas supra. 13.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante auto de 27 de julio de 2023, profirió la interpretación prejudicial 84-IP-2022 de 27 de julio de 202319, en la cual indicó que: “[…] La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 350-IP-2022 y 344-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; y 5154 del 12 de abril de 2023. […]” 14.
Conforme a lo anterior, estableció los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y traslado para alegatos 15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1 de septiembre de 202320, resolvió, por un lado, reanudar el proceso y, por el otro, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 16.
Dentro del término legal, las partes demandantes21 y demandada22 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda. 17. El tercero con interés directo en el resultado del proceso23, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y resaltó algunos apartes de la audiencia de pruebas relacionados, principalmente, con la finalidad de la revista 5 SENTIDOS y su relación con su utilización. En ese sentido, adujo que, en forma principal, la revista era para la exposición de auto pautas y la inexistencia de pautas de comercialización, distribución y venta de aparatos; así como los criterios para pautar en la revista 5 sentidos. 18.
El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 19 Cfr. Índice 102 del aplicativo SAMAI 20 Cfr. Índice 104 del aplicativo SAMAI 21 Cfr. Índice 115 del aplicativo SAMAI 22 Cfr. Índice 113 del aplicativo SAMAI 23 Cfr. Índice 109 del aplicativo SAMAI 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 19.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; vii) la Interpretación Prejudicial 84-IP-2022 de 27 de julio de 2023; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 20. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201924, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Actos administrativos acusados 22.
Los actos administrativos acusados son los siguientes: 22.1. La Resolución núm. 33216 de 31 de mayo de 201625, mediante la cual Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como la marca del signo mixto 5 SENTIDOS para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.2.
La Resolución núm. 102477 de 28 de diciembre de 201526, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm 33216 de 31 de mayo de 2016. El problema jurídico 24 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 25 Cfr. Folios 37 a 42 26 Cfr. Folios 43 a 51 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 23.
Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 23.1. Si las resoluciones núms. 102477 de 29 de diciembre de 2015 y 33216 de 31 de mayo de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto 5 SENTIDOS, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 134 y 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 23.2.
En este sentido se debe determinar, si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado y la marca mixta 5 SENTIDOS, con registro núm. 216928, que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 24. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró, en la interpretación prejudicial 84-IP-2022 de 27 de julio de 2023, que, para la aplicación del artículo 134 y el literal b del artículo 135 de la Decisión 486 de 200027, la sala debe aplicar los criterios establecidos en la interpretación prejudicial 344-IP- 2022 del 11 de abril de 2023; y, para la aplicación del literal a) del artículo 136 ibidem, la Sala deberá aplicar los criterios establecidos en la interpretación prejudicial 350-IP- 2022 del 13 de marzo de 2023. 25.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional 27 La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que los argumentos indicados por la parte demandante en el escrito de demanda se relacionaban en forma exclusiva con el literal b) del artículo 135 ibidem.
En ese sentido indicó que: “[…]Que de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, el que a juicio de este Tribunal está vinculado con el artículo 135 de la Decisión 486 es la presunta falta de distintividad del signo solicitado a registro, lo cual está regulado en el literal b) del referido artículo […]”. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena28, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 200029 de la Comisión de la Comunidad Andina30.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31 27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 32. 28 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 29Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 30 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 31 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 32 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 28.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros33. 29.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 30.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.
Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Interpretación Prejudicial IP-84-2022 de 27 de junio de 2023 33 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 32.
La Sala procede a resaltar los principales apartes de las Interpretaciones Prejudiciales mencionadas en la IP-84-2022 de 27 de junio de 2023, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso34: Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 del 11 de abril de 202335 33. Respecto del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 200036: “[…] [1] Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas Concepto de marca [1.1] El primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 establece lo siguiente: […] [1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. […] Requisitos para el registro de marcas [1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. [1.9] A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. [1.10] La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicatión que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca genere mayor influencia en la mente del público consumidor, el cual la asimila con facilidad.
Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza generalmente el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos relacionados con una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. 34 Cfr. Índice 102 del aplicativo SAMAI 35 https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/344_IP_2022.pdf 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 344-IP- 2022 del 11 de abril de 2023. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 [1.11] En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: (a)] La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar por sí mismo un producto o servicio; y, la capacidad extrínseca para distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado.
El carácter distintivo del signo le permite al consumidor realizar la elección de los productos y servicios que desea adquirir. Del mismo modo, le permite a su titular diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. [b)] La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo solicitado a registro como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser percibidos por quien lo aprecia. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales […] [1.12] En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de ser representado gráficamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486.
Asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en el concepto de marca. [1.13] Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. [1.14] Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.
La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado; y, ii) distintividad extrínseca o en concreto, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. [1.15] El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que esto sea distintivo y sea susceptible de representación gráfica.
De conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, la distintividad es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 […] [2] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
El origen empresarial de una marca [2.1] El literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad ( ) [2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor." [2.3] La distintividad tiene un doble aspecto: (a)] Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado. [b)] Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. [2.4] La falta de distintividad intrínseca como una prohibición absoluta de registrabilidad está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.
En dicho artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.[…]” (Destacado fuera del texto) Interpretación Prejudicial 350-IP-2022 del 13 de marzo de 202337 37 https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/350_IP_2022.pdf 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 34.
Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200038: “[…]1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones careceria de carácter distintivo.
Los signos no tienen capacidad distintiva extrinseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 350-IP- 2022 del 13 de marzo de 2023. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas": a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no les diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios (i)Criterio del consumidor medio: […] (ii) Criterio de consumidor selectivo […] (ii) Criterio de consumidor especializado […] […] Comparación entre signos mixtos 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 2.5 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, alabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas emblemas, logotipos, lconos, etc) La combinación estos elementos al ser apreciada en su conjunto producen el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.6 en el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos - denominativo o gráfico- genera mayor influencia en la mente del consumidor.
Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante. característico o determinante, o, si lo es el elemento gráfico o son ambos teniendo en cuenta para el maco determina de expresividad propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto" 2.7.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente." a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mortos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mortos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habria lugar a que se genere riesgo de confusión a asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacificamente en el ámbito comercial salvo que los elementos gráficos y denominativospredominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo casa podria generarse riesgo deconfusión a asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto" 2.8 Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad para la cual so ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. […] 3.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6.
Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] -Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […]” (Destacado fuera del texto) Análisis del caso concreto 35.
De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 36. En este sentido, el signo y la marca objeto de estudio son como se muestran a comparación: SIGNO SOLICITADO COMO MARCA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA 39 40 Certificado núm. 216.928 39 Cfr. Folio 10 40 Cfr. Folio 10. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 Servicios de la Clase 35: “publicidad, gestión de negocios comerciales, servicios de comercialización, distribución y venta de toda clase de aparatos y elementos electrónicos para seguridad, tales como alarmas, instrumentos de alarma, alarmas antirrobo; toda clase de instalaciones eléctricas antirrobo; servicios para seguridad; baterías y en general toda clase de accesorios para seguridad, y equipos de protección contra robos, gestión de archivos informáticos, selección de personal, consultoría en materia de recursos humanos, tests psicotécnicos para la selección de personal, selección de personal, asesorías y consultorías en administración de riegos empresariales, comercialización y distribución de equipos con tecnología de última generación para el monitoreo satelital, rastreo y localización, telemetría y control de vehículos y bienes. suministro de equipos para detectar explosivos, narcóticos, micrófonos, cámaras, sistemas de grabación audible, uso de frecuencias.” Productos de la Clase 16: “para distinguir libros, manuales, cuadernillos, cartillas, revistas, periódicos y todo tipo de publicaciones.
“ 37. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos y marcas mixtas. 38. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.
De los cargos de violación de los artículos 134 y el literal b del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 39. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se indicó como violados los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000; ii) los artículos 134 y 135 ibidem fueron desarrollados exclusivamente desde la perspectiva de la distintividad extrínseca en el sentido de alegar que el singo demandado no es similarmente confundible con la marca previamente registrada; iv) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró, en la Interpretación Prejudicial proferida en el caso sub examine, cuales eran los criterios aplicables para la aplicación del literal b) de aerículo 135 ibidem; y v) los actos acusados se fundamentan en que el signo estaba incurso en la causal del literal a) del artículo 136 ibidem, sin que se discutiera el incumplimiento de los requisitos para ser marca ni los aspectos relativos a la distintividad intrínseca. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 40.
La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 ni del literal b) del artículo 135 ibidem, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar si el signo solicitado como marca y la marca previamente registrada son similarmente confundibles. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 41.
Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, prevé unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 42.
Esta Sección41, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”42. 43. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”43. 44.
En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que: “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque 41 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”44. 45.
En este orden de ideas, le corresponde a la Sala determinar si el signo mixto 5 SENTIDOS solicitado a registro como marca, por la parte demandante, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad o procedía su registro. 46.
Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y la marca, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”45. 47.
La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la similitud desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 44 Ibidem. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 350-IP-2022 del 13 de marzo de 2023. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”46. 48.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo mixto y una marca mixta, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo distintivo. 49. En este sentido, la Sala considera que, observados el signo y la marca en su conjunto, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que utilicen los consumidores en el mercado para identificar el producto o servicio de que se trate. 50.
Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 51. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y la marca, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética […]. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la bese y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ótologo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: […]. iii)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues so ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 46 Ibidem. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”47. 52.
Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto 5 SENTIDOS solicitado por la parte demandante y la marca mixta 5 SENTIDOS, de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.
Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca previamente registrada 53. La Sala considera que la comparación desde el punto de vista de los elementos nominativos implica la comparación entre el signo 5 SENTIDOS, solicitado por la parte demandante, y la marca 5 SENTIDOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, los cuales son idénticas comoquiera que son una reproducción exacta. 54.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que se cumple con el primer supuesto normativo, esto es, la similitud o identidad de los signos distintivos cotejados, puesto que los signos distintivos son idénticos en sus elementos nominativos. 55. Precisado lo anterior, la Sala considera que, para que la identidad entre el signo solicitado y la marca registrada pueda generar un riesgo de confusión o de asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva.
Segundo supuesto: conexidad de los productos y servicios que identifican el signo y la marca en conflicto 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 350-IP-2022 del 13 de marzo de 2023. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 56. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca previamente registrada, es necesario que los productos y servicios que distinguen, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 57.
Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos y servicios que los signos distintivos enfrentados identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y la marca y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación. 58.
Para el efecto, esta Sala ha acogido48 los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina49 que consideró: “[…] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre Productos y servicios. 48 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 27 de mayo de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicado 11001-03-24-000-2010-00005-00. 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 350-IP-2022 del 13 de marzo de 2023. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma dase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. […]”. 59. La Sala advierte que, por un lado, la marca previamente registrada lo fue “[…] para distinguir libros, manuales, cuadernillos, cartillas, revistas, periódicos y todo tipo de publicaciones […]”, productos de la Clase 16 de la Clasificación internacional de Niza. 60.
Por el otro lado, el signo mixto solicitado pretende identificar “[…] publicidad, gestión de negocios comerciales, servicios de comercialización, distribución y venta de toda clase de aparatos y elementos electrónicos para seguridad, tales como alarmas, instrumentos de alarma, alarmas antirrobo; toda clase de instalaciones eléctricas antirrobo; servicios para seguridad; baterías y en general toda clase de accesorios para seguridad, y equipos de protección contra robos, gestión de archivos informáticos, selección de personal, consultoría en materia de recursos humanos, tests psicotécnicos para la selección de personal, selección de personal, asesorías y consultorías en administración de riegos empresariales, comercialización y distribución de equipos con tecnología de última generación para el monitoreo satelital, rastreo y localización, telemetría y control de vehículos y bienes. suministro 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 de equipos para detectar explosivos, narcóticos, micrófonos, cámaras, sistemas de grabación audible, uso de frecuencias […]”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 61.
En ese sentido, esta Sala considera pertinente analizar la conexidad competitiva entre dichos productos y servicios desde los criterios desarrollados previamente. Criterio de intercambiabilidad 62. Esta Sala considera que en el caso concreto no hay intercambiabilidad entre los productos y servicios ofrecidos, comoquiera, que los productos tales como manuales, cuadernillos, cartillas, revistas, periódicos y todo tipo de publicaciones, no pueden ser sustituidos por la prestación de ser vicios relacionados principalmente con la publicidad y la administración de empresas, así como la selección de personal y la distribución de tecnología relacionada con seguridad.
Criterio de complementariedad 63. En relación con este criterio, la Sala considera que si existe una relación de complementariedad entre los productos protegidos por la marca previamente registrada y los servicios que se pretende proteger con el signo solicitado como marca. Al respecto es preciso señalar que, el desarrollo de las actividades de publicidad y los servicios de comercialización y distribución, requieren del uso de medios de comunicación para dar un mayor alcance al mensaje que se pretende transmitir, dentro de los medios de comunicación tradicionales se encuentran la prensa escrita la cual se presenta en modo de revistas y periódicos, razón por la cual es evidente la existencia de una complementariedad entre algunos de los producto y los servicios que se pretende identificar entre el signo y la marca cotejados. 64.
De igual forma, actividades tales como la distribución de aparatos y elementos electrónicos para seguridad, instalaciones eléctricas antirrobo; equipos de protección contra robo; equipos con tecnología de última generación para el monitoreo satelital, rastreo y localización, telemetría y control de vehículos y bienes; y equipos para detectar explosivos, requiere e incluye la creación y entrega de manuales o cuadernillos, que cuenten, entre otros, con los protocolos de uso de estas tecnologías y, en tal sentido se evidencia que respecto a dicho punto también existe una relación de complementariedad entre los servicios y los productos bajo análisis. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 Criterio de Razonabilidad 65.
Esta Sala considera que se cumple con el criterio de razonabilidad, comoquiera que un consumidor medio puede asumir razonablemente, que una empresa que una empresa que se dedica a la publicación de revistproas periódicos y folletos, ha decidido incursionar en el mundo de la publicidad y en tal sentido ha optado por incluir publicidad en sus publicaciones, dando paso a una nueva línea de negocios, más aún, cunado comúnmente la prensa escrita obtiene una parte de su ganancias no solo de la venta de sus productos sino de las pautas publicitarias que se hacen en ellos. 66.
De igual forma, la Sala considera razonable, que un consumidor asuma que existe alguna relación entre la empresa que produce los manuales y folletos de los productos que adquiere y la empresa que comercializa dicho productos, así las cosas, un consumidor medio podría asumir que existe una relación entre el comercializador de los productos y el fabricante de los manuales y folletos que los acompañan, o considerar incluso que son la misma empresa, reforzando en ese sentido el riesgo de confusión desde este aspecto. 67.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, entre los productos que el signo solicitado pretende identificar y aquellos productos y servicios identificados con las marcas previamente registradas, si hay conexidad competitiva, comoquiera que los productos son complementarios, y razonablemente confundibles. 68. La sala considera en este punto que si bien de lo manifestado por la testigo las revistas, del tercero con interés directo en el resultado del proceso buscan promocionar principalmente servicios de la misma compañía o conexos50, lo cierto es que esto no obsta para que la compañía decida ampliar su actividad de negocios, máxime cuando la revista está abierta para el público en general, tal como lo manifestó la misma testigo51, y en todo caso no reduce el riesgo de confusión en tanto la parte 50 “[…]tenemos un espacio, como ya lo mencioné, de auto pauta donde solamente pautamos los productos o los seguros que tienen Suramericana, tenemos un espacio que también está enfocado en pauta para externos, pero los únicos digamos los únicos pautantes aquí, pueden ser las instituciones que hacen parte de nuestra red de prestadores, es decir, a dónde pueden ir todas las personas que tienen un producto con Sura, un seguro de salud, un seguro de vida, en este caso más asociado al tema de salud, son prestadores que prestan, valga la redundancia, los servicios y que amplían nuestra red de prestación que tenemos como Sura, nosotros tenemos unas instituciones que son propias de Sura a donde pueden ir todos nuestros asegurados, pero también la ampliamos para prestar un mejor servicio y para, dependiendo de las especialidades, existen clínicas u hospitales a donde pueden ir los asegurados de Sura, ese espacio está enfocado solamente, está dirigido solamente a ese tipo de público.[…]” Cfr. Índice SAMAI 75. 51 “[…] la revista 5 sentidos, es una revista de propiedad de Suramericana que se creó en 1997, inicialmente se creó de cara o tenían como público objetivo, los asegurados que tenemos en Suramericana de vida y de salud, es decir, personas que tienen estos dos seguros, pero desde hace un tiempo entendiendo la flexibilización y la 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 demandante dentro de sus actividades de publicidad al usar la expresión 5 SENTIDOS, pueda llevar a que el consumidor asuma que estamos ante una nueva línea de revistas o periódicos por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 69.
De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual esta Sala considera que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados. 70. Por último, la Sala considera que la parte demandada no vulneró los artículos 137, 138, numeral 2 del artículo 149, y numeral 2 del artículo 164 de la ley 1437 de 2011, en tanto, quedó probado que el signo solicitado no era lo suficientemente distintivo extrínsecamente para ser registrado como marca, así las cosas, la negación del registro por la parte demandada se encuentra conforme a las normas pertinentes sobre la materia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. accesibilidad que ya hay, el fácil acceso que hay a toda la comunicación, la revista se encuentra abierta a todo el público a través de 3 canales de distribución[…]” ibidem 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160056300 CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado