CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO SOLICITADO “SERVIGIROS” Y LA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA, “SERVIGIROS”, EXISTE IDENTIDAD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE CADA UNO DE ELLOS AMPARA EN LAS CLASES 35 Y 36 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, RESPECTIVAMENTE.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INVERLUNA Y CIA S EN C.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 13883 de 30 de marzo de 2015, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; y la 51503 de 24 de agosto de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “SERVIGIROS”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 15 de enero de 2014 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “SERVIGIROS”, para identificar servicios 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00. Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la Clase 352 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC y SERVIENTREGA S.A., formularon oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad que se presentaba, respectivamente, con sus marcas “SERVIGIROS”, previamente registrada en la Clase 36 de la citada Clasificación y las marcas que compartían la expresión “SERVIENTREGA”, que distinguen servicios de la mencionada Clase 35. 3°: Que mediante la Resolución núm. 13883 de 2015 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición formulada por la compañía SERVIENTREGA S.A. y fundada la presentada por la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC y, 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Administración comercial en materia de servicios de transporte; asesoramiento sobre transacciones comerciales; búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; compilación de anuncios para utilizar como páginas web en internet; compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas; correo publicitario; elaboración de estado de cuenta; facturación; gestión de archivos informáticos; preparación de contratos de compra y de venta de productos y servicios, para terceros; preparación de transacciones comerciales para terceros, a través de tiendas en línea; preparación informatizada de inventarios; presentación de empresas en internet y otros medios de comunicación; prestación de servicios de subastas en línea; promoción en línea de redes informáticas y sitios web; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad de sitios web comerciales; publicidad en línea; servicios de contabilidad informatizada; servicios de creación de redes de empresas; servicios de información comercial informatizada; servicios de publicad y anuncios publicitarios prestados por televisión, radio o correo; tramitación de la suscripción a publicaciones en línea para terceros. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en consecuencia, denegó el registro como marca del signo “SERVIGIROS” (mixto), para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 51503 de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, toda vez que tanto la normatividad como la jurisprudencia andina han establecido dos factores para que un singo no pueda ser registrado como marca, tales son: i) la existencia de identidad o similitud entre los signos, capaz de inducir en error al público consumidor; y ii) la existencia de identidad o similitud entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, por cuanto podría generarse riesgo de confusión o asociación. Sostuvo que el signo “SERVIGIROS” no es confundible con una marca que pertenezca a un tercero, por cuanto tiene bajo su titularidad las marcas mixtas y nominativas “RED SERVI” y “RED SERVI SUS GIROS 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SUS PAGOS”, previamente registradas en las Clases 35, 36, 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales se deriva el signo aquí solicitado. Adujo que tiene el derecho exclusivo sobre la expresión “SERVIGIROS”, toda vez que la misma es una contracción o derivación del nombre de las marcas de su propiedad “RED SERVI” y “RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS”, que identifican servicios relacionados entre sí, generando una familia de marcas al compartir la partícula “SERVI”.
Manifestó que la SIC al denegar el registro del signo solicitado “SERVIGIROS” violó el principio de especialidad que rige el derecho marcario, por cuanto señaló que entre las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza existía relación de conexidad, cuando ello, a su juicio, no es así. Arguyó que no existe conexidad competitiva entre los servicios prestados por la marca previamente registrada “SERVIGIROS”, en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y el signo solicitado “SERVIGIROS”, que pretende identificar servicios en la Clase 35 de la citada Clasificación, por cuanto: i) tienen diferentes canales de comercialización; ii) los medios de publicidad no son idénticos ni 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similares; iii) no existe relación o vinculación entre servicios; y iv) no identifican el mismo género de los mismos. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, habida cuenta que ha concedido, en otros casos, el registro de marcas similares en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de diferentes titulares.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Manifestó que entre el signo y marca enfrentados existe identidad ortográfica y fonética, al compartir la expresión “SERVIGIROS”; y que entre los servicios que identifican en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza existe conexidad competitiva, pues si bien es cierto que pertenecen a diferentes clases, también lo es que los segundos son promovidos mediante publicidad que resulta afín para ambos servicios.
Indicó que, por lo anterior, de concederse el registro del signo cuestionado se generaría riesgo de crear confusión en el mercado, 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00. Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co teniendo en cuenta que las entidades financieras, con el fin de prestar un mejor servicio, pueden expandir su portafolio que le ofrecen a sus clientes y así promover servicios de gestión y ayuda comercial, tales como reagrupamiento de productos y servicios y explotación y compilación de datos matemáticos.
Anotó que no se vulneraron los derechos constitucionales de la actora, toda vez que en los otros casos en los que se concedieron registros en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, no son comparables con el que se discute en la demanda, habida cuenta que versan respecto de servicios específicos que no guardan la misma relación de conexidad y no ofrecen el mismo riesgo de confusión que se presenta en el caso bajo examen, de manera que carecen de identidad en los presupuestos jurídicos de la concesión. Agregó que las decisiones la toma de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, razón por la cual no es posible remitirse a otros trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias no análogas. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2. La sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, expresó que la identidad ortográfica y fonética existente entre el signo y marca cotejados, “SERVIGIROS”, resulta irrefutable, lo que deriva en que la coexistencia de los mismos en el mercado genere confusión para el público consumidor.
Mencionó que las expresiones cotejadas son idénticas y, por lo tanto, similarmente confundibles, puesto que el signo cuestionado “SERVIGIROS” reproduce los elementos constitutivos de su marca previamente registrada, “SERVIGIROS”, sin variación alguna. Alegó que entre los servicios que distinguen el signo y marca confrontados existe conexidad competitiva, habida cuenta que se promueven mediante medios de publicidad afines y son complementarios, pues los prestadores de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza (entidades financieras), con el objeto de prestar un mejor servicio pueden expandir su portafolio de oferta y asegurar los recursos que ponen a disposición del público, prestando el servicio a sus consumidores de gestión y ayuda comercial, 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como el reagrupamiento de diversos productos y servicios o la explotación y compilación de datos matemáticos y estadísticos o la intermediación con prestadores de servicios conexos a aquellos en los que el consumidor dirige su inversión financiera.
Aseguró que en el caso bajo examen el cotejo debe ser más riguroso, puesto que entre más semejantes sean los signos y marcas enfrentados, más diferentes deben ser los productos y/o servicios comparados, en atención a la teoría de la interdependencia. Mencionó que no es cierto que la actora sea titular de una familia de marcas, puesto que la expresión “SERVI” no puede considerarse como un indicador de que exista dicha figura, toda vez que ese prefijo resulta de uso común para los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual no puede apropiarse de dicho término. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 9 de abril de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la 4 En adelante CPACA. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual asistió la sociedad INVERLUNA Y CÍA S. EN C.A., en su calidad de actora, así como la SIC como entidad demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 13883 de 30 de marzo y 51503 de 24 de agosto de 2015, mediante las cuales la SIC, entre otras, declaró 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundada la oposición formulada por la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso y denegó el registro como marca del signo “SERVIGIROS”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal a), de la Decisión 486; y 13 y 29 de la Constitución Política.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes e intervinientes. Se señaló que, una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00. Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La parte actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que entre el signo y marcas enfrentadas “SERVIGIROS” si bien es cierto que tienen algunas similitudes, también lo es que entre los servicios que distinguen no existe conexidad competitiva. IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda, esto es, que el signo y marca en controversia son idénticos y entre los servicios que amparan en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza existe conexidad competitiva, habida cuenta que las entidades financieras, a fin de prestar un mejor servicio, pueden expandir el portafolio que le ofrecen a sus clientes, promoviendo así servicios tales como la gestión y ayuda comercial, el reagrupamiento de productos y servicios, la explotación y compilación de datos matemáticos y la intermediación con otros prestadores de servicios. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que lo anterior demuestra que existe complementariedad entre tales servicios, lo que podría generar confusión para los consumidores al creer que las expresiones confrontadas tienen un mismo origen empresarial.
IV.-3. La sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que el único elemento que compone su marca previamente registrada, esto es, “SERVIGIROS”, se ve reproducido en su totalidad y de manera exacta por el signo solicitado a registro por la actora, lo que implica que en caso de que se conceda su registro como marca la distintividad de la que goza su registro previo se vea permeado.
Reiteró que entre los servicios que distinguen el signo y marca confrontadas existe conexidad competitiva, toda vez que la gestión de archivos informáticos, la facturación, la presentación de empresas en internet, entre otros servicios que pretende identificar el signo solicitado a registro en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se realizan con las plataformas financieras, los giros de dinero y postales (Clase 36), dada su fuerte presencia en redes sociales. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- 4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina5, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…] 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud 5 En adelante el Tribunal 6 Proceso 550-IP-2019. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3. Familia de marcas 3.1. De acuerdo con lo alegado por Inverluna y Cia S. en C.A., esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término SERVI, por lo que se desarrollará dicho tema. 3.2.
Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 13883 de 30 de marzo y 51503 de 24 de agosto de 2015, le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto “SERVIGIROS”, para distinguir los siguientes servicios: “[…] Administración comercial en materia de servicios de transporte; asesoramiento sobre transacciones comerciales; búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; compilación de anuncios para utilizar como páginas web en internet; compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas; correo publicitario; elaboración de estado de cuenta; facturación; gestión de archivos informáticos; preparación de contratos de compra y de venta 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de productos y servicios, para terceros; preparación de transacciones comerciales para terceros, a través de tiendas en línea; preparación informatizada de inventarios; presentación de empresas en internet y otros medios de comunicación; prestación de servicios de subastas en línea; promoción en línea de redes informáticas y sitios web; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad de sitios web comerciales; publicidad en línea; servicios de contabilidad informatizada; servicios de creación de redes de empresas; servicios de información comercial informatizada; servicios de publicad y anuncios publicitarios prestados por televisión, radio o correo; tramitación de la suscripción a publicaciones en línea para terceros […]”, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada, “SERVIGIROS”, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, y que entre los servicios que éstos distinguían se presentaba conexidad competitiva.
A juicio de la actora, tiene el derecho exclusivo sobre la expresión “SERVIGIROS”, toda vez que la misma es una contracción o derivación del nombre de las marcas de su propiedad “RED SERVI” y “RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS”, que identifican servicios relacionados entre sí, generando una familia de marcas al compartir la partícula “SERVI”. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que no existe conexidad competitiva entre los servicios prestados por la marca previamente registrada, “SERVIGIROS”, en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y el signo solicitado “SERVIGIROS”, que pretende identificar servicios en la Clase 35 de la citada Clasificación, por cuanto: i) tienen diferentes canales de comercialización; ii) los medios de publicidad no son idénticos ni similares; iii) no existe relación o vinculación entre servicios; y iv) no identifican el mismo género de los mismos.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 151 y 1687 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 7 Este artículo y el 151 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 168- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y marca en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así: 8 SIGNO MIXTO CUESTIONADO SERVIGIROS9 MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “SERVIGIROS”, como lo es el cuestionado, con una marca nominativa “SERVIGIROS”, a nombre del tercero con interés directo con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de 8 Folio 13 del cuaderno físico núm. 1. 9 Folio 13 del cuaderno físico núm. 1. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así la gráfica que lo acompaña, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.
En este orden de ideas, no existe duda que en el signo cuestionado prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico. Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: la semejanza determinante de error en el público consumidor y la identidad o similitud entre los productos y/o servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud entre signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y marca confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “SERVIGIROS” y “SERVIGIROS” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que el signo y marca en disputa son signos de fantasía, que además de constituir una 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto. Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse identidad ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201810 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00. Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”.
Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los servicios amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, el signo cuestionado “SERVIGIROS” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Administración comercial en materia de servicios de transporte; asesoramiento sobre transacciones comerciales; búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; compilación de anuncios para utilizar como páginas web en internet; compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas; correo publicitario; elaboración de estado de cuenta; facturación; gestión de archivos informáticos; preparación de contratos de compra y de venta de productos y servicios, para terceros; preparación de transacciones comerciales para terceros, a través de tiendas en línea; preparación informatizada de 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inventarios; presentación de empresas en internet y otros medios de comunicación; prestación de servicios de subastas en línea; promoción en línea de redes informáticas y sitios web; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad de sitios web comerciales; publicidad en línea; servicios de contabilidad informatizada; servicios de creación de redes de empresas; servicios de información comercial informatizada; servicios de publicad y anuncios publicitarios prestados por televisión, radio o correo; tramitación de la suscripción a publicaciones en línea para terceros […]”.
La marca previamente registrada, “SERVIGIROS”, distingue los siguientes servicios de la Clase 36: “[…] servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros de operaciones de cambios, servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea, servicios de giro postal, servicios de transferencia de fondos, servicios de giro de dinero y de pago y envío de remesas, servicios de recaudo de dinero para su posterior envío. […]”. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior, para la Sala no cabe duda de que entre los servicios que distinguen el signo y marca enfrentados existe conexidad competitiva, toda vez que a pesar de que pertenecen a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, éstos presentan un uso conjunto o complementario, habida cuenta que para prestar servicios de gestión de activos financieros y de realización de transacciones financieras y transacciones en línea, que distingue la marca previamente registrada en la Clase 36, se requiere del asesoramiento sobre dichas transacciones comerciales, que son los servicios que, precisamente, ampara el signo solicitado en la Clase 35.
Adicionalmente, puede existir una relación de vinculación de servicios en razón a que el signo cuestionado “SERVIGIROS” ofrece, entre otros, servicios de contabilidad informatizada y asesoramiento respecto de transacciones comerciales, lo cual induciría al consumidor a asociar un origen empresarial común respecto de los servicios de transacciones financieras y en línea que distingue la marca previamente registrada, “SERVIGIROS”; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad del signo y marca enfrentados. Así pues, al existir una evidente identidad entre las expresiones confrontadas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que dicho signo y marca no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los servicios que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los servicios identificados con esas expresiones son de servidores relacionados económicamente.
Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). (…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 11 (Destacado fuera de texto).
En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “SERVIGIROS”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales12: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 12 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Ahora, la Sala debe analizar si el signo cuestionado “SERVIGIROS” (mixto) es derivado de las marcas “RED SERVI” y “RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS”, previamente registradas a su favor.
Sobre las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 201613 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2013-00141-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.
En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. […]” (Destacado fuera de texto.) De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que el signo mixto “SERVIGIROS”, no es una derivación de las marcas “RED SERVI” y “RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS”, previamente concedidas, de las cuales es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparadas con las marcas ya registradas, pues el signo cuestionado suprime las partículas “RED”, “SUS” y “PAGOS” y adiciona una nueva combinación de partículas “SERVI” y “GIROS”, que no se encuentra presente en las previamente registradas. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, cabe señalar que la actora también alegó que el signo cuestionado pertenece a una familia de marcas compuesta por la partícula “SERVI”. Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 4.2.
Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 4.4.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.
(Resaltado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “SERVI”, que forma parte del signo cuestionado, es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma clase utilizando la citada partícula; y, por ello, dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
En efecto, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada14 figuraban las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “SERVI”: 14 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 17 de julio de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR SERVIPAGOS (MIXTA) BANCO DE BOGOTA SERVI LIMPIEZA (MIXTA) SERVI LIMPIEZA S.A. SERVICIO INTEGRADOS DE COMERCIO EXTERIOR SIDECOMEX (NOMINATIVA) SERVICIOS INTEGRADOS DE COMERCIO EXTERIOR SIDECOMEX SERVIMAT (MIXTA) HOLCIN (VENEZUELA) C.A. SERVIOPTICA (NOMINATIVA) SERVIOPTICA S.A.S. SERVIYA (MIXTA) SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS S.A.S. S.P.E. S.A.S. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen el término “SERVI”, para identificar sus productos y servicios, pues el elemento distintivo no identifica plenamente los servicios que comercializa su titular en la citada Clase 35.
Sobre la familia de marcas y las expresiones de uso común, esta Sección en sentencia de 9 de julio de 2020, que ahora se prohíja, sostuvo: “[…] De la familia de marcas 65. Aunado a lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también recomendó abordar el tema de familia de marcas para entenderla como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial. Esta Sección15 se pronunció sobre la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 66.
A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que la partícula GRI que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando la citada partícula16.
De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. 67. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la partícula GRI no identifica plenamente los productos que comercializa la parte demandante.
Además, dentro del expediente no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenezca a 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de octubre de 2014;
C.P. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación 11001032400020090000400. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00. Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co determinada familia de marcas, en particular, a aquellas que es titular la parte demandante […]”.17 Y respecto del argumento de la demandante, concerniente a que se violaron los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, la Sala no evidencia dicha violación, habida cuenta que la Superintendencia demandada denegó el registro de la marca cuestionada de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora, por cuanto le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo “SERVIGIROS”, para amparar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.
En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de julio de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020090050000. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00.
Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de julio de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00508-00. Actora: INVERLUNA Y CIA S EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Ausente con excusa CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.