11001032400020160034200 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00342-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: PASH S.A.S. TESIS: ENTRE EL SIGNO FIGURATIVO Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “UMBRO” NO SE ADVIERTE SIMILITUD SUSCEPTIBLE DE INDUCIR A ERROR AL PÚBLICO CONSUMIDOR, HABIDA CUENTA QUE EL ELEMENTO PREPONDERANTE EN LA MARCA MIXTA ES EL NOMINATIVO, PUES EL CONSUMIDOR SE REFERIRÁ A ÉSTA POR SU DENOMINACIÓN Y NO POR LAS GRÁFICAS QUE LA ACOMPAÑAN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PASH S.A.S., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones 71607 de 28 de noviembre de 2014, “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 97439 de 11 de diciembre de 2015, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca FIGURATIVA para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 24, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 21 de marzo de 2014 solicitó el registro como marca del signo FIGURATIVO para distinguir productos y servicios comprendidos en las 3 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co clases 24, 25 y 351 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad OAKLEY INC. presentó oposición a la referida solicitud con fundamento en el riesgo de confundibilidad que se presentaba con sus marcas “O”, previamente registradas en las clases 9ª, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 71607 de 28 de noviembre de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición formulada por la sociedad OAKLEY INC. y, a su vez, denegó el registro como marca del signo FIGURATIVO, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 24, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “UMBRO” (mixta), de propiedad de la sociedad ICONIX LUXEMBOURG HOLDINGS SARL. 1 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos y servicios: Clase 24: “[…] telas, tejidos, productos textiles no incluidos en otras clases, ropa de cama y de mesa.

Lencería […]”. Clase 25: “[…] Vestidos, blusas, pantalones, faldas, conjuntos, chaquetas, abrigos, ropa formal e informal, casual, de sport, clásica, materna; ropa interior, medias, calcetines; sombrerería, zapatos […]”. Clase 35: “[…] Servicios de compra, venta, distribución y comercialización de toda clase de artículos o prendas de vestir; ropa formal e informal, de sport, casual, clásica, materna; ropa interior, calcetería; hilos bordados, cintas, lazos; artículos para la decoración, calzado, sombrerería, maletas, morrales, carteras, carpas; bisutería, joyería; telas, textiles, ropa de cama, de mesa, lencería […]”. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 97439 de 11 de diciembre de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134, literal a) y 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que en el caso concreto no existe riesgo de confusión marcaria teniendo en cuenta las diferencias existentes entre el signo y la marca cotejada, pues, a su juicio, son identificables para el público consumidor, sin lugar a error.

Sostuvo que desde el punto de vista gráfico el signo y la marca enfrentada presentan diferencias sustanciales, por cuanto el signo solicitado consiste en un conjunto de figuras geométricas superpuestas donde claramente se puede observar un círculo de color blanco y centro rojo situado dentro de un cuadro invertido también de color rojo; y que la marca citada como fundamento de negación se encuentra conformada por cuatro rombos sobrepuestos, alargados, siendo el primero y el tercero de color negro, mientras que el segundo y el cuarto de color blanco. 5 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que el signo y la marca en cuestión no presentan similitudes gráficas que hagan que visualmente el consumidor medio las identifique como iguales o incluso que tengan un mismo origen empresarial.

Manifestó que la marca previamente registrada está compuesta por una parte gráfica y otra nominativa “UMBRO”, la cual es el elemento más notorio con un diseño en específico de color negro, mientras que en el signo solicitado el elemento preponderante es el diseño de un cuadrado en color rojo que contiene dos círculos, en el que no se incluyen elementos denominativos.

Alegó que el análisis del signo y la marca en conflicto debe recaer sobre su conjunto y no respecto de sus elementos aislados, por lo que no existen, a su juicio, semejanzas que hagan que visualmente el consumidor medio las identifique como iguales o incluso como provenientes de un mismo origen empresarial. Arguyó que comoquiera que la marca previamente registrada cuenta con un elemento denominativo, como lo es “UMBRO”, existen evidentes diferencias gramaticales y fonéticas que le proporcionan al conjunto resultante una distinción sustancial y predominante frente al conjunto marcario solicitado, el cual no posee elementos adicionales al figurativo, 6 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de ahí que la marca citada de oficio por la SIC será reconocida por los consumidores por el término “UMBRO” más por su diseño de rombo negro.

Señaló que si bien es cierto que el signo y la marca comparada amparan productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, aquellos pueden ser claramente diferenciables por el consumidor final, toda vez que la marca “UMBRO” (mixta) en la Clase 25 fue solicitada para proteger el encabezado general de dicha Clase, es decir: “vestidos, calzados y sombrerería”.

De lo anterior, afirmó que la marca “UMBRO” (MIXTA) citada de oficio por la SIC, fue pensada desde sus inicios para amparar productos muy específicos, los cuales, a su juicio, serían claramente diferenciables por el consumidor final. Indicó que el principio de especialidad de las marcas toma importancia en el presente asunto, debido a que un signo no se protege como marca de manera absoluta en relación con todos los productos y servicios presentes en el mercado, sino que se ampara de manera relativa en relación exclusiva con los productos y servicios enumerados por el interesado al momento de presentar la solicitud de registro de una marca. 7 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que entre la marca y el signo confrontados existen semejanzas susceptibles de inducir a error al consumidor, habida cuenta que el signo solicitado consiste en un rombo de color rojo con un óvalo de borde blanco, el cual es altamente similar a los rombos de la parte gráfica de la marca previamente registrada, “UMBRO”.

Adujo que entre los productos y servicios que distinguen la marca y el signo en conflicto existe conexidad competitiva, por cuanto comparten los mismos canales de comercialización, presentan similares medios de publicidad y tienen una relación o vinculación entre ellos. II.-2. Las sociedades OAKLEY INC. y ICONIX LUXEMBOURG HOLDINGS SARL, terceros con interés directo en las resultas del 8 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, pese a haber sido notificados en debida forma3, guardaron silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 7 de mayo de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad PASH S.A.S., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 3 Mediante auto admisorio de 18 de julio de 2016, visible a folios 79 a 83 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 87 y 88, ibidem. 4 En adelante CPACA. 9 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 71607 del 28 de noviembre de 2014 y 97439 del 11 de diciembre de 2015, mediante las cuales la SIC le denegó a la actora el registro como marca del signo FIGURATIVO para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 24, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 134, literal a) y 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. 10 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que es importante tener en cuenta lo expuesto por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, rendida en el caso bajo examen, pues allí se afirmó que en el cotejo de marcas mixtas y figurativas si el elemento preponderante en la mixta es el nominativo no habrá lugar a confusión entre los mismos.

Que, por lo anterior, al observar la marca previamente registrada “UMBRO” es evidente que el elemento que mayor relevancia tiene es el denominativo, de manera que el signo FIGURATIVO solicitado no es susceptible de generar la más mínima posibilidad de confusión frente a la marca citada de oficio “UMBRO”. 11 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que la marca y el signo enfrentados son similarmente confundibles. IV.-3. En esta etapa procesal, tanto los terceros con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5 Proceso 691-IP-2018. 12 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre marcas mixtas y figurativas 2.1. En el presente caso, el signo FIGURATIVO solicitado por PASH S.A.S. fue objeto de negación por la marca UMBRO (mixta) traída de oficio por la Autoridad Nacional Competente por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y figurativos. 2.2.

Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto. 13 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.

Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico. La combinación de esto elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4.

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las reglas comparación para los figurativos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. d) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien observe. e) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. f) Si el signo reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de 14 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co colores y el gráfico que la contente, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados anteriormente. […] 4. Conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 71607 del 28 de noviembre de 2014 y 97439 del 11 de diciembre de 2015, denegó el registro como marca del signo FIGURATIVO a la actora, para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 24, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “UMBRO”, que distingue productos de la Clase 25 de la citada Clasificación. A juicio de la demandante, el análisis del signo y la marca en conflicto debe recaer sobre su conjunto y no respecto de sus elementos aislados, por lo que no existen, a su juicio, semejanzas que hagan que 15 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co visualmente el consumidor medio las identifique como iguales o incluso como provenientes de un mismo origen empresarial.

Arguyó que comoquiera que la marca previamente registrada cuenta con un elemento denominativo, como lo es “UMBRO”, existen evidentes diferencias gramaticales y fonéticas que le proporcionan al conjunto resultante una distinción sustancial y predominante frente al conjunto marcario solicitado, el cual no posee elementos adicionales al figurativo, por lo que la marca citada de oficio por la SIC será reconocida por los consumidores por el término “UMBRO”, mas no por su diseño de rombo negro.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 1516 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”, no así la del artículo 134, literal a), ibidem,7 “[…] debido a que en el proceso interno únicamente se discute la confundibilidad de un signo previamente registrado y no es objeto de controversia el concepto de marca […]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente: 6 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 7 Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 16 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y marca en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 17 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así: SIGNO FIGURATIVO CUESTIONADO8 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA9 Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar un signo figurativo, como lo es el cuestionado, frente a una marca mixta previamente registrada por la actora, es necesario establecer el 8 Folio 56 del cuaderno físico principal. 9 Folio 19 del cuaderno principal. 18 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elemento que predomina en el registro mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor para que observe cada uno de los signos y marca en conjunto, sin escidir las partes que lo componen, de manera sucesiva y no simultánea, con el fin de determinar cuál de ellos es el que se capta con mayor facilidad y se recuerda en el mercado.

Siendo ello así, cabe señalar que esta Sección en sentencia de 15 de diciembre de 201610 precisó el concepto de marcas figurativas y mixtas, así: “[…] Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de marcas figurativas y mixtas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000- 2010-00237-00. 19 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas […]” (Resaltado fuera del texto).

Adicionalmente, cabe mencionar que el Tribunal en la referida Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, al dar alcance a las normas comunitarias en estudio, se refirió a las pautas que se deben tener en cuenta al momento de efectuar la comparación entre marcas mixtas y figurativas: “[…] 2.2. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto. 2.3.

Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso 20 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co podrían incurrir en riesgo de confusión. […]” (Destacado fuera del texto) Se tiene, entonces, que la marca mixta se compone de un elemento denominativo y uno gráfico; la primera de ellas, está conformada por cuatro rombos sobrepuestos, alargados, siendo el primero y el tercero de color negro, mientras que el segundo y el cuarto de color blanco; y la segunda, está integrada por la palabra “UMBRO”, que se encuentra debajo de la figura geométrica anteriormente descrita.

Por su parte, el signo cuestionado FIGURATIVO se compone únicamente por elementos gráficos consistentes en la imagen de un un círculo de color blanco y centro rojo situado dentro de un cuadro invertido también de color rojo, generando así un patrón de colores. La solicitud fue radicada con la reivindicación de colores rojo y blanco, conforme consta a folio 11 del anexo núm. 1.

Realizado el análisis respectivo, para la Sala es indudable que en la marca mixta previamente registrada “UMBRO”, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. 21 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha marca encuentra su fuerza distintiva en las palabras y en su conjunto pronunciable, no así en el gráfico consistente en cuatro rombos sobrepuestos y alargados de colores negro con blanco.

En efecto, el consumidor promedio, medianamente informado y razonablemente atento, sabe qué producto está adquiriendo por la denominación del producto que distingue la marca previamente registrada “UMBRO” y no lo identifica por los rombos que lo acompaña o por su tipo de letra especial, habida cuenta que de la configuración de la marca, observada en su conjunto, prevalece el elemento denominativo y no el gráfico.11 Por lo anteriormente expuesto, la Sala evidencia que no se presenta confusión entre la marca mixta registrada y el signo figurativo solicitado, toda vez que, como se afirmó en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal para el presente asunto: “[…] si la denominación es la que causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el 11 Así lo expresó la Sala en sentencia de 27 de septiembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2012-00113-00. 22 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […]” (Resaltado fuera del texto).

En otras palabras, al ser el elemento denominativo el predominante en la marca mixta “UMBRO”, se descarta la confusión frente al signo FIGURATIVO cuestionado, pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica consistente en la imagen de un un círculo de color blanco y centro rojo situado dentro de un cuadro invertido también de color rojo.

Sobre el particular, esta Sección, al resolver casos similares al aquí analizado, ha establecido que no es dable considerar que se presenta confundibilidad entre una marca mixta y una figurativa, cuando en la primera de ellas predomina el elemento denominativo. En efecto, esta Sala en sentencia de 22 de octubre de 201512, precisó: 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00051-00.

Criterio reiterado en sentencia de 27 de septiembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2012-00113-00. 23 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” (mixta) solicitada y la marca “COCA-COLA” (mixta) previamente registrada, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Ahora, al ser el elemento denominativo el predominante entre el signo mixto “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO”, se descarta la confusión y, por ende, la irregistrabilidad frente a la marca “FIGURATIVA” (gráfica) de DISEÑO DE CINTA, de la actora, pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica […]” (Destacado de la Sala).

Y, posteriormente, en sentencia de 19 de junio de 202013, la Sala reiteró dicho criterio, cuando al efecto, sostuvo lo siguiente: “[…] Se tiene, entonces, que las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo y uno gráfico; la primera de ellas está conformada por la figura de un oso de felpa, vestido con una camisa que contiene la expresión “COMODÍSIMOS” y, la segunda, está integrada por las palabras “COLCHONES” y “COMODÍSIMOS” con reivindicación de colores rojo y azul, separadas de manera vertical por una línea horizontal.

Por su parte, la marca “FIGURATIVA” de DISEÑO DE UN OSO se compone únicamente por elementos gráficos consistentes en la imagen de un oso acostado en una nube con un gorro de dormir sobre un fondo negro. Realizado el análisis respectivo, para la Sala es indudable que en las marcas mixtas previamente registradas “COMODÍSIMOS”, 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de junio de 2020 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00412-00. 24 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con los certificados núms. 343023 y 231913, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, por un lado, la primera marca encuentra su fuerza distintiva en las palabras y en su conjunto pronunciable, no así en el gráfico consistente en un oso sentado que la acompaña y, por el otro, el segundo signo previamente registrado solo se compone de las expresiones “COLCHONES” y “COMODISIMOS”, en un tipo de letra especial.

En efecto, el consumidor promedio, medianamente informado y razonablemente atento, sabe qué producto está adquiriendo por la denominación del producto que distinguen las marcas previamente registradas “COMODÍSIMOS” y no lo identifica por el oso que lo acompaña o por su tipo de letra especial, porque de la configuración de las marcas, observadas en su conjunto, en ambas prevalece el elemento denominativo y no el gráfico. […]” (Destacado fuera de texto).

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre el signo y la marca cotejada de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican éstos, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 25 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, al poseer el signo FIGURATIVO solicitado la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre éste y la marca previamente registrada semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora CLAUDIA ALEXANDRA OSORIO GÓMEZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 195 a 198 del cuaderno físico principal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 71607 de 28 de noviembre 26 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2014 y 97439 de 11 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC conceder el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 24, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

QUINTO: TENER a la doctora CLAUDIA ALEXANDRA OSORIO GÓMEZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 195 a 198 del cuaderno físico principal. 27 Número único de radicación: 2016-00342-00 Actora: PASH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de mayo 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.