Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Medio de control de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020130010700 Demandante: Essential Export S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Anderson Giovanny Sánchez Martín Temas: Registrabilidad.

Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda porque no hay riesgo de confusión entre las marcas. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Essential Export S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 16398 del 24 de marzo de 2010, 26803 del 26 de mayo de 2010 y 40259 del 30 de julio de 2010.

I.

ANTECEDENTES 1. Essential Export S.A.1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adecuada a la acción de nulidad relativa, para que se declare la nulidad de (i) la Resolución núm. 16398 del 24 de marzo de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el 1 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 4 al 7. 2 Cfr. Folios 82 a 122. 2 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca mixta “TOT” en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) la Resolución núm. 26803 del 26 de mayo de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se confirmó la resolución anterior; y (iii) la Resolución núm. 40259 del 30 de julio de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirmó la Resolución 26803 del 26 de mayo de 2010. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el certificado de registro 407028 de la marca mixta “TOT” en la clase 18, concedido a nombre del señor Ánderson Giovanny Sánchez Martín, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Se sirva DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 16398 del 24 de Marzo de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la Sociedad INVERSIONES ESFERA DORADA S.A., y en consecuencia, se concedió el registro de la marca “TOT” (Mixta) para identificar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA: Se sirva DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 26803 del 26 de Mayo de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se resolvió confirmar en sede de reposición la decisión proferida en la resolución No. 16398 del 24 de marzo de 2010 en el sentido de conceder la marca TOT (mixta) clase 18 Internacional.

TERCERA: Se sirva DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 40259 del 30 de Julio de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió en sede de apelación confirmar la decisión proferida en la resolución No. 16398 del 24 de marzo de 2010 en el sentido de conceder la marca TOT (mixta) clase 18 Internacional.

CUARTA: Se sirva DECLARAR fundada la oposición presentada por la sociedad INVERSIONES ESFERA DORADA S.A. por ser similarmente confundible el signo TOT con la marca prioritaria TOTTO para identificar productos de la clase 18 Internacional. 3 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTA: Que como consecuencia de lo anterior, SE ANULE el certificado de registro marcario número No. 407028.

SEXTA: Que se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos publicar dentro de la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. SÉPTIMA: Así mismo se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la Resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene en costas a la entidad demandada. […]” (mayúscula, subrayado y negrilla del original). Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que el 24 de agosto de 2009, el tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó el registro de la marca mixta “TOT” para distinguir "Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias y pieles de animales, especialmente baúles, maletas; paraguas, sombrillas y bastones” productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la solicitud fue radicada bajo el expediente número 09-088474 y se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 609 del 30 de octubre de 2009. 4.3. Que el 16 de diciembre de 2009 la sociedad Inversiones Esfera Dorada S.A. presentó oposición en contra del registro solicitado. 4.4. Que mediante la Resolución 16398 del 24 de marzo de 2010, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Inversiones Esfera Dorada S.A. y concedió el registro de la marca mixta “TOT” en la clase 18 Internacional a nombre del señor Ánderson Giovanny Sánchez Martín. 4 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.5.

Que mediante la Resolución 26803 del 26 de mayo de 2010, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la decisión de conceder el registro de la marca mixta “TOT”. 4.6. Que mediante la Resolución 40259 de 30 de julio de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución 16398 del 24 de marzo de 2010. 4.7.

Que el 15 de diciembre de 2012, la sociedad demandante Essential Export S.A. adquirió de las sociedades Inversiones Esfera Dorada S.A. y Nalsani S.A., y la titularidad de las marcas mixtas y nominativas “TOTTO”, “TOTTOS”, “TOTTO UNCONDITIONAL”, “TOTTO ES MUCHO MAS” y “TOTTO ES MAS, MUCHO MAS”, “JEANS TOTTO”, “TOTTO TÚ y “RADIO TOTTO”. 4.8.

Finalmente, señaló que mediante la Resolución 33598 del 30 de mayo de 2012 la SIC reconoció la notoriedad de la marca TOTTO para identificar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. Artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política. 5.2.

Artículos 135 literal b), 136 literales a) y h), 154, 155 literales d) y e), 225, 226 y 259 literales a) y c) y concordantes de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina Concepto de la violación 6. Adujo que los actos acusados están viciados de nulidad porque se profirieron en contravención de las normas constitucionales y legales antes mencionadas y violaron el debido proceso. 5 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.1.

Manifestó que el signo mixto “TOT” no es susceptible de registro en la clase 18 porque, a pesar de tener un elemento gráfico, carece de distintividad y es similarmente confundible con una marca previamente registrada en la misma clase y, además, reconocidamente notoria. En consecuencia, su coexistencia en el mercado genera confusión en el público consumidor. 6.2.

Indicó que el elemento principal de las marcas previamente registradas es la denominación “TOTTO” y, teniendo en cuenta que el consumidor tiene una memoria restringida en relación con las marcas, se referirá a la marca concedida mediante los actos acusados por ese elemento nominativo, relacionándola directamente la expresión TOTTO. 6.3.

Afirmó que la marca mixta “TOT” y las marcas previamente registradas “TOTTO” (nominativa y mixta), “TOTTO TU” (mixta), “TOTTO UNCONDITIONAL” (nominativa) y TOTTOS (nominativa) distinguen los mismos productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, son del mismo género y comparten los mismos canales de publicidad y comercialización, circunstancia que aumenta el riesgo de asociación y confusión para el consumidor. 6.4.

Por último, alegó que la marca mixta “TOT” genera un perjuicio a sus marcas notorias “TOTTO”, comoquiera que debilita su distintividad, menoscabando su valoración económica, por lo que se están vulnerando sus derechos a la propiedad privada y a la propiedad intelectual. Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada3 contestó la demanda4 y se opuso a las pretensiones formuladas expresando lo siguiente: 3 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 250. 4 Cfr. Folios 235 a 249. 6 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1. Que con la expedición de las resoluciones acusadas no incurrió en ninguna violación de las normas previstas en la Decisión 486 de 2000, ni violentó derecho alguno de la parte demandante. 7.2.

Que los actos demandados fueron debidamente motivados, se ajustaron a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes, y que en el trámite administrativo se respetó el debido proceso. 7.3. Que entre las marcas confrontadas, a saber, la marca mixta “TOT”, por un lado, y “TOTTOS” (nominativa); “TOTTO TU” (mixtas), “TOTTO” (mixtas) “TOTTO ES MÁS, MUCHO MÁS” (nominativa), “JEANS TOTTO” (nominativa), “TOTTO UNCONDITIONAL” (nominativa) y “RADIO TOTTO” (mixta), no existe riesgo de confusión, comoquiera que no son semejantes porque tienen estructuras ortográficas y fonéticas disimiles. 7.4.

En relación con la notoriedad de las marcas de la parte demandante, expresó que dicho reconocimiento se hizo mediante la Resolución núm. 33598 del 30 de mayo de 2012, y se restringió al periodo comprendido entre enero de 2007 y diciembre de 2011, es decir, en un lapso anterior a la solicitud de registro de la marca mixta “TOT”. Adicionalmente, sostuvo que la parte demandante no demostró en el proceso administrativo que el signo TOTTO fuera notoriamente conocido.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El apoderado del tercero con interés directo en el resultado del proceso5 contestó la demanda6 y se opuso a sus pretensiones. Argumentó que la concesión del registro se ajustó a derecho por cuanto la marca mixta “TOT” sí cumple con los requisitos de registrabilidad y cuenta con la debida distintividad, tanto extrínseca como intrínseca. 5 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 163. 7.Cfr. Folios 165 a 197. 7 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.1. Indicó que la marca mixta “TOT” cuenta con un elemento gráfico compuesto por una caricatura abstracta (pero fácilmente reconocible) que le confiere una mayor aptitud distintiva, es una marca arbitraria y tiene una caligrafía especial. 8.2.

Destacó la diferencia existente entre las marcas en cuanto a su estructura ortográfica y fonética y alegó que las marcas en conflicto reproducen diferentes imágenes conceptuales en la mente de los consumidores. Solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda, puesto que en este caso no concurren los elementos que prohíban la registrabilidad de la marca de su representada.

Audiencia inicial 9. El 13 de junio de 2016 se celebró la audiencia inicial7, en la que el Despacho Sustanciador reconoció personerías a los apoderados de las partes, fijó el litigio, resolvió sobre algunas pruebas y declaró saneado el proceso. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 452-IP-2018 del 29 de marzo de 20198, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 Literal b), 136 Literales a) h), 154, 155 Literales d) y e), 225, 226 y 259 Literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 136 Literales a) y h) por tratarse la controversia de riesgo de confusión entre signos. No se interpretarán los Artículos 135 Literal b), 154, 155 Literales d) y e), 225, 226, y 259 Literales a) y c), ya que a controversia no se radica en la distintividad intrínseca, ni sobre el derecho al uso exclusivo que otorga el registro, ni sobre usos no autorizados de signos notorios.

De oficio se interpretará el Artículo 224 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser parte de la controversia la notoriedad de la marca. […]”. 7 Cfr. Folios 277 a 285. 8 Cfr. Folios 336 a 353. 8 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 22 de mayo de 20259: i) declaró innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; ii) corrió traslado para alegar de conclusión y iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 13.

La parte demandante10 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 14. La parte demandada11 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 15. El tercero con interés en el resultado del proceso12 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. Concepto del Ministerio Público 16. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 452-IP-2018 del 29 de marzo de 2019; y v) el análisis del caso concreto. 9 Cfr. Índice 81 aplicativo web “SAMAI”. 10 Cfr. Índice 88 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Cfr. Índice 90 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Cfr. Índice 86 del aplicativo web “SAMAI 9 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 18.

De acuerdo con el artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201913 referente a la distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso.

Los actos acusados 20. Los actos acusados son los siguientes: 20.1. La Resolución núm. 16398 del 24 de marzo de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca mixta “TOT” en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.2.

La Resolución núm. 26803 del 26 de mayo de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la resolución antes mencionada. 20.3. La Resolución núm. 40259 del 30 de julio de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirmó la Resolución núm. 16398 del 24 de marzo de 2010.

El problema jurídico 21. Con base en lo expresado en la demanda y en las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el 13 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultado del proceso, y la Interpretación Prejudicial 452-IP-2018 del 29 de marzo de 2019, le corresponde a la Sala determinar: 21.1.

Si las resoluciones núms. 16398 del 24 de marzo de 2010, 26803 del 26 de mayo de 2010 y 40259 del 30 de julio de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las cuales se concedió a favor del señor Ánderson Giovanny Sánchez Martín el registro de la marca mixta “TOT para identificar "Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias y pieles de animales, especialmente baúles, maletas; paraguas, sombrillas y bastones” productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los dispuesto en los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política, los literales a) y h) del artículo 136, y los artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 21.2.

En consecuencia, debe determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 22. En este sentido, analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta “TOT” concedida en la clase 18 bajo el registro 407028 a nombre del tercero con interés directo en el resultado el proceso, y las marcas mixtas y nominativas “TOTTO”, que identifican productos de la misma clase, cuyo titular es la parte demandante. 23.

En segundo lugar, si la parte demandante es titular de una marca notoria y, en consecuencia, si al concederse el registro de la marca mixta “TOT” se dio lugar a un uso parasitario y se está diluyendo la fuerza distintiva del signo notorio. Interpretación Prejudicial 452-IP-2018 del 29 de marzo de 2019 24. La Sala precisa que la parte demandante invocó como vulnerados los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política y los artículos 135 literal b), 136 literales a) y h), 154, 155 literales d) y e), 225, 226 y 259 literales a) y c) y concordantes de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 11 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24.1.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que el estudio de los artículos 135 literal b), 154, 155 literales d) y e), 225, 226 y 259 literales a) y c) de la Decisión 486 de 2000 no era pertinente porque la controversia no radica en la distintividad intrínseca ni sobre el derecho al uso exclusivo que otorga el registro, ni sobre usos no autorizados de signos notorios.

Por lo anterior, serán excluidos del presente análisis. 24.2. El Tribunal interpretó de oficio los artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser parte de la controversia la notoriedad de la marca. 25. En relación con el caso concreto, el Tribunal indicó lo siguiente: “[…] E. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si las marcas TOT (mixta) y TOTTO, TOTTO TÚ Y TOTTO UNCONDITIONAL (mixtas y denominativas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del 12 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo TOT (mixto) y las marcas TOTTO, TOTTO TÚ Y TOTTO UNCONDITIONAL (mixtas y denominativas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, 13 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 14 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.1 Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado TOT (mixto) y las marcas TOTTO, TOTTO TÚ y TOTTO UNCONDITIONAL (denominativas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y. arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 18 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial 20, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión […] 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria TOTTO, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 15 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3.

En efecto, e Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: <<Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.>> 4.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral, uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 4.5.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado 4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación; el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido,, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de 16 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los signos notoriamente conocidos.

El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486.

Análisis del caso concreto 26. Las marcas son como se muestran a continuación: La marca mixta “TOT” concedida a nombre de Ánderson Giovanny Sánchez Martín, certificado núm. 407028 en la clase 18 internacional Para distinguir "Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias y pieles de animales, especialmente baúles, maletas; paraguas, sombrillas y bastones”, productos de la Clase 18.

Marcas previamente registradas por la parte demandante14 14 Cfr. Folio 87 17 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro “TOTTO” (nominativa) 18 135.881 “TOTTOS” (nominativa) 18 185.561 “JEANS TOTTO” (nominativa) 25 181.425 “TOTTO UNCONDITIONAL” (nominativa) 3 9 14 18 25 35 352.002 352.007 352.006 349.441 349.446 349.445 “TOTTO ES MUCHO MAS” (nominativa) 25 264.114 “TOTTO ES MAS, MUCHO MAS” (nominativa) 18 25 264.051 264.111 “TOTTO” 35 342.694 18 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “TOTTO” 3 6 21 38 349.382 305.926 305.925 452.817 “TOTTO” 3 9 9 10 14 18 16 24 25 271.623 271.582 271.622 271.621 271.581 271.584 276.942 276.931 271.583 “TOTTO” 35 42 247.924 247.923 “TOTTO TÚ” 18 25 35 380.883 380.881 380.882 19 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “RADIO TOTTO” 38 452.723 27.

La Sala analizará las características propias de los signos en conflicto con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Para evaluar la similitud marcaria seguirá los parámetros definidos en la precitada Interpretación Prejudicial. 28. En primer lugar, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, es decir, gráfico o nominativo, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en su mente. 28.1.

Esta Sala, en relación con el elemento predominante en las marcas, ha indicado que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo15 28.2.

En concepto de la Sala, el elemento denominativo es el predominante en las marcas objeto de análisis, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 29. En segundo lugar, antes de realizar el cotejo marcario, la Sala debe determinar si las marcas mixtas o nominativas previamente registradas por la parte demandante contienen expresiones descriptivas, genéricas o de uso común que, por su misma naturaleza, deben ser excluidas del análisis comparativo. 15 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. M.P. Guillermo Vargas Ayala. 20 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen16. 31. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201417, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 32.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000.

Sentencia del 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 21 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”18 33. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, el cotejo puede hacerse considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”19.

(Destacado fuera del texto) 34. De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 34.1. Respecto de las marcas enfrentadas, la Sala encuentra que las expresiones JEANS y RADIO, contenidas en algunas de las marcas de la parte demandante, son de uso común y débiles para distinguir productos de la Clase 25 (en el caso de JEANS) y servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza (en el caso de RADIO), por cuanto son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar los productos y servicios de las clases mencionadas. 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 565-IP-2018, pág. 11. 19 Ibidem. 22 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34.2. Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada20.

En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían la expresión RADIO y JEANS y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados (24 de marzo de 2010, 26 de mayo de 2010 y 30 de julio de 2010): “JEANS” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “FAST JEANS” MANUFACTURAS CALIFORNIA S.A. 25 253940 “A.D.N. JEANS” LORENA RAMÍREZ GARCÍA FABIO NELSON DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA 25 234215 “CRMJ CARAMELO JEANS” CARAMELO S.A. 25 374372 “USED JEANS” INVERSIONES CENTURIÓN S.A.S. 25 259999 “THE JEANS ATTITUDE” BAGER S.A.S. 25 245074 20 www.sipi.gov.co.

Consulta realizada el 4 de septiembre de 2025 en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “RADIO” MARCA TITULAR CLASE REG.NÚM. “RCN LA RADIO DE COLOMBIA” RADIO CADENA NACIONAL S.A.S. 38 276527 RADIO BOLIVARIANA, LA MÁXIMA NOTA UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA 38 251562 “W RADIO” SISTEMA RADIÓPOLIS S.A. DE C.V. 38 285396 “RADIO SANTA FE” MEDIA SANTAFE S.A.S. 38 298356 “GRUPO LATINO DE RADIO” CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA 38 266088 35.

Así las cosas, la Sala reitera que las expresiones “JEANS” y “RADIO” son de uso común, y, por tanto, débiles respecto de los productos de la clase 25 (en el caso de JEANS) y de los servicios de la clase 28 (en el caso de RADIO). 36. La Sala observa que la expresión “JEANS”, presente en la marca “JEANS TOTTO” de la sociedad demandante, se usa en la clase 25 de manera común y directa para identificar jeans o pantalones, lo que evidencia su carácter genérico. 36.1.

Esta Sección ha definido el concepto de signo genérico en los siguientes términos: “[…] signo genérico21, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. 36.2. El signo genérico responde a la pregunta ¿qué es? frente al producto o servicio que pretende distinguir.

Y, al igual que las palabras descriptivas y las de 21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 20 de mayo de 2010. Rad. 2003-00456. M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 24 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso común, no es susceptible de apropiación exclusiva por parte de una persona, pues cualquier competidor puede utilizarlo para definir productos o servicios con características similares. 37.

Por su parte, la expresión “RADIO”, presente en la marca “RADIO TOTTO” de la sociedad demandante, es descriptiva en relación con los servicios contenidos en la clase 38, pues hace relación a la forma en la que se prestan tales servicios, es decir, mediante la transmisión por radio. 38. Por lo expuesto, las expresiones JEANS y RADIO deben ser excluidas del cotejo.

Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre las marcas en conflicto “TOTTO”, “TOTTOS””, “TOTTO TÚ”, “TOTTO UNCONDITIONAL”, “TOTTO ES MUCHO MÁS”, y “TOTTO ES MÁS, MUCHO MÁS”, que identifican productos y servicios de las clases 3ª, 6ª, 9ª, 10ª, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 38 y 42, y “TOT” que ampara productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la Interpretación Prejudicial.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 39. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 39.1.

La comparación las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA 25 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co T O T 1 2 3 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS T O T T O 1 2 3 4 5 T O T T O S 1 2 3 4 5 6 T O T T O T Ú 1 2 3 4 5 6 7 T O T T O U N C O N D I T I O N A L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T O T T O E S M U C H O M A S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T O T T O E S M A S, M U C H O M A S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 39.2.

Sobre este aspecto, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, la Sala no encuentra similitudes significativas que puedan causar confusión en el público consumidor, puesto que cuentan con una terminación y extensión diferente. 39.3. Si bien es cierto que la marca “TOT” registrada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso está compuesta por las tres primeras letras de las marcas de la sociedad demandante, también lo es que las terminaciones son claramente diferentes, pues estas últimas están integradas por 26 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co letras y palabras adicionales (TO, TOS, TÚ, UNCONDITIONAL, ES MUCHO MÁS, y ES MÁS, MUCHO MÁS), que permiten distinguirlas con facilidad.

Comparación Fonética 40. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar el grado de similitud, basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: TOT – TOTTO – TOT – TOTTO– TOT – TOTTO TOT – TOTTO – TOT – TOTTO– TOT – TOTTO TOT – TOTTO – TOT – TOTTO– TOT – TOTTO TOT – TOTTOS – TOT – TOTTOS– TOT – TOTTOS TOT – TOTTOS – TOT – TOTTOS– TOT – TOTTOS TOT – TOTTOS – TOT – TOTTOS– TOT – TOTTOS TOT – TOTTO TÚ – TOT – TOTTO TÚ – TOT – TOTTO TÚ TOT – TOTTO TÚ – TOT – TOTTO TÚ – TOT – TOTTO TÚ TOT – TOTTO TÚ – TOT – TOTTO TÚ – TOT – TOTTO TÚ TOT – TOTTO UNCONDITIONAL – TOT – TOTTO UNCONDITIONAL TOT – TOTTO UNCONDITIONAL – TOT – TOTTO UNCONDITIONAL TOT – TOTTO UNCONDITIONAL – TOT – TOTTO UNCONDITIONAL TOT – TOTTO ES MUCHO MAS – TOT – TOTTO ES MUCHO MAS TOT – TOTTO ES MUCHO MAS - TOT – TOTTO ES MUCHO MAS TOT – TOTTO ES MUCHO MAS – TOT – TOTTO ES MUCHO MAS TOT – TOTTO ES MAS, MUCHO MAS TOT – TOTTO ES MAS, MUCHO MAS TOT – TOTTO ES MAS, MUCHO MAS 41.

De la comparación sucesiva de las marcas en conflicto, la Sala concluye entre ellas existen elementos disímiles que permiten establecer una diferencia fonética entre la marca mixta “TOT” y aquellas previamente registradas, que cuentan con una pronunciación más extensa y con elementos adicionales que establecen una distintividad suficiente para evitar la confusión entre ellas.

Comparación Ideológica 27 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”22, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 42.1.

Al respecto, la Sala advierte que: i) la expresión TOT no tiene un significado en el idioma castellano; ii) la expresión TÚ, presente en las marcas de la sociedad demandante, es un pronombre personal (segunda persona del singular); iii) las expresiones ES MÁS y MUCHO MÁS, presentes en las marcas de la sociedad demandante, denotan abundancia, intensidad o pluralidad; y la expresión UNCONDITIONAL, presente en las marcas de la sociedad demandante, significa INCONDICIONAL en nuestro idioma. 42.2.

Sin embargo, en concepto de la Sala, la combinación de palabras que componen las marcas de la demandante es producto del ingenio e imaginación de sus creadores, y no tiene un significado conceptual propio que permita hacer la comparación entre ellas. 43. Con base en todo lo anterior, la Sala concluye que la marca mixta “TOT” se diferencia de las marcas previamente registradas porque estas últimas tienen elementos adicionales que permiten establecer una diferenciación entre ellas, motivo por el cual no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a).

En este caso no existen similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor. 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 28 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44.

A esta misma conclusión, llegó la Sala en la Sentencia del 2 de mayo de 202523, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, consideró que: “[…] 83. En ese contexto, la Sala concluye que, la marca “TOT” en conjunto, se diferencia de las marcas previamente registradas, al contener estos elementos adicionales, motivo por el cual no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor. 84.

La Sala considera que la decisión de la SIC de conceder el registro de la marca “TOT” para los productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente y que no se vulneró lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. […]”. 45. Por otra parte, la sociedad demandante alegó la vulneración del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina porque, en su concepto, la marca “TOT” del tercero con interés directo en las resultas del proceso afecta su marca “TOTTO”, que es notoriamente conocida. 45.1.

Al respecto, esta Sala, en sentencia del 16 de diciembre de 202024, en relación con la notoriedad de las marcas, consideró que en aquellos eventos en los cuales no se configure un riesgo de confusión o de asociación es irrelevante estudiar la notoriedad que se alegue de alguna de las marcas, debido a que, ante la inexistencia del mencionado riesgo, tampoco podría configurarse la posibilidad de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca ni dilución de su capacidad distintiva ni causar un perjuicio. 45.2.

En dicha oportunidad, la Sala dijo lo siguiente: “[…] se considera que aunque existe identidad ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas enfrentadas, no existe conexidad competitiva entre los servicios que dichos signos identifican, lo que pone de manifiesto que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 7 de marzo de 2019.

C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Núm. único de radicación: 11001032400020120026200 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 2 de mayo de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 2013-00106-00. 29 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co riesgo de confusión en el público consumidor, motivo por el cual la marca mixta “SANTALUCÍA”, no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, habida cuenta que no se cumplen los dos supuestos previstos en la norma.

Ahora, en lo concerniente a que las marcas de la actora son notoriamente conocidas y las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “SANTALUCÍA” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, lo cual no se presenta en esta oportunidad, debido a que las marcas cotejadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Dicho criterio ha sido sostenido por esta Sección, en otras oportunidades25. […] Por lo tanto, no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas y la Sala se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto […]”. 45.3. En este orden de ideas, la Sala considera que en aquellos eventos en los cuales las marcas no presentan un riesgo de confusión o de asociación, ya sea porque no existe similitud o identidad o porque no existe conexidad competitiva entre los productos o servicios que identifica, no hay lugar a estudiar la notoriedad y, en este sentido, reitera la posición de la Sala en oportunidades anteriores. 45.4.

En consecuencia, la Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos relacionados con la notoriedad de la marca TOTTO de la parte demandante. Una vez establecido que no existe un riesgo de confusión o de 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-0324-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 30 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asociación entre las marcas cotejadas, independientemente de la notoriedad o no de la marca TOTTO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486 de 2000. 46.

Finalmente, la sociedad demandante alegó la vulneración de los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política porque con la expedición de los actos acusados se violaron sus derechos al debido proceso, a la propiedad privada y a la propiedad intelectual. 47. La Sala considera que este cargo no prospera, por cuanto los actos administrativos acusados se fundamentaron adecuadamente en la ausencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Conclusión 48. La Sala, en el caso sub examine, considera que los actos proferidos por la parte demandada, mediante los cuales concedió el registro de la marca mixta “TOT” para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación de Niza, se expidieron de acuerdo con lo previsto en las normas jurídicas vigentes. Por lo tanto, con ellos no se vulneró lo dispuesto en los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, y en los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política, ni se incurrió en falsa motivación. Por esta razón se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 49.

Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. 31 Número único de radicación: 11001032400020130010700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: No se condena en costas.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.