CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Pelican Products, Inc. y NBA Properties, Inc. Tema: Registro como marca del signo nominativo “PELICAN” para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad parcial promovida en contra de la Resolución 65822 de 23 de septiembre de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “PELICAN”, para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pelican Products, Inc. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda1 1. La sociedad Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg., en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda con miras a obtener las siguientes declaraciones: “[…] Que se decrete la nulidad PARCIAL de la Resolución número sesenta y cinco mil ochocientos veintidós (65822) del 23 de septiembre de 2015 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto al otorgamiento del registro de la marca PELICAN nominativa a nombre de PELICAN PRODUCTS, INC, en la clase 18 de la clasificación internacional de bienes y servicios de Niza. 2.2.

Que como consecuencia de las (sic) anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro No. 525.916 para la clase 18 internacional exclusivamente tramitado en el expediente No. 14.111.963 otorgado por medio de la Resolución No. 65822 de 23 de septiembre de 2015 cuya nulidad parcial se solicita en la presente demanda. 1 Folios 51 a 84 C pp. 2 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”2 (subrayado, mayúscula y negrilla del original). I.1.1. Los hechos de la demanda3 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3.

La apoderada de la parte demandante señaló que, la sociedad Pelican Products, Inc., el 23 de mayo de 2014, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa “PELICAN”, para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª, 11, 18 y 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Indicó que, una vez publicada la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 697, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 5. Señaló que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 29136 de 29 de mayo de 2015, negó el registro respecto de las clases 9ª y 18, al considerar que existía riesgo de confusión con las marcas mixtas “NEW ORLEANS PELICANS”, previamente registradas en dichas clases a nombre de la sociedad NBA Properties, Inc.; respecto de la concesión sobre las clases 11 y 20 consideró que debía suspenderse la decisión hasta tanto quede en firma la decisión de las clases restantes. 6.

Manifestó que, contra la anterior decisión, la sociedad solicitante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 65822 de 23 de septiembre de 2015, en el sentido de revocar el acto administrativo impugnado y, en su lugar, conceder el registro de la marca nominativa “PELICAN” para identificar productos comprendidos en las clases 9ª y 18 del nomenclátor Internacional. 7.

Finalmente, sostuvo que la sociedad Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg., el 27 de mayo de 2013, presentó solicitud de extensión territorial de la marca mixta “PELIKAN” para distinguir productos comprendidos en la clase 18, la cual fue concedida mediante Resolución 55649 de 18 de septiembre de 2014. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación4 I.1.2.1.

Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados para lo 2 Folios 53 C pp. 3 Folios 53 a 57 C pp. 4 Folios 57 a 78 C pp. 3 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a). I.1.2.2. El concepto de violación 9. Señaló que las marcas nominativa “PELICAN” y mixta “PELIKAN” resultan similarmente confundibles si son apreciadas en su conjunto, toda vez que, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, generan una misma impresión en el consumidor, por lo que la SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 10.

Anotó que ambas expresiones presentan una escritura prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente en la utilización de la letra “C” en el signo “PELICAN”, circunstancia que no resulta suficiente para otorgarle distintividad. 11. Asimismo, sostuvo que, desde el punto de vista fonético, ambos signos se pronuncian de manera idéntica, dado que, en idioma castellano, la letra “K” tiene la misma pronunciación que la letra “C” cuando anteceden determinadas vocales, como ocurre en el signo “PELICAN”. 12.

Afirmó igualmente que las marcas confrontadas presentan identidad conceptual, en tanto la expresión inglesa “PELICAN” y la expresión alemana “PELIKAN” significan “pelícano”. Agregó que la marca mixta “PELIKAN” incorpora, además, la representación gráfica del ave marina denominada pelícano, razón por la cual consideró que también existe semejanza desde el punto de vista gráfico. 13.

De otra parte, indicó que ambos signos distinguen productos comprendidos en un mismo género de productos, lo cual impediría que el consumidor pueda diferenciar adecuadamente el origen empresarial de los productos identificados con la marca “PELICAN” frente a aquellos amparados por la marca mixta “PELIKAN”. 14. Manifestó que la marca “PELIKAN” es ampliamente conocida en Colombia en relación con artículos de papelería, circunstancia que, en su criterio, permitiría que la sociedad Pelican Products, Inc., se beneficiara directa o indirectamente del reconocimiento y posicionamiento adquirido por dicha marca en el mercado nacional. 15.

Adicionalmente, destacó que ambas marcas distinguen productos comprendidos en la misma clase del nomenclátor internacional y que, además, comparten canales de comercialización, medios de publicidad, naturaleza y finalidad de los productos, así como una relación de complementariedad entre ellos. En ese sentido, señaló que los productos identificados con las marcas en conflicto pertenecen a un mismo género, lo cual incrementa el riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. 16.

En relación con la presunta vulneración del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, argumentó que la marca “PELICAN” carece de distintividad, por cuanto no incorpora 4 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio elementos suficientes para diferenciar los productos de la clase 18 respecto de aquellos identificados con la marca previamente registrada “PELIKAN”. 17.

Aseveró que el consumidor asocia el signo “PELICAN” con la marca “PELIKAN”, debido a la alta similitud existente entre ambas denominaciones y a la conexidad competitiva de los productos que distinguen. 18. Finalmente, concluyó que en el presente asunto se configuran todos los criterios de similitud marcaria desarrollados por la jurisprudencia y la doctrina, y que, dado que ambos signos distinguen productos comprendidos en la clase 18, la Superintendencia de Industria y Comercio debió negar el registro de la marca “PELICAN”, con el fin de evitar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio5 19. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la resolución acusada no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 20.

Manifestó que la marca objeto de controversia cumple con los requisitos legales previstos para su registro y que, contrario a lo sostenido por la demandante, posee suficiente distintividad, razón por la cual su coexistencia en el mercado no genera riesgo de confusión ni de asociación en el público consumidor. 21. Asimismo, señaló que la marca “PELIKAN”, de titularidad de la demandante, corresponde a una marca mixta, respecto de la cual la protección recae sobre el conjunto marcario considerado integralmente y no sobre cada uno de sus elementos de manera aislada.

En ese sentido, sostuvo que la demandante fundamenta indebidamente sus argumentos únicamente en la expresión “PELIKAN”, desconociendo que los derechos derivados del registro marcario se predican de la totalidad del signo y no de sus componentes individualmente considerados. 22. En relación con la conexidad competitiva, indicó que la marca “PELIKAN” identifica principalmente productos de escritura y artículos escolares, mientras que la marca “PELICAN” distingue productos consistentes en estuches especiales para transportar equipos de alto peso o valor económico.

En consecuencia, afirmó que se trata de productos dirigidos a consumidores distintos, con características, finalidades y precios diferenciados, circunstancia que excluye la posibilidad de confusión en el mercado. 5 Folios 109 a 120 C pp. 5 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 23. Igualmente, sostuvo que los productos distinguidos con las marcas confrontadas no comparten canales de comercialización, lo cual permite su coexistencia pacífica en el mercado. 24. De otra parte, expuso que la marca “PELICAN” no carece de distintividad, aun cuando comparta ciertos elementos denominativos con las marcas de la demandante, por cuanto dichas expresiones poseen una connotación débil al hacer referencia a un ave.

Agregó que este aspecto conceptual reduce la posibilidad de confusión o asociación en el público consumidor. 25. Asimismo, puso de presente que, en el análisis comparativo de los signos, adquiere especial relevancia el hecho de que las marcas enfrentadas tengan un significado conceptual claro y fácilmente comprensible para el consumidor, circunstancia que disminuye las similitudes existentes entre ellas. 26.

Finalmente, concluyó que los actos administrativos demandados se ajustaron plenamente al ordenamiento jurídico y a las disposiciones supranacionales aplicables en materia marcaria, razón por la cual no se configura causal alguna de nulidad. II.2. Contestación de la sociedad Pelican Products, Inc.6 27. El apoderado del tercero interesado en el resultado del proceso contestó la demanda en el sentido de oponerse a las pretensiones de la misma, para lo cual sostuvo que la marca “PELICAN” ha sido utilizada de manera continua desde el año 1976, circunstancia que le ha permitido adquirir amplio reconocimiento y posicionamiento en el mercado internacional respecto de los productos identificados con dicho signo. 28.

Indicó que la compañía fue fundada por David Parker y Arline Parker, en Torrance, California, y que desde sus inicios se dedicó al desarrollo de productos resistentes y especializados, tales como linternas y estuches protectores. Asimismo, manifestó que, con el paso de los años, la empresa consolidó un importante crecimiento comercial e industrial, ampliando su presencia internacional mediante adquisiciones, apertura de oficinas y expansión de líneas de productos. 29.

Señaló que, en el año 2008, la sociedad adelantó una estrategia de expansión internacional y adquisiciones empresariales, la cual le permitió incrementar significativamente su operación y posicionarse como uno de los fabricantes más importantes de equipos de protección, estuches especializados y soluciones de transporte y almacenamiento. 6 Folios 121 a 139 C pp. 6 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 30. Igualmente, sostuvo que posteriormente diversificó su portafolio de productos, incorporando artículos de consumo, recipientes, sistemas de iluminación, maletas, morrales y estuches protectores para dispositivos electrónicos, así como soluciones de transporte con control de temperatura. 31.

Afirmó que la compañía mantiene presencia global en distintos mercados industriales y de consumo, y que sus productos son utilizados en sectores especializados relacionados con seguridad, defensa, industria, entretenimiento y actividades al aire libre. Asimismo, indicó que cuenta con oficinas internacionales y plantas de producción en distintos países. 32.

De otra parte, recalcó que es titular de diversos registros marcarios en Colombia y en el extranjero que contienen la expresión “PELICAN”, los cuales, según sostuvo, integran una familia de marcas asociadas a un mismo origen empresarial. 33. En particular, señaló que en Colombia es titular, entre otros, de los registros correspondientes a las marcas “PELICAN” nominativa y figurativa, concedidas para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª, 11, 18 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 34.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la expresión “PELICAN” constituye el elemento distintivo común de su familia de marcas, razón por la cual el consumidor asociaría los signos que incorporan dicha denominación con un mismo origen empresarial. II.3. Contestación de la sociedad NBA Properties, Inc. 35. La sociedad NBA Properties, Inc., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio7, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 36. La sociedad Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & Co. KG presentó demanda de nulidad relativa el 16 de agosto de 20178 en contra de la Resolución 65822 de 23 de septiembre de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 37. Mediante auto de 14 de diciembre de 20179 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a las sociedades Pelican Products, Inc. y NBA Properties Inc. El 2 de mayo de 201810 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

Y, se corrió traslado a la solicitud de medida cautelar. 7 Folios 92 y 99 C pp. 8 Folio 51 C pp. 9 Folios 87 a 88 C pp. Índice 5 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Folio 88 vto. C pp. 7 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 38.

Por auto de 30 de julio de 201911 se resolvió la medida cautelar en el sentido de negar la solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 65822 de 23 de septiembre de 2015, así como las medidas cautelares preventivas consistentes en la suspensión del trámite administrativo SD2018/0073862. 39. A través de auto de 23 de febrero de 202112 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial respecto del alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 40.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 88-IP-2021 de 25 de agosto de 202113 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a), 151 y 172 de la Decisión 486 de 2000, estos últimos de oficio. No interpretó el artículo 134 ibidem por cuanto no es materia de controversia el concepto de marca.

De la cual se pueden observar las siguientes consideraciones: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 136 Literal a) por ser pertinente.

No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 debido a que no es materia de controversia el concepto de marca. De oficio se interpretará los Artículos 151 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser materia de discusión la conexión entre productos y la nulidad relativa de la marca. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486.

Causales […] La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el Artículo 136 (sus Literales a, b, c, d, e, f, g, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actuó sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc.

La nulidad relativa busca la protección del tercero afectado por el registro marcario. Si bien la acción de nulidad relativa puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona, esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] 11 Índice 28 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Índice 39 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Índice 49 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] No es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] Comparación entre signos mixtos y denominativos […] Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca PELICAN (denominativa) y la marca PELIKAN (mixta).

Familia de marcas […] A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios 9 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 41. Mediante auto de 23 de febrero de 202114 se resolvió recurso de reposición en contra del auto de 30 de julio de 2019 por medio del cual se negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 65822 de 23 de septiembre de 2015, así como las medidas cautelares preventivas consistentes en la suspensión del trámite administrativo SD2018/0073862. 42.

En auto de 21 de octubre de 202115 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se llevó a cabo el 19 de noviembre de 202116. 43. En la citada audiencia (i) se reconoció personería a los apoderados de las partes; (ii) se fijó el litigio; (iii) se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes e intervinientes;

(iv) se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión relativa al decreto y práctica de pruebas, en el sentido de negar algunas de ellas y confirmar otras, particularmente respecto de ciertos documentos y anexos en idioma inglés que no contaban con traducción oficial o que no habían sido debidamente relacionados en la contestación de la demanda.

Igualmente, se mantuvieron como pruebas los demás documentos, pantallazos, enlaces y material publicitario aportado, en cuanto fueran conducentes y por el valor probatorio que les correspondiera en derecho y; (v) se corrió traslado de la insistencia de la solicitud de medida cautelar, en consideración a que el Despacho advirtió que la negativa inicial de dicha medida había quedado supeditada a la incorporación de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al expediente, razón por la cual concedió a los sujetos procesales el término de cinco (5) días para pronunciarse sobre la referida solicitud cautelar. 44.

Por auto de 6 de marzo de 202317 se resolvió solicitud la medida cautelar presentada en la audiencia inicial en el sentido de negar la solicitud de suspensión provisional del acto demandado, frente a lo cual se interpuso recurso de súplica. 45. En auto de 10 de noviembre de 202318 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 14 Índice 41 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Folio 199 C pp. 16 Índices 63 y 66 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 77 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 91 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 46. Contra dicha decisión, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de reposición, al considerar que no era procedente continuar con la etapa procesal de alegaciones mientras se encontraba pendiente de resolverse el recurso de súplica formulado contra el auto de 6 de marzo de 2023, mediante el cual se negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado. 47.

Mediante auto de 23 de mayo de 202419 se resolvió recurso de súplica interpuesto contra el auto de 6 de marzo de 2023 que negó la solicitud de suspensión provisional del acto demandado, en el sentido de confirmarlo. 48. Por auto de 31 de enero de 202520, se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 10 de noviembre de 2023, en el sentido de no reponer la decisión recurrida.

Para tal efecto, se precisó que, conforme a la normatividad aplicable, el recurso de súplica formulado contra el auto que niega una medida cautelar se concede en el efecto devolutivo, razón por la cual su interposición no suspende el trámite del proceso, además, se advirtió que el recurso de súplica ya había sido resuelto. 49. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg21, Pelican Products, Inc.22, y la SIC23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte la sociedad NBA Properties Inc. guardó silencio. 50. El Ministerio Público rindió el concepto 23-44324 en el cual consideró que no se configura riesgo de confusión o asociación entre los signos confrontados, razón por la cual estimó que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar. 51.

En cuanto a la comparación ortográfica, sostuvo que las expresiones “PELICAN” y “PELIKAN” presentan semejanzas derivadas de la coincidencia en la secuencia “PELI”; sin embargo, destacó que cada una incorpora una consonante distinta, esto es, “C” y “K”, circunstancia que otorga a los signos la distintividad necesaria para evitar confusión en el público consumidor. 52.

En relación con la comparación fonética, señaló que la similitud se determina a partir de la semejanza de los sonidos, teniendo en cuenta la sílaba tónica, la raíz y la terminación de los signos confrontados. En ese sentido, indicó que las expresiones “PELICAN” y “PELIKAN” comparten la secuencia “PELI” y que la única diferencia radica en el uso de las consonantes “C” y “K”, respectivamente, las cuales producen una sonoridad semejante al momento de su pronunciación. 19 Índice 111 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 127 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índices 117, 131 y 132 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índices 115 y 134 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 118 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Índice 103 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 53. Respecto de la comparación ideológica o conceptual, manifestó que esta se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. No obstante, consideró que el signo solicitado cuenta con diferencias suficientes frente a la marca previamente registrada, que permiten al consumidor promedio identificar adecuadamente el origen empresarial de los productos distinguidos. 54.

De otra parte, en lo atinente al análisis gráfico indicó que, si bien existe semejanza entre los signos en conflicto, la marca previamente registrada corresponde a un signo mixto compuesto por un elemento denominativo y la figura de un ave ubicada en la parte superior derecha, mientras que el signo solicitado consiste en una marca nominativa.

Asimismo, señaló que la expresión utilizada posee una connotación conceptual débil al hacer referencia a un ave, circunstancia que contribuye a diferenciar los signos confrontados. 55. En relación con la complementariedad de los productos, explicó que dicho criterio se configura cuando el consumo de un producto genera la necesidad de adquirir otro de manera simultánea.

Sin embargo, estimó que este criterio no resultaba determinante en el presente asunto, dado que, aun cuando los productos puedan pertenecer a un mismo ámbito comercial, los signos confrontados cuentan con suficientes elementos distintivos que excluyen el riesgo de confusión. 56. Finalmente, indicó que, a pesar de que los signos distinguen productos conexos o incluso idénticos, las diferencias existentes entre ellos permiten descartar la posibilidad de que el consumidor considere razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 57. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 58. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 65822 de 23 de septiembre de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “PELICAN”, para 25 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 12 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pelican Products, Inc. 59.

La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “PELICAN” concedida para identificar productos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Pelican Products, Inc. y la marca mixta “PELIKAN” para distinguir productos en la misma clase, cuyo titular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y se desconoció lo dispuesto en los artículos 151 y 172 ibidem, interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 60.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3. La identificación de los actos demandados 61. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución 65822 de 23 de septiembre de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “PELICAN”, para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pelican Products, Inc. IV.4.

Análisis del caso concreto 62. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, concedió el registro como marca del signo nominativo “PELICAN” para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 63. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto dicha marca es similarmente confundible con la marca mixta “PELIKAN” para identificar productos de la clase 18, lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 64.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 88-IP-2021 de 25 de agosto de 2021, en la que interpretó los artículos 136 literal a), 151 y 172, estos últimos de oficio, de la Decisión 486 de 2000. No interpretó el artículo 134 ibidem debido a que no está en discusión el concepto de marca. 65. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que el signo solicitado y la marca previamente registradas no son diferenciables por el consumidor, esto es, alegó el desconocimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el artículo 136 literal a). 13 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 66. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. En igual sentido, se excluirá del análisis del artículo 172 ibidem, interpretado de oficio, en tanto dicha disposición consagra la acción de nulidad relativa, aspecto que no constituye objeto de discusión en el presente proceso. 67.

Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y lo dispuesto en el artículo 151 ibidem 68. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor26: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 14 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 69.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida al tercero con interés en el resultado del proceso27 PELICAN (nominativa) Registro 525.916 Clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca del demandante28 Registro 495.754 Clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 70.

En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca nominativa “PELICAN”, concedida para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Pelican Products, Inc. y la marca mixta “PELIKAN”, previamente registrada para identificar productos comprendidos en la misma clase a favor de la parte demandante, existe similitud susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y si se desconoció lo dispuesto en el artículo 151 ibidem. 71.

Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa del tercero con interés en el resultado del proceso frente a una mixta de titularidad del demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de 27 Consulta realizada el 21 de mayo de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 28 Consulta realizada el 21 de mayo de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 15 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 72. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta objeto de análisis, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 73.

En efecto, de la revisión de la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 74.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 75.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”29. 76.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “PELICAN” y “PELIKAN” con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada 29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.

Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 16 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 77.

A la Sala le corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada P E L I C A N 1 2 3 4 5 6 7 Marca previamente registrada P E L I K A N 1 2 3 4 5 6 7 78.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo de los signos enfrentados, la Sala advierte que entre las marcas “PELICAN” y “PELIKAN” existe similitud ortográfica susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor. 79. En efecto, la marca previamente registrada “PELIKAN” se encuentra conformada por una sola palabra, siete (7) letras, tres (3) sílabas, cuatro (4) consonantes (P, L, K, N) y tres (3) vocales (E, I, A). 80.

Por su parte, la marca concedida “PELICAN” está compuesta igualmente por una sola palabra, siete (7) letras, tres (3) sílabas, cuatro (4) consonantes (P, L, C, N) y tres (3) vocales (E, I, A). 81. Así, la Sala observa que ambos signos comparten la partícula inicial “PELI”, la terminación “AN”, el mismo número de letras, idéntica estructura silábica y una composición vocálica igual.

La única diferencia radica en el uso de las consonantes “C” y “K”, la cual no tiene la entidad suficiente para desvirtuar la referida similitud. 82. En relación con la similitud fonética, la Sala advierte que la pronunciación de las expresiones “PELICAN” y “PELIKAN” resulta idéntica, toda vez que ambas comparten la misma estructura silábica, la misma secuencia inicial “PELI” y la terminación “AN”, lo que genera una sonoridad prácticamente idéntica para el consumidor medio. 83.

La Sala reitera que, aunque los signos se diferencian gráfica y ortográficamente en el uso de las consonantes “C” y “K”, dicha variación no produce una diferencia 17 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio relevante desde el punto de vista fonético, pues en idioma castellano la letra “C”, seguida de la vocal “A”, reproduce el mismo sonido consonántico que la letra “K”. 84.

En efecto, tanto la sílaba “CA” como la sílaba “KA” generan el fonema “K”, correspondiente a un sonido consonántico velar oclusivo sordo, circunstancia que refuerza la identidad fonética existente entre los signos confrontados. 85. Nótese, entonces, que las expresiones “PELICAN” y “PELIKAN” mantienen el mismo ritmo, acentuación y cadencia fonética, de manera que el consumidor percibe una impresión auditiva equivalente. 86.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: PELICAN – PELIKAN – PELICAN – PELIKAN PELICAN – PELIKAN – PELICAN – PELIKAN PELICAN – PELIKAN – PELICAN – PELIKAN PELICAN – PELIKAN – PELICAN – PELIKAN 87. Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que las marcas confrontadas son iguales al ser articuladas en voz alta, por lo que se confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor. 88.

De esta manera, se concluye que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso genera un impacto visual y fonético igual respecto de la marca previamente registrada. 89. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de las marcas enfrentadas, y no del examen aislado de sus componentes.

Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión derivado de su evocación conceptual. 90. Al respecto, la Sala advierte que las marcas confrontadas contienen las expresiones “PELICAN” y “PELIKAN” las cuales se encuentran en idioma inglés y alemán, respectivamente, y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202430, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del 30 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 91. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, se precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirve de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.

(negrilla fuera del texto). 92. La Sala considera que, además de que el significado ideológico o conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 19 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 93. En este caso, aunque la expresión “PELICAN”, proviene del idioma inglés cuyo significado es “pelícano”31 y “PELIKAN” se encuentra en idioma alemán que traduce igualmente “pelícano”32, lo cierto es que dichas expresiones resulta fácilmente identificable por el consumidor colombiano, particularmente por su cercanía ortográfica y fonética con la palabra “pelícano” en idioma español que se refiere a “[…] Ave acuática del orden de las pelecaniformes, de gran tamaño, con plumaje predominantemente blanco, de pico ancho y muy largo, y con una especie de bolsa en su mandíbula inferior donde almacena los peces que captura […]”33, razón por la cual ambos signos transmiten una misma idea o contenido ideológico. 94.

En consecuencia, al acreditarse que las marcas son confundibles desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que las marcas pudrían generar riesgo de confusión para el público consumidor. 95. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 96.

Sobre el particular, la Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 97.

La Sala pone de presente que para clasificar los productos y servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 98. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201834 se refirió a los criterios de conexidad competitiva de la siguiente forma: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. 31 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/pelican?q=PELICAN.

Consultado el 20 de mayo de 2026. 32 https://es.langenscheidt.com/aleman-espanol/pelikan. Consultado el 20 de mayo de 2026. 33 https://dle.rae.es/pel%C3%ADcano. Consultado el 20 de mayo de 2026. 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 20 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 99. Así las cosas, se debe analizar la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, esto es, si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 100.

En el caso sub examine, la marca nominativa “PELICAN” se solicitó para distinguir productos de la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] equipaje; mochilas; estuches de viaje; bolsas de lona; cuero y cuero de imitación; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería […]”. 101.

Por su parte, la marca previamente registrada “PELIKAN” amparan productos de la misma clase, estos son: “[…] portafolios (marroquinería); bolsas de playa; ropa para animales de compañía; bastones de montañismo; herrajes de arreo; accesorios de 21 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio arreo que no sean de metales preciosos; billeteras; mochilas de camping; pieles agamuzadas que no sean para la limpieza; cabritilla; maletines para documentos; portafolio (artículos de marroquinería); cajas de cuero cartón cuero; cajas de fibra vulcanizada; bolsas de red para la compra; bolsas para la compra; fundas de cuero para muelles; coberturas de piel (pieles); pieles de pelo; varillas para paraguas y sombrillas; forros de cuero para calzado, morrales (bolsas) para pienso; frenos para animales (arreos); bastones; monederos que no sean de metales preciosos; arreos para animales; tripa de buey; piezas de caucho para estribos; collares para animales; valijas; asas de maletas; bolsos de mano; armazones de bolsos; pieles curtidas; pieles de ganado; collares para perros; sombrereras de cuero; morrales (accesorios de caza); tarjeteros (billeteros); estuches de cuero o de cartón cuero; monederos de malla metálica, que no sean de metales preciosos; mochilas portabebés; mentones de cuero; portatrajes; látigos de nueve colas; rodilleras para caballos; látigos de cuero; neceseres de belleza; imitaciones del cuero, cuero en bruto o semielaborado; adornos de cuero para muebles; cordones de cuero; cinchas de cuero; cuero de imitación; cuero acartonado; cinchas de cuero; válvulas de cuero; correaje militar; bozales; adornos de cuero para muebles; revestimientos de cuero para muebles; molesquín (cuero de imitación); portafolios para partituras; fustas; pieles de pelo (pieles de animales); mantas para caballos; accesorios de arreo que no sean de metales preciosos; ronzales; colleras para caballos; paraguas; empuñaduras de paraguas; baúles de viaje; juegos de maletas (marroquinería); bolsas de viaje; crupones (partes de pieles); mochilas; bolsas de montañismo; sillas de montar; arreos para animales; arzones de sillas de montar; fundas para sillas de montar; cinchas de sillas de montar; artículos de guarnicionería; cajas de cuero o de cartón cuero; anteojeras (artículos de guarnicionería); fundas de paraguas; armazones de paraguas o sombrillas; anillos para paraguas; bastones de paragua; correas de patines; estuches para llaves (marroquinería); carteras escolares; mochilas escolares; bandoleras (correas) de cuero; bastones-asiento; sombrillas; correas de estribo; bastones; empuñaduras de báculos; bolsas de ruedas para la compra; pieles de animales; morrales; bridones; bandoleras de cuero; correas (bandoleras) de cuero; bolsas de cuero para embalar; bolsas de cuero vacías para herramientas; tripas para hacer embutidos; correas de arnés; cabritilla; riendas; tiros (arreos) […]”. 102.

En ese contexto, la Sala pone de presente que, si bien ambas marcas identifican productos comprendidos en la misma clasificación internacional, esto es, en la clase 18, ello per se no significa que exista conexidad competitiva entre las mismas, tal como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, cuando manifestó que: “[…] Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer 22 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes […] (negrilla fuera de texto). 103.

La Sala advierte, en primer lugar, que una parte de los productos amparados por la marca “PELIKAN” no encuentra correspondencia con aquellos identificados por la marca “PELICAN”. 104. En efecto, dentro del registro previamente concedido se incluyen productos específicos relacionados con marroquinería, accesorios para animales y equitación, tales como herrajes de arreo, accesorios de arreo, frenos para animales, bozales, riendas, colleras para caballos, correas de estribo, sillas de montar, cinchas, anteojeras, rodilleras para caballos, látigos y demás implementos ecuestres, así como artículos particulares de cuero y accesorios que no se encuentran comprendidos dentro de los productos identificados con la marca cuestionada “PELICAN”. 105.

Igualmente, la marca “PELIKAN” ampara productos propios de marroquinería y accesorios personales, entre ellos billeteras, monederos, tarjeteros, portafolios, neceseres, portatrajes, mochilas portabebés y estuches para llaves, respecto de los cuales tampoco se evidencia identidad con los productos distinguidos por la marca “PELICAN”. 106.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que al expediente fue allegada la Resolución 3644 de 3 de febrero de 202135, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del trámite de cancelación por no uso promovido por la sociedad Pelican Products, Inc. contra la marca mixta “PELIKAN”, certificado 495.754, para productos de la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 107.

En dicha actuación administrativa, la SIC confirmó parcialmente la cancelación del registro marcario “PELIKAN” respecto de los siguientes productos de la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “portafolios (marroquinería)”, “ropa para animales de compañía”, “bastones de montañismo”, “herrajes de arreo”, “accesorios de arreo que no sean de metales preciosos”, “billeteras”, “pieles agamuzadas que no sean para la limpieza”, “cabritilla”, “portafolio (artículos de marroquinería)”, “cajas de cuero cartón cuero”, “cajas de fibra vulcanizada”, “bolsas de red para la compra”, “bolsas para la compra”, “fundas de cuero para muelles”, “coberturas de piel (pieles)”, “pieles de pelo”, “varillas para paraguas y sombrillas”, “forros de cuero para calzado”, “morrales (bolsas) para pienso”, “frenos para animales (arreos)”, “bastones”, “monederos que no sean de metales preciosos”, “arreos para animales”, “tripa de buey”, “piezas de caucho para estribos”, “collares para animales”, 35 Índices 38 y 73 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

Pruebas allegadas antes de la audiencia inicial, para efectos de conocimiento de las partes sobre la cancelación parcial de la marca previamente registrada 495.754. 23 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “valijas”, “asas de maletas”, “armazones de bolsos”, “pieles curtidas”, “pieles de ganado”, “collares para perros”, “sombrereras de cuero”, “morrales (accesorios de caza)”, “tarjeteros (billeteros)”, “estuches de cuero o de cartón cuero”, “monederos de malla metálica, que no sean de metales preciosos”, “mochilas portabebés”, “mentones de cuero”, “porta trajes”, “látigos de nueve colas”, “rodilleras para caballos”, “látigos de cuero”, “neceseres de belleza”, “imitaciones del cuero”, “cuero en bruto o semielaborado”, “adornos de cuero para muebles”, “cordones de cuero”, “cinchas de cuero”, “cuero de imitación”, “cuero acartonado”, “válvulas de cuero”, “correaje militar”, “bozales”, “revestimientos de cuero para muebles”, “molesquín (cuero de imitación)”, “portafolios para partituras”, “fustas”, “pieles de pelo (pieles de animales)”, “mantas para caballos”, “ronzales”, “colleras para caballos”, “empuñaduras de paraguas”, “baúles de viaje”, “juegos de maletas (marroquinería)”, “crupones (partes de pieles)”, “bolsas de montañismo”, “sillas de montar”, “arzones de sillas de montar”, “fundas para sillas de montar”, “cinchas de sillas de montar”, “artículos de guarnicionería”, “cajas de cuero o de cartón cuero”, “anteojeras (artículos de guarnicionería)”, “fundas de paraguas”, “armazones de paraguas o sombrillas”, “anillos para paraguas”, “bastones de paraguas”, “correas de patines”, “estuches para llaves (marroquinería)”, “bandoleras (correas) de cuero”, “bastones-asiento”, “correas de estribo”, “empuñaduras de báculos”, “bolsas de ruedas para la compra”, “pieles de animales”, “bridones”, “bandoleras de cuero”, “correas (bandoleras) de cuero”, “bolsas de cuero para embalar”, “bolsas de cuero vacías para herramientas”, “tripas para hacer embutidos”, “correas de arnés”, “riendas” y “tiros (arreos)”, al considerar que no se acreditó su uso real y efectivo y que no guardaban identidad o similitud suficiente con los productos cuyo uso sí fue probado. 108.

No obstante, la SIC mantuvo vigente el registro de la marca mixta “PELIKAN”, certificado 495.754, únicamente para los siguientes productos: “bolsas de playa”, “mochilas de camping”, “maletines para documentos”, “bolsos de mano”, “bolsas de viaje”, “mochilas”, “carteras escolares”, “mochilas escolares” y “morrales”, al considerar acreditado el uso real y efectivo de la marca respecto de dichos productos dentro del período relevante comprendido entre el 7 de septiembre de 2015 y el 7 de septiembre de 2018. 109.

Con esta precisión, la Sala observa que, luego de la cancelación parcial del registro de la marca mixta “PELIKAN”, la eventual comparación de productos debe circunscribirse a aquellos que permanecieron amparados por dicho signo, esto es, los que continuaban vigentes, además teniendo en cuenta el principio de realidad y veracidad que se analizará a continuación. 110.

En ese sentido, las coincidencias frente a la marca “PELICAN” se reducen principalmente a productos vinculados con mochilas, bolsas, equipaje, maletas, estuches o elementos destinados al transporte de objetos. Sin embargo, dichas coincidencias parciales no resultan suficientes, por sí solas, para acreditar conexidad competitiva, pues el análisis debe atender a las características reales de uso de los productos, su finalidad, los canales de comercialización y el tipo de consumidor al que se encuentran dirigidos. 24 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 111. Cabe advertir que, conforme lo ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el análisis judicial debe efectuarse bajo el principio de primacía de la realidad, de manera que se atienda a las condiciones efectivas del mercado y a la forma en que los productos son percibidos por el consumidor, y no únicamente a la información contenida en los registros, documentos o actos jurídicos.

Así se precisó en la interpretación prejudicial IP-76-202036, como se observa a continuación: “[…] 1.23. Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad. 1.24. En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad.

Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos. 1.25. En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundibilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado.

Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material. 1.26. En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos.

Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos. Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material. 1.27.

Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el país miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza. 1.29. Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material.

Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisible que por meros formalismos, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la preexistencia de actos o situaciones jurídicas que sirven de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio de un derecho, como en el caso de la oposición andina.

Por eso, las autoridades nacionales competentes deben tener en consideración las pruebas presentadas en las diferentes etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa. 1.30. Los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material apuntan no sólo a privilegiar la verdad y justicia como elementos 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación prejudicial IP-76-2020. 25 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio axiológicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva[…]” (negrilla y subrayado fuera de texto). 112.

El principio de primacía de la realidad y de verdad material implica que las autoridades nacionales deben privilegiar lo que verdaderamente ocurre en el mercado y en la realidad económica sobre aquello que formalmente se desprenda de los documentos o actos jurídicos. 113. En materia de propiedad industrial, dichos principios se aplican sobre todo el análisis de registrabilidad, incluyendo el examen de confundibilidad, riesgo de asociación y conexidad competitiva entre los signos y productos confrontados, como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación antes transcrita, de manera que la autoridad debe atender a las condiciones reales de comercialización, percepción del consumidor y funcionamiento efectivo del mercado. 114.

Asimismo, se tiene que los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material buscan garantizar que las controversias se resuelvan conforme a la verdad de los hechos y no con fundamento en meros formalismos, fortaleciendo el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. 115. Por ello, las pruebas pertinentes destinadas a acreditar la existencia de un derecho deben ser valoradas en todas las etapas administrativas y judiciales, siempre bajo garantía del principio de contradicción. 116.

En este contexto, de la revisión de los medios probatorios aportados al proceso, se encuentra que los productos amparados bajo la marca nominativa “PELICAN”, corresponden a los que se observan a continuación37 38: 37 CD anexo al expediente. 38 Índice 85 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 27 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 117. Como se advierte, los productos amparados bajo la marca nominativa “PELICAN”, corresponden, entre otros, a maletas o estuches especiales de protección para armamento, equipo de fotografía y filmación, equipos de buceo, linternas y cualquier tipo de equipo que requiera protección contra lluvia y golpes, esto es, protectores para dispositivos electrónicos, así como soluciones de transporte con control de temperatura. 118.

Ahora bien, en relación con las imágenes tomadas de sitios web por el tercero con interés en el resultado del proceso, mediante las cuales se evidencian las características particulares de las mochilas y estuches comercializados bajo dicho signo, la Sala considera pertinente valorar las referidas imágenes, aun cuando el certificado marcario objeto de análisis no contenga una descripción específica de las características físicas de las mochilas y estuches identificados con la marca “PELICAN”, tal y como se consideró en el auto proferido por la Sala de Decisión de esta Sección el 23 de mayo de 2024, a través del cual se resolvió el recurso de súplica en contra de la providencia que negó la medida cautelar presentada. 119.

Lo anterior, por cuanto dichas capturas de pantalla permiten apreciar la presentación real de los productos en el mercado, así como los elementos visuales y materiales mediante los cuales son ofrecidos al consumidor, aspectos que únicamente pueden advertirse a partir de los medios probatorios allegados respecto de la comercialización y que fueron aportadas por el tercero con interés en el resultado del proceso, entre las cuales, se encuentran las siguientes39: 39 Folios 116, 118 C pp. 28 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 29 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 120. La Sala pone de presente que, en la audiencia inicial realizada el 10 de diciembre de 2021 dentro el presente proceso, el Despacho sustanciador decidió lo siguiente respecto de las referidas pruebas: “[…] En primer lugar y contrario a lo señalado por el recurrente, el Despacho pone de presente que las pruebas fueron debidamente relacionadas por la apoderada judicial de la tercera interesada en la contestación de la demanda, indicando en el nombre de cada prueba a que anexo correspondía y en el cuerpo de la contestación, explicó de manera clara que pretendía probar con cada una de las pruebas aportadas; salvo en algunas piezas procesales que se detallarán. En efecto, como se mencionará, de la revisión realizada al CD, se encontraron unos documentos que no estaban enlistados y de los cuales no se tiene certeza para que fueron aportados ni lo que se pretende demostrar con ellos, además que no cuentan con la traducción oficial. 30 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Siguiendo el orden propuesto por el recurrente, el Despacho ingresó al link indicado en el anexo 2, encontrando en el área de “nuestra historia” u “our history” una breve reseña de la historia de la sociedad Pelican Products en idioma inglés, pero no se encontraron los anexos 2, 2.2. y 2.3. relacionados en el CD; sin embargo, el Despacho considera que tal situación se debe a que la impresión de la página fue el 12 de junio de 2018 y la revisión que se hace data de 2021, por lo que la página web tiene actualizaciones y cambios en la misma.

Aunado a ello y en lo que reviste al idioma inglés de dicho sitio web, se evidenció que la misma también se encuentra en idioma español, por lo que, la prueba solicitada es admisible. En tercer lugar, al revisar lo correspondiente al Anexo 3 de la contestación de la demanda, se evidencia que hacen referencia a unos catálogos en idioma inglés, contentivos de imágenes publicitarias de los productos que comercializa la sociedad Pelican Products; sin embargo, en la contestación de la demanda, la apoderada judicial es clara al indicar que lo que se quiere probar con dicho medio probatorio, es la publicidad y los productos que maneja la tercera interesada, por lo que, para el Despacho resulta irrelevante que el texto que acompaña dichas imágenes se encuentre en idioma inglés. En este punto, se pone de presente que los anexos 3.11 y 3.23, contienen una serie de catálogos de precios, los cuales se encuentran en idioma inglés y no contienen imágenes, por tanto, no se tendrán como pruebas por no contar con la debida traducción de que trata el artículo 251 antes citado.

En cuarto lugar, al revisar el Anexo 4, correspondiente a pantallazos de redes sociales, el Despacho encuentra que todos los links aportados en la contestación de la demanda abren de manera correcta; no obstante, se quiere dejar claridad que si bien el apoderado de la sociedad actora indica que no se tiene claridad de lo que se quiere probar y que al entrar la primera impresión no es la que se aporta en la contestación de la demanda, se advierte que (i) la sociedad Pelican Products actualiza de manera constante los sitios web, pero al revisar en la fecha en la cual se realizó la impresión del pantallazo, esto es, el 12 de junio de 2018, se encuentran las imágenes que se observan en el pantallazo aportado y (ii) la sociedad pretende probar tanto la cantidad de suscriptores que tiene en cada una de sus redes sociales, así como el número de noticias, imágenes y demás artículos que se encuentran al realizar la búsqueda de las expresiones “PELICAN PRODUCTS”, por lo que, el anexo 4, está debidamente aportado y relacionado.

Ahora bien, en lo atinente al artículo de la revista Forbes, se encuentra que el mismo está en idioma inglés y no se evidencia su traducción. Así mismo, en el link de Wikipedia se evidencia que la página fue editada el 11 de septiembre de 2021 a las 13:31 y por tanto, la información no es igual a la aportada en el CD contentivo de las pruebas, toda vez que dicha impresión, como ya se ha mencionado, data de 12 de junio de 2018.

En quinto lugar y en lo atinente al anexo 5 de pruebas, el Despacho encuentra que si bien es cierto, la titularidad de las marcas se prueba con los certificados de registro, también lo es, que el listado aportado por la tercera interesada, contiene los números de certificados y además con dicha relación solo pretende mostrarle al Despacho que en diversos países la expresión PELICAN ha sido objeto de protección, por lo que la misma será valorada en cuanto corresponda en la sentencia que ponga fin al proceso.

Por último, el Despacho al revisar el CD, como ya se mencionó anteriormente, encontró una serie de documentos en idioma inglés, los cuales no fueron 31 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio relacionados por la tercera interesada en su contestación de demanda, estos documentos son: (i) India - Opp. by Global Elecricals against PELICAN in Class 11 (inglés);

(ii) John Padian Declaration Australia Oct. 2015 (inglés) y (iii) John Padian Declaration Philipines Feb 23, 2016 (inglés). Además, los anexos 2.2., 3.11, 3.23 y 4.9, a pesar de haber sido relacionados en la contestación de la demanda, se encuentran en idioma inglés y no se encontró su respectiva traducción conforme a lo preceptuado en el artículo 251 del Código General del Proceso, por lo que, el Despacho resuelve negar el decreto y práctica de las siguientes pruebas documentales: (i) India - Opp. by Global Elecricals against PELICAN in Class 11 (inglés);

(ii) John Padian Declaration Australia Oct. 2015 (inglés); (iii) John Padian Declaration Philipines Feb 23, 2016 (inglés); (iv) Anexo 2.2. Documento denominado “The Growth of Pelican Products” en idioma inglés; (v) Anexo 4.9. Artículo de la revista Forbes sobre la sociedad Pelican Products en idioma inglés y (vi) anexos 3.11 y 3.23, catálogos de precios que se encuentran en idioma inglés. Lo anterior debido a que las pruebas anteriormente relacionadas no cumplen con lo exigido en la norma procesal vigente, como en este aspecto, el señor impugnante lo puso de relieve […]” (negrilla fuera de texto). 121.

Así, la Sala tiene que dentro del proceso no se excluyeron todas las pruebas digitales, imágenes o pantallazos de internet, sino únicamente aquellas que presentaban problemas específicos de traducción oficial o falta de relación clara con el objeto probatorio. 122. En efecto, el Despacho sustanciador consideró admisibles los pantallazos, catálogos, imágenes y contenidos de redes sociales y páginas web aportados por la sociedad Pelican Products, Inc., al estimar que permitían evidenciar los productos comercializados, la publicidad de la marca, la presencia digital y el contenido exhibido al consumidor.

Incluso, precisó expresamente que las actualizaciones propias de las páginas web no desvirtuaban su valor probatorio, pues las impresiones correspondían al estado de dichas páginas para la fecha en que fueron capturadas. 123. Por el contrario, las pruebas que fueron excluidas correspondieron únicamente a determinados documentos en idioma inglés que no contaban con traducción oficial exigida por el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, entre ellos algunos catálogos de precios, declaraciones extranjeras, un artículo de Forbes y el contenido de Wikipedia. 124.

Cabe resaltar que el apoderado de la parte demandante, en el escrito que contestó la excepciones de mérito propuestas por la apoderada del tercero, con ocasión al traslado que se le realizó, cuestionó el valor probatorio de los documentos aportados por la sociedad titular de la marca “PELICAN”, al sostener que las pruebas allegadas correspondían principalmente a fotografías, catálogos, impresiones de páginas web, enlaces de Google, YouTube y material publicitario extranjero, las cuales no demostraban uso real y efectivo de la marca en Colombia respecto de los productos efectivamente reivindicados en el registro marcario. 125.

Sobre el tema, la Sala considera que las búsquedas en Google, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter están debidamente aportadas y relacionadas, además con ellas se pretende demostrar tanto la presencia digital de la marca “PELICAN” 32 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio como la existencia de imágenes, videos y contenidos asociados a los productos que se comercializaban. 126. En ese contexto, la Sala considera que las imágenes y capturas de pantalla aportadas por el tercero con interés en el resultado del proceso sí pueden ser valoradas para apreciar la forma en que los productos identificados con la marca “PELICAN” son efectivamente presentados y comercializados en el mercado, particularmente respecto de mochilas, estuches y demás elementos visuales perceptibles por el consumidor. 127.

Ahora, en cuanto a que dichos productos se venden en el extranjero y no en el territorio colombiano, la Sala pone de presente que, conforme a la realidad actual del comercio electrónico, internet constituye un escenario global de promoción, oferta y comercialización de productos y servicios, razón por la cual el hecho de que determinadas páginas web no correspondan específicamente al dominio “.co” o no se encuentren alojadas en territorio colombiano no implica, per se, que los productos allí ofrecidos no puedan ser adquiridos, conocidos o comercializados por consumidores en nuestro país. 128.

Asimismo, la Sala advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 1564, los documentos aportados al proceso gozan de presunción de autenticidad y, el artículo 247 ibidem dispone que serán valorados como mensaje de datos los documentos que se hayan aportado en algún formato que lo reproduzca con exactitud. 129.

Se desataca que, para controvertir formalmente su valor probatorio, las partes deben acudir a los mecanismos procesales correspondientes, tales como la tacha de falsedad consagrada en los artículos 269 y siguientes de la Ley 1564 o el desconocimiento del documento regulado en el artículo 272 ibidem, según corresponda, circunstancias que no se presentó en el caso sub examine. 130.

En particular, cuando se trata de documentos electrónicos o pruebas digitales, los cuestionamientos deben dirigirse específicamente a aspectos relacionados con su autenticidad, integridad, trazabilidad, conservación, origen, alteración o fiabilidad técnica y no limitarse a afirmaciones sobre su procedencia digital o extranjera. 131.

De otro lado, la parte demandante señaló que dentro del registro de la marca “PELICAN” no se establecía que los productos estuvieran destinados específicamente a “estuches especiales” o al “transporte de equipos de alto valor o peso”, razón por la cual consideró improcedente restringir el análisis de conexidad competitiva a ese tipo de productos especializados. 132.

Sobre el particular, la Sala reitera que, conforme a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en materia de propiedad industrial resulta aplicable el principio de primacía de la realidad y de verdad material, en virtud del cual el análisis 33 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de registrabilidad, confundibilidad, riesgo de asociación y conexidad competitiva no debe limitarse exclusivamente a la descripción formal contenida en el certificado marcario, sino atender también a la manera en que los productos son efectivamente ofrecidos, promocionados y percibidos en el mercado. 133.

Por lo anterior, aun cuando el registro de la marca “PELICAN” no contenga una descripción específica sobre las características técnicas o especializadas de los productos identificados con dicho signo, las pruebas obrantes en el expediente sí permiten advertir la forma concreta en que tales productos son comercializados y presentados al consumidor, aspecto relevante para efectos de determinar la existencia o no de conexidad competitiva y riesgo de asociación en el caso concreto. 134.

Finalmente, si bien es cierto que la parte demandante agregó que las pruebas aportadas no acreditaban reconocimiento o posicionamiento comercial de la marca “PELICAN” en el territorio colombiano, mientras que la marca “PELIKAN” sí gozaba de amplia trayectoria y reconocimiento en el mercado nacional, especialmente en productos escolares y de papelería, también lo es que acá se está valorando los productos para efectos de la conexidad competitiva no el reconocimiento o posicionamiento comercial del mismo. 135.

Ahora, los productos amparados por la marca mixta “PELIKAN” son conocidos en Colombia y están relacionados básicamente con artículos de papelería, como lo indicó el apoderado judicial de la parte demandante en el escrito demandatorio, al señalar40: “[…] La marca PELIKAN en Colombia es ampliamente conocida por los diferentes artículos de papelería que se identifican con la misma.

(…) La marca PELIKAN participa en el mercado de estilógrafos, bolígrafos, rollers, crayones, acuarelas, lápices de colores, marcadores, resaltadores, pegantes, pintura digital, correctores, almohadillas para sellos, consumibles de oficina, delantales para arte, borradores, compases, plastilina, tijeras, tinta china, reglas, escuadras, transportadores, curvígrafos y tintas para impresoras […]” (negrilla fuera de texto). 136.

Las imágenes de los productos que se traen al plenario, son las siguientes41 40 Folio 68 C pp. 41 Folios 115 y 116 C pp. 34 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 137. En este sentido, entre los productos que las sociedades Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. y Pelican Products, Inc. comercializan no existe conexidad, comoquiera que la marca demandada “PELICAN” está destinada al comercio de maletas o estuches especiales de protección para armamento, equipo de fotografía y filmación, equipos de buceo, linternas, maletas, mientras que la marca previamente registrada “PELIKAN” está encaminada a la venta de artículos de papelería, como lo señaló el apoderado. 138.

Por lo anterior, en virtud del principio de primacía de la realidad y de verdad material, la Sala no advierte el cumplimiento de los criterios sustanciales desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar la existencia de conexidad competitiva entre los productos identificados con las marcas en conflicto. 139.

En cuanto al criterio de sustitución o intercambiabilidad, la Sala observa que los productos identificados con las marcas enfrentadas no cumplen las mismas finalidades ni satisfacen idénticas necesidades del consumidor, razón por la cual no pueden ser considerados sustituibles entre sí. 140. En efecto, mientras los productos comercializados bajo la marca “PELICAN” corresponden a estuches y contenedores especializados destinados a la protección y transporte seguro de armas, equipos fotográficos, instrumentos técnicos, los productos identificados con la marca opositora se relacionan con morrales, mochilas y artículos asociados al transporte de útiles escolares, de oficina o de papelería. 141.

Así, las diferencias funcionales, técnicas y de destinación entre unos y otros productos impiden afirmar que el consumidor pueda reemplazar razonablemente uno por otro al momento de satisfacer una necesidad específica. A ello se suma que los productos identificados con la marca “PELICAN” presentan características materiales y estándares de resistencia especializados dirigidos a un público con requerimientos técnicos particulares, circunstancia que refuerza la ausencia de sustituibilidad entre los productos confrontados. 142.

Tampoco se configura el criterio de complementariedad, pues no existe una relación necesaria o estrecha entre los productos identificados con ambas marcas que 35 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio permita considerar que el consumo o utilización de unos dependa de los otros o se encuentre vinculado funcionalmente.

En efecto, los estuches especializados destinados a la protección de armas, equipos fotográficos o instrumentos técnicos no guardan una relación directa, habitual o indispensable con morrales o artículos destinados al transporte de útiles escolares y de papelería, de manera que el consumidor no percibe que provengan de un mismo origen empresarial ni que hagan parte de una misma línea de productos complementario. 143.

No hay lugar a confusión en el origen empresarial de los productos identificados con ambas marcas, toda vez que, el mercado en el cual se comercializan estos es diferente y, por último, no puede aceptarse que los productos de una y otra marca se comercialicen por el mismo canal o medios de publicidad, como tampoco que tengan la misma finalidad. 144.

Aunque la publicidad y los medios de comercialización actualmente se realiza de manera general a través de internet, redes sociales, buscadores digitales y medios impresos, ello no implica, per se, que los productos concurran necesariamente en idénticos escenarios comerciales ni que se dirijan al mismo público consumidor. 145. Cabe advertir que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 20-IP-2022 de 28 de julio de 2022 señaló que los criterios de conexidad competitiva no deben analizarse aisladamente, refiriéndose a los canales de comercialización, distribución o publicidad, en tanto que “[…] dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son del otro, no habrá conexidad competitiva entre ellos […]”. 146.

Así, la Sala considera que, aun cuando ciertos productos identificados con las marcas “PELICAN” y “PELIKAN” puedan compartir algunos canales generales de publicidad o comercialización digital, las pruebas obrantes en el expediente permiten concluir que los consumidores perciben razonablemente que se trata de productos provenientes de orígenes empresariales distintos, teniendo en cuenta sus características, finalidad y tipo de consumidor al cual se encuentran dirigidos, como se precisará a continuación. 147.

Ahora bien, en relación con el riesgo de asociación42, se tiene que: “[…] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrillas fuera de texto). 42 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2010. Rad.: 2004 – 00376. MP.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 36 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 148. Sumado a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, indicó que: “[…] (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(…) (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […] (negrillas fuera de texto). 149.

En relación con lo anterior, la Sala considera que los consumidores de los productos de ambas marcas son diferentes, toda vez que, los productos distinguidos con la marca “PELIKAN”, esto es, los útiles de papelería, están dirigidos a un consumidor medio, como son oficinistas, padres de familia, docentes, estudiantes, entre otros, que tienen un conocimiento básico y corriente de dichos productos; mientras que, los productos identificados con la marca “PELICAN”, como son, estuches especiales para armas, estuches para aparatos de filmación y fotografía, linternas, entre otros, están dirigidos a consumidores especializados, tales como, fuerzas militares y de policía, fotógrafos, usuarios que realizan actividades al aire libre, entre otros, los cuales tienen un conocimiento más especializado de las características del producto que buscan y el cual debe cumplir con ciertas especificaciones para el cargue de sus accesorios y que por lo tanto son productos de costos más altos. 150.

En sustento de lo anterior, cabe poner de relieve, lo preceptuado por esta Sección en providencia de 13 de agosto de 200943, en la cual señaló que: “[…] los relojes Rolex constituyen un bien de lujo dirigido a un grupo particular, lo que no ocurre con los productos de CASIO que, si bien no pueden ser adquiridos por todas las personas, no constituyen bienes suntuarios.

Tal circunstancia es 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009. Rad.: 2003 – 00111. Magistrado Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso. 37 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio importante al momento de llevar a cabo el estudio de signos, porque el consumidor promedio y el especializado no tienen el mismo nivel de atención cuando adquieren un producto, estando este último más atento a las características, cualidades y procedencia del bien que compra.

(…) Lo anterior significa que aun cuando dos marcas sean semejantes e identifiquen la misma clase internacional de productos, es factible que no exista riesgo de confusión en virtud del consumidor especializado a quien va dirigido y ello es precisamente lo que ocurre con ROLEX, cuyo grupo de mercado son personas con un nivel económico alto que conocen plenamente las cualidades de los relojes de esa marca y las palabras o figuras que distinguen a la empresa que los ofrece […]” (negrillas fuera de texto). 151.

Así las cosas, para la Sala es claro que los consumidores de ambas marcas son disímiles, en tanto que quien va a adquirir un estuche de protección para un arma o para un equipo de fotografía o de filmación, tiene claras las características y la composición del producto que busca, mientras que, quien adquiere un producto de papelería no hace tanto énfasis en las características, toda vez que, verbi gracia, las características de un bolígrafo marca “PELIKAN” pueden ser las mismas del bolígrafo de marca “PAPER MATE”. 152.

El hecho de que “[…] un morral no deje de ser un morral […]”, como lo afirma la parte demandante, no conduce automáticamente a predicar identidad o conexidad competitiva relevante entre los productos confrontados, pues una interpretación tan amplía implicaría desconocer que dentro de un mismo género comercial pueden coexistir bienes con finalidades, características, consumidores diferenciables. 153.

Entonces, tal como se advirtió con anterioridad, los consumidores de la marca cuestionada “PELICAN” serán especializados, porque aquellos tienen un propósito especifico que les exige informarse previamente al adquirir el producto que necesitan dependiendo de las características del dispositivo que requieran portar y transportar, por lo cual optará por hacer una elección más minuciosa; mientras que el público al que se dirige la marca “PELIKAN” de titularidad de la demandante busca productos de consumo masivo, por lo tanto se trata de un consumidor medio. 154.

En ese sentido, se considera que no es posible que se genere riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, tanto por lo considerado con anterioridad como por el hecho de que el consumidor de estuches especiales no comprará sus productos en una papelería o en sentido contrario, quien va a comprar útiles de papelería no lo hará en una tienda especializada en estuches de protección para dispositivos electrónicos, así como soluciones de transporte con control de temperatura. 155.

Ahora, en cuanto al argumento de la parte demandante relacionado a que la marca “PELIKAN” es ampliamente conocida en Colombia, circunstancia que, en su criterio, permitiría que la sociedad Pelican Products, Inc. se beneficiara directa o indirectamente del reconocimiento y posicionamiento adquirido por dicha marca en el mercado nacional, la Sala considera que tal situación no se configura en el presente asunto, toda vez que, conforme al análisis efectuado, los productos identificados con los signos confrontados no presentan conexidad competitiva, por lo que no podría 38 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio afirmarse que el consumidor pueda asociar empresarialmente ambos signos o trasladar el prestigio atribuido a la marca “PELIKAN” hacia los productos comercializados bajo la marca “PELICAN”. 156. En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201544, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N.º 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 157.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de coexistencia pacífica, como lo anotó la SIC en el escrito de contestación, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 264-IP-2021 de 19 de octubre de 2022, señaló que de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios: “[…] a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso. b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales. 44 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 39 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto. d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentran operando en ámbitos geográficas distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor […]” (negrilla fuera de texto). 158.

En el caso sub examine, la Sala advierte que se acreditan los presupuestos excepcionales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para admitir la coexistencia pacífica de los signos en conflicto. 159. Ciertamente, no obra prueba de mala fe o de actos de competencia desleal por parte del tercero con interés en el resultado del proceso; si bien es cierto que las marcas confrontadas identifican productos comprendidos en la misma clase 18, no se evidenció la existencia de conexidad competitiva y riesgo de asociación en el público consumidor. 160.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina45 ha señalado que por “[…] indicio razonable debe entenderse todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal […]”. 161. Así, los indicios deben ser serios, objetivos, concordantes y suficientemente consistentes, de manera que permitan inferir razonablemente la existencia de una finalidad contraria a la buena fe empresarial.

En este sentido, no basta el simple conocimiento previo de una expresión o que se haya presentado una solicitud por un tercero, sino que es necesario que tales circunstancias se encuentren acompañadas de elementos adicionales que evidencien un propósito de aprovechamiento indebido en el mercado. 162. Asimismo, tampoco obra reclamación administrativa o judicial en cuanto a la utilización o comercialización de los productos por infracción de derechos de propiedad industrial que puede constituir una competencia desleal por confundibilidad; y, finalmente, si bien es cierto que las partes realizan actividades comerciales en el ámbito nacional e internacional, el Tribunal señaló que para ello se debe tener en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del consumidor, la cual, como se concluyó con antelación, la marca cuestionada se dirige a consumidores especializados y la previamente registrada a un consumidor medio. 163.

Se resalta que quedó demostrado en el proceso la parte demandante utiliza el signo “PELIKAN” desde hace 179 años46 y el tercero con interés en el resultado del 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 478-IP-2019. 46 Folio 68 C pp. 40 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio proceso realiza actividades económicas con el signo “PELICAN” desde 197647, esto es, hace 50 años, por lo que han coexistido en el mercado y no se demostró, si quiera sumariamente, conflictos de confusión o asociación, real o potencial, en el público consumidor derivados de dicha coexistencia comercial. 164.

La Sala advierte que si bien es cierto que el examen de registrabilidad debe efectuarse garantizando la seguridad jurídica y la coherencia del Registro Nacional de Propiedad Industrial que le corresponde llevar a la SIC, también lo es que sus efectos trascienden el ámbito meramente formal o administrativo y se proyectan directamente en el mercado, de acuerdo con los principios de libertad económica, de empresa y de real competencia económica, como lo establece la Constitución Política en los artículos 333 y siguientes. 165.

En efecto, el sistema marcario no solo cumple una función de identificación, sino que constituye un instrumento propio del derecho administrativo económico, orientado a garantizar transparencia, lealtad competitiva, protección del consumidor y adecuado funcionamiento del mercado. No obstante, ello no implica desconocer que cada controversia debe analizarse de manera individual, atendiendo las circunstancias concretas de cada caso. 166.

Finalmente, en cuanto a los argumentos de ambas partes, esto es, relacionados con la existencia de marcas registradas y negadas y las diferentes actuaciones administrativas que se han tramitado ante la SIC, esta Sala ha considerado que el examen de registrabilidad es integral, debe ser motivado y autónomo48, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 167.

Se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 168.

Así, el estudio de registrabilidad de la marca demandada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 169. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 47 Folio 122 C pp. 48 Interpretación Prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021. 41 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co.

Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 170. En consecuencia, ante la inexistencia de riesgo de confusión o de asociación entre las marcas confrontadas, resulta innecesario efectuar un análisis relacionado con la supuesta existencia de una familia de marcas asociadas a un mismo origen empresarial, alegada por el tercero con interés en el resultado del proceso, toda vez que dicha figura presupone, precisamente, la posibilidad de que el consumidor establezca un vínculo empresarial o económico entre los signos en conflicto, circunstancia que no se configura en el presente asunto.

IV.5. Conclusión 171. En este contexto, la Sala considera que la decisión de la SIC de conceder el registro de la marca cuestionada se ajustó al ordenamiento jurídico vigente. En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y tampoco de lo dispuesto en el artículo 151 ibidem.

Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 172. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 de la Ley 1564, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 42 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado Presidente CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.