11001032400020110038700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Radicado: Nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con Interés: Casa Editorial El Tiempo S.A. Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Registro Marcario/ Examen de Registrabilidad / Causales de Irregistrabilidad / Confundibilidad / Reglas de Cotejo SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia la demanda que presentó, por medio de apoderado judicial, la sociedad Identificación Plástica S.A. en contra de las Resoluciones 68258 del 9 de diciembre de 2010, 4463 del 31 de enero de 2011 y 30450 del 31 de mayo de 2011, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC- negó el registro de la marca «Identificación Plástica S.A.» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Identificación Plástica S.A. I-.

ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, la apoderada judicial de la sociedad Identificación Plástica S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «3.1.

Que se declare nula la Resolución número 68258 del 9 de diciembre de 2010, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 1069296 por 1 Presentada el 4 de octubre de 2011. Folios 62 a 95 cuaderno principal. 2 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio la cual, a pesar de no haberse formulado demanda de oposición, se negó a mi representada el registro de la marca IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (MIXTA) en la clase 35 internacional. 3.2.

Que se declare la nulidad de la Resolución 4463 del 31 de enero de 2011 expedida por la Directora de Signos Distintivos, por la cual se resuelve de manera negativa, el recurso de reposición interpuesto contra la resolución citada en el punto anterior (68258 del 9 de diciembre de 2010, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 1069296, por la cual a pesar de no haberse formulado demanda de oposición, se negó el registro de la marca IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (MIXTA) en la clase 35 internacional). 3.3.

Que se declare la nulidad de la Resolución número 30450 del 31 de mayo de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se resuelve de manera negativa, el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada en el numeral 3.1., (68258 del 9 de diciembre de 2010, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 10 69296 por la cual a pesar de no haberse formulado demanda de oposición, se negó el registro de la marca IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (MIXTA) en la clase 35 Internacional) 3.4.

Que como consecuencia de las declaraciones 3.1, 3.2 y 3.3, y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene el registro, a nombre de la sociedad IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A., por el período de diez (10) años, de la marca IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 Internacional. 3.5. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al Art. 176 del C.C.A. […]» I.2.

Los hechos 2. El 9 de junio de 2010, la sociedad Identificación Plástica S.A., solicitó el registro del signo «Identificación Plástica S.A.» (mixta) para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se adelantó bajo el expediente No. 10069296. La solicitud fue publicada por la SIC en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 619 del 19 de agosto de 2010, sin que se formulara oposición alguna. 3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 68258 del 9 de diciembre de 2010, negó el registro de la marca «Identificación Plástica S.A.» (mixta) para distinguir servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza, contra la cual se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio de apelación, los cuales fueron desatados mediante las Resoluciones Nos. 4463 del 31 de enero de 2011 y 30450 del 31 de mayo de 2011, las cuales confirmaron la decisión contenida en la Resolución No. 68258 del 9 de diciembre de 2010. 3 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 4.

La sociedad demandante manifestó que la SIC, con ocasión de la expedición de los actos acusados vulneró las normas en las cuáles debieron fundarse los actos acusados, desconociendo los artículos 134 literales b), e), f), g) y h), parágrafo del artículo 135 y el 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina -en adelante Decisión 486 de 2000-, y el artículo 15, Sección 2 del anexo 1 C del ADPIC, por falta de aplicación. 5.

Destacó que el signo mixto solicitado cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, «toda vez que, además de ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, lo cual se ha logrado a través del uso continuo del signo, y el conocimiento que el público y consumidor de dichos productos y servicios tiene, es susceptible de representación gráfica2.» 6.

Mencionó que los actos acusados violaron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 por indebida aplicación, por cuanto si bien el signo «Identificación Plástica S.A.» contiene el signo «Plástica», no por ello puede afirmarse que se trata de signos semejantes y confundibles, toda vez que el elemento predominante del signo solicitado es el elemento «Identificación», el cual lo hace perfectamente distintivo frente a los consumidores de los servicios de la clase 35 internacional.

En tal sentido, resulta irrelevante el elemento «Plástica», pues la forma especial del signo «Identificación Plástica S.A.» aunado a su forma gráfica y conceptual, lo hacen perfectamente registrable como marca. 7. Señaló que el signo solicitado es mixto, al estar conformado por un elemento nominativo compuesto por las palabras «Identificación» y «Plástica» y un logo, donde la expresión predominante es «Identificación» que le otorga un significado propio al signo. 8.

Señaló que no existían semejanzas entre los signos en conflicto, toda vez que desde el punto de vista ortográfico la conformación silábica difiere en cada uno de ellos. Desde el punto de vista visual el signo solicitado al ser mixto tiene una mayor preponderancia «que lo hace adicionalmente identificable en el sector de los consumidores a los cuales se dirigen sus servicios3».

Desde el punto de vista fonético cada uno de los signos suena diferente y, desde el punto de vista conceptual el signo solicitado describe una actividad; mientras que la palabra «Plástica» tiene variados significados. 9. Expresó que el signo «Identificación Plástica S.A.» (mixta) «evoca el concepto del servicio de impresión y publicidad a través de la tarjeta plástica que sirve para identificarse. 2 Folio 75 cuaderno principal. 3 Folio 87 cuaderno principal. 4 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 10.

Sostuvo que la SIC no tuvo en cuenta que la aptitud distintiva del signo se presenta en virtud del uso continuo de un signo4 […]», la cual acreditó con las pruebas de uso continuo del signo «Identificación Plástica S.A.» desde el año 1997. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 11.

El apoderado judicial de la SIC contestó la demanda5, para lo cual indicó que los actos administrativos expedidos se ajustaban plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. 12. Manifestó que el signo solicitado reproduce la marca «Plástica» previamente registrada al incorporar el elemento denominativo, la cual, no obstante incorporar un elemento adicional como lo es la expresión «Identificación» más un logotipo, no le otorgan suficiente distintividad como para ser registrado como marca, por lo que los signos en forma conjunta presentan semejanzas fonéticas y ortográficas que los hace confundibles entre sí. 13.

En tal sentido, los consumidores al percibir en una primera impresión del signo y la marca en conflicto, creerían por error que se trataría de una innovación hecha a la marca original, por lo que la diferencia alegada no desvirtuaba las similitudes entre los conjuntos marcarios. II.2. INTERVENCIÓN DEL INTERESADO 14. De acuerdo con lo dispuesto por el Despacho en informe secretarial, el tercero interesado en las resultas del proceso sociedad Casa Editorial El Tiempo S.A., no obstante haber sido notificado en forma6, no presentó escrito de contestación de la demanda7.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunal de Justicia- emitió la interpretación prejudicial 297-IP-2015 de fecha 29 de octubre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso, en 4 Ibidem. 5 Folios 212 a 222 cuaderno principal. 6 Folio 209 cuaderno principal. 7 Folio 229 cuaderno principal. 5 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio particular, el artículo 135 último párrafo y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

De oficio fue interpretado el artículo 150 ibidem. El artículo 134 literales b), e), f), g) y h), no fueron interpretados por no resultar pertinentes, concluyendo lo siguiente: «C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 3. Sobre la distintividad sobrevenida alegada por el solicitante. 4. Examen de registrabilidad. D. ANALISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSION DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR […] La Jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. […] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 6 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que están comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanzas entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. También es importante tener en cuenta que además del riesgo confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productos de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica, sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

Reglas para realizar el cotejo de signos Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre las marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 7 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. […]

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA) […] 16. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 17.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos, o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…)”. 18.

Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embrago, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. […] […] 20.

La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 21. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 8 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 22.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión en el signo denominativo. 23. En ese orden de ideas, la Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión, que pudiera existir entre el signo “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto) y la marca registrada “PLÁSTICA” (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca […].

3. SOBRE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA ALEGADA POR EL SOLICITANTE 25. El último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 señala que: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

(lo subrayado es nuestro). 26. […] cabe indicar que la figura de la distintividad adquirida sólo puede ser aplicable respecto de las causales absolutas reguladas en el artículo 135 de la Decisión 486. El presente caso versa sobre un signo que es inicialmente distintivo “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto), pero confundible con una marca previamente registrada “PLÁSTICA” (denominativa), de conformidad con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 27.

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, ab initio, no reúna el requisito de distintividad. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio incurre en alguna causal absoluta del artículo 135 de la Decisión 486 y que carece de distintividad, ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado.

4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD […] 29. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. 30. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, la norma que corresponde tomar en cuenta es la que contiene la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. […] 33. […] el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad 9 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad […]» (Resaltado fuera de texto) IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 16.

Mediante auto de 16 de febrero de 20168 se corrió traslado por un término de diez (10) días a las partes intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto. 17. La parte demandante y la demandada, reiteraron en esencia, sus argumentos; mientras que el tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia 18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20199, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2.

El problema jurídico 19. Corresponde a la Sala examinar si la SIC, con ocasión de la expedición de las Resoluciones 68258 del 9 de diciembre de 2010, 4463 del 31 de enero de 2011 y 30450 del 3 de mayo de 2011, por medio de las cuales se negó el registro del signo «Identificación Plástica S.A.» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneró el artículo 134 literales b), e), f), g) y h), el parágrafo del artículo 135 y el literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 15 Sección 2 del Anexo 1 C del ADPIC. 20.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, pues considera: (i) que el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca previamente registrada y; (ii) no se valoraron las pruebas allegadas al proceso que acreditan el uso continuo de la marca en la clase 35 internacional y, por ende, la distintividad sobrevenida. 8 Folio 262 cuaderno principal 9 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.3.- Normativa aplicable V.3.1.

Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 21. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque el demandante indicó dentro de las normas violada el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, al desarrollar el concepto de violación de esta norma adujo que la SIC al negar el registro como marca del signo «Identificación Plástica S.A.» desconoció el artículo 136 literal a) de la mencionada Decisión, al considerar que la marca y el signo confrontados son confundibles. 22.

Señaló que el signo solicitado cuenta con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 35 del nomenclátor internacional y no es confundible con la marca «Plástica» previamente registrada. 23. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134, en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

V.3.2. Las causales de irregistrabilidad en estudio 24. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia son el artículo 135 literal último párrafo de la Decisión 486 de 2000, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo contenido son del siguiente tenor: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado 11 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución».

Artículo 15 del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. “Materia objeto de protección 1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. (…)”. V.4.- El examen de registrabilidad 25. De la lectura detallada del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 26.

Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 27. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»10. 28.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 29. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 12 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común11. 30.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”12. 31.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario. 32. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, encontramos en la interpretación prejudicial allegada al proceso13 las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como: «Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 12Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON. 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 297-IP-2015 del 29 de octubre de 2015. 13 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionadas en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas” que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”»14. 33.

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de una palabra de uso generalizado. V.5.- La comparación de marcas mixtas 34. El Tribunal de Justicia definió la marca mixta como: «[…] una unidad, en la cual se ha solicitado el registro de elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado»15. 35. Ahora bien, resulta del caso resaltar que cuando se pretende registrar una marca mixta, formada por un signo denominativo compuesto, es necesario examinar la relevancia y distintividad de los vocablos que la forman para determinar el riesgo de confusión con una marca previamente registrada.

Así, se podrán registrar aquellos que están dotados de suficiente carga semántica que permita identificar el origen empresarial y evitar que el consumidor caiga en error. 36. De lo dicho fuerza concluir que en el cotejo de los signos mixtos que se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), se debe identificar cuál de estos elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. 37.

Si es el elemento denominativo, se debe establecer con claridad meridiana, si la combinación de los elementos que lo componen al ser apreciados en su conjunto, 14 Ibidem. 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 56-IP-2013. 22 de julio de 2004, marca: “WESCO COLOR CENTER”. 14 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

V.6.- Caso concreto 38. La sociedad Identificación Plástica S.A. presentó demanda con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones 68258 del 9 de diciembre de 2010, 4463 del 31 de enero de 2011 y 30450 del 31 de mayo de 2011, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC- negó el registro como marca del signo «Identificación Plástica S.A.» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Identificación Plástica S.A. 39.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación16: 40. Una vez verificado que los signos en controversia, se encuentra que el signo solicitado es mixto mientras que el previamente registrado es nominativo. En tal sentido, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad debe realizarse, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, en atención a que son las palabras las que generan impacto y recordación en los consumidores. 41.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende, que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual, procede dar aplicación a las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 42.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26- IP-1998, señaló: «[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]». 16 Resolución 68258 del 9 de diciembre de 2010.

Marca solicitada Marca previamente registrada PLÁSTICA (nominativa) 15 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 43. Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016, indicó que: «[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico- visual o el nominativo-auditivo […]»17. 44.

En ese orden de ideas, predomina el elemento denominativo, dentro del cual, el signo solicitado reproduce la totalidad de la marca previamente registrada «Plástica» al cual se le adiciona el elemento «Identificación» y la sigla «S.A.». La primera, que al ser de conformación débil no le otorga características suficientemente distintivas al signo que se pretende registrar.

La segunda, corresponde a una sigla que identifica un tipo societario, de conformidad con la regulación del Código de Comercio18, por lo que no puede ser apropiado de manera exclusiva por un titular marcario. 45. Como consecuencia de lo anterior, la sigla «S.A.» debe ser excluida del examen comparativo en la marca «Identificación Plástica S.A.», pues su exclusión no reduce el signo a tal punto que resulte imposible hacer la comparación. En ese sentido, se pronunció esta Sala en sentencia de 5 de agosto de 202119, en la que determinó: «Cabe señalar, además, que la expresión “S.A.” es un tipo societario, de conformidad con la regulación del Código de Comercio20, por lo que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario, por lo que la Sala procederá a excluirla del cotejo marcario.21 Por lo tanto, al ser partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.» (Resaltado fuera de texto) 17 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Radicación No. 11001032400020100047100. C.P. Doctor Guillermo Vargas Ayala. 18 Código de Comercio. «ARTÍCULO 373. FORMACIÓN- RESPONSABILIDAD- ADMINISTRACIÓN- RAZÓN SOCIAL EN SOCIEDAD ANÓNIMA>. La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S A." 19 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de agosto de 2021. Radicado: 11001-03-24-000-2010-00102-00. Actor: ABS RED ASSIST COMPAÑÌA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 20 “[…] Artículo 373.- La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S. A. […]”. 21 Criterio señalado en sentencia 18 de junio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicado 2009-00118-00. 16 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 46. Respecto del elemento nominativo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, determinó en la interpretación allegada al presente proceso22, lo siguiente: «20.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 47.

En atención a lo anterior, y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor. 48. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado I D E N T I F I C A C I O N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P L A S T I C A 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca registrada P L A S T I C A 1 2 3 4 5 6 7 8 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 297-IP-2015 del 29 de octubre de 2015. 17 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 49. En cuanto a la similitud ortográfica, los signos en conflicto tienen la siguiente extensión: «Identificación Plástica» está conformado dos palabras: Identificación, que tiene catorce (14) letras, con siete (7) consonantes (D, N,T,F,C,C y N) y seis (6) vocales (I, E, I, I, A, y O) y, Plástica que tiene ocho (8) letras, con cinco (5) consonantes (P, L, S, T y C) y tres (3) vocales (A, I y A). 50.

Como se observa, el signo solicitado reproduce en su integridad la marca previamente registrada, esto es «Plástica», la cual, no obstante estar acompañada de la palabra «Identificación», no tiene la suficiente relevancia para ser un elemento diferenciador, que le permita ser objeto de registro. 51. Bien lo consideró la autoridad administrativa cuando señaló que la palabra «Identificación» es de conformación débil lo cual no le otorga características suficientemente distintivas al signo que se pretende registrar. 52.

El Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial IP-7-98, precisó que “cuando se reproduce una marcar prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas, debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismos como un criterio valido de diferenciación, cualquier marcar podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la marca unitaria». 53.

En tal sentido, no puede considerarse la expresión «Identificación» como un criterio valido de diferenciación, pues tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia de aceptarse tal mecanismo como un criterio valido de diferenciación, cualquier marcar podría apropiarse de la marca de un tercero. 54. Es así como el signo «Identificación Plástica» al no tener elementos suficientes de distintividad generaría, igualmente, similitud visual, fonética y conceptual, como se observa a continuación: 55.

Respecto de la similitud visual del signo solicitado como de la marca previamente registrada, se puede concluir que se presentan similitudes que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor, lo cual se colige del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: IDENTIFICIACIÓN PLÁSTICA- PLÁSTICA- IDENTIFICIACIÓN PLÁSTICA- PLÁSTICA- IDENTIFICIACIÓN PLÁSTICA- PLÁSTICA- IDENTIFICIACIÓN PLÁSTICA- PLÁSTICA- IDENTIFICIACIÓN PLÁSTICA- PLÁSTICA- IDENTIFICIACIÓN PLÁSTICA- PLÁSTICA- IDENTIFICIACIÓN PLÁSTICA- PLÁSTICA- IDENTIFICIACIÓN PLÁSTICA- PLÁSTICA- 56.

La Sala resalta que, desde el punto de vista fonético se tiene que los signos confrontados al pronunciarse las expresiones «Identificación» + «Plástica» en el signo solicitado de manera sucesiva y alternativa, éste absorbe el signo previamente registrado de tal forma, que no es posible establecer cuando termina un signo y 18 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio comienza el otro, lo que demuestra que se escuchan en forma similar. 57.

Se reitera que, para el aspecto fonético, la expresión «Identificación» tampoco le otorgan distintividad pues la fuerza de la voz y la atención se centran en la palabra «Plástica», que es la expresión de relevancia y fuerza en los signos en conflicto. 58. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que si bien las palabras que conforman el signo solicitado, «Identificación Plástica», están definidas por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, así: «Identificación» como: «Acción y efecto de identificar o identificarse». «Plástica» como: «1. adj.

Perteneciente o relativo a la plástica. 2. adj. Capaz de ser modelado. Arcilla plástica. 3. adj. Dicho de un material: Que, mediante una compresión, puede cambiar d e forma y conservar esta de modo permanente, a diferencia de los cuerpos elá sticos. 4. adj. Dicho de ciertos materiales sintéticos: Que pueden moldearse fácilment e y están compuestos principalmente por polímeros, como la celulosa.

U. t. c. s. m. Una bolsa de plástico. 5. adj. Que forma o da forma. Fuerza plástica. Virtud plástica. 6. adj. Dicho de un estilo o una frase: Que por su concisión, exactitud y fuerza expresiva da mucho realce a las ideas o imágenes mentales. 7. adj. despect. jerg. C. Rica. Dicho de un joven: Que demuestra o aparenta provenir de clase alta. 8. adj.

El Salv. Dicho de un joven: Frívolo y acomodaticio. 9. f. Arte de plasmar, o formar cosas de barro, yeso, etc.» 59. En ese orden de ideas, la palabra «Plástica» en la marca y el signo conflicto, tiene el mismo significado, sin que la palabra «Identificación» le otorgue una concepción disímil, lo que demuestra una similitud entre los mismos. 60.

En efecto, ante la no existencia de elementos suficientemente diferenciadores, los signos evocarían imágenes y conceptos similares generando riesgo de confusión en el mercado. 61. En suma, para la Sala los signos en conflicto al ser analizados en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir error en el mercado, toda vez que el signo solicitado se asimila en composición y disposición a la marca previamente registrada. 62.

Finalmente, en lo relacionado con la distintividad sobrevenida alegada por la parte actora, la Sala pone de presente que el Tribunal Andino en la interpretación rendida en este proceso consideró que dicha figura sólo puede ser aplicable respecto de las causales absolutas reguladas en el artículo 135 de la Decisión 486. 63. Cabe advertir que el presente caso se analiza la presunta distintividad del signo «Identificación Plástica S.A.», pero en la medida que, conforme lo expone 19 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio la parte actora, no es confundible con la marca previamente registrada «Plástica», de conformidad con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, razón por la cual no es procedente la aplicación de la figura de la distintividad sobrevenida.

V.6.1. Conexión Competitiva entre servicios de distintas clases amparados por signos similares - Riesgo de Confusión y/o Asociación 64. Ahora bien, la Sala pone de presente que en la comparación también se deben tener en cuenta los productos y servicios que se busca distinguir con cada uno de los signos, como lo ha advertido el Tribunal de Justicia, por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los mimos, los cuales son del siguiente tenor: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes 20 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva”23 65. En relación con los servicios que pretenden identificar los signos en conflicto resulta del caso precisar que el signo «Identificación Plástica S.A.» (mixta) cuya protección demandó la parte actora, pretende amparar los siguientes servicios de la clase 35: «Servicios de importación, exportación, distribución, comercialización y venta de bienes y servicios por cualquier medio, realización de investigaciones económicas; consultoría y asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, dirección de negocios; distribución y comercialización de toda clase de bienes y servicios, servicios de comercialización internacional e importación de bienes y servicios, agencias de información comercial y de publicidad, alquiler de maquinaria y material publicitario; difusión de anuncios publicitarios, agencias de informaciones comerciales; compilación y transcripción de datos; correo publicitario; decoración de escaparates; demostración de productos; difusión de anuncios publicitarios, muestras y material publicitario; información estadística; estimaciones e negocios comerciales: búsqueda y estudio mercados; organización de ferias con fines comerciales o de publicidad, información de negocios; organización de negocios; promoción de ventas para terceros; publicidad en general; ventas en pública subasta; relaciones públicas, publicidad de correspondencias, radiofónica, televisada» 66.

A su turno, la marca Plástica (nominativa) ampara siguientes servicios de la clase 35: «Publicidad, realización o ubicación de publicidad para otros en cualquier sistema de comunicación, acceso a la información publicitaria, servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, la compilación, la transmisión, o la 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 549-IP-2016. Marca: “CEVIT”. 21 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio sistematización de comunicaciones, así como la compilación de datos de cualquier índole, mercado; alquiler de publicidad; motores de búsqueda publicitaria; directorios de información; exhibiciones; informaciones; correo publicitario; promoción de productos y servicios de otros espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicidad e información» 67.

Por lo anterior, resulta claro que los signos se encuentran en la misma clase del nomenclátor internacional, además amparan similares servicios al relacionarse con publicidad en cualquier sistema de comunicaciones, informaciones, motores de búsqueda publicitaria, promoción de productos, negocios y exhibiciones, entre otros, lo cual demuestra que se presenta una evidente conexidad competitiva entre los servicios amparados por cada uno de los signos en controversia. 68.

Así pues, la Sala concluye que los servicios tienen los mismos canales de comercialización y se promueven mediante iguales medios de publicidad, lo cual generaría confusión entre ellos y un posible riesgo de asociación del origen empresarial. VI. Conclusión. 69. La Sala considera que entre los signos cotejados existen similitudes sustanciales que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinan la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario24, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1 de julio de 2022. Radicación 11001 03 24 000 2010 00208 00 C.P. Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés. 22 Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00 Demandante: Identificación Plástica S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P/27).