CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 Demandante: Luis Alberto Cano Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Galería Cano S.A. Temas: Comparación entre signos y marcas mixtas y nominativas.

Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Riesgo de confusión y asociación. Marcas de nombres propios. Coexistencia pacífica. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Luis Alberto Cano contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 32178 de 28 de septiembre de 2001, 012238 de 30 de abril de 2003 y 26769 de 25 de septiembre de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Luis Alberto Cano1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 1 a 2 2 Cfr. Folios 33 a 47 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” 2 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 declare la nulidad de las resoluciones núms. 32178 de 28 de septiembre de 2001, “Por la cual se resuelve una oposición y se niega un registro de marca”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos; 012238 de 30 de abril de 2003, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y 26769 de 25 de septiembre de 2003 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto “L.A. CANO”, para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] Respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros que declaren la NULIDAD de las Resoluciones No. 32178 del 28 de septiembre de 2001, 12238 del 30 de abril de 2003 y 26769 del 25 de septiembre de 2003, expedidas por la SIC, la primera de las cuales declaró fundada la oposición presentada por la sociedad GALERÍA CANO S.A. y negó el registro de la marca L.A. CANO (mixta), solicitada por el señor LUIS ALBERTO CANO, y las últimas que CONFIRMARON esta decisión al ser resueltos los recursos de reposición y apelación. […]” 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables consejeros que declaren INFUNDADA la oposición presentada por la sociedad GALERÍA CANO S.A. y CONCEDAN el registro de la marca L.A. CANO (mixta), para identificad: Reproducciones de originales de arte precolombino en metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería y bisutería, piedras preciosas y semipreciosas, de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

Solicito también a los Honorables Consejeros que ordenen la Publicación de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]” (Destacado en el original). Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4 Cfr. Folio 34 5 Cfr. Folios 34 a 36 3 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 5.1.

Solicitó, el 6 de agosto de 19976, el registro como marca del signo mixto L.A. CANO para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. La referida solicitud se publicó, el 4 de noviembre de 1997, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 453, la cual fue objeto de oposición por parte de Galería Cano S.A., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso, con fundamento en sus marcas mixtas GALERÍA CANO y su marca nominativa LA CANO7 que identifican productos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante de la Resolución núm. 32178 de 28 de septiembre de 2001, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso con base en la marca mixta GALERÍA CANO y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto L.A. CANO para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.

La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 32178 de 28 de septiembre de 2001. 5.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante de la Resolución núm. 012238 de 30 de abril de 2003, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32178 de 28 de septiembre de 2001. 5.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante de la Resolución núm. 26769 de 25 de septiembre de 2003, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32178 de 28 de septiembre de 2001. Normas violadas 6. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante Decisión 486 de 2000. 6 Según consta en el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, Expediente núm. 97045229 7 Cfr. Folios 5 y 72.

La Sala precisa que la marca LA CANO no fue objeto del cotejo marcario por la parte demandada al encontrarse cancelada durante el trámite administrativo. 8 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” 4 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 8.

El signo solicitado como marca no es confundible con la marca previamente registrada y, en consecuencia, cuenta con suficiente distintividad para ser registrado, por lo cual su negación implica una violación de lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 9.

Con la expedición de los actos acusados se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la parte demandada determinó que el elemento nominativo era el que prevalecía en el conjunto marcario del signo solicitado, desconociendo la regla referente a que la comparación debe hacerse considerando el conjunto marcario en su totalidad y sin fraccionamientos. 10.

El elemento gráfico constituye un elemento fundamental del signo solicitado, el cual permite diferenciarlo de la marca previamente registrada GALERÍA CANO, consideración a la que hubiere llegado cualquier persona con la simple observación del signo. 11. En ese sentido, el fraccionamiento efectuado llevó a la decisión adoptada en los actos acusados de no considerar la importancia del elemento gráfico en el conjunto que conformaba el signo solicitado a registro. 12.

En los actos acusados no se justificó la exclusión del cotejo de la expresión GALERIA, pues no identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, no describe ninguno de ellos, ni está compuesta por una o unas pocas letras o números. 13. De haberse estudiado los conjuntos que componían el signo y las marcas con los dos elementos que se excluyeron (L.A. y GALERÍA), no se hubiera considerado 5 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 que el signo estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 14.

El signo mixto L.A. CANO constituye la abreviación del nombre de quién solicitó su registro como marca y, en ese sentido, era aplicable lo relativo al registro de nombres propios de conformidad con el artículo 607 del Código de Comercio, el cual prevé el registro de nombre propios como una excepción a la causal de irregistrabilidad relacionada con el riesgo de confusión o asociación con las marcas previamente registradas. 15.

Estaba autorizada para utilizar su nombre propio como marca, especialmente cuando, a pesar de compartir el apellido CANO, los otros elementos que conforman tanto el signo solicitado como marca y las marcas previamente registradas, les otorgan distintividad y permiten su clara identificación. 16. Frente al aspecto ortográfico, el signo y las marcas cotejados tienen un número de letras y una extensión diferentes; y adicionalmente, una tiene dos palabras completas (GALERÍA CANO) y la otra una palabra y una sigla (L.A. CANO). 17.

Respecto de la comparación fonética, la palabra GALERÍA y la abreviación L.A. implican un cambio sustancial en la pronunciación de los signos distintivos. 18. Por último, sostuvo que los signos distintivos cotejados no son similarmente confundibles, lo que determina, que el signo solicitado no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Contestación de la demanda La parte demandada 19. La parte demandada9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9 mediante apoderado. Cfr. Folios 86. 87 10 Cfr. Folios 88 a 96 6 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 20. Con la expedición de los actos acusados no se violó lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el registro como marca del signo solicitado tenía una alta carga conceptual y su elemento predominante era el denominativo. 21.

El signo mixto L.A. CANO consiste en una reproducción esencial de la marca previamente registrada GALERÍA CANO, sin que la inclusión de las letras L.A. en la primera y la exclusión del término GALERÍA en la segunda, le otorga distintividad al mencionado signo. 22. La palabra GALERÍA es una expresión que no es apropiable por terceros a través de los derechos de propiedad industrial, y puede ser utilizada indistintamente por cualquier empresario para designar los productos o servicios ofrecidos. 23.

Al cotejar el signo solicitado y la marca previamente registrada, se evidencia una misma secuencia vocálica (A-O) y consonántica (C-N). Asimismo, hay identidad en su pronunciación, causando confusión desde la perspectiva fonética. De igual forma, debido a lo común de sus raíces y atendiendo al aspecto conceptual, dan la idea al consumidor de tener un mismo origen empresarial. 24.

Respecto de la conexidad competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos cotejados, al tratarse de productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, comparten las mismas finalidades y canales de comercialización, lo cual implica necesariamente la existencia de conexidad competitiva y generando así un riesgo de confusión directa e indirecta en el mercado.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 25. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido debidamente notificado11, no se pronunció dentro de esta etapa procesal. Auto de pruebas 11 Cfr. Folio 82. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 26. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 27 de marzo de 200612, sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 27. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de mayo de 200613, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 28.

La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal. 29. Durante el término legal, la parte demandada14 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 30. El tercero con interés directo en las resultas del proceso15, mediante escrito recibido el 21 de junio de 2006, presentó escrito de alegatos. Al respecto, indicó que los actos administrativos acusados se encontraban ajustados a derecho, comoquiera que el signo solicitado como marca era susceptible de ser confundido, no solo con la marca que había sido cotejada, sino con una multiplicidad de marcas de las que era titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Intervención del Ministerio Publico 31. El Ministerio Público, mediante escrito recibido el 6 de julio de 200616 en la Secretaría de la Sección Primera, rindió concepto así: 32. Le asiste la razón a la parte demandada cuando afirma que el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto concurren los supuestos requeridos para la aplicación de la normativa mencionada, es decir, la identidad o similitud entre los 12Cfr. Folios 126 a 127 13 Cfr. Folio 152 14 Cfr. Folios 153-159 15 Cfr. Folios 161-177 16 Cfr. Folios 179-189 8 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 signos, la correspondencia entre productos ofrecidos y el evidente riesgo de confusión o asociación. 32.1.

Entre el signo solicitado L.A CANO y la marca previamente registrada GALERÍA CANO, existen notorias identidades y semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales que generan una marcada posibilidad no solo de confusión, sino, además de asociación. 32.2. Desde el punto de vista ortográfico, basta observar la escritura de las expresiones en conflicto para concluir que existe una redacción muy semejante, que tiende a identificarlas entre sí, sin que las letras L y A, intercaladas por puntos, haga suficientemente distintiva a la solicitada con respecto a la registrada. 32.3.

Desde el punto de vista fonético tampoco se desvirtúa la similitud que se presenta, a pesar de los argumentos de la parte demandante en relación con la pronunciación de la abreviatura de los nombres de quien solicita el registro. 32.4. Tampoco se desvirtúa la similitud que se presenta desde el punto de vista conceptual, pues no cabe duda que el signo solicitado efectivamente sugiere una misma fuente y origen empresarial con las marcas protegidas. 32.5.

Se comparte el concepto de la parte demandada, en cuanto la expresión GALERIA no es apropiable, por cuanto su gran cobertura etimológica, ha propiciado una diversificada, amplia y común utilización de la misma en diferentes actividades de la vida cotidiana. 32.6. En cuanto a la conexión competitiva, el signo solicitado comprende exactamente los mismos productos de la marca registrada, lo que conduce a concluir que el riesgo de confusión en el consumidor es categórico. 32.7.

Concluyó, indicado que el signo solicitado carece de distintividad para diferenciarse de la marca previamente registrada. Interpretación Prejudicial 9 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 33. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto del 21 de julio de 200617, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable. 34.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 41-IP-2007 de 11 de abril de 200718, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículo 134 y 136 a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial, de oficio, versará sobre los artículos 81, 82, literales a), d) y e), 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo mixto L.A. CANO. Así mismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. 35.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Diligencia de interrogatorio 36. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 31 de agosto de 201019, dispuso decretar la práctica de un interrogatorio a las partes para absolver el cuestionario. 37. El Despacho Sustanciador, el día 16 de noviembre de 201020, practicó los interrogatorios decretos supra, en los cuales: 37.1.

La parte demandante, manifestó que existe convivencia pacífica entre los signos distintivos cotejados y, para tal fin, aportó un certificado de registro de la marca L.A. CANO en México21 y un Convenio de Coexistencia22, los cuales fueron incorporados al expediente del proceso. 17 Cfr. Folio 191 18 Cfr. Folios 209 a 234 19 Cfr. Folio 245 a 246 20 Cfr. Folios 268 a 272 21 Cfr. Folio 262 22 Cfr. Folios 263 a 267 10 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 37.2.

Fernando Mendoza Cepeda, en calidad de Gerente General del tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó contar con correos electrónicos que acreditan la confusión por parte de consumidores de los productos identificados con el signo solicitado y la marca previamente registrada. En ese sentido, el Despacho Sustanciador concedió el término de diez (10) días para que aportara los documentos referidos al expediente del proceso de la referencia. 37.3.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante escrito recibido el 30 de noviembre de 201023, aportó los correos electrónicos indicados supra. Sentencia de 12 de mayo de 2011 38. La Sala, mediante sentencia de 12 de mayo de 201124, resolvió: i) declarar la nulidad de los actos administrativos acusados; y ii) ordenar a la parte demandada conceder el registro de la marca mixta L.A. CANO y expedir el certificado de registro correspondiente. 39.

La Sala consideró que había una convivencia pacífica entre el signo solicitado como marca y la marca previamente registrada que no había sido desvirtuado. Lo anterior, comoquiera que el tercero interesado en las resultas del proceso no había aportado los documentos solicitados en el trámite de la diligencia de interrogatorio realizada el 16 de noviembre de 2010 y referida supra.

Solicitud de Nulidad 40. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación el 6 de julio de 201125, solicitó la nulidad de la sentencia de 12 de mayo de 2011. En ese sentido, manifestó que no se habían tenido en cuenta los documentos referidos en el interrogatorio de parte y solicitados por el Despacho sustanciador para que fueran allegados en la diligencia de interrogatorio realizada el 16 de noviembre de 201026.

Auto de 1 de septiembre de 2011 23 Cfr. Folio 350 24 Cfr. Folios 308 a 341 25 Cfr. Folios 407 a 409 26 Cfr. Folio 271 a 272 11 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 41. El Despacho Sustanciador mediante auto de 1 de septiembre de 201127, ordenó, por Secretaría, el desglose y envío al Ministerio de Relaciones Exteriores los correos electrónicos aportados por Galería Cano S.A., obrantes en los folios 365, 368 y 370 del expediente para su traducción. 42.

Un perito, en cumplimiento a lo ordenado por el Despacho Sustanciador, efectuó la traducción de los correos electrónicos obrantes en los folios 365, 368 y 370 del expediente del proceso 28. Auto de 29 de septiembre de 2016 43. La Sala, mediante de auto de 29 de septiembre de 201629, declaró la nulidad de la sentencia. En ese sentido consideró que: “[ ] En el presente asunto, la sentencia dictada el 12 de mayo de 2011 está viciada de nulidad, por cuanto resolvió el caso sin considerar los elementos probatorios que fueron solicitados en virtud de una prueba decretada de oficio y que fueron oportunamente aportados por GALERÍA CANO S.A., quien señaló que éstos desvirtuaban la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto y probaban el riesgo de confusión o error en el público consumidor, elementos propios de la confundibilidad.

En ese entendido, correspondía a la Sala verificar los documentos aportados oportunamente por GALERA CANO S.A., y en consecuencia, determinar si en verdad, en el tiempo de coexistencia de los signos en el mercado, se presentaba o no riesgo de confusión, análisis que no puede omitirse atendiendo el objeto de la controversia y que es propio de la sentencia. [ ]” (Destacado por la Sala).

Resuelve sobre una medida de saneamiento y el traslado de unas pruebas 44. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de marzo de 202430, resolvió: i) revocar el auto de 30 de mayo de 2006, mediante el cual se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión; y ii) ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación correr traslado de las pruebas documentales aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 27 Cfr. Folio 425 a 426 28 Cfr. Folios 459 a 465 29 Cfr. Folios 483 a 486 30 Cfr. Índice núm. 150 aplicativo web SAMAI 12 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 45.

La parte demandante, en el traslado indicado supra31, manifestó que: 45.1. La sentencia de 24 de febrero de 2009, proferida por el Tribunal Segundo Civil de San José de Costa Rica, aportada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no cumple con las formalidades previstas en la ley, comoquiera que debió ser autenticada ante el Cónsul o agente diplomático, cuya firma debía ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. 45.2.

Asimismo, la sentencia indicada supra fue proferida seis años después del agotamiento de la vía gubernativa, por lo que no guarda relación con el objeto del litigio. Ello, comoquiera que no corresponde a la época de los hechos ni con las pretensiones de la demanda del caso sub examine. 45.3. Los correos electrónicos aportados, obrantes en los folios 365, 368 y 370 del expediente del proceso, se encuentran en idioma inglés, por lo tanto, los mismos debieron ser acompañados por su traducción oficial al español.

Asimismo, corresponden a los años 2009 y 2010, fechas posteriores a los hechos, pretensiones y actos acusados. Alegatos de conclusión 46. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de abril de 202432, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 46.1.

La parte demandante33 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 46.2. La parte demandada34 guardó silencio en esta etapa procesal. 31 Cfr. Índice núm. 153 aplicativo web SAMAI 32 Cfr. Cfr. Índice núm. 155 aplicativo web SAMAI 33 Cfr. Índice 161 del aplicativo web “SAMAI”. 34 Cfr. Índice 163 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 46.3.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso35 guardó silencio en esta etapa procesal. Intervención del Ministerio Publico 47. El Agente del Ministerio Público36 rindió concepto en los siguientes términos: 48. Desde el punto de vista fonético el signo solicitado L.A. CANO y la marca previamente registrada GALERÍA CANO, comparten la expresión CANO, que al ser pronunciadas gozan de una misma sonoridad. 49.

Respecto del aspecto ortográfico, se observa que los signos cotejados coinciden en la palabra CANO, los cuales, al ser apreciados en su conjunto, cuentan con elementos similares, que no permiten su individualización por parte del público consumidor. 50. Desde el punto de vista ideológico, el signo mixto solicitado no cuenta con diferencias frente a la marca opositora, lo que no permite al consumidor promedio identificar estas entre los productos y/o servicios que ofrecen en el mercado. 51.

En cuanto a la conexión competitiva, los signos comparados distribuyen el mismo tipo de productos y/o servicios, por lo que hay lugar a predicar entre ellos una posible relación de complementariedad. 52. Concluyó, que en el presente caso los cargos de nulidad propuestos por la parte demandante no poseen ninguna vocación de prosperidad, lo que de contera obliga a que las suplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 53. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial aplicable al trámite procesal; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 41-IP-2007 de 11 de abril de 2007; 35 Cfr. Ibidem 36 Cfr. Cfr. Índice 162 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 vii) la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo; viii) el marco normativo sobre identidad o similitud de signos como causal de irregistrabilidad; viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 54. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Decreto 01 de 2 de enero de 198437, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201138, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201939, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 55.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 56. Los actos acusados son los siguientes: 56.1. La Resolución núm. 32178 de 28 de septiembre de 200140, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negó el registro como marca del signo mixto L.A. CANO, para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 56.2.

La Resolución núm. 012238 de 30 de abril de 200341, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32178 de 28 de septiembre de 2001. 37 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 38 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 39 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 40 Cfr. Folios 60 a 62 41 Cfr. Folios 67 a 70 15 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 56.3.

La Resolución núm. 26769 de 25 de septiembre de 200342, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32178 de 28 de septiembre de 2001. El problema jurídico 57. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de esta, y la Interpretación Prejudicial, determinar: 57.1.

Si las resoluciones núms. 32178 de 28 de septiembre de 2001, “por la cual se resuelve una oposición y se niega un registro de marca” y 012238 de 30 de abril de 2003 “por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y 26769 de 25 de septiembre de 2003, “ por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto L.A. CANO, para identificar “reproducciones de originales de arte precolombino en metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería y bisutería piedras preciosas y semipreciosas”, productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran o no el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena43, la cual es la norma equivalente al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante. 57.2.

En este sentido, se analizará si el signo mixto L.A. CANO es idéntico o se asemeja de forma que pueda inducir al público en error a la marca registrada GALERÍA CANO, con registro marcario núm. 88472, que identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 57.3. La Sala precisa que no se efectuará el análisis respecto de la marca LA CANO teniendo en cuenta que se encontraba cancelada al efectuarse el examen de registrabilidad dentro del procedimiento administrativo44. 42 Cfr. Folios 71 a 73 43 “Régimen común sobre propiedad industrial” 44 Cfr. Folios 5 y 72 16 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 58.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 41-IP-2007 de 11 de abril de 2007 en la cual interpretó de oficio los artículos 81; literales a), d) y e) del artículo 82; literales a), d) y e) del artículo 83; y el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena45, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 2000. 59.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar o no la nulidad de los actos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial aplicable al trámite procesal 60. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena46, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia, actualmente, está 45 “Régimen común sobre propiedad industrial” 46 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 contenido en la Decisión 486 de 200047 de la Comisión de la Comunidad Andina48, y que es el trámite procesal aplicable a la presente demanda.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina49 61. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina50 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 62.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 47 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 48 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 49 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 50 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 63.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 64.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 65.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 66. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 67.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 41-IP-2007 de 11 de abril de 2007 68. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso51: “[…] A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 51 Cfr. Folios 209 a 234 19 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. […] A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. […] De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto L.A. CANO se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. […] B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 • Proceso 235-IP-2005, de 26 de julio de 2006.

Marca: “SENTIVA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dicta para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00419. • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005. Marca: “MAC MIXTA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372.

C. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Como quiera que la demandante argumentara que entre los signos en conflicto se encuentran semejanzas capaces de generar confusión directa e indirecta en el público consumidor, es pertinente, una vez abordado el tema de en registrabilidad de signos por identidad o similitud, tratar las formas en que puede presentarse la confusión entre signos La confusión puede darse de dos maneras: 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos L.A. CANO y GALERÍA CANO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. Teniendo en cuenta que, igualmente, muchas Interpretaciones Prejudiciales han tratado sobre la comparación entre marcas mixtas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. • 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005. Marca: “MAC MIXTA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372.

E. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Como quiera que en el proceso interno que sirvió de base para la presente Interpretación Prejudicial se debate la confusión que pudiera generarse entre el signo mixto L.A. CANO y el signo denominativo L.A. CANO, se hace necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes Interpretaciones ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005.

Marca: “MAC MIXTA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372. • 183-IP-2005, de 26 de octubre de 2005. Marca: “FRUTTI”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1283, de 11 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2001-0281.

F. SIGNOS QUE ADOPTAN EXPRESIONES DENOMINATIVAS COMPUESTAS. En atención a que en el caso bajo estudio el signo L.A. CANO se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos que adoptan expresiones denominativas compuestas. […] Al examinar un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

G. COMPARACIÓN DE MARCAS COMPUESTAS POR PALABRAS DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS. En atención a que en el caso bajo estudio la sociedad demandante argumentara que la palabra L.A. CANO no es genérica ni descriptiva y, por lo tanto, no existe razón alguna para excluirla de la comparación marcaria se hace necesario referirse a la comparación de marcas compuestas por palabras descriptivas y genéricas.

La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca.

Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. […] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por vocablos genéricos o descriptivos, el consultante deberá concentrarse en los elementos que no lo son, a fin de determinar el grado de confusión entre los signos en conflicto.

Lo anterior, por cuanto el signo genérico o descriptivo es inapropiable y el propietario de un signo compuesto por un elemento genérico no puede basar la confundibilidad en dicho elemento genérico. H. COMPARACIÓN DE MARCAS QUE CONTENGAN PALABRAS DE USO COMÚN. Como quiera que en el caso bajo estudio la demandante argumentara que la palabra L.A. CANO es de uso común y, por lo tanto, no existe razón alguna para excluirla de la comparación marcaria, se hace necesario tratar el tema de comparación de marcas que contengan palabras de uso común. […] Si bien la norma trascrita52 prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que las resultas sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, lo que trae efectos en relación con el cotejo marcario.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: ‘El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles. (…) 52 Hace referencia al literal e) del artículo 82 de la Decisión 344. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo.

Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintivos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles, y de sostenerse que el que una partícula sea de uso común no significa que sea ajena al problema de la confundibilidad” Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, el consultante deberá concentrarse en los elementos que no lo son, a fin de determinar el grado de confusión entre los signos en conflicto.

Lo anterior, por cuanto las palabras de uso común son inapropiables y el propietario de un signo compuesto por un componente de dichas características no puede basar la confundibilidad en dicho elemento. I. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación, la sociedad GALERÍA CANO S.A. argumentó que la marca denominativa GALERÍA CANO es notoria; por ello es pertinente abordar el tema de la marca notoria y la prueba de dicha notoriedad. […] El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Competente con base en las pruebas presentadas. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca […]”.

(Destacado en el texto original) […] “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario o del Juez Nacional, en su 24 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

CUARTO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad; al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. La doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

QUINTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta Clase de signos.

SEXTO: Al examinar un signo que adopta una expresión denominativa compuesta, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

SÉPTIMO: Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por vocablos genéricos o descriptivos, el consultante deberá concentrarse en los elementos que no lo son, a fin de determinar el grado de confusión entre los signos en conflicto. Lo anterior, por cuanto el signo genérico o descriptivo es inapropiable y el propietario de un signo compuesto por un elemento genérico no puede basar la confundibilidad en dicho elemento genérico.

(Resalta la Sala)

OCTAVO: Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, el consultante deberá concentrarse en los elementos que no lo son, a fin de determinar el grado de confusión entre los signos en conflicto. Lo anterior, por cuanto las palabras de uso común son inapropiables y el propietario de un signo compuesto por un componente de dichas características no puede basar la confundibilidad en dicho elemento.

NOVENO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 Los signos notorios de los Países Miembros serán protegidos en los otros Países Miembros, siempre y cuando sean notorios en el comercio subregional, es decir, que basta que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros; lo anterior quiere decir que debe ser notoriamente conocido por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de la especial protección. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.” Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo 69. Vista la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 2000, los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos de conformidad con la legislación comunitaria anterior se regirán por las disposiciones aplicables al momento de su otorgamiento. 70.

La Sala advierte que la solicitud de registro como marca del signo mixto L.A. CANO fue radicada el 6 de agosto de 1997, es decir, durante la vigencia de la Decisión 344 de 1993, por lo que es esta normativa la que regula los requisitos de validez de la solicitud de marca y, por consiguiente, son los artículos 81 y siguientes de dicha Decisión, y no los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de 2000, los aplicables al estudio de registrabilidad del signo mixto L.A. CANO. 71.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la norma sustancial aplicable es el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993, comoquiera que es el equivalente al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, aducido como vulnerado por la parte demandante. Marco normativo sobre la identidad o similitud de signos como causal de irregistrabilidad 72.

Visto el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, de forma que pueda inducir al público en error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para 26 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Análisis del caso concreto 73. De conformidad con el marco normativo desarrollado supra, sobre la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo y el marco normativo sobre la identidad o similitud de signos como causal de irregistrabilidad y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante, demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 74.

En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICTADO MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS 53 GALERÍA CANO (mixta)54 Clase 14: “reproducciones de originales de arte precolombino en metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería y bisutería piedras preciosas y semipreciosas”.

Certificado núm. 88472 Clase 14: “Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias chapeados; joyería; piedras preciosas; replicas o reproducciones arqueológicas, aborígenes, de artesanía, orfebrería.”. 75. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad. 76.

Atendiendo a que en el escrito de demanda se expusieron como violados el artículo 134 y el literal a) 136 literal de la Decisión 486 de 2000; y en razón a la aplicación del del derecho comunitario en el tiempo, esta Sala considera que las 53 Cfr. Folio 59 54 Cfr. Folio 144 27 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 normas sustanciales aplicables al caso concreto son los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de 1993.

Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 77. En relación con el cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, que corresponde al artículo 81 de la Decisión 344 de 1993, este se sustentó de forma exclusiva en la distintividad extrínseca del signo y no en los requisitos para ser marca. 78. La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993.

Ello, comoquiera que el cargo de violación se circunscribe a considerar: i) si el signo y la marca confrontada son o no confundibles; y ii) si el signo solicitado a registro cuenta con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 14 de la Clasificación de Niza.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200 79. Conforme se indicó supra, la Sala considera que la norma aplicable al fondo de la controversia respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 es el artículo 83 de la Decisión 344 de 1993, que prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. 80.

Para estos efectos, prevé unas causales de irregistrabilidad dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o semejante, de forma que pueda inducir al público en error, a una marca anteriormente solicitada para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público en error. 81.

Esta Sección, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta 28 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”55. 82.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro […]”56.

(Destacado fuera del texto original) 83. En similar sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró, respecto al riesgo de confusión, que: “[…] La confusión puede darse de dos maneras: 1. De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. […]”57. 84.

En relación con los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, el Tribunal, citando pronunciamientos anteriores, consideró que “[…] serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002). […]”58. (Destacado fuera del texto original) 85. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto L.A. CANO solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos fácticos 55 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 203-IP- 2005 de 24 de noviembre de 2005. 57 Cfr. Folio 219 58 Ibidem. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 86.

Con el fin de analizar la identidad o grado de semejanza entre los signos distintivos, es necesario tener en cuenta la naturaleza de estos. La Sala advierte que el signo L.A. CANO y la marca registrada GALERÍA CANO son signos distintivos mixtos, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de estos signos distintivos. 87. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre signos distintivos mixtos, en la Interpretación Prejudicial59 solicitada para este proceso referenció las Interpretaciones Prejudiciales 62-IP-2006 de 31 de mayo de 2006 y 203-IP-2005 de 24 de noviembre de 2005.

En dichos procesos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que: “[…] Si el elemento determinante de los signos en conflicto es el denominativo, el cotejo entre las marcas mixtas debe hacerse siguiendo las reglas de comparación entre marcas denominativas; si el elemento determinante resultare ser el denominativo y en la otra el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión, y, por último, si con respecto a ambas el elemento determinante es el gráfico el cotejo entre las marcas mixtas habrá que hacerse teniendo en cuenta el concepto que evoca dicho elemento […]”60.

(Destacado fuera del texto original). 88. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial61 solicitada para este proceso referenció, respecto de la comparación entre signos mixtos y signos denominativos, los procesos 203-IP-2005 de 24 de noviembre de 2005 y el proceso 183-IP-2005, de 26 de octubre de 2005.

En dichos procesos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que: “[…] Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. […] Si resultare que el elemento denominativo es el predominante, para la comparación entre los signos deben aplicarse los criterios de comparación entre marcas denominativas […]”62.

(Destacado fuera del texto original) 59 Cfr. Folio 221. 60 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 203-IP-2005 de 24 de noviembre de 2005. 61 Cfr. Folio 222 62 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 203-IP-2005 de 24 de noviembre de 2005. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 89.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial solicitada para este proceso consideró, además, el tema de los signos distintivos que adoptan expresiones denominativas compuestas. Al respecto, consideró: “[…] En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). […]”63 90. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial solicitada para este proceso trató, además, el tema de los signos distintivos compuestos por palabras descriptivas o genéricas.

Al respecto, consideró: “[…] La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. […] Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. […] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por vocablos genéricos o descriptivos, el consultante deberá concentrarse en los elementos que no lo son, a fin de determinar el grado de confusión entre los signos en conflicto […]”64. 91.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los signos distintivos que contienen palabras de uso común, consideró: “[…] Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión […] 63 Cfr. Folios 222 y 223 64 Cfr. Folios 223 y 224 31 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, el consultante deberá concentrarse en los elementos que no lo son, a fin de determinar el grado de confusión entre los signos en conflicto. […]”65.

(Destacado fuera del texto) 92. Atendiendo a que la controversia radica en el riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca mixta, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto. 93. La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que, tanto en el signo solicitado como en la marca previamente registrada, tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor.

Ello, al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que estos utilicen en el mercado para solicitar el producto, para ello, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor. 94. Por su parte, en el signo solicitado, los elementos gráficos, los cuales consisten en dos círculos incompletos entrelazados, en cuya parte exterior se evidencian figuras, que la parte demandante alega son “monos precolombinos”, no son lo suficientemente relevantes como para prevalecer en la mente del consumidor por encima del elemento nominativo. 95.

En ese sentido, la Sala, atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, tanto en el signo solicitado como en la marca registrada, con el fin de realizar el cotejo entre el signo y la marca en conflicto, observará las reglas indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 62- IP-200666, citada en la interpretación proferida para este proceso, en que señalo que: “[…] 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. […]”67.

(Destacado fuera del texto original). 65 Cfr. Folios 224 a 225. 66 Cfr. Folio 220. 67 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 62-IP-2006 de 20 de marzo de 2015, págs. 10 y 11 32 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 96. La Sala adicionalmente tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 203-IP-2005 referenciada supra, la similitud entre la marca y el signo solicitado al ser comparados puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.68.

(Destacado del texto). 97. Así las cosas, la Sala procede a realizar el estudio de los supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si la solicitud denegada cumple con los requisitos en ella previstos. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y la marca Comparación Ortográfica 98. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo negado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes entre el signo negado y las marcas registradas. 99.

La comparación ortográfica el signo solicitado y la marca previamente registrada es como sigue: SIGNO SOLICITADO L. A. C A N O 1 2 3 4 6 7 8 9 68 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 203-IP-2005 de 24 de noviembre de 2005, pág. 14 33 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 MARCA REGISTRADA G A L E R I A C A N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100.

De la comparación de los elementos nominativos de los signos distintivos enfrentados, la Sala encuentra que tanto el signo solicitado L.A. CANO como la marca GALERÍA CANO comparten la palabra CANO, comoquiera que el signo la reproduce. Asimismo, la única diferencia se encuentra en las expresiones iniciales de uno y otro conjunto, a saber, L.A. y GALERÍA. 101.

Sobre este punto es de precisar que expresión GALERÍA no aporta fuerza distintiva al conjunto marcario, comoquiera que es una palabra que se utiliza generalizadamente para referirse a lugares donde se hace exposición y venta de obras69 de arte, o a tiendas o almacenes de cierta importancia70, con lo cual, otorgarle exclusividad sobre el uso de dicha expresión podría darles una ventaja injustificada a los competidores.

Ello, pues limitaría la forma en que se podría referir a los establecimientos en los cuales ofrecen sus mercancías. 102. De igual forma, la Sala considera que la expresión L.A. se puede leer de dos formas: i) como letras individualmente consideradas, las cuales no serían registrables; o ii) como un artículo femenino, el cual, debido a su generalidad, no puede ser sujeto de exclusividad por parte de un comerciante. 103.

Ahora bien, la Sala advierte que la parte demandante aduce que las letras L.A. son las siglas de su nombre y que, en ese sentido, no se puede negar el registro sobre ellas. Sobre el asunto, la Sala considera que las letras L.A. no se pueden relacionar 69 https://dle.rae.es/galer%C3%ADa; Real Academia de la lengua española, consultada el 19 de junio de 2024. 70 ibidem 34 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 con un nombre específico, pues dicha circunstancia no fue acreditada, por lo cual dicho argumento no estaría llamado a prosperar. 104.

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto supra, esta Sala considera que, en el caso concreto, la identidad entre la expresión CANO, es suficiente para considerar que se presenta una similitud ortográfica. Ello, máxime cuando las expresiones que se alegan como elementos diferenciadores, carecen de fuerza distintivita. Ello, comoquiera que, por un lado, L.A. no se encuentra acreditado que haga referencia a un nombre o una sigla y GALERÍA es una forma de referirse a un establecimiento donde se pueden adquirir productos de alta calidad u obras de arte.

Comparación Fonética 105. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: L.A. CANO-GALERÍA CANO-L.A. CANO-GALERIA CANO L.A. CANO-GALERÍA CANO-L.A. CANO-GALERIA CANO L.A. CANO-GALERÍA CANO-L.A. CANO-GALERIA CANO L.A. CANO-GALERÍA CANO-L.A. CANO-GALERIA CANO 106.

Ahora bien, en este punto la Sala advierte que la parte demandante argumenta que la pronunciación del signo solicitado es “ELE A CANO”, por cuanto las letras “L” y “A” se encuentran separadas por puntos y corresponden, a su juicio, a las iniciales del nombre “Luis Alberto”. 107. Al respecto, la Sala considera que, desde la posición de un consumidor promedio, la pronunciación de la partícula “L.A.” que hace parte del signo solicitado se oiría “LA”, pues esta se haría de corrido como si se tratara de la forma del femenino del artículo determinado.

Es así, que el consumidor podría entender que al referirse a “L.A. CANO”, se está refiriendo informalmente a “La Galería Cano”. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 108. Adicionalmente, como se manifestó con anterioridad, la expresión “GALERÍA” podría tenerse como una forma de referirse al local donde se comercializan los productos identificados por la expresión CANO. 109.

Por lo anteriormente expuesto, al realizar el análisis fonético de los signos distintivos cotejados, la Sala advierte que comparten la misma pronunciación respecto de la expresión CANO, en la cual recae la mayor fuerza distintiva. 110. De esta forma, es claro que las similitudes fonéticas derivadas de replicar la expresión CANO, tienen una mayor fuerza en la mente del consumidor.

Por esta razón, la Sala considera que el signo y la marca cotejada, presentan similitudes desde su comparación fonética. Comparación Ideológica 111. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 112.

La Sala advierte que la parte demandante alega que la expresión “L.A.” tiene una carga conceptual relacionada con el nombre del fundador. Al respecto, la Sala considera que el uso de las letras “L.A.” como las iniciales del nombre “Luis Alberto” hace parte del ámbito del conocimiento interno de la parte demandante, pues no se encuentra acreditado que un consumidor medio en el mercado entienda que dichas letras tienen ese significado, por lo que en la comparación ideológica no podrá tomarse las señaladas letras por iniciales de un nombre propio. 113.

De igual forma, la Sala advierte que el término “CANO” si bien es un apellido, significa igualmente “canoso, de color blanco o sabio”71, palabra que es común tanto en el signo solicitado como a la marca registrada previamente. 71 Diccionario de la Real Academia Española. https://dle.rae.es/cano?m=form. Consultado el 19 de junio de 2024. 36 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 114.

Al respecto, la Sala advierte que la parte demandante señaló que esta expresión se refiere a su patronímico. Al respecto, la Sala considera que, como se indicó en párrafo supra, esto es un hecho que hace parte exclusivamente del conocimiento del demandante y no del consumidor promedio, quien relacionaría la palabra con su definición, razón por la cual es dale asumir que un consumidor promedio encontraría que las dos marcas tienen una identidad ideológica al percibir dicha expresión. 115.

Ahora bien, la Sala reitera, como se indicó en acápite supra, que la expresión “GALERIA”, se define entre otras formas, como un lugar donde se hace exposición y venta de obras de arte72 o a tiendas o almacenes de cierta importancia73, con lo cual ideológicamente no aporta elementos de identidad al conjunto, sino que evoca en la mente del consumidor la idea del tipo de lugar en el que se van a adquirir los productos. 116.

Conforme lo anterior, la Sala considera que entre los signos enfrentados “L.A. CANO” y “GALERÍA CANO”, existe identidad conceptual en cuanto al término CANO y, en ese sentido, la inclusión del término GALERÍA no logra generar suficientes diferencias conceptuales en el signo solicitado y la marca previamente registrada. 117. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer el signo y la marca confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará los signos por sus similitudes, la Sala considera que el signo “L.A. CANO” es similarmente confundible desde la perspectiva ortográfica, fonética e ideológica con la marca “GALERÍA CANO”.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 118. Atendiendo a que existe semejanza entre el signo mixto L.A. CANO y la marca mixta previamente registrada GALERIA CANO, considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto el signo solicitado como la marca, 72 https://dle.rae.es/galer%C3%ADa;

Real academia de la lengua española, consultada el 19 de junio de 2024 73 ibidem 37 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 119. La Sala advierte, por un lado, que el signo “L.A. CANO” se solicitó con el propósito de amparar “reproducciones de originales de arte precolombino en metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería y bisutería piedras preciosas y semipreciosas”, productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza y, por el otro, la marca de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso ampara “metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias chapeados; joyería; piedras preciosas; replicas o reproducciones arqueológicas, aborígenes, de artesanía, orfebrería” productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 120.

Al respecto, la Sala advierte que varios de los productos que el signo solicitado pretende identificar se encuentran dentro de aquellos identificados con la marca previamente registrada. En consecuencia, la Sala considera que hay identidad entre los productos identificados y, en consecuencia, existe conexidad competitiva. 121. En suma, la Sala advierte que, en el caso sub examine, el signo y la marca son semejantes y los productos presentan conexidad competitiva, por lo que, existe riesgo de confusión o de asociación. 122.

Ahora bien, la Sala advierte que la parte demandante, dentro del interrogatorio que se le práctico, afirmó frente a la pregunta del Despacho Sustanciador sobre la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto, que74: “[…] PREGUNTADO: Hace cuantos años coexiste la marca L.A. CANO con las marcas de propiedad de GALERÍA CANO. CONTESTÓ: veintidós años.

No solamente en Colombia sino en el exterior. Debo precisar que en la ciudad de Bogotá se firmó un convenio de coexistencia con aplicación en México entre GUILLERMO CANO MEJÍA y LUIS ALBERTO CANO BARÓN, el 5 de septiembre del año 2000, para esa fecha mi padre había redactado otro acuerdo de coexistencia para la marca L.A. CANO y GALERÍA CANO para Colombia y nunca se firmó (…) […]” 74 Cfr. Folios 258 a 260 38 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 123.

Al respecto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en el interrogatorio realizado, manifestó que: “[…]En este estado de la diligencia la señora Magistrada Auxiliar le concede el uso de la palabra al Dr. JOSÉ EUDORO NARVAEZ, quien procede a interrogar al testigo así; PREGUNTADO: Usted ha tenido conocimiento en su condición de representante legal de GALERIA CANO S.A. de quejas de usuarios o consumidores, sobre confusión entre las marcas GALERIA CANO y L.A. CANO. CONTESTÓ: Si y ha sido por clientes que creen que han comprado en GALERIA CANO y se los direccionamos a LUÍS ALBERTO CANO ya que no podemos dar garantía de los productos que no son de nosotros.

También hay correos electrónicos de personas que se han quejado ante nosotros, hay que buscar estos correos. Y me imagino que igualmente les pasa a ellos. […]”75 124. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que el Despacho Sustanciador concedió al tercero con interés directo en el resultado del proceso el término de diez (10) días para que aportara los documentos referidos al expediente del proceso de la referencia, y este, mediante escrito recibido el 30 de noviembre de 201076, aportó los correos electrónicos indicados supra, en el idioma inglés y que fueron traducidos por un perito designado para el efecto77. 125.

Al respecto, la Sala considera, de la valoración de las pruebas documentales indicadas supra, que corresponden a correos electrónicos de los años 2009 y 2010, fecha posterior a la expedición de los actos acusados. 126. Asimismo, respecto de los documentos obrantes a folios 374 a 385, estos corresponden a recortes de prensa, publicidad y 2 certificaciones anteriores a la solicitud del signo solicitado, los cuales no logran acreditar el uso real y efectivo de la marca para identificar productos en la clase 14 de la Clasificación de Niza.

Lo anterior teniendo en cuenta que las publicaciones y publicidad son del año 200778, la certificación de una participación en una macro rueda de negocios es del mes de noviembre de 200379 y la publicidad de una macro rueda de negocios es de noviembre de 200480, todo ello con posterioridad a la fecha de la expedición de los actos acusados.

De otro lado, se allegó una certificación del Banco de Occidente81 relacionada con el buen manejo de una tarjeta de crédito que no permite acreditar la utilización de la marca. 75 Cfr. Folio 271. 76 Cfr. Folio 350 77 Cfr. Folios 459 a 465 78 Cfr. Folios 378, 379,380, 384 79 Cfr. Folio 375 80 Cfr. Folios 381 a 382. 81 Cfr. Folio 377 39 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 127.

Adicionalmente, la Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso allegó una sentencia del Tribunal Segundo Civil de San José de Costa Rica82. Al respecto, la Sala, de la revisión del documento, advierte que se aportó como copia simple y, en consecuencia, no cumple con lo previsto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, sobre documentos otorgados en el extranjero, los cuales deberán presentarse debidamente legalizados. 128.

Ahora bien, esta Sala considera que el acuerdo de coexistencia marcaria83 aportado por la parte demandante no tiene alcance ni efectos en la República de Colombia, comoquiera que, aunque la cláusula primera de dicho contrato no indica que el ámbito territorial de aplicación del contrato es México, pues la cláusula tercera estipula que: “[…]TERCERA. - Ambas partes se comprometen a desistirse recíprocamente de los procedimientos contenciosos administrativos y judiciales promovidos por cada una de ellas ante el INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y ante los JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, y ante cualquier autoridad civil, administrativa o judicial ante la que hayan iniciado acción alguna.

Específicamente, LAC se compromete a desistirse formalmente de las acciones que se describen a continuación: [ ]”84. 129. Adicionalmente, la cláusula 4 señala que: “[…]CUARTA. - Los desistimientos a que se refiere la Cláusula que antecede, serán elaborados por los representantes de las partes en México una vez firmado el presente instrumento, debiendo las partes por conducto de sus representantes en México presentarlos ante las Autoridades competentes de manera conjunta y junto con el presente Convenio o con copia certificada del mismo. […]”85. 130.

Asimismo, la cláusula quinta señala que: “[…] En los términos de la Ley de la Propiedad industrial y de la legislación aplicable, el presente Convenio hará las veces de consentimiento para efectos del registro de marcas en México […]”86 131. La Sala considera que, de la lectura del clausulado del contrato supra, la intención de las partes era establecer un acuerdo de coexistencia pacífica de sus 82 Cfr. Folios 351 a 364 83 Cfr. Folios 263 a 267 84 Ibidem 85 Ibidem 86 Ibidem 40 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 marcas, respecto de procesos administrativos y judiciales llevados ante las autoridades mexicanas. 132.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre la coexistencia pacífica, ha considerado que87: “[ ] la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. [ ] En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que o el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. [ ]”. 133.

En ese sentido, la Sala considera, en cuanto a la afirmación de la parte demandante respecto de la presunta coexistencia pacífica de las marcas, que no allegó pruebas que permitan acreditar dicha afirmación y que generen la total convicción de que existe coexistencia pacífica. 134. Asimismo, la Sala advierte que la parte demandante afirmó que desde 1988 no se han registrado reclamaciones o quejas significativas que sugieran confusión entre las marcas "L.A. CANO", "LA CANO" y "GALERÍA CANO".

Al respecto, la Sala considera que por ese simple hecho no se puede entender configurada la coexistencia pacífica de los signos distintivos. 135. En ese sentido, se advierte que el representante de Galería Cano reconoció que ha recibido reclamaciones “por clientes que creen que han comprado en GALERÍA CANO y se los direccionamos a LUIS ALBERTO CANO ya que no podemos dar garantía de los productos que no son de nosotros”.

No obstante, dicha circunstancia no permitiría tener por acreditada la coexistencia alegada, dado que la carga de la prueba no se puede invertir. De acuerdo con la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina e indicada supra, es a la parte demandante a quién le corresponde demostrarla con suficientes medios probatorios 87 588-IP-2019 de 28 de febrero de 2020 y 172-IP-2020 de 7 de diciembre de 2021. 41 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 que lleve a la convicción al juez de la existencia de la coexistencia pacífica.

Por lo que, en el caso sub examine, la parte demandante al no traer elementos que soporten sus afirmaciones respecto de la coexistencia pacífica de los signos distintivos, esta no puede ser declarada en esta instancia. 136. Por lo expuesto anteriormente, realizando una valoración integral del expediente del proceso, la Sala considera que, con las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y la parte demandante, no es posible estudiar la existencia o ausencia de coexistencia pacífica. 137.

Asimismo, la Sala reitera que, como se determinó supra, existe semejanza y conexidad competitiva entre el signo y la marca cotejados por lo que hay un riesgo de confusión para el consumidor en el mercado, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993. El registro de nombres propios como marcas 138.

Por último, la Sala advierte que la parte demandante alega que, de conformidad con lo previsto en el artículo 607 del Código de Comercio, está autorizada para utilizar su nombre propio en la conformación de marcas. 139. Al respecto, la Sala precisa que la normativa aplicable es la comunitaria andina, es decir, la decisión Decisión 344 de 1993, para el caso sub examine, por lo que se aplicaran dichas disposiciones en el territorio nacional y de conformidad con los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 140.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala, respecto de nombres propios en signos distintivos que no se encuentran acompañados de otros elementos que contribuyan a diferenciarlo de otros signos que contengan la misma expresión, la Sala en sentencia de 12 de febrero de 201588, precisó: “[…] Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. 88 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010-00150-00. 42 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que “los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados […] abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.”89 De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. Con sustento en esas premisas, la Sala concedió el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, con las consideraciones que por su pertinencia para el caso presente, resulta relevante transcribir.

Discurrió así: “No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN MARÍA FARINA. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano. En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora.

Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés”90(El resaltado no es propio del texto) 89 “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 02-IP-95 G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996.” 90 “M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

Expediente Nº 6009. Actor: JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT” 43 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido.

Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta91 no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición. Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas que existen entre ambas marcas, es preciso determinar si se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

En este caso, no puede perderse de vista que las marcas ALDO y ALDO PANETTI fueron concedidas en términos generales, para distinguir servicios de gestión de negocios y de comercialización de calzado y vestidos, servicios que pertenecen a la misma clase 35 del nomenclátor internacional. Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual contribuye de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión y asociación en el público que demanda ese tipo de servicios.

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…] (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” 141.

Por lo expuesto, la Sala considera que, por un lado, el signo L.A. CANO no se encuentra acompañado de otro elemento que contribuya a diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión y, por el otro, como se explicó con anterioridad, reproduce la palabra CANO e identifica productos conexos, por lo que puede inducir al público consumidor en confusión respecto del origen empresarial de los productos. 91 “[http://www.soylaneta.com/nombre/aldo/]” 44 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 142.

Conforme lo anterior y atendiendo a que el signo L.A. CANO genera confusión en el público consumidor respecto de la marca GALERÍA CANO, esta Sala considera que el signo solicitado fue debidamente negado por los actos acusados. Conclusión 143. La Sala concluye que el signo mixto L.A. CANO solicitado para identificar productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, comoquiera que: i) es semejante en su elemento nominativo a la marca nominativa GALERÍA CANO; y ii) los productos que pretende identificar son los mismos que la marca registrada identifica.

En ese sentido, existe riesgo de confusión entre los dos signos distintivos. 144. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la legalidad que ampara las resoluciones núms. 32178 de 28 de septiembre de 2001, 012238 de 30 de abril de 2003 y 26769 de 25 de septiembre de 2003, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

Condena en Costas 145. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, II.

RESUELVE

45 Núm. único de radicación: 11001032400020040004101 PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.