CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. TESIS: EL SIGNO TRIDIMENSIONAL SOLICITADO DE DISEÑO DE UNA CHUPETA CON FORMA DE PIÑA ES DESCRIPTIVO PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, TODA VEZ QUE DESCRIBE DE MANERA DIRECTA UNA PROPIEDAD ESENCIAL DE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUE.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20111, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 7994 de 7 de febrero de 2018, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el 1 En adelante CPACA. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Director de Signos Distintivos de la Superintendencia y Comercio, en adelante SIC; y 29761 de 22 de julio de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro como marca del signo tridimensional solicitado para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 30 de junio de 2017 presentó solicitud de registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL de diseño de una CHUPETA para identificar productos en la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad COLOMBINA S.A. formuló oposición, con fundamento en que 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos de confitería. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el signo solicitado consistía en una forma común y usual para identificar las chupetas que se ofrecen en el mercado. 3°: Que mediante la Resolución núm. 7994 de 7 de febrero de 2018, el Director de Signos Distintivos de la SIC, por un lado, declaró infundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. y, por el otro, denegó el registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL de diseño de una CHUPETA, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar, de oficio, que resultaba descriptivo respecto de los productos que pretendía amparar. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 29761 de 22 de julio de 2019, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, literal f) y 135, literal e), de la Decisión 486, dado que el signo TRIDIMENSIONAL de figura de una CHUPETA es evocativo respecto 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los productos que pretende distinguir en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Indicó que la SIC no debió aplicar el concepto tradicional de descriptividad de un signo, toda vez que el solicitado corresponde a una marca TRIDIMENSIONAL, que consiste en la forma de un producto, que de conformidad con el artículo 134, literal f), ibídem, puede ser registrable. Manifestó que en tratándose de marcas tridimensionales que consisten en la forma de un producto, la descriptividad es un elemento inherente a la naturaleza del mismo signo y permitido por el legislador comunitario, en la medida en que éste sea razonable y no le reste distintividad a la marca.
Sostuvo que el signo TRIDIMENSIONAL de figura de una CHUPETA es una forma arbitraria o de fantasía ingeniada por ella, dado que no corresponde a aquellas usadas frecuentemente en el mercado de las chupetas de dulce. Señaló que al tener el signo solicitado la forma de una piña, debe estimarse que el mismo es evocativo, puesto que si bien sugiere cierta 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relación con el producto que ampara, el consumidor se verá obligado a hacer un esfuerzo imaginativo de la representación del sabor dulce que la chupeta de caramelo identificada hace, la cual podría acercarse al sabor a la piña como fruta o presentar variaciones y adiciones respecto del mismo.
Adujo que la SIC erró al juzgar una característica sugestiva y evocativa válida en una marca tridimensional, consistente en la forma de un producto con una característica descriptiva de sabor que no es directamente sugerida por la forma del producto, por lo que, a lo sumo, debió haber concluido que se trataba de un signo débil, pero en todo caso registrable.
Explicó que dentro del mercado de paletas y chupetas de caramelo, las formas y figuras en las cuales consisten los productos no son determinadoras del sabor de los dulces, puesto que los competidores intentan crear sabores nuevos, así como incorporar ediciones especiales de los mismos de acuerdo con la época del año. Concluyó que el signo TRIDIMENSIONAL de figura de una CHUPETA solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigibles a las marcas tridimensionales, toda vez que no consiste en una forma usual y 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a pesar de que revela ciertas características del producto por consistir en la forma de éste, goza de distintividad y le permite a los consumidores asociarla a un origen empresarial determinado.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Para el efecto, señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que el signo solicitado es de naturaleza tridimensional, conformado por la figura representativa de una piña pegada a un cilindro que le sirve de soporte, que pretende identificar productos de confitería. Manifestó que la imagen de una piña, que acompaña a la chupeta, constituye una característica esencial de los productos que distingue, la cual es esperada por el consumidor para su adquisición, de suerte que al ver la chupeta con forma de piña, se le va a transmitir de manera directa e inmediata la información sobre el sabor del producto. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Anotó que es por lo anterior que el signo TRIDIMENSIONAL de diseño de una CHUPETA, responde directamente a la pregunta ¿cómo es? frente al producto que ampara, dado que su figura consiste en una característica esencial de éstos y esperada por el consumidor para su adquisición respecto de su forma y su sabor, de manera que no tendría que hacer el más mínimo esfuerzo para reconocer una cualidad esencial del mismo.
Adujo que, a su juicio, resulta indudable que el consumidor sabrá exactamente de qué sabor es la chupeta, esto es, de piña; y que, por lo tanto, el signo cuestionado no cumple con la función distintiva al referirse a aspectos comunes de otros productos ofrecidos en el mercado. Insistió en que el signo solicitado es descriptivo del sabor de los productos que pretende distinguir, por lo cual se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.
II.1. La sociedad COLOMBINA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma4, guardó silencio. 4 Índice 14 del expediente digital. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de octubre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que el signo TRIDIMENSIONAL de diseño de una CHUPETA cuestionado cumple con los requisitos de registrabilidad previstos en la Decisión 486. Alegó que debe tenerse en cuenta que dentro del mercado de paletas y chupetas de caramelo, las formas y figuras en las cuales consisten los productos no son determinadoras del sabor de los dulces, puesto que los competidores de este mercado intentan crear sabores nuevos para sus productos, incorporar ediciones especiales de los mismos de acuerdo con la época del año, crear variaciones de colores o ingredientes adicionales nuevos para estimular el mercado.
IV.2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. Al respecto, manifestó que el signo TRIDIMENSIONAL solicitado es irregistrable como marca, teniendo en cuenta que su figura consiste en una característica esencial de éstos 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y esperada por el consumidor para su adquisición respecto de su forma y sabor, de manera que al ver la chupeta no tendrá que hacer algún esfuerzo para conocer dicha cualidad.
Indicó que el consumidor no tendrá que esforzarse para determinar cuál será el sabor que podría llegar a experimentar con la adquisición del producto determinado en el signo a registrar con su compra, por lo que no cumple la función distintiva para ser registrado como marca, al referirse a aspectos comunes de otros productos ofrecidos en el mercado.
IV.3. La sociedad COLOMBINA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que el signo TRIDIMENSIONAL de diseño de CHUPETA carece de distintividad intrínseca para ser registrado como marca, al no tener la capacidad de individualizar, diferenciar e identificar los productos respectivos en el mercado, dado que no incorpora en su diseño elementos gráficos suficientemente novedosos ni distintivos.
Mencionó que la piña por ser una fruta tan común y apetecida, a su juicio, corresponde a un símbolo o representación usual y común que despierta y llama poderosamente la atención de los consumidores, 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co particularmente de los niños, quienes lo asocian con un producto divertido, agradable y sabroso, dado su sabor dulce y especial.
IV.4. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22- 203, solicitó no acceder a las súplicas de la demanda. En efecto, argumentó que el signo cuestionado está formado por una figura representativa de una piña acompañada de una chupeta pegada a un cilindro que le sirve de soporte, la cual no posee elementos adicionales que permitan su diferenciación, pues el consumidor al verla no tendrá que hacer esfuerzo para conocer dicha cualidad.
Insistió en que el signo TRIDIMENSIONAL de diseño de una CHUPETA no cuenta con elementos adicionales que permitan asociarlo a un origen empresarial determinado, pues no cuenta con elementos suficientes para distinguir a primera vista que se trata de una marca distintiva. Que lo anterior, se puede constatar en la siguiente imagen: 7 7 Índice 47 del expediente digital. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1.
Concepto de marca. Requisitos para el registro de marcas. 1.1. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo TRIDIMENSIONAL como marca y que en el proceso interno se alegó que se estarían vulnerando las disposiciones del artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y a los requisitos para su registro. […] 1.13.
En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de ser representado gráficamente, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486. Asimismo, debe ser perceptible ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en el concepto de marca. 2. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales. […] 2.2.
Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, puede estar conformada, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de éstas, formas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores. 8 Proceso 356-IP-2021. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.
En consecuencia, pueden ser registrables cualquiera de los elementos antes mencionados, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; esto es, por tres dimensiones, lo que constituye un signo tridimensional. 2.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se deseen adquirir y puedan generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. Reglas para realizar el examen de registrabilidad 2.6. El examen de registrabilidad de las m arcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros: 2.6.1. Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes.
No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos. Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común. […] 2.6.4.
El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar el error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión. […] 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.8.
Para resolver el proceso interno, se deberán aplicar los anteriores parámetros para establecer si el signo TRIDIMENSIONAL cumple con las reglas para su registro como marca tridimensional. 3. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales […] 3.3. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.
En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. […] 3.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.
Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 3.6. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. […] 4. Signos conformados por elementos descriptivos 4.1. En el presente caso la SIC señaló que le signo TRIDIMENSIONAL es descriptivo respecto de los productos de la Clase 30 de la clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos o descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. […] 5. Marcas evocativas 5.1.
Como en el proceso interno se señaló que el signo TRIDIMENSIONAL solicitado a registro evocaría la forma de los productos que pretende distinguir, resulta pertinente analizar el presente tema. 5.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 5.3.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 5.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.5.
En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo TRIDIMENSIONAL solicitado a registro y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos acusados, esto es, mediante las resoluciones núms. 7994 de 7 de febrero de 2018 y 29761 de 22 de julio de 2019, denegó el registro del signo tridimensional de diseño de CHUPETA, a la sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., para distinguir “[…] productos de confitería […]”, esto es, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que dicho signo era descriptivo y, por lo tanto, irregistrable.
A juicio de la demandante el signo TRIDIMENSIONAL de figura de una CHUPETA es una forma arbitraria o de fantasía ingeniada por ella, dado que no corresponde a aquellas usadas frecuentemente en el mercado de las chupetas de dulce. Agregó que la entidad demandada no debió aplicar el concepto tradicional de descriptividad de un signo, toda vez que el solicitado corresponde a una marca TRIDIMENSIONAL que consiste en la forma de un producto, que de conformidad con el artículo 134, literal f), de la Decisión 486, puede ser registrable. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por sus parte, la SIC alegó que la imagen de una piña, que acompaña a la chupeta, constituye una característica esencial de los productos que distingue el signo cuestionado, la cual es esperada por el consumidor para su adquisición, de suerte que al ver la chupeta con forma de piña, se le va a transmitir de manera directa e inmediata la información sobre el sabor del producto.
Anotó que es por lo anterior que el signo TRIDIMENSIONAL de diseño de una CHUPETA, responde directamente a la pregunta ¿cómo es? frente al producto que ampara, dado que su figura consiste en una característica esencial de éstos y esperada por el consumidor para su adquisición respecto de su forma y su sabor, de manera que no tendría que hacer el más mínimo esfuerzo para reconocer una cualidad esencial del mismo.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal f) y 135, literales c)9 y e), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes y para tratar el tema de la causal de irregistrabilidad de un signo solicitado a registro por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o envases […]”. 9 Este literal fue interpretado de oficio por el Tribunal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486.
“[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: […] f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […].” Ahora, el Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Por su parte, el requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.
Ahora, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso sub examine señaló que un signo tridimensional es aquel que ocupa 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las tres dimensiones del espacio y se trata de un cuerpo provisto de volumen, en el cual se ubican los envases, envoltorios y relieves.
En efecto, en tratándose de signos tridimensionales, esta Sección en la sentencia proferida el 22 de enero de 201510, precisó lo siguiente: “[…] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos tridimensionales.
Sobre el particular, dijo: “En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.
Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33- IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005).
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial. En el artículo 138 cuando establece: 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00342- 00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: […] b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. […]”.
En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.
Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto […].”11 De conformidad con lo alegado por la actora, el solicitado corresponde a una marca TRIDIMENSIONAL que consiste en la forma de un producto, que de conformidad con el artículo 134, literal f), ibídem, puede ser registrable, por lo que la Sala estima pertinente traer a colación el concepto de los signos tridimensionales que se constituyen como formas de productos y su registrabilidad. 11 ibídem 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, cabe destacar que la citada sentencia también se pronunció sobre la registrabilidad de signos que constituyen la forma de los productos y cuándo éstos se estiman como formas usuales12 y, al efecto, razonó así: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de éste.
Es de resaltar, además, “que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. […]” (Destacado fuera de texto).
Sobre dicho asunto, la Sala en sentencia de 31 de enero de 201913, que ahora se prohíja, señaló, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, lo siguiente: “[…] La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o envolturas 12 En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 2011 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2004-00022-01). 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110024000. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […]” 3.3.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 3.4.
Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 3.5.
Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en: a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto.
Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos. 3.6. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.
Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 3.7. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. […] 3.9. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
(ii) Si la forma solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. […]” (Destacado fuera de texto).
También se advierte que para que un signo tridimensional sea susceptible de registro, según lo indicado por la Sala en la sentencia 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 28 de julio de 202214, además de presentar tres dimensiones, es decir, altura, anchura y profundidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:.- No debe corresponder a una forma usual de los productos que identifica, esto es, a aquellas formas que son propias de la configuración externa que tiene un producto determinado..- No debe consistir en la forma usual del envase que contiene los productos a identificar, es decir, que el recipiente o envoltura que contiene el producto no sea común y ordinario..- No debe consistir en una forma ordinaria impuesta por la naturaleza de la función del producto o servicio a identificar.
En ese sentido, el signo objeto de la solicitud de registro15 se representa así: 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de julio de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00242-00. 15 Folio 16 del cuaderno físico núm. 1. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como se aprecia de la reproducción exacta de la figura que se presentó en el escrito de solicitud ante la autoridad administrativa, la Sala encuentra que el diseño solicitado se compone de una chupeta con forma o diseño de una fruta, esto es, una piña. Al respecto, la Sala observa que no se trata de la forma usual con la cual los empresarios suelen presentar los caramelos o productos de confitería en el mercado, ya que del plenario, especialmente de la actuación administrativa, no se advierten elementos probatorios de los cuales se pueda llegar a dicha conclusión, ni tampoco se evidencia que corresponda a aquellas formas que son propias de la configuración externa que tiene tal producto.
Por lo tanto, la Sala no advierte vulneración alguna del artículo 134, literal f), de la Decisión 486, ya que, en principio, el signo cuestionado podría constituirse como marca al consistir en la forma de un producto. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, si bien es cierto como lo afirmó la actora que, en este caso, el signo tridimensional cuestionado está constituido por una forma que podría tenerse como marca al no constituir una forma usual en que se representan los productos de confitería, también lo es que no se puede dejar de lado las demás reglas fijadas por el Tribunal para la procedencia del registro de las marcas tridimensionales, como pasa a explicarse a continuación. En la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal, además de los criterios señalados anteriormente para el registro como marca de los signos tridimensionales, determinó lo siguiente: “[…] Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se deseen adquirir y puedan generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. […]” (Destacado fuera de texto). En ese sentido, los signos tridimensionales para constituirse como marca no sólo no deben consistir en formas usuales de los productos o servicios que identifican o sus envases o envoltorios, sino que también esas formas deben ser arbitrarias y no deben guardar relación respecto del producto o servicio que pretenden distinguir. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario analizar si el signo TRIDIMENSIONAL de diseño de una CHUPETA, cuestionado, es arbitrario respecto de los productos que identifica en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza o, si por el contrario, resulta descriptivo, conforme lo estimó la SIC en los actos administrativos acusados.
Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 21 de agosto de 200816, en la que esta Sección se refirió a la marca descriptiva y evocativa, de la siguiente manera: “[…] el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial 43-IP-2006 solicitada en este proceso, que el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio, ya que informa acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio (folio 200).
Destaca que si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, irregistrable. Además, que el fundamento de la prohibición radica en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del Vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia (subraya la Sala).
Señala, que para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede a interrogar en torno a cómo es el producto o servicio amparado 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2002-00279-01. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por el signo que se pretende registrar y si la respuesta espontánea es igual a la designación del producto o servicio, entonces habrá lugar a establecer que la denominación es descriptiva.
Destaca que para que se impida el registro de un signo descriptivo debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al observar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo ampara. Pero si se trata de una cualidad secundaria o accidental del producto o servicio, no es óbice para su registrabilidad.
Respecto a los signos evocativos y de fantasía, expresa que es aquel que sugiere en el consumidor ciertas cualidades y características del producto o servicio, exigiéndole utilizar su imaginación y entendimiento para relacionar el signo con el producto o servicio que éste seleccione. Es decir, debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el objeto.
De manera, pues que el signo evocativo cumple una función distintiva que lo hace registrable […]” (Resaltado fuera de texto)”. Cabe señalar que la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, hace énfasis en la diferencia entre marcas descriptivas y evocativas, para precisar que estas últimas, que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, sí pueden tener aptitud distintiva.
Al efecto, expresó: “[…] 5.1. (…) Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.2.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretenda registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a un signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 5.3 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es marcadamente fuerte. [ ]” (Destacado fuera de texto).
En el caso sub examine, el signo TRIDIMENSIONAL de diseño de una CHUPETA fue solicitado para distinguir productos de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y, como ya se indicó, dicho signo está formado por la imagen de una piña. Ahora, para fijar la descrpitividad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata.
En el caso sub examine la Sala considera que ante la pregunta de cómo es el producto que se pretende registrar, es evidente que el signo TRIDIMENSIONAL de diseño de una CHUPETA describe una característica o propiedad esencial de los productos que identifica, 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puesto que la respuesta lógica sería que el ingrediente principal o el sabor del confite es, precisamente, la piña. En efecto, la Sala estima que el signo objeto de controversia denota la idea directa e inmediata a la persona que lo ve que el producto que identifica, es decir, confites, están elaborados a base de piña o que su sabor es el característico de dicha fruta, lo cual resulta ser completamente descriptivo de las características del producto, al hacer referencia a una propiedad esencial del confite, como lo es su composición o sabor.
Así las cosas, se observa que la figura controvertida consiste en una característica esencial de los confites, en este caso, un ingrediente o el sabor del mismo, la cual es esperada por el consumidor para su adquisición teniendo en cuenta su forma de piña, de manera que no tendría que hacer el más mínimo esfuerzo para reconocer una cualidad esencial del mismo.
Al respecto, la Sala indica que para relacionar las propiedades y características esenciales de los productos enunciados con el signo solicitado, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre el signo y el 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producto; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con los productos de confitería que éste distingue, de manera que tampoco se trata de una marca evocativa.
Adicionalmente, la Sala evidencia que el signo solicitado no presenta una peculiaridad que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial, por lo que no cumple con la función que tiene la marca como es identificar el origen de los productos, garantía de calidad, función publicitaria y fomento a la competencia, ni tampoco que influya en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.
En consecuencia, la Sala considera que en el caso sub lite las características que conforman al signo objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad (ni intrínseca, ni extrínseca)17, puesto que se trata de la simple representación de una característica esencial del producto que pretende distinguir, descriptivo y carente de distintividad. 17 En la sentencia de 12 de abril de 2012 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2008- 00191-00), la Sección Primera señaló: “[…] El Tribunal de Justicia Andino, refiriéndose a los requisitos para el registro de las marcas, ha dicho: “…se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b).
La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado” (folio 145) […]”. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, en cuanto al argumento de la actora alusivo a que la SIC no debió aplicar el concepto tradicional de descriptividad de un signo al tratarse de uno que consiste en la forma de un producto, la Sala pone de presente que el Tribunal estimó que, para el caso sub examine, sí resultaba procedente interpretar el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, esto es, la causal de irregistrabilidad correspondiente a los signos conformados por elementos descriptivos, razón por la cual se advierte, además, que independientemente de su naturaleza, es decir, que un signo sea nominativo, mixto, figurativo, tridimensional, entre otros, puede estar formado con indicaciones o elementos que ostenten tales características y, por lo tanto, devengan en irregistrables.
Además, el Tribunal también fue claro en fijar como regla que las formas que se pretendan constituir como marcas tienen que ser arbitrarias en relación con el producto que pretenden identificar, lo que, en otras palabras, quiere decir que las formas que representen los signos tridimensionales no pueden ser descriptivas, ya que no deben guardar relación alguna con tales productos.
Por lo tanto, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, por lo que el signo analizado no puede constituirse como marca. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala considera que los actos acusados no violaron las normas invocadas por la demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería al doctor DIEGO ALEJANDRO HERNÁNDEZ FLOREZ como apoderado de la sociedad actora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., de conformidad con la sustitución de poder obrante en el índice 48 del expediente digital.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
CUARTO: TENER al doctor DIEGO ALEJANDRO HERNÁNDEZ FLOREZ como apoderado de la sociedad actora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., de conformidad con la sustitución de poder obrante en el índice 48 del expediente digital.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 15 de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00518-00 Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posterior consulta, de conformidad con la ley.