CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020150020000 Demandante: Caracol Televisión S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Productora Play Sports S.A.S. y Desafío de Guerreros S.A.S. Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Caracol Televisión S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 78768 de 19 de diciembre de 2014 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Caracol Televisión S.A.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad, adecuada3 a la acción de nulidad 1 La Sala, mediante auto de 16 de marzo de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Por intermedio de apoderado.

Cfr. 4 a 13. 3 Cfr. Folio 126. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 78768 de 19 de diciembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta DESAFÍO DE GUERREROS, que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es Desafío de Guerreros S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 78768 del 19 de diciembre de 2014, proferida por la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio en el trámite adelantado dentro del expediente No. 14-019693, por medio de la cual se revocaron los artículos primero y tercero de la Resolución No. 51619 del 28 de agosto de 2014, se declaró infundada la oposición interpuesta por CARACOL y se concedió el registro de la marca DESAFÍO DE GUERREROS (MIXTA) en la clase 41 internacional, solicitada por DESAFÍO DE GUERREROS S.A.S. SEGUNDA: Que se confirme la Resolución No. 51619 del 28 de agosto de 2014 expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el trámite adelantado dentro del expediente No. 14-019693 que negó el registro de la marca DESAFÍO DE GUERREROS (MIXTA) en la clase 41 internacional, solicitada por DESAFÍO DE GUERREROS S.A.S., y declaró fundada la oposición presentada por CARACOL.

TERCERA: Que se declare que las marcas DESAFIO de CARACOL son notorias y que por lo tanto no son débiles. CUARTA: Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. QUINTA: Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cumplir con lo preceptuado en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTA: Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio el pago de costas y agencias en derecho. […]” 4 “Régimen común de propiedad industrial”. 5 Cfr. Folios 59 y 60. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.

Desafío de Guerreros S.A.S. solicitó, el 31 de enero de 2014, el registro como marca del signo mixto DESAFÍO DE GUERREROS para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 20 de febrero de 2014, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 687, la cual fue objeto de oposición por: i) la parte demandante on fundamento en sus marcas mixtas DESAFIO 2004;

DESAFIO 20.04 UNA AVENTURA DIFERENTE; DESAFIO 20.04 LA AVENTURA; y DESAFIO ÁFRICA EL ORIGEN; que identifican servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) por Productora Play Sports S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 51619 de 28 de agosto de 2014, declaró fundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto DESAFÍO DE GUERREROS para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Desafío de Guerreros S.A.S., el 15 de septiembre de 2014, interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 51619 de 28 de agosto de 2014. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de la Resolución núm. 78768 de 19 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar los artículos 1.° y 3.° de la Resolución núm. 51619 de 28 de agosto de 2014 y, en ese sentido, declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca mixta DESAFÍO DE GUERREROS para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006 de la Comunidad Andina y los artículos 61 y 333 de la Constitución Política. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Manifestó que la parte demandada, al expedir el acto administrativo acusado, incurrió en un error al considerar que la parte denominativa de sus marcas previamente registradas eran débiles, toda vez que, a su juicio, resultan son altamente distintivas al no contener palabras ni partículas genéricas, de uso común ni evocativas, respecto de los servicios que distinguen. 6.2.

Adujo que la marca acusada era similarmente confundible con sus marcas mixtas previamente registradas DESAFIO 2004; DESAFIO 20.04 UNA AVENTURA DIFERENTE; DESAFIO 20.04 LA AVENTURA; y DESAFIO ÁFRICA EL ORIGEN; que identifican servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto, a su juicio, tenían similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales7. 6.3.

Indicó que entre los servicios identificados por las marcas cotejadas existe conexidad competitiva, aspecto relevante que, a su juicio, fue omitido por la parte demandada al realizar el análisis de registrabilidad de la marca concedida mediante el acto administrativo acusado8. 6.4. Señaló que la parte demandada, con la expedición del acto administrativo acusado, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que existe similitud entre las marcas cotejadas y conexidad competitiva entre los servicios que identifican, lo que generaba riesgo de confusión y asociación en el mercado. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Cfr. Folios 76 a 88. 8 Cfr. Folios 89 a 98. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.5.

Manifestó que, a su juicio, el material probatorio aportado al expediente administrativo evidenciaba el carácter notorio de las marcas opositoras. Lo anterior, comoquiera que, se encontraba probado el grado de conocimiento de las marcas en el sector pertinente, así como la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización en el mercado relevante, la inversión en publicidad realizada y también el volumen de ventas9.

Violación de los artículos 61 y 333 de la Constitución Política 6.6. Por último, indicó que, la parte demandada, con la expedición del acto administrativo acusado, no cumplió con su deber constitucional de proteger los derechos de propiedad intelectual, específicamente, las marcas de titularidad de la parte demandante que habían sido previamente registradas, afectando también la seguridad jurídica y el debido proceso dentro del trámite administrativo10.

Contestaciones de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Indicó que con la expedición del acto administrativo acusado no violó los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la marca concedida cumple con todos los requisitos legales, sin que su registro genere confusión en los consumidores, ni viole los derechos de propiedad industrial de terceros. 7.2.

Manifestó que las marcas cotejadas no presentaban ninguna similitud desde un punto de vista ortográfico ni fonético, lo que generaba que pudieran coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión ni de asociación13. 9 Cfr. Folios 103 a 109. 10 Cfr. Folios 109 a 113. 11 Por intermedio de apoderada. 12 Cfr. Folios 147 a 155. 13 Cfr. Folio 149. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

Desafío de Guerreros S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, contestó la demanda14; el cual se opuso a las pretensiones así: 8.1. Adujo que no existía semejanza entre la marca acusada y las marcas previamente registradas comoquiera que, a su juicio, la parte demandada, al realizar el examen de registrabilidad, cumplió con los supuestos previstos en las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, es decir que, al efectuar el cotejo, analizó los signos sin descomponerlos “[…] por tanto no tiene fundamento la demandante cuando refiere que la Superintendencia debía solo cotejar la palabra DESAFIO, cuando la (sic) marcas registradas están compuestas de dos o más palabras y solo una es igual en una de las tres o cuatro palabras de las marcas registradas. […]”15.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 8 de julio de 201616, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 125-IP-2017 de 13 de febrero de 201817, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] De conformidad con lo solicitado por la Sala consultante se interpretarán los Literales a) y h) del 136 de la Decisión 486. […]”18 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia Inicial 14 Por intermedio de apoderado Cfr. Folio 225. 15 Cfr. Folio 218. 16 Cfr. Folios 243 y 244. 17 Cfr. Folios 279 a 296. 18 Cfr. Folio 305. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 12.

El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 12 de abril de 201919, por un lado, reanudó el proceso, y por el otro, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 29 de abril de 2019, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, decretando unas pruebas documentales; y realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas, alegatos de conclusión y otras actuaciones 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de febrero de 202220, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas, el control de legalidad, la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 14.

Durante el término legal, la parte demandante y la parte demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 15.

El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202321, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 507.924 de la marca mixta DESAFIO DE GUERREROS, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 19 Cfr. Folios 310 a 312. 20 Cfr. Índice núm. 71 aplicativo web “SAMAI”. 21 Cfr. Índice núm. 83 aplicativo web “SAMAI”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 16.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de marzo de 202322 dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, término dentro del cual la parte demandante, mediante escrito de 23 de marzo de 2023, recibido en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación23que, si bien el registro de la marca concedida mediante el acto administrativo acusado fue cancelado, “[…] se requiere la declaración de nulidad de la Resolución que erróneamente concedió el registro de la marca DESAFÍO DE GUERREROS, que tuvo vigencia por aproximadamente 4 años.

Adicionalmente, se solicita el pronunciamiento en relación con las restantes pretensiones de la demanda. […]” 17. La parte demandada y los demás intervinientes guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 125-IP-2017 de 13 de febrero de 2018; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 22 Cfr. Índice núm. 90 aplicativo web “SAMAI”. 23 Cfr. Índice núm. 94 aplicativo web “SAMAI”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 19. Vistos el numeral 8.º24 del artículo 14925 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 21. El acto administrativo acusado es el siguiente: 21.1. Resolución núm. 78768 de 19 de diciembre de 201428, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió un recurso de apelación, presentado contra la Resolución núm. 51619 de 28 de agosto de 2014 expedida por la Dirección de Signos Distintivos, en el sentido de: i) revocar la decisión contenida; ii) declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante; y iii) conceder el registro de la marca mixta DESAFÍO DE GUERREROS, para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 22. Le corresponde a la Sala determinar: i) Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación del registro marcario núm. 507.924 de la marca mixta DESAFÍO DE GUERREROS que 24 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 25 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 26 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 27 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 28 Cfr. Folios 23 a 28. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Desafío de Guerreros S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) En caso de no serlo, si la Resolución núm. 78768 de 19 de diciembre de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta DESAFÍO DE GUERREROS, para identificar “servicios cuyos principales propósitos son el recreo, diversión y entretenimiento de personas”, servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y los artículos 61 y 333 de la Constitución Política; iii) En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida mediante el acto administrativo acusado y las marcas mixtas DESAFIO 2004;

DESAFIO 20.04 UNA AVENTURA DIFERENTE; DESAFIO 20.04 LA AVENTURA; y DESAFIO ÁFRICA EL ORIGEN; que identifican servicios de las clases 38 y 41 de la clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; y iv) Si las marcas mixtas DESAFIO 2004; DESAFIO 20.04 UNA AVENTURA DIFERENTE; DESAFIO 20.04 LA AVENTURA; y DESAFIO ÁFRICA EL ORIGEN, que identifican servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante, eran o no marcas notorias al momento de la solicitud de registro de la marca mixta DESAFÍO DE GUERREROS y, en caso afirmativo, si la marca concedida constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de las marcas notorias, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario. 22.1.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 Cartagena29, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200030 de la Comisión de la Comunidad Andina31.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina32 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33. 29 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 31 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 32 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 33 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros34.

Interpretación Prejudicial 125-IP-2017 de 13 de febrero de 2018 26. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine35. Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 27.

Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca 28. Vistos: i) el inciso 1.° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, sobre la cancelación del registro, dispone que la oficina nacional competente cancelará un registro marcario cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado, en al menos uno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; y ii) el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, sobre cancelación del registro por notoriedad, que prevé que en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a petición del titular legítimo, cuanto esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 34 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 35 Cfr. Folios 279 a 296. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples pronunciamientos36 ha determinado que debe darse aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, cuando los hechos que posibilitaron fundamentar la acción de nulidad relativa en alguna causal han desaparecido. Al respecto, en la interpretación prejudicial 50-IP-2013 de 25 de abril de 2013 se estableció: “[…] el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. […]”.

Consejo de Estado 30. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”37. 31.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia38, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, 95-IP-2013 de 11 de septiembre de 2013, 183-IP-2013 de 8 de octubre de 2013. 37 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro39. 32.

La Sala, en el marco de la cancelación de un registro marcario y respecto de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que “[…] cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal, o la Oficina Nacional lo cancela por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. […]”40. 33.

En este mismo sentido, esta Sala consideró que: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. […]”41.

Análisis del caso concreto 34. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación del registro marcario núm. 507.924 de la marca mixta DESAFÍO DE GUERREROS que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 35.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 40 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de junio de 2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020110002300. 41 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001032400020150015400. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 de Información para la Propiedad Industrial – SIPI- de la parte demandada, el registro marcario núm. 507.924 de la marca mixta DESAFÍO DE GUERREROS, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra cancelado42. 36.

La Sala considera que, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 de 2000, la consecuencia jurídica de la cancelación del registro de una marca genera que los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso se hayan extinguido. 37. Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca mixta DESAFÍO DE GUERREROS, con registro marcario núm. 507.924, que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra cancelada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 38.

Frente a los argumentos presentados por la parte demandante en sus alegaciones, donde adujo que, aun cuando el registro de la marca mixta DESAFÍO DE GUERREROS se encuentre cancelado, solicitaba que se declarara la nulidad de los actos administrativos acusados, la Sala, en estos casos, ha considerado que, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no es posible declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad43. 39.

En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y de los artículos 61 y 333 de la Constitución Política, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 42 Cfr. Índice núm. 90 aplicativo web “SAMAI”. 43 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 40. La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Sobre el reconocimiento de personería 41.

Visto el artículo 160 de la Ley 1437, sobre derecho de postulación y los artículos 74 y 75 de la Ley 156444, sobre los poderes y la designación y la sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias. 42. Atendiendo a que la abogada Ingrith Edilia Palacios Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 63.252.048 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 205.770, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder45 para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Ingrith Edilia Palacios Cardona, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido que obra en el expediente. 44 Aplicables al presente asunto en los términos del artículo 306 de la Ley 1437. 45 Cfr. Índice núm. 88 aplicativo web “SAMAI”. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150020000 CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Presidente (E) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.