11001032400020170021100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00211-00 Referencia. Acción de nulidad absoluta Actor: JAIME LINARES ALARCÓN TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “MEMORY FOAM” SÍ RESULTA REGISTRABLE, HABIDA CUENTA QUE POSEE LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA INTRÍNSECO, SINO TAMBIÉN DESDE LA PERSPECTIVA EXTRÍNSECA.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor JAIME LINARES ALARCÓN, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 02627 de 30 de enero de 2015, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 95164 de 4 de diciembre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 3 de marzo de 2014 la sociedad LA MARAVILLA S.A. EN LIQUIDACIÓN presentó solicitud de registro como marca del signo mixto, “MEMORY FOAM”, para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 253 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ESPUMAS PLÁSTICAS S.A. formuló oposición en contra del registro solicitado, con base en el alto riesgo de confundibilidad que se presentaba con sus marcas previamente 3 Este signo fue solicitado para los siguientes productos: “[ ] preparaciones multiusos para limpiar; preparaciones para desengrasar para uso doméstico; preparaciones para limpiar para uso doméstico; preparaciones para limpiar para uso automotriz; preparaciones para limpiar vidrio; limpiadores para las manos [ ]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registradas y notorias “MEMORY FOAM”, en las clases 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Señaló que mediante la Resolución núm. 02627 de 2015, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “MEMORY FOAM”, para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada decisión la sociedad ESPUMAS PLÁSTICAS S.A. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 95164 de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 135, literales a), b), e), f) y g), de la Decisión 486, por indebida aplicación, habida cuenta que la marca cuestionada “MEMORY FOAM”, a su juicio, consiste en una expresión que describe exclusivamente las características de productos de múltiples clases de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que “MEMORY FOAM” corresponde al nombre de un material que técnicamente también se conoce como “viscoelástico”, el cual se usa para elaborar productos en diferentes mercados tales como el textil, automotriz, construcción, mobiliario, deporte, hospitalario, entre otros.

Manifestó que “MEMORY FOAM” es un término bajo el cual se conoce como una espuma viscoelástica compuesta de poliuretano que gracias a los químicos que se usan en su manufactura contribuyen a que la espuma sea termo sensible, comportándose de forma diferente dependiendo de la temperatura a la que esté y logrando así la propiedad de “memoria”, puesto que es más dura cuando está fría y más suave cuando está caliente.

Indicó que, por lo anterior, la marca objeto de controversia designa una especie del género de espumas, como lo es la espuma viscoelástica, por lo que al ser usada de forma adjetiva en relación con productos de las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, describe especies de dichos artículos e informa acerca de sus características y su material componente. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que a nivel mundial existen numerosos registros de marcas que incluyen la expresión “MEMORY FOAM”, siempre acompañada de elementos nominativos o gráficos adicionales, por lo que es un término necesario para conformar signos de productos acolchados o espumas que brinden amortiguación o absorción de choques.

Arguyó que “MEMORY FOAM” corresponde al nombre técnico respecto de la espuma viscoelástica; y que si bien es cierto que se encuentra en inglés, también lo es que es una práctica usual del mercado referirse a ella en su idioma original y no a la expresión que traduce en el idioma castellano. Indicó que la expresión controvertida es genérica, técnica y comúnmente usada para designar una especie del género de productos (espumas de memoria); y que las oficinas de marcas a nivel mundial así lo han reconocido en múltiples ocasiones.

Que la Sección Primera del Consejo de Estado, en un caso semejante5, señaló que una expresión escrita en idioma inglés para productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, carecía de distintividad, por cuanto se refería a un concepto 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2005, C.P. María Claudia Rojas Lasso, expediente núm. 2002-00106-01. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ampliamente conocido en varios campos del desempeño del hombre y por la connotación de su significado no solo en Colombia, sino a nivel global.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por el actor por carecer de apoyo jurídico. Adujo que la marca cuestionada “MEMORY FOAM” es evocativa y, por lo tanto, débil, de manera que los competidores tienen el derecho a usar esas mismas palabras para describir los productos que ofrecen, motivo por el cual el registro como marca de dicho signo distintivo no implica la apropiación exclusiva de esa expresión. Manifestó que sí es posible lograr el registro de marcas que estén compuestas por partículas de uso común o débiles, ya que su unión las hace suficientemente distinguible para ser diferenciada de otras marcas; y que, como ejemplo de lo anterior, trajo a colación el caso de la marca “MUJER LATINA”, a la cual se accedió su registro, pero que en todo caso es débil para el comercio de vestidos de mujeres. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

Las sociedades LA MARAVILLA S.A. EN LIQUIDACIÓN y ESPUMAS PLÁSTICAS S.A., terceros con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificadas en debida forma6, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 17 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 6 Folios 211, 212, 218 y 219 del cuaderno físico principal. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma consiste en determinar si las resoluciones núms. 02627 de 30 de enero de 2015 y 95164 de 4 de diciembre de ese año, mediante las cuales la SIC concedió el registro de la marca “MEMORY FOAM” (mixta), a nombre de la sociedad LA MARAVILLA S.A. EN LIQUIDACIÓN, para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 134 y 135 literales a), b), e), f) y g), de la Decisión 486.

Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación presentada por la entidad demandada. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad ESPUMAS PLÁSTICAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que no es cierto que la marca cuestionada “MEMORY FOAM” sea descriptiva o genérica para los productos que ampara; sin embargo, que ésta sí resulta similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “MEMORY FOAM”.

Mencionó que el actor está atribuyendo un contenido conceptual a una marca escrita en idioma extranjero, la cual, a su juicio, debe tenerse como de fantasía, de conformidad con la jurisprudencia que existe en la materia. Alegó que las expresiones “MEMORY FOAM” están escritas en idioma extranjero y no hacen parte del conocimiento común de los consumidores; y que el Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2023, proferida en el expediente identificado con el número único de radicación, en el que el aquí actor demandó la 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca “MEMORY FOAM”, para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, determinó que el consumidor colombiano no tiene conocimiento acerca del supuesto contenido conceptual inmerso en las expresiones “MEMORY FOAM”.

IV.-2. El actor reiteró que debe accederse a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, mencionó que la marca cuestionada no es distintiva, toda vez que la expresión “MEMORY FOAM” tiene la característica o cualidad esencial de los productos que identifica, ya que hace alusión a una espuma viscoelástica compuesta de poliuretano que, gracias a los químicos utilizados en su fabricación, exhibe propiedades termosensibles, cambiando su comportamiento dependiendo de la temperatura, lo que le confiere la propiedad de "memoria".

IV.-3. La SIC se ratificó en lo expuesto en el escrito de contestación de la demanda. En efecto, adujo que la marca “MEMORY FOAM” es evocativa de los productos que distingue y no descriptiva ni genérica, razón por la cual es registrable. IV.-4. En esta etapa procesal, tanto la sociedad LA MARAVILLA S.A. EN LIQUIDACIÓN, tercero con interés directo en las resultas 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del proceso, así como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020170021100, constituyen un acto aclarado.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 256-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 02627 de 30 de enero de 2015 y 95164 de 4 de diciembre de 2015, concedió el registro como marca del signo mixto “MEMORY FOAM”, a favor de la sociedad LA MARAVILLA S.A. EN LIQUIDACIÓN, para distinguir los siguientes productos en las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Billeteras, carteras escolares, carteras de cuero, carteras de bolsillo, correas de cuero, estuches para artículos de tocador, estuches para llaves, estuches para llevar documentos, maletas con ruedas, maletas de mano, maletines de cuero, maletines de imitación de cuero, monederos, porta documentos, portafolios, tarjeteros […]” y “[…] Calzado para hombre; calzado para dama; calzado para niños; calzado para hacer deporte; palas de calzado; plantillas para el calzado […]”.

A juicio del actor, la marca cuestionada “MEMORY FOAM”, a su juicio, consiste en una expresión que describe exclusivamente las características de productos de múltiples clases de la Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que “MEMORY FOAM” es un término bajo el cual se conoce como una espuma visco-elástica compuesta de poliuretano 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que, gracias a los químicos que se usan en su manufactura, contribuyen a que la espuma sea termo sensible, comportándose de forma diferente dependiendo de la temperatura a la que esté y logrando así la propiedad de “memoria”, puesto que es más dura cuando está fría y más suave cuando está caliente.

Por su parte, la SIC alegó que la marca cuestionada “MEMORY FOAM” es evocativa y, por lo tanto, débil, de manera que los competidores tienen el derecho a usar esas mismas palabras para describir los productos que ofrecen, motivo por el cual el registro como marca de dicho signo distintivo no implica la apropiación exclusiva de esa expresión. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 155-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse al criterio contenido en la Interpretación Prejudicial núm. 344-IP-202210, en la que se interpretó los artículos 134 y 135, literales a), b), e), f) y g), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque el actor invocó como vulnerados los artículos 134 y 135, literal a), ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo, adujo que la marca cuestionada es genérica, descriptiva, de uso común y carente de distintividad, es decir, alegó la falta de cumplimiento del requisito de distintividad intrínseca, el cual está previsto en el artículo 135, literales b), e), f) y g), ibidem11.

Por lo anterior, el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135, literal a), ibidem, se excluyen del problema jurídico a resolver12, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca ni la causal de irregistrabilidad absoluta de los signos que no puedan constituir marca, conforme al párrafo primero del artículo 134 ibidem. 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad. […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]”.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e incluso la calidad del producto o servicio sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Ahora, teniendo en cuenta lo alegado por la parte demandada, resulta necesario analizar si la marca mixta “MEMORY FOAM” es evocativa respecto de los productos que identifica o si, por el contrario, resulta descriptiva, genérica y de uso común, de conformidad con lo alegado por el actor. Sea lo primero advertir que la marca objeto de la presente acción de nulidad absoluta está compuesta por elementos denominativos compuestos que se encuentran en idioma extranjero.

En ese sentido, la marca registrada contiene los términos “MEMORY FOAM” y se representa de la siguiente manera: 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Ahora, cabe señalar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 737-IP-2018, consideró que: “[…] Signos conformados por palabras en idioma extranjero 3.1.

El señor Jaime Linares Alarcón manifestó que el signo solicitado MEMORY FOAM (mixto), se encuentra conformado por las palabras en idioma extranjero MEMORY FOAM, que significan "ESPUMA DE MEMORIA", término que hace referencia a una espuma visco-elástica compuesta de poliuretano, que gracias a los químicos que se usan en su manufactura hacen que la espuma sea termo sensible, comportándose de manera diferente dependiendo a la temperatura en que se encuentre, logrando así la propiedad de "MEMORIA", razón por la cual resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables 3.4. Ahora bien, en el caso de que una que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común 13 Folio 225 del cuaderno físico principal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. 3.5.

Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. 3.6.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. […]” (Destacado de la Sala) De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, el término “MEMORY” si bien es cierto que se encuentra en idioma extranjero, también lo es que es una expresión cuyo significado sería comprensible para el consumidor medio colombiano, toda vez que dicha palabra es muy similar a su equivalente en 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co castellano, por cuanto comparten la misma raíz: “MEMORY/ MEMORIA”.

No ocurre lo mismo con el término “FOAM”, debido a que la Sala considera que ésta no tiene significado en castellano14 y, por consiguiente, se presume que su significado en idioma inglés no es conocido por el consumidor medio colombiano. Al respecto, esta Sección ha determinado que se presume que el significado de los términos en idioma extranjero no forma parte del conocimiento común y, por lo tanto, se consideran como signos de fantasía15: “[…] Ahora, respecto de los signos compuestos por expresiones en otro idioma, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía […]”.

(Destacado fuera de texto) En ese sentido, la Sala observa que al existir una presunción relativa a que los términos en idioma extranjero no son de conocimiento común, quién alega lo contrario tiene la carga de probar que, en 14 https://dle.rae.es/foam?m=form 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 1100103240002010003500.

Sentencia de 5 de julio de 2019. Reiterado: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente Dr. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001032400020110030400. Sentencia de 26 de noviembre de 2020. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co efecto, el significado del término en idioma extranjero es conocido por el consumidor medio.

Sobre el particular, cabe señalar que dicha postura ha sido reiterada por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 202116, en la que consideró que: “[…] al estudiar la expresión FOX, se encuentra que es una palabra en idioma inglés, la cual igualmente es de fantasía, en tanto que su significado no es conocido por el consumidor promedio […] No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra FOX es de conocimiento generalizado […]”.

Ahora, en el caso bajo examen el actor señaló que el término “MEMORY FOAM” es una expresión bajo el cual se conoce a una espuma viscoelástica compuesta de poliuretano, la cual es termo sensible y, en consecuencia, es más dura cuando está fría y más suave cuando está caliente, logrando así la cualidad de “memoria”. Y como sustento de sus afirmaciones, allegó como pruebas al expediente varios documentos tales como impresiones de resultados de motores de búsqueda como Google, impresiones de páginas web en las que se explica el concepto de “MEMORY FOAM”, impresiones 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Consejero Ponente Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001032400020110032100. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Ver también pie de página 11 de la referida sentencia. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de resultado de búsqueda de patentes en la Oficina Europea de Patentes, impresiones de resultado de búsqueda de marcas registradas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Comunidad Europea e impresiones de resultados de búsqueda de la base de datos de marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual17.

Al respecto, la Sala advierte que las pruebas allegadas no logran acreditar que para la fecha de concesión de la marca el consumidor medio en la República de Colombia conociera el significado del término “FOAM”. En efecto, la mayoría de las pruebas allegadas corresponden a documentación que carece de relevancia frente al conocimiento del consumidor medio en el mercado colombiano. Por ejemplo, una solicitud de patente o de marca en Europa no tiene la aptitud para acreditar el conocimiento que se tiene de un concepto en la República de Colombia.

Asimismo, los resultados que arroja Google son de todo el mundo, por lo que no puede concluirse que un resultado de Google demuestra 17 Índice 71 del expediente digital. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el conocimiento de un consumidor medio colombiano, más aún cuando corresponden a páginas web de entidades extranjeras, como por ejemplo la NASA.

En este orden de ideas, la Sala considera que dichos documentos no tienen la idoneidad para demostrar si el consumidor medio, a la fecha de concesión de la marca cuestionada, conocía o no el significado de la palabra “FOAM”. En consecuencia, la Sala observa que no está acreditado en el expediente que a la fecha de concesión de la marca mixta “MEMORY FOAM” el consumidor medio colombiano conociera el significado del término “FOAM” y, en ese sentido, deberá tenerse ésta última palabra como de fantasía, razón por la cual tampoco resultaría aplicable las consideraciones expuestas por esta Sala en la sentencia de 20 de octubre de 200518, que el actor pretendía se trajera a colación, toda vez que en ese caso el término en inglés que constituía el signo solicitado se refería a un concepto ampliamente conocido en varios campos del desempeño en el mercado colombiano. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2005, C.P. María Claudia Rojas Lasso, expediente núm. 2002-00106-01. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aclarado lo anterior, la Sala procederá a examinar si la marca cuestionada resulta genérica, descriptiva y de uso común para los productos que identifica en las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201019, en la cual esta Sección tuvo en cuenta los conceptos de signo genérico y descriptivo, de la siguiente manera: “[…] signo genérico20, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […] la marca descriptiva21, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

Ahora, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00378-00. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de mayo de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00456-00.

C.P Marco Antonio Velilla Moreno. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub examine, los productos que distingue la marca “MEMORY FOAM” son de las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, billeteras, carteras escolares, carteras de cuero, carteras de bolsillo, correas de cuero, estuches para artículos de tocador, estuches para llaves, estuches para llevar documentos, maletas con ruedas, maletas de mano, maletines de cuero, maletines de imitación de cuero, monederos, porta documentos, portafolios, tarjeteros, calzado, palas de calzado y plantillas para el calzado, entonces la respuesta obvia no hace referencia alguna a tales productos, pues no existe en dicha Clase algún elemento cuya denominación genérica sea “MEMORY FOAM”.

Dicha marca tampoco es descriptiva, pues para juzgar si un signo es descriptivo o no, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca.

Cabe señalar que los signos serán considerados descriptivos cuando entregan al público consumidor, de manera directa, información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de que se trate, circunstancia que no se presenta en el caso sub lite.22 En efecto, la referida marca no señala las características específicas de los productos que pretende amparar, tales como su género o naturaleza, destinación, peso, valor o cualidad.

Asimismo, tampoco puede considerarse a dicha marca como evocativa, en la medida que no posee la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre los productos, esto es, a través 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de septiembre de 2022, núm. único de radicación 2011-00074-00 (acumulado), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor de los productos amparados.

Ello, comoquiera que, como se dijo anteriormente la marca cuestionada contiene un término que no posee significado en el lenguaje castellano, esto es “FOAM”, por lo que debe tenerse como de fantasía. Por lo tanto, la Sala insiste en que la marca cuestionada “MEMORY FOAM” debe ser catalogada como de fantasía y no evocativa, como lo sugería la entidad demandada, puesto que si bien es cierto que contiene la expresión “MEMORY”, que se le ha dado el trato como una expresión local al contener la misma raíz equivalente que su traducción al castellano “MEMORIA”, que podría considerarse descriptiva al transmitir la idea al consumidor medio de que el material tiene efecto “MEMORIA”, también lo es que contiene la palabra “FOAM”, que se encuentra escrita en idioma inglés y que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano. Ahora bien, el actor también alegó que la marca cuestionada “MEMORY FOAM” es de uso común respecto de los productos 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En el presente caso, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada23, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, no figuraban marcas cuya denominación comprendiera las partículas “MEMORY” o “FOAM”. Así las cosas, la Sala encuentra que la marca concedida mediante el acto acusado no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad señaladas en los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto: i) la marca concedida tiene elementos gráficos que no corresponden a elementos exclusivamente genéricos, descriptivos o comunes, como lo es el estilo de letra y el hecho que gráficamente cuentan con el diseño de una pluma; y ii) la palabra “FOAM” es un término de fantasía y, en consecuencia, el hecho que la marca mixta “MEMORY FOAM” contenga un término de fantasía, hace que no sea exclusivamente genérica, descriptiva o de uso común y, en consecuencia, que no se encuentre dentro de dichas causales de irregistrabilidad. 23 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 14 de noviembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, cabe señalar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como titular de una marca que contiene un elemento descriptivo, como ya se dijo, “MEMORY”, al proveer al consumidor medio la idea de que el material de los productos que identifica tiene efecto “MEMORIA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general24.

En otras palabras, la sociedad LA MARAVILLA S.A. EN LIQUIDACIÓN, como titular de una marca débil, tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al aquí analizado. Vale la pena precisar que si bien es cierto que una de las palabras que compone a la marca cuestionada es descriptiva para las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que al estar combinada con el término de fantasía “FOAM”, resulta novedosa y distintiva respecto de los productos que identifica. 24 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No debe olvidarse que el hecho de que una marca esté compuesta por una o más palabras descriptivas o de uso común no constituye, per se, una razón para denegar su registro.

Cabe señalar que la Sala, en anterior oportunidad, ya había arribado a esa misma conclusión, cuando al efecto señaló lo siguiente25: “[…] Si bien las dos (2) palabras que componen el signo cuestionado son de uso común en el registro marcario de la clase 3 de la Clasificación de Niza, tal y como se constató luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde más de 9 marcas registradas en dicha clase las contienen (SOFT EFFECTS, SOFT CHIC, SOFT COMPACT, SOFT AGAIN, SOFT STYLE, SOFT MATE, SOFT WARE, SOFT SCRUB, SOFTWASH y GLISILIDERM, VONDERM, POVIDERM, ALPHADERM, ATODERM, LADERM, SEBODERM, BALSODERM, LUBRIDERM); lo cierto es que para la Sala dicha combinación de palabras resulta novedosa y distintiva de los productos que identifica.

No debe olvidarse que el hecho de que una marca esté compuesta por una o más palabras genéricas y descriptivas no constituye, per se, una razón para negar su registro. De hecho, en sentencia de 9 de septiembre de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade) esta Sala dijo que de “…la combinación de dos términos genéricos o descriptivos puede resultar un conjunto novedoso y original que forme una expresión evocativa que, de ser lo suficientemente distintiva, es perfectamente admisible a registro.” En consecuencia, la Sala advierte que no debe cancelar el registro del signo SOFT DERM, pues no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo de 2015, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Comunidad Andina de Naciones, ya que posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. […]” (Destacado fuera de texto).

Precisado la anterior, la Sala considera que la expresión “MEMORY FOAM” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. Al respecto, cabe señalar que la Sala ya había tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de la registrabilidad de una marca compuesta por los términos “MEMORY FOAM”, para productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, que ahora se prohíja, en la que concluyó que ésta no era descriptiva, genérica, ni de uso común; y que, por el contrario, sí gozaba de la distintividad requerida para ser registrada como marca. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en esa oportunidad, se dijo lo siguiente26: “[…] 56.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, el término MEMORY, si bien se encuentra en idioma extranjero, es un término cuyo significado sería comprensible para el consumidor medio colombiano, toda vez que este término es muy similar a su equivalente en castellano, por cuanto comparten la misma raíz: MEMORY/ MEMORIA. 57.

Ahora bien, respecto del término FOAM, la Sala considera que no tiene significado en castellano y, por consiguiente, se presume que su significado en idioma inglés no es conocido por el consumidor medio colombiano. Al respecto, la Sala que ha considerado que se presume que el significado de los términos en idioma extranjero no forma parte del conocimiento común y, por lo tanto, se consideran como signos de fantasía: […] 59.

En el caso sub examine, la parte demandante señala que el término MEMORY FOAM es el término bajo el cual se conoce a una espuma viscoelástica compuesta de poliuretano, la cual es termo sensible y, en consecuencia, es más dura cuando está fría y más suave cuando está caliente, logrando así la cualidad de “memoria”. 60. Para sustentar sus afirmaciones, la parte demandante allegó como pruebas al expediente varios documentos tales como impresiones de resultados de motores de búsqueda como Google, impresiones de páginas web en donde se explica el concepto de MEMORY FOAM, impresiones de resultado de búsqueda de patentes en la Oficina Europea de Patentes, impresiones de resultado de búsqueda de marcas registradas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Comunidad Europea e impresiones de resultados de búsqueda de la basa de datos de marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 61.

Al respecto, la Sala advierte que las pruebas allegadas no logran acreditar que para la fecha de concesión de la marca el consumidor medio en la República de Colombia conociera el significado del término FOAM. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2014-00685-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 63.

En segundo lugar, los documentos carecen de relevancia frente al conocimiento del consumidor medio en el mercado nacional. Por ejemplo, una solicitud de patente o de marca en Europa no tiene la aptitud para acreditar el conocimiento que se tiene de un concepto en la República de Colombia. Asimismo, los resultados de Google arrojan resultados de todo el mundo, por lo que no puede concluirse que un resultado de Google demuestra el conocimiento de un consumidor medio colombiano, más aún cuando los resultados corresponden a páginas web de entidades extranjeras, como por ejemplo la NASA. 64.

En consecuencia, la Sala considera que no está acreditado en el expediente que, a la fecha de concesión de la marca mixta MEMORY FOAM, el consumidor medio colombiano conociera el significado del término FOAM. Por lo tanto, la Sala considera que el término FOAM del conjunto marcario MEMORY FOAM es un término de fantasía. La Sala considera que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el término MEMORY FOAM no es un término evocativo. 65.

Concluido lo anterior y, considerando que las causales de irregistrabilidad contempladas en los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 requieren respectivamente que los signos sean exclusivamente descriptivos, genéricos o de uso común, esta Sala encuentra que la marca concedida mediante el acusado no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad señaladas supra.

En primer lugar, por cuanto la marca concedida tiene elementos gráficos que no corresponden a elementos exclusivamente genéricos, descriptivos o comunes, como lo es el estilo de letra y el hecho que gráficamente la palabra MEMORY y la palabra FOAM comparten una “O” elongada. En segundo lugar, por cuanto la palabra FOAM es un término de fantasía y, en consecuencia, el hecho que la marca mixta MEMORY FOAM contenga un término de fantasía, hace que no sea exclusivamente genérica, descriptiva o de uso común y, en consecuencia, que no se encuentre dentro de dichas causales de irregistrabilidad. […] 71.

En el caso sub examine, la parte demandante argumenta que la marca mixta MEMORY FOAM se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad absoluta del literal b) del artículo 135 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Decisión 486 de 2000, por cuanto en su concepto la marca está conformada por elementos que en su conjunto marcario no son distintivos. 72.

La Sala observa que la marca mixta MEMORY FOAM está conformada por varios elementos nominativos y gráficos que son en su mayoría débiles. Por ejemplo, el elemento gráfico consiste en un óvalo dentro del cual se observa una mano que da la impresión de haber hecho presión y haber dejado una huella sobre una superficie blanda. Asimismo, tiene elementos nominativos que, como se analizó supra, consisten en los términos MEMORY FOAM. 73.

Si se observa la marca en su conjunto, es evidente que el elemento gráfico en conjunto con el término MEMORY proveen al consumidor medio la idea de que el material tiene efecto “MEMORIA”. 74. No obstante, la Sala considera que el término FOAM, el cual fue considerado de fantasía supra, en conjunto con los elementos gráficos tales como la “O” compartida por las palabras MEMORY y FOAM, el óvalo que contiene la imagen de la mano y el rectángulo que contiene los términos MEMORY FOAM, logran en su conjunto dotar de distintividad intrínseca al conjunto marcario, sin que esto implique que su titular pueda impedir el uso de cada uno de los elementos de manera aislada o de términos que hagan también alusión a la característica de “memoria” de materiales. 75.

El titular de la marca concedida mediante el acto administrativo acusado, al ser titular de un signo distintivo pero débil, tiene derechos exclusivos sobre el conjunto marcario, más no sobre los elementos individualmente considerados. 76. En esta medida, la Sala considera que la marca mixta MEMORY FOAM, en su conjunto, es distintiva en relación con los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 77.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que marca mixta MEMORY FOAM cuenta con suficiente distintividad, y es susceptible de ser registrada como marca, por lo que no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. […]”. (Destacado fuera de texto). 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, la Sala se relevará de analizar el argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, ESPUMAS PLÁSTICAS S.A., relativo a la presunta confundibilidad con su marca “MEMORY FOAM”, comoquiera que en el presente caso el problema jurídico a resolver se circunscribió a determinar si la marca cuestionada “MEMORY FOAM” carecía de distintividad o si, por el contrario, era lo suficientemente distintiva para ser registrado como marca27.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por el actor; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “MEMORY FOAM”, para identificar los productos de las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, pues resulta acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario. 27 Criterio fijado por la Sala en sentencia de 4 de agosto de 2023.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2014-00067-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00211-00 Actor: JAIME LINARES ALARCÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de noviembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.