CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00515-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: JOHNSON & JOHNSON TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS QUE AMPARA LA MARCA CUESTIONADA, “PROLONE”, Y LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS POR LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA DE LA ACTORA, “PROLENE” NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE PUEDAN GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad JOHNSON & JOHNSON., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 24721 de 27 de abril de 2021, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 30 de septiembre de 2019 la sociedad MEGA LABS S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “PROLONE”, para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “PROLENE”, previamente registrada a su favor para identificar productos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza6. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy en día registrados como marcas. 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 21676 de 19 de mayo de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo "PROLONE", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad MEGA LABS S.A. 4º- Adujo que contra la citada resolución la sociedad MEGA LABS S.A. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 24721 de 27 de abril de 2021, revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca nominativa "PROLONE, para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la mencionada sociedad. 5º- Que fruto de la acción de cancelación presentada por la sociedad MEGA LABS S.A. en contra de su marca “PROLENE”, la SIC, mediante la Resolución núm. 93848 de 28 de enero de 2021, canceló parcialmente dicho registro, para distinguir los siguientes productos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “Aparatos e 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co instrumentos quirúrgicos, médicos y veterinarios; materiales de sutura”.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto que las marcas enfrentadas “PROLONE” y “PROLENE” presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que inducen al consumidor en error al momento de escoger los productos que estas amparan.
Señaló que las expresiones enfrentadas son similares desde el punto de vista ortográfico, pues la marca cuestionada “PROLONE” reproduce en su mayoría el conjunto de su marca “PROLENE”; y que el reemplazo de las letras “E” por una “O”, es secundario y no es suficiente para diferenciarlas. Adujo que desde el punto de vista fonético las marcas objeto de controversia presentan una pronunciación e impacto sonoro casi idéntico, dada la sonoridad de las consonantes y vocales que comparten. 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que el reemplazo de la letra “E” por una “O”, en la marca cuestionada, se ve opacado por la sonoridad del conjunto de ambos signos, la cual es casi idéntica.
Indicó que desde el punto de vista ideológico o conceptual debe tenerse en cuenta que la marca “PROLONE” es de fantasía, razón por la cual el consumidor la recuerda por sí misma sin asociarla a algún significado. Explicó que entre los productos que amparan las marcas enfrentadas existe conexidad competitiva, habida cuenta que los artículos, que identifica la marca cuestionada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, son complementarios con aquellos que distingue la previamente registrada en la Clase 10ª de la citada Clasificación. Mencionó que ambas marcas amparan productos médicos destinados al manejo de temas relacionados con la salud, lo que significa que se comercializan en el mismo mercado y están dirigidos al mismo público consumidor.
Agregó que comoquiera que se trata de productos relacionados con la salud, el examen realizado por la entidad demandada debió ser mucho 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co más estricto y riguroso.
Mencionó que es altamente probable que un consumidor llegue a pensar que los productos que distinguen las marcas enfrentadas “PROLONE” y “PROLENE” provienen del mismo empresario, debido a que pertenecen al mismo género de productos médicos. Alegó que es usual que los empresarios del mercado de la medicina que se dedican a fabricar productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos y productos farmacéuticos, también fabriquen productos para uso quirúrgico e instrumentos médicos, incluyendo material para suturas.
Que, por lo anterior, un consumidor podría pensar que la marca “PROLONE” identifica una nueva línea de productos complementarios a aquellos de la marca opositora “PROLENE”, que ya conoce. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La parte demandada y la sociedad MEGA LABS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificados en debida forma7, guardaron silencio. 7 Mediante auto admisorio de 1o. de octubre de 2021, obrante en el índice 4 del expediente digital y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes en el índice 7 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20118, el 19 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad JONHSON & JONHSON, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto, pues el escrito que las contenía se presentó de manera extemporánea. 8 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, consiste en determinar si la Resolución núm. 24721 de 27 de abril de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, vulnera o no lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que es evidente las semejanzas entre las marcas enfrentadas, que generan un riesgo alto de confusión en el público consumidor; asimismo, identifican productos relacionados en el campo de la salud y medicina, entre este, los apósitos y desinfectantes en intervenciones quirúrgicas que se usan para cubrir heridas.
IV.2.- La parte demandada solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda y, además, sostuvo que las marcas enfrentadas pueden coexistir de manera pacifica en el mercado, teniendo en cuenta que los productos que identifican tienen diferentes finalidades, infraestructura de producción, distintos canales de comercialización y diferente consumidor final.
Además, no son sustitutos, pues satisfacen diferentes necesidades y no son complementarios, dado que no se requiere de la presencia de uno u el otro para su correcto uso y consumo. 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.3.- La sociedad MEGA LABS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el agente del Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos 9: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210051500 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. 9 Proceso 502-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 24721 de 27 de abril de 2021, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “PROLONE”, a la sociedad MEGA LABS S.A., para distinguir “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”, productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que las marcas enfrentadas “PROLONE” y “PROLENE” presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que inducen al consumidor en error al momento de escoger los productos que estas amparan. Señaló que las expresiones enfrentadas son similares desde el punto de vista ortográfico, pues la marca cuestionada “PROLONE” reproduce en su mayoría el conjunto de su marca “PROLENE”; y que el reemplazo de las letras “E” por una “O”, es secundario y no es suficiente para diferenciarlas. 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que entre los productos que amparan las marcas enfrentadas existe conexidad competitiva, habida cuenta que los artículos que identifica la marca cuestionada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza son complementarios con aquellos que distingue la previamente registrada en la Clase 10ª ibidem.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 502-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202210, 261-IP-202211, 350-IP-202212 y 391-IP-202213, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 13 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios14, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 14 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PROLONE MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA15 PROLENE MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA16 Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso las marcas enfrentadas están compuestas únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 15 Índice 2 del expediente digital. 16 Índice 2 del expediente digital. 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.
A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.
Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección ha sostenido, entre otras, en sentencia de 9 de junio de 201117, lo siguiente: 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2005-00105-01. 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.
A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.
Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, en sentencia de 23 de enero de 201418, la Sala precisó: 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00230-00. 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.
(Resaltado fuera de texto). Y en relación con las marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 201519, la Sala señaló: “[…] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: […] Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00133-00. 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general.
En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes […]”.
Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir la marca de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando las marcas en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto.
En efecto, en sentencia de 23 de abril de 202020, esta Sala precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00262-00. 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, se evidenció en la página web de la entidad demandada21 que, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en las clases 5ª y 10ª que contenían la expresión “PRO”:.- Clase 5ª: MARCA TITULAR PROMIL-GOLD (NOMINATIVA) SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. PROVATA (NOMINATIVA) NISSAN CHEMICAL CORPORATION PROMETRIUM (NOMINATIVA) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG SARL PROFADER (MIXTA) LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. PROPETS (MIXTA) LABORATORIOS PROVET S.A.S..- Clase 10ª: 21 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 13 de junio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR PROHANT(MIXTA) GRUPO SOCIAL PROHANT INTERNACIONAL LIMITADA PROTEX-ION PROTEX (MIXTA) PROTEX S.A. PRONOVA(NOMINATIVA) JOHNSON & JOHNSON PROCERA (NOMINATIVA) NOBEL BIOCARE SERVICES AG PROEQUIP (MIXTA) PROEQUIP S.A.S. Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos de las clases 5ª y 10ª de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, al ser “PRO” una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente22: “[…] 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas 22 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”.
(Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “PRO”, no pueden impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general23.
Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “PRO” que forma parte de las expresiones enfrentadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituidas por una sola palabra, éstas no pueden fraccionarse, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de la marca en controversia y la previamente registrada, “PROLONE” y “PROLENE”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. 23 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre la marca cuestionada “PROLONE” y la expresión previamente solicitada “PROLENE”, existen significativas similitudes en sus raíces y terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “P”- “R”-“O”-“L”-“N”-“E”; y que la única diferencia radica en la sustitución en su intermedio de la vocal “O” por una “E” en la marca objeto de controversia, las cuales no proveen la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada con anterioridad, comoquiera que la marca cuestionada reproduce el vocablo “PROLNE”, de la marca opositora.
Al respecto, cabe mencionar que si bien la marca cuestionada está compuesta por una vocal diferente, esto es, la “O”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, idéntica composición consonántica (P-R-L-N), igual raíz y terminación (PRO- NE), el mismo número de sílabas (3) y una secuencia vocálica parecida, esto es, (O-E-E) frente a (O-O-E), lo que lleva a que la marca cuestionada “PROLONE” no sea suficientemente distintiva y diferente a la previamente registrada. 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202024, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.
Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, la marca cuestionada “PROLONE” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.
Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, “PROLENE”.
Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en las letras “P-R-O-L-N-E”, siendo éstas el elemento principal de la marca previamente registrada, así como en la raíz “PRO”, la terminación “NE” y la misma secuencia consonántica (P-R- L-N), sin que la sustitución en la estructura de la vocal “E” por la “O”, en la marca cuestionada, sea relevante.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: PROLENE - PROLONE - PROLENE - PROLONE – PROLENE - PROLONE PROLENE - PROLONE - PROLENE - PROLONE – PROLENE - PROLONE PROLENE - PROLONE - PROLENE - PROLONE – PROLENE - PROLONE PROLENE - PROLONE - PROLENE - PROLONE – PROLENE - PROLONE En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las palabras “PRO” y “LENE”, presentes en las expresiones confrontadas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia25, significan: “[…] 25https://dle.rae.es/pro. https://dle.rae.es/lene.
Consultado el 13 de junio de 2024. 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. m. Ventaja o aspecto favorable. Sopesa el pro y el contra de la decisión […]” y “[…] 1. adj. p. us. Suave o blando al tacto […]”.
Por su parte, la partícula “LONE”, presente en la marca cuestionada, se encuentra escrita en inglés que traduce “SOLITARIA”; sin embargo, dicha acepción no es de conocimiento común o generalizado26 por parte del consumidor y, por lo tanto, debe tenerse como un vocablo de fantasía. En todo caso, la Sala advierte que las marcas enfrentadas deben tenerse como de fantasía porque la unión de las partículas que las conforman no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto27.
De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse semejanza ortográfica y fonética entre las expresiones confrontadas existe riesgo de confusión directa. 26 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “LONE” sea de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 27 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una expresión previamente solicitada y/o registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.
Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201828 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos y servicios amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “PROLONE” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”.
La marca previamente registrada “PROLENE”, distingue los siguientes productos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos y veterinarios; material de sutura […]”. Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso bajo examen, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos amparados no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. En efecto, la Sala considera que los productos de la Clase 5ª de la Internacional de Niza, amparados por la marca cuestionada, y los productos de la Clase 10ª de la citada Clasificación, que distingue la marca previamente registrada, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, máxime si se tiene en cuenta que los productos que ofrece la marca cuestionada están orientados, específicamente, a los pacientes que se les ha prescrito tratamiento farmacológico para tratar alguna afección o síntomas, mientras que los productos que ampara la marca previamente registrada están encaminados a proporcionar a entidades prestadoras de salud, tales como redes hospitalarias, IPS y consultorios médicos, aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos y material de sutura para realizar procedimientos.
Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 26 de noviembre de 201829, que “[…] si se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]” (Destacado fuera de texto). 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 31 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como ya se indicó, dichos productos tienen finalidades diferentes, pues los de la marca previamente registrada (Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos y veterinarios; material de sutura), son herramientas y/o utensilios utilizados por profesionales y auxiliares de la salud adquiridos por los prestadores de los servicios de salud; mientras que los de la marca cuestionada en manera alguna tienen esa misma finalidad, ya que corresponden a artículos cuya administración generalmente está determinada por la prescripción médica, coadyuvando el tratamiento de enfermedades o síntomas en el cuerpo humano, razones éstas para inferir que sus mercados, formas de comercialización y medios de publicidad también son diferentes.
Frente a este punto, cabe mencionar que si bien es cierto que los aparatos médicos y/o quirúrgicos y material de sutura, que ampara la marca previamente registrada, se fabrican por empresarios que si bien participan en el sector de la salud requieren infraestructura mucho más industrializada, especializada en el diseño, ensamblaje y venta de productos como éstos, mientras que los productos identificados por la marca cuestionada por lo general son fabricados por laboratorios que tras un proceso de empacado y/o envasado los 32 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distribuyen a quienes expenden medicamentos, tales como droguerías y farmacias.
Tampoco son complementarios ni sustituibles entre sí, debido a que son utilizados o prestados en campos especializados diferentes, pues, como se puso de presente anteriormente, los productos amparados por la marca opositora se relacionan con aparatos e instrumentos médicos y/o quirúrgicos y material de sutura y los productos de la marca cuestionada, del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con medicamentos que por lo general mediante fórmulas o prescripción médica son recetados para tratar síntomas o enfermedades en pacientes.
Adicionalmente, tampoco se observa que los materiales de sutura o los aparatos quirúrgicos, puedan ser reemplazados por medicamentos o productos farmacéuticos y viceversa, ya que difícilmente un fármaco podrá reemplazar la necesidad de utilizar aparatos quirúrgicos para llevar a cabo cirugías. Por tal razón, la Sala observa que entre los productos identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen 33 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial.
Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. Sobre este asunto, esta Sección en la sentencia de 9 de marzo de 201730 precisó que aunque las marcas nominalmente sean idénticas o semejantes, pueden coexistir pacíficamente en el mercado, habida cuenta que distinguen servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas.
Así, discurrió la Sala: “[…] Pese a que nominalmente las marcas en conflicto son idénticas, lo anterior permite a la Sala constatar que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues su convivencia en las clases 41 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza no genera riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, habida cuenta que distinguen servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas. […] Para la Sala no puede señalarse que existe una relación entre los servicios que induzca al consumidor a identificarlos con el mismo origen empresarial y, además, tampoco es dable señalar que se presenta una vinculación económica entre los titulares, toda vez que 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00190- 00.
Criterio reiterado en sentencia de 16 de diciembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00564-00. 34 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los mismos no comparten la misma naturaleza o finalidad, no hay uso conjunto y sus canales de comercialización son disimiles […]” (Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, se considera que aunque existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas “PROLONE” y “PROLONE”, no existe conexidad competitiva entre los productos que éstos identifican, lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.
Así las cosas, al no existir una relación entre los productos que identifican las marcas en disputa y que éstas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, la Sala concluye que no se violó la norma interpretada por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “PROLONE”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, pues resulta acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en él se adoptó. 35 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Salva voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto 36 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00515 00 Actora: JOHNSON & JOHNSON Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.