CONSE CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Femsa Empaques S.A. de C.V. Tema: Registro como marca del signo mixto “E ELEMENT 119” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 75819 de 10 de diciembre de 20131 y 37425 de 13 de junio de 20142 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Santander S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “E ELEMENT 119” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Comercializadora Santander S.A.S., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.
Que se declare la nulidad de la resolución # 75819 del 10 de diciembre del año 2013 expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual concedió el registro de la marca comercial E. ELEMENT 119 (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.
Que se declare la nulidad de la resolución # 37425 del 13 de Junio de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la cual confirmó la decisión anterior. 1 Folios 2 a 10 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 11 a 14 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 66 a 89 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.3.
Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito se declare fundada la demanda de oposición debidamente formulada y como consecuencia se niegue el registro de la marca comercial E. ELEMENT 119 (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 solicitada por la sociedad FEMSA EMPAQUES S.A. DE C.V. restableciendo de esta manera el derecho que le asiste a la Sociedad COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. al uso exclusivo de su marca comercial HOME ELEMENT (MIXTA) para distinguir productos de la clase 11, según certificado de registro # 353447 vigente hasta el 29 de junio de 2015.
(sic) y por ende se le permita realizar sus actividades comerciales sin que exista en el mercado marcas similares que induzcan a error al público consumidor, con el consabido detrimento de su patrimonio. 2.4. Igualmente y a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar en los libros de comercio de esta entidad, el certificado de registro asignado a la marca comercial E. ELEMENT 119 (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la clasificación Internacional, cuyo número ignoramos a la fecha de presentación de esta demanda. 2.5.
Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2° Literal d) Decreto legislativo 209 de 1.957. 2.6. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece el artículo 176 del C.C.A. […]”4 (mayúsculas y negrillas del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. registró las marcas mixtas “HOME ELEMENTS” para identificar productos de las clases 7ª, 8ª, 9ª y 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
Manifestó que, el 15 de mayo de 2013, la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. solicitó el registro como marca del signo mixto “E ELEMENT 119” para identificar productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] aparatos de refrigeración y congelación para la exhibición y conservación de alimentos y bebidas, verticales u horizontales, con puertas o sin ellas, con todos sus accesorios, partes y repuestos […]”. 4 Folios 67 a 68 C pp. 5 Folios 68 a 70 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5.
Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. 6. Anotó que, mediante la Resolución 75819 de 10 de diciembre de 2013, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. y concedió el registro de la marca mixta “E ELEMENT 119” a la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. para identificar productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación. 7.
Mencionó que, mediante la Resolución 37425 de 13 de junio de 2014, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 75819. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 9. La apoderada de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “E ELEMENT 119” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V., sin considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas “HOME ELEMENTS” de titularidad de la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. en las clases 7ª, 8ª, 9ª y 11, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.
Manifestó que las marcas confrontadas eran similarmente confundibles desde lo fonético, gráfico y conceptual, lo que induciría al público consumidor a error, vulnerando los derechos de la demandante y los consumidores. 11. Explicó que la marca demandada es irregistrable por cuanto reproduce la expresión “ELEMENT”. Advirtió que las partículas “HOME” y “E” no debían ser objeto de comparación por cuanto son de uso común. Del número “119” indicó que no daba 6 Folios 70 a 86 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio suficiente distintividad por cuanto estaba ubicado en un extremo y era de un tamaño muy pequeño. 12.
Finalmente, puso de presente que la demandante cuenta con registros en otros países como Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA E INTERVECIONES II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con un análisis imparcial de irregistrabilidad. 14.
Mencionó que el registro de la marca demandada no se encuentra inmersa en ninguna causal de irregistrabilidad, por cuanto, está compuesta por varios elementos como los números “119”, la letra “E” y la palabra “ELEMENT”, esta última como única partícula que comparten. 15. En ese sentido, afirmó que la SIC observó que el signo solicitado no reproducía la totalidad de la estructura gramatical de las marcas de la sociedad demandante, por lo que no había lugar a su negación, sino por el contrario la procedencia de su concesión. II.2.
Intervención de la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. 16. La sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada8 en debida forma no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 17. La sociedad Comercializadora Santander S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa del derecho el 18 de noviembre de 20149 en contra las Resoluciones 75819 de 10 de diciembre de 2013 y 37425 de 13 de junio de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 7 Folios 177 a 184 C pp. 8 Folios 108 y 116 C pp. 9 Folio 89 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 18.
Mediante auto de 10 de diciembre de 201510 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. El 24 de febrero de 201611 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 19. A través de autos de 25 de mayo de 2016 y 18 de enero de 201712 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 3 de marzo de 201713. 20.
En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ofició a la SIC para que allegara las resoluciones por medio de las cuales se registró las marcas de la parte demandante. 21. Mediante auto de 15 de diciembre de 201714 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 22.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 281-IP-2018 de 28 de junio de 201915, en la que interpretó los artículos 136 literal a), 135 literal g) y 151 de la Decisión 486 de 2000, estos últimos de oficio. No interpretó los artículos 134 y 135 literal b) ibidem al no ser objeto el concepto de marca, así como tampoco la distintividad intrínseca de la misma.
Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Se interpretará el artículo 136 literal a) por ser materia de controversia la presunta confusión de signos. 3.
No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b), toda vez que no se discuten el concepto de marca ni la distintividad intrínseca de la misma. 4. De oficio se interpretarán los artículos 135 literal g) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para analizar la figura de los signos de uso común y la conexión de productos. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 10 Folios 104 a 106 C pp. 11 Folio 106 vto.
C pp. 12 Folios 190 y 197 C pp. 13 Folios 205 a 212 C 2. 14 Folios 221 y vto. C 2. 15 Folios 234 a 249 C 2. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo E ELEMENT 119 (mixto) y las marcas HOME ELEMENT (mixtas) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: […] 2. Comparación entre signos mixtos 2.1.
Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo E ELEMENT 119 (mixto) y las marcas HOME ELEMENT (mixtas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. […] 3.
Palabras de uso común en la conformación de marcas 3.1. En consideración a que en el presente caso COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. argumentó que la palabra HOME es de uso común y que 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio no debe ser parte del cotejo entre los signos en conflicto, es pertinente analizar este tema.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 3.3. En el marco del literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.
En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. 3.6.
En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero si, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”. 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.9.
La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. […] 4.
Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. En consideración a que la SIC analizó el principio de la especialidad en la Resolución que concedió el registro del signo E ELEMENT 119 (mixto), corresponde analizar este tema. […] (mayúscula y negrilla del original). 23. Mediante auto de 18 de diciembre de 201916 se requirió al apoderado de la parte demandante para que se manifestara respecto de la información suministrada por la SIC y acreditara el pago de la tasa con el fin de que la documentación solicitada fuera remitida al proceso. 24.
Por auto de 30 de junio de 202017 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 25. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Comercializadora Santander S.A.S.18 y la SIC19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. 16 Folios 251 y vto.
C 2. 17 Folio 288 C 20. 18 Folios 298 a 308 C 2. 19 Folios 295 a 296 C 2. 20 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.2. La formulación del problema jurídico 27. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 75819 de 10 de diciembre de 2013 y 37425 de 13 de junio de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. y se concedió el registro como marca al signo mixto “E ELEMENT 119” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. 28.
La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “E ELEMENT 119” concedida para identificar productos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. y las marcas mixtas “HOME ELEMENTS”, que identifican productos en las clases 7ª, 8ª, 9ª y 11, cuyo titular es la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literales b) y g), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000. 29.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 30. La sociedad Comercializadora Santander S.A.S. solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 75819 de 10 de diciembre de 201321 y 37425 de 13 de junio de 201422, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. y se concedió el registro como marca del signo mixto “E ELEMENT 119” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V., expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
IV.4. Análisis del caso concreto 31. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo mixto “E ELEMENT 119” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] aparatos de refrigeración y congelación para la exhibición y conservación de alimentos y bebidas, verticales u horizontales, con puertas o sin ellas, con todos sus accesorios, partes y repuestos […]”. 21 Folios 2 a 10 C pp.
“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 22 Folios 11 a 14 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 32. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca mixta “E ELEMENT 119” del tercero con interés en el resultado del proceso y las marcas mixtas “HOME ELEMENTS” de la demandante, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 33.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 281-IP-2018 de 28 de junio de 2019, en la que interpretó los artículos 136 literal a), 135 literal g) y 151 de la Decisión 486 de 2000, estos últimos de oficio.
No interpretó los artículos 134 y 135 literal b) ibidem al no ser objeto el concepto de marca, así como tampoco la distintividad intrínseca de la misma. 34. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso resultaba similarmente confundible con sus marcas mixtas “HOME ELEMENTS”, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136 literal a)23. 35.
Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 36. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]. […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de 23 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes […]”.
De la vulneración de los artículos 135 literal g), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor24: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 38.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada del tercero con interés en el resultado del proceso25 (mixta) Registro 498.479 Clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 25 Folio 15 C pp. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registradas por la demandante26 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro y depósito “HOME ELEMENTS” 7ª 353.449 “HOME ELEMENTS” 8ª 353.448 “HOME ELEMENTS” 9ª 313.490 “HOME ELEMENTS” 11 353.447 39.
Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “E ELEMENT 119” cuestionada a nombre del tercero con interés en el resultado del proceso, con las marcas marcas mixtas “HOME ELEMENTS”, previamente registradas por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 40.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 26 Consulta realizada el 19 de mayo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 41.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 42.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”27. 43.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 44.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 45. Sobre el particular, se advierte que la expresión “HOME” que integra la marca de la demandante, es de uso común para las clases 7ª, 8ª, 9ª y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación28: “HOME” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “C & V CARULLA VIVERO HOME” ALMACENES EXITO S A 7ª 293.677 “BEST HOME” BEST LUCK S.A. 7ª 484.266 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 28 Consulta realizada el 19 de mayo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “HIT HOME INNOVATION TECHNOLOGY” GERARDO GALVIS MARTINEZ 7ª 453.342 “VACUUM HOME LIFE” SHMARGAI PTE.
LTD 7ª 477.557 “C & V CARULLA VIVERO HOME” ALMACENES EXITO S A 8ª 293.676 “GLOBAL HOME” CENCOSUD RETAIL S.A. 8ª 365.211 “LOVING HOME” GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. 8ª 407.833 “MQS HOME” COMERCIAL ECCSA III S.A. 8ª 468.337 “PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT” PARAMOUNT PICTURES CORPORATION 9ª 230.698 “C & V CARULLA VIVERO HOME” ALMACENES EXITO S A 9ª 293.675 “GIRLS & BOYS MUSIC & HOME VIDEO” EMI MUSIC COLOMBIA S.A. 9ª 303.075 “GLOBAL HOME” CENCOSUD RETAIL S.A 9ª 346.612 “HOME DEPOT” HOMER TLC, LLC 11 247.942 “FOLLOW ME HOME” STELLANTIS EUROPE S.P.A. 11 236.979 “HOME LIGHTING” FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A. 11 285.566 11 293.678 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “C & V CARULLA VIVERO HOME” ALMACENES EXITO S.A. 46.
Igualmente, se encontró que la letra “E” que hace parte de la marca del tercero con interés en el resultado el proceso es de uso común para la clase 11 del nomenclátor internacional, como se observa29: “E” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “D.E.” KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. 11 256.099 “E” ELICA S.P.A. 11 297.162 “E TECH” ALMACENES EXITO S A 11 299.449 “E - MACHINE” COMERCIAL ECCSA III S.A. 11 310.998 47.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 48.
Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “HOME” es de uso común y débil, respecto de los productos de las clases 7ª, 8ª, 9ª y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual, debe ser excluida del examen comparativo, aunado a que su exclusión no reduce la marca de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. En igual sentido, la letra “E”, por su uso frecuente en signos registrados para productos de la clase 11, carece de suficiente fuerza distintiva y debe también ser excluida del cotejo, sin que ello impida realizar un análisis integral de los demás componentes de las marcas en conflicto. 49.
No ocurre lo mismo con las expresiones “ELEMENT”, “119” y “ELEMENTS” que hacen parte de las marcas de la demandante y del tercero con interés en el resultado del proceso, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad 29 Consulta realizada el 19 de mayo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para las mencionadas clases, razón por la cual no deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 50.
Ahora bien, siguiendo lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala estima que, si bien es cierto que las expresiones “ELEMENT” y “ELEMENTS” no son de uso común para las clases analizadas, resulta necesario examinar si dichos términos han llegado a constituir en el lenguaje corriente o en las prácticas del comercio del país el designativo usual de los productos, conforme a lo previsto en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de 2000. 51.
Al respecto, el citado artículo dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que “[…] consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país […]”. 52. De acuerdo con lo expuesto en la interpretación prejudicial rendida en este proceso se considera como signo común o usual aquel integrado exclusivamente por uno o más vocablos que se utilizan habitualmente en el lenguaje cotidiano o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios correspondientes.
En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho exclusivo sobre tales indicaciones. Esta prohibición abarca tanto signos denominativos como gráficos, en la medida en que las indicaciones comunes pueden manifestarse a través de ambos tipos de representación. 53. Aun cuando el literal g) prohíbe el registro de signos compuestos exclusivamente por expresiones comunes o usuales, es claro que tales partículas, al ser combinadas con otras, pueden generar signos distintivos en conjunto.
No obstante, en estos casos, el derecho otorgado al titular de la marca será débil, pues su capacidad de oponerse a registros posteriores se verá limitada, y deberá soportar el registro de marcas similares que incorporen esas mismas expresiones de uso común, esto es, si las mismas contienen elementos que les otorguen distintividad. 54.
En el sub examine, la Sala pone de presente que las expresiones “ELEMENT” y “ELEMENTS”, se encuentran en idioma inglés y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202430, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa 30 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 55. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]” (negrilla fuera del texto). 56.
En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado ideológico o conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger. 57.
Se observa que los términos “ELEMENT” y “ELEMENTS” se encuentran escritos en inglés y que los mismos traducen al español “ELEMENTO” y “ELEMENTOS” que, de conformidad con el Diccionario de la Real, significan31 “[…] m. Parte constitutiva o 31 https://dle.rae.es/elemento?m=form. Consultado el 20 de mayo de 2025. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio integrante de algo.
Sin.: ingrediente, componente, pieza, fundamento, molécula, origen, principio, cuerpo […]”. 58. Nótese, entonces, que el término en idioma inglés “ELEMENT” y su plural “ELEMENTS” corresponde semánticamente al vocablo “elemento” o “elementos”, y presenta una raíz léxica compartida con el idioma español, razón por la cual debe tratarse como una expresión de significado comprensible para el consumidor medio, esto es, como si fuese una expresión local, toda vez que el término inglés se pronuncia de manera similar a su traducción al español, sin que se requiera conocimiento especializado para entender su significado. 59.
En ese contexto, resulta necesario analizar si dicha expresión es un vocablo que se utilizan habitualmente en el lenguaje cotidiano o en el uso comercial del país para identificar los productos de las clases objeto de análisis. 60. Al respecto, se tiene que las marcas mixtas “HOME ELEMENTS” identifican productos de las clases 7ª, 8ª, 9ª y 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 7: “[…] máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos órganos y de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos y abrelatas.
Productos comprendidos en la clase 7 […]”. Clase 8: “[…] herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; máquinas de afeitar. Productos comprendidos en la clase 8 […]”. Clase 9: “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación, o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, planchas, televisores.
Productos comprendidos en la clase 9 […]”. Clase 11: “[…] aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias. Productos comprendidos en la clase 11 […]”. 61. Por su parte, la marca mixta “E ELEMENT 119” identifica productos comprendidos de la clase 11 del referido nomenclátor, estos son: “[…] aparatos de refrigeración y congelación para la exhibición y conservación de alimentos y bebidas, verticales u horizontales, con puertas o sin ellas, con todos sus accesorios, partes y repuestos […]”. 62.
En ese contexto, es necesario analizar si el término “elemento (s)” puede considerarse, en este tipo de productos, como una designación común o usual que haya 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio perdido capacidad distintiva.
Como se indicó, esta disposición exige que el signo se haya convertido en una denominación habitual del producto o servicio, ya sea en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país. 63. Sobre el particular, la Sala considera que el solo hecho de que un producto pueda ser considerado técnicamente como un elemento dentro de otro o de un sistema más amplio, verbigracia un electrodoméstico dentro de una casa, o un motor dentro de un carro o equipo electrónico, no implica, per se, que el término se utilice en la práctica comercial o en el lenguaje común como denominación habitual de tales productos. 64.
En efecto, productos como máquinas herramientas, motores, acoplamientos de transmisión, instrumentos agrícolas no manuales, incubadoras de huevos, abrelatas, armas blancas, máquinas de afeitar, aparatos científicos, ópticos, eléctricos, electrónicos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, de medida, de señalización, de control, de enseñanza, planchas, televisores, equipos informáticos, extintores, aparatos de alumbrado, calefacción, ventilación, refrigeración, cocción, distribución de agua, instalaciones sanitarias, y sus respectivos repuestos y accesorios, pueden estar compuestos por múltiples partes o formar parte de un sistema integrado.
Sin embargo, ello no vuelve las palabras “ELEMENT” o “ELEMENTS” en designaciones comunes o usuales en el comercio nacional para identificar directamente esos productos. 65. La configuración de esta causal exige un uso generalizado y demostrado del término como designación directa del producto, no simplemente su evocación conceptual.
Así, no basta con que la expresión tenga un significado técnico o funcional; es necesario acreditar que en el mercado se ha consolidado como nombre común del producto, eliminando su carácter distintivo. 66. Esta precisión es particularmente relevante en el caso de los productos de la clase 11, donde la marca cuestionada identifica expresamente “[…] accesorios, partes y repuestos […]” de aparatos de refrigeración y congelación. Si bien es cierto que en catálogos técnicos y, en general, en el comercio puede encontrarse el uso de las expresiones en comento, también lo es que ello no es suficiente para que se entienda como acreditado que las mismas se han consolidado como designaciones comunes o usuales en el comercio colombiano para estos productos. 67.
En consecuencia, no puede afirmarse que el vocablo “ELEMENT” o su plural “ELEMENTS” haya perdido su distintividad por el solo hecho de que los productos comprendidos puedan ser considerados partes o componentes de un conjunto mayor, o que incluyan repuestos y accesorios, razón por la cual tampoco podrán ser excluidas del cotejo y las mismas no se encuentra dentro de los supuestas establecidos en el literal g) del artículo 135 interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 68.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “ELEMENT 119” del tercero con interés en el 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio resultado del proceso frente a “ELEMENTS”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 69.
Corresponde entonces abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada E L E M E N T 1 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcas previamente registradas E L E M E N T S 1 2 3 4 5 6 7 8 70.
De la revisión de las marcas confrontadas, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y terminaciones, por cuanto comparten la expresión “ELEMENT” como base de su estructura, con la diferencia en que las marcas previamente registradas incluyen la letra “S” al final y la marca demandada el número “119”, lo cual no es significativa para su diferenciación. 71.
La Sala advierte que la inclusión del número “119” de la marca demandada, no es suficiente para conferirle la distintividad requerida. Estas modificaciones menores no alteran la percepción general de los signos por parte del consumidor medio, por lo que no le otorga suficiente distintividad. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 72.
En sentencia de 18 de junio de 202032, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 73. Por tanto, en el caso sub examine, la marca cuestionada “ELEMENT 119” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las marcas previamente registradas “ELEMENTS”. 74.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es similar, ya que coinciden en la misma secuencia vocal “E-E-E” y en similar secuencia de las consonantes, esto es, ("L-M-N-T" frente a " L-M- N-T-S"). Donde la letra “S” en nada altera esta percepción fonética, pues no genera una pronunciación ni modificación suficiente que permita distinguir ambos signos distintivos en el mercado, como se precisó con antelación. 75.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal similitud: ELEMENT 119 – ELEMENTS – ELEMENT 119 – ELEMENTS – ELEMENT 119 ELEMENT 119 – ELEMENTS – ELEMENT 119 – ELEMENTS – ELEMENT 119 ELEMENT 119 – ELEMENTS – ELEMENT 119 – ELEMENTS – ELEMENT 119 ELEMENT 119 – ELEMENTS – ELEMENT 119 – ELEMENTS – ELEMENT 119 76.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que las expresiones “ELEMENT” y “ELEMENTS” tienen el mismo significado, esto es, “elemento” o “elementos”, entendidos como parte constitutiva de un todo, según lo establece el Diccionario de la Real Academia Española, como se precisó con antelación cuando se analizó que a pesar de que se encuentran en inglés, por su raíz común, pronunciación similar y comprensión generalizada, pueden considerarse expresiones locales. 32 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 77. Dicha acepción es compartida tanto en la marca cuestionada como en las marcas previamente registradas, en tanto se trata de palabras en inglés cuyo significado es comprensible para el consumidor medio colombiano y, por ende, generan una asociación conceptual directa con el término en español. 78.
En consecuencia, las expresiones “ELEMENT 119” y “ELEMENTS” transmiten la misma idea, sin que la adición del número “119” altere esa percepción ni le confiera una significación particularizadora que permita diferenciarla, en tanto que los números suelen ser considerados elementos secundarios que no modifican sustancialmente la percepción del signo, salvo que introduzcan una carga semántica clara, diferenciadora y reconocible por el consumidor medio, lo cual no ocurre en este caso33.
Así, desde el punto de vista ideológico, ambas marcas comparten una raíz conceptual que refuerza el riesgo de confusión en el público consumidor. 79. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca solicitada y las previamente registradas a favor de la demandante. 80.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 81. La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 82.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201834 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma 33 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de agosto de 2018. Rad.: 2010-00146-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterada en sentencia de 7 de julio de 2023, Rad.: 2011-00456-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018.
Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 83. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 84.
En el caso sub examine, la expresión cuestionada “E ELEMENT 119” fue solicitada para proteger los productos de la clase 1135 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] aparatos de refrigeración y congelación para la exhibición y conservación de alimentos y bebidas, verticales u horizontales, con puertas o sin ellas, con todos sus accesorios, partes y repuestos […]”. 85.
Las marcas previamente registradas identifican los siguientes productos y servicios de las clases 7ª, 8ª, 9ª y 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: 35 Certificado 498.479 Versión 10. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clase 736: “[…] máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos órganos y de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos y abrelatas.
Productos comprendidos en la clase 7 […]”. Clase 837: “[…] herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; máquinas de afeitar. Productos comprendidos en la clase 8 […]”. Clase 938: “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación, o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, planchas, televisores.
Productos comprendidos en la clase 9 […]”. Clase 1139: “[…] aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias. Productos comprendidos en la clase 11 […]”. 86. Al analizar la relación entre los productos protegidos por la marca “E ELEMENT 119” y las marcas previamente registradas “HOME ELEMENTS”, se advierte que, no solo comparten la clase 11, sino que también existe una conexión basada en los criterios de complementariedad y razonabilidad en las clases 7ª, 8ª y 9ª.
La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos40. 87. Sobre el criterio de sustituibilidad, la Sala observa que, además de que las marcas confrontadas comparten la misma clase 11 cumpliendo con este criterio, también se observa que los productos amparados por la marca cuestionada pueden ser funcionalmente intercambiables o reemplazables con algunos de los productos comprendidos en las clases 7ª, 8ª y 9ª protegidos por las marcas previamente registradas. 88.
En efecto, un aparato de refrigeración puede ser sustituido por determinadas máquinas de la clase 7ª que cumplen funciones similares en el hogar o establecimientos de comercio. De igual forma, los accesorios, partes y repuestos mencionados en la clase 11 pueden encontrarse funcional o comercialmente 36 Certificado 353.449. Versión 8. 37 Certificado 353.448.
Versión 8. 38 Certificado 313.490. Versión 8. 39 Certificado 353.447. Versión 8. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio relacionados con instrumentos de mano de la clase 8ª, o con aparatos técnicos y científicos de la clase 9ª, que operan como componentes de los mismos. 89.
En cuanto a la complementariedad, desde la perspectiva del consumidor, se puede considerar que los motores de la clase 7ª pueden constituir componentes esenciales de los aparatos de refrigeración y congelación de la clase 11; las herramientas de mano de la clase 8ª son utilizadas para su instalación, mantenimiento o reparación; y los aparatos de control de electricidad de la clase 9ª, como termostatos, sensores o paneles electrónicos, pueden integrarse funcionalmente en dichos equipos. 90.
Esta relación de uso conjunto o vinculación operativa refuerza la posibilidad de que los consumidores los adquieran en un mismo establecimiento, los asocien a un mismo origen empresarial o bajo una estrategia de marca compartida, lo cual aumenta el riesgo de asociación por parte del consumidor respecto al origen empresarial de los bienes o servicios ofrecidos. 91.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En efecto, los productos de “E ELEMENT 119” podrían ser indispensables para los productos de “HOME ELEMENTS” en un sentido tal que el consumidor considere que ambos están intrínsecamente ligados, que funcionan en mercados complementarios y dependientes. 92.
Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos existe una asociación en la mente del consumidor, los cuales se comercializan en tiendas especializadas en electrodomésticos o máquinas de refrigeración en grandes almacenes, aumentando el riesgo de asociación. Esta coincidencia incrementa la posibilidad de que el consumidor medio presuma que existe una vinculación empresarial o comercial entre los signos. 93.
Lo anterior, en la medida que el consumidor puede interpretar que los productos provienen del mismo empresario, dado que, además de que las marcas comparten similitud ortográfica, fonética y conceptual, el consumidor informado no distingue que los productos de las marcas de la parte demandante no se relacionan directamente con los productos de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 94.
En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los productos de la marca demandada y los productos de las marcas previamente registradas por la demandante, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos de una marca no están directamente relacionados a los productos de las marcas de la demandante, asumiendo así un origen empresarial compartido. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 95.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201541, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 96.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales42: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 97. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y se desconoce lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, por lo que las marcas en controversia no pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 41 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 98.
En consecuencia, resulta innecesario analizar el argumento relativo a que la demandante cuenta con registros en otros países como Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, comoquiera que se encuentra establecida la falta de distintividad de la marca cuestionada. 99. Así pues, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 75819 de 10 de diciembre de 2013 y 37425 de 13 de junio de 2014 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Santander S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “E ELEMENT 119” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V., como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 100.
Como consecuencia de la nulidad decretada, la Sala ordenará a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la cancelación de la inscripción correspondiente en el sistema de registro de propiedad industrial – SIPI que administra dicha entidad, en relación con el certificado de registro 498.479. 101. Se aclara que, aunque en la pretensión formulada se solicitó la cancelación del registro en los “[…] libros de comercio […]” de la autoridad administrativa, esta entidad no lleva libros de comercio en los términos previstos por el Código de Comercio, sino que administra un sistema informático especializado para el registro de signos distintivos.
En consecuencia, la cancelación aquí ordenada se refiere exclusivamente a la eliminación del registro marcario en dicho sistema. 102. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 75819 de 10 de diciembre de 2013 y 37425 de 13 de junio de 2014 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 498.479 asignado a la marca “E ELEMENT 119”, para distinguir productos de la clase 11 de la 28 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00 Demandante: Comercializadora Santander S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.