11001032400020160000800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. TESIS: ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO, “CELESTE” Y LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO “TARJETA CELESTE DE ASISTENCIA EN VIAJES”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS, CONCEPTUALES Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, AL REPRODUCIR TOTALMENTE LA EXPRESIÓN “CELESTE”, CONTENIDA EN EL REGISTRO PREVIO, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE DINSTINGUEN EN LA CLASE 44 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, LO CUAL GENERARÍA RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

LAS PARTÍCULAS “TARJETA”, “DE”, “EN” Y “ASISTENCIA”, SON DE USO COMÚN EN LA REFERIDA CLASE. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 3181 de 30 de enero de 2015, “Por la cual se niega un registro”, expedida por la directora 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 30838 de 17 de junio de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “CELESTE”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 16 de junio de 2014 solicitó el registro como marca del signo nominativo “CELESTE”, para distinguir servicios en la Clase 442 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[…] Servicios médicos, cuidados de higiene y belleza para personas […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 3181 de 30 de enero de 2015, la directora de signos distintivos de la SIC denegó el registro del signo nominativo “CELESTE”, por cuanto lo encontró, de oficio, similarmente confundible con la marca mixta “TARJETA CELESTE DE ASISTENCIA EN VIAJES”, previamente registrada en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la sociedad MOVIDUCTO S.A. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 30838 de 17 de junio de 2015, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 333 de la Constitución Política y 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por falsa motivación, toda vez que las razones de hecho y de derecho invocadas en el recurso de reposición no fueron analizadas en debida forma evocando una tesis que le perjudica. 4 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que la SIC no realizó el examen de comparación marcario en debida forma y de manera conjunta, pues no tuvo en cuenta todos los elementos que integran las expresiones cotejadas y tampoco descompuso su unidad fonética; y que, además, obvió que en su extensión y conjunto, no son similarmente confundibles, habida cuenta que las sílabas y letras cumplen con una función diferenciadora.

Afirmó que la expresión “TARJETA CELESTE DE ASISTENCIA EN VIAJES” fue registrada en la citada Clase 44 únicamente para distinguir servicios médicos, a diferencia del signo nominativo “CELESTE”, que pretende identificar servicios médicos, entre ellos, cuidados de higiene y de belleza para personas, lo que evidencia su diferenciación, en cuanto a los servicios prestados.

Aseguró que en la actualidad coexisten infinidad de marcas que contienen la palabra “CELESTE”, registradas en las diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no es de recibo que se niegue el registro del signo solicitado. Concluyó que el objetivo comercial de las expresiones cotejadas es distinto, toda vez que el consumidor de los servicios diferenciados por la marca “TARJETA CELESTE DE ASITENCIA EN VIAJES” está orientado a viajeros que busquen algún tipo de servicio de asistencia con ocasión y en el transcurso de su viaje, a diferencia del signo 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “CELESTE”, que está dirigido a todo tipo de personas en materia de servicios médicos, cuidados de higiene y belleza.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Aseguró que el signo solicitado es una reproducción exacta de la marca previamente registrada, habida cuenta que contienen la misma partícula “CELESTE”, sin que se tenga en cuenta las palabras “DE”, “ASISTENCIA”, “EN” y “VIAJES”, por cuanto son denominaciones de uso común para identificar servicios en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Alegó que las expresiones cotejadas identifican iguales servicios médicos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que también existe conexidad competitiva. II.-2. La sociedad MOVIDUCTO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma5, guardó silencio. 5 Folios 63 a 67 del expediente físico. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 25 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda fue incoada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. 6 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 3181 de 30 de enero y 30838 de 17 de junio de 2015, mediante las cuales la SIC le denegó a la actora el registro de la marca nominativa “CELESTE”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 333 de la Constitución Política; y 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que el presente cotejo marcario debe realizarse en conjunto, sin escindir las partículas que conformas las expresiones cotejadas. Aseguró que en la actualidad coexisten infinidad de marcas que contienen la palabra “CELESTE”, registradas en las diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no es de recibo que se niegue el registro del signo solicitado.

Alegó que la SIC pasó por alto los elementos denominativos y gráficos que conforman las expresiones cotejadas, los cuales las diferencian claramente en el mercado; y que, además, debe tenerse en cuenta la marca previamente registrada únicamente identifica servicios médicos, mientras que el signo deprecado pretende amparar no solo dichos servicios, sino también los de cuidados de higiene y belleza 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para personas, lo que evidencia que no existe conexidad competitiva en el mercado.

IV.-2. En esta etapa procesal, la sociedad MOVIDUCTO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, la parte demandada y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 592-IP-2019. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico: […] b) si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”. 3.

Marcas evocativas 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. […] 4.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 3181 de 30 de enero y 30838 de 17 de junio de 2015, denegó el registro como marca del signo nominativo “CELESTE” a la actora, para amparar servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo confundible con la marca mixta previamente registrada en la misma Clase, “TARJETA CELESTE DE ASISTENCIA EN VIAJES”, de propiedad de la sociedad MOVIDUCTO S.A.; y que entre los servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la SIC no realizó el examen de comparación marcario en debida forma y de manera conjunta, pues no tuvo en cuenta todos los elementos que integran las expresiones cotejadas y tampoco descompuso su unidad fonética; y que, además, obvió que en su extensión y conjunto no son similarmente confundibles, debido a que las sílabas y letras que las conforman cumplen con una función diferenciadora.

Afirmó que la expresión “TARJETA CELESTE DE ASISTENCIA EN VIAJES” fue registrada en la Clase 44, únicamente para distinguir servicios médicos, a diferencia del signo nominativo “CELESTE”, que pretende identificar servicios médicos, entre ellos, cuidados de higiene 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y de belleza para personas, lo que evidencia su diferenciación en cuanto a los servicios prestados.

Por su parte, la SIC señaló que el signo solicitado es una reproducción exacta de la marca previamente registrada, habida cuenta que contienen la misma partícula “CELESTE”, sin que se tenga en cuenta las partículas “DE”, “ASISTENCIA”, “EN” y “VIAJES”, por cuanto son denominaciones de uso común para identificar servicios en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que las expresiones cotejadas identifican iguales servicios médicos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que también existe conexidad competitiva. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 1519 “[…] Por ser pertinente […]” y “[…] A fin de desarrollar el tema de la conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto […]”; no así la del artículo 13410, “[…] por no estar en discusión el concepto de marca y sus requisitos […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente: 9 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 10 Comoquiera que el artículo 134 no fue analizado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: CELESTE SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO11 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA12 Como en el presente caso se va a cotejar un signo nominativo, “CELESTE”, como lo es el cuestionado, solicitado por la actora, con una marca mixta, “TARJETA CELESTE DE ASISTENCIA EN VIAJES”, del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con 11 Índice 53 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 12 Índice 53 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Ahora, según la actora y la parte demandada las partículas “CELESTE”; “TARJETA”, “DE”, “EN” y “ASISTENCIA”, que conforman la marca previamente registrada, son de uso común para amparar servicios en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son inapropiables de manera exclusiva. Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, si bien es cierto que se advierte que el vocablo “CELESTE” está presente en innumerables marcas 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registradas en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que no se encontró en la página web de la entidad demandada13, que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, tal expresión sea de uso común para los servicios de la Clase 44 ibidem, de manera que no puede estimarse como tal, por el contrario, se observa que la única marca registrada con esta partícula en dicha Clase, pertenece únicamente a la sociedad MOVIDUCTO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Así las cosas, para la Sala el término “CELESTE” no es de uso común para servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. No obstante, la Sala si encontró que, en la página web de la entidad demandada14, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, estaban registradas las siguientes marcas en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían las expresiones “TARJETA”, “DE”, “EN” y “ASISTENCIA”, como se advierte en los siguientes listados: 13 www.sipi.gov.co.

Consultado el 29 de noviembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 14 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 28 de noviembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.-“TARJETA”: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR TARJETA MEC (mixta) 288332 PLENITUD PROTECCIONS S.A. TARJETA AZUL SANITAS (nominativa) 324949 KERALTY S.A.S. TARJETA CELESTE DE ASISTENCIA EN VIAJES (mixta) 488877 MOVIDUCTO S.A. TARJETA DE TODOS CARTAO DE TODOS INTERNACIONAL (mixta) 587921 TODOS EMPRENDIMIENTOS COLOMBIA S.A.S..- “DE”: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR LA SALUD DE SU EMPRESA (Nominativa) 324171 LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS S.A.S. PLENIA AUTOMERCADO DE SALUD (Mixta) 372881 LOVIENT COLSULTADORIA E SERVICIOS LTDA. SERVICIO DE SALUD HABILITADO (mixta) 337666 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL GESTIÓN SALUD DE ETB (mixta) 341863 ETB S.A. ESP..- “EN”: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR HOSPITAL EN CASA (Mixta) 299751 HOSPITAL EN CASA S.A. MEDICOS EN SU CASA (Mixta) 311027 INTEGRAL EMI S.A.S. CRE SER CREER EN EL SER (nominativa) 315080 CLARA INES SANDOVAL BORRAS UNA CLINICA VA EN CAMINO (mixta) 395194 EMERMÉDICA S.A. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- “ASISTENCIA”: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR AME ASISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA (Mixta) 295042 ASISTENCIA MÉDICA S.A.S. AMEDICA ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL EN CASA (Mixta) 360353 ABC AMBULANCIA S.A. ORAL HOME ASISTENCIA ODONTOLOGICA DOMICILIARIA (Mixta) 359961 GRUPO ORAL HOME S.A. INDUMEDIC LABORATORIO DE ASISTENCIA INSTRUMENTAL (Mixta) 445202 FELIX DAVIDS SILVA HERNÁNDEZ Lo anterior, pone de manifiesto que las partículas “TARJETA”, “DE”, “EN” y “ASISTENCIA” son expresiones de uso común y débiles respecto de los servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser unos vocablos usuales, éstos pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “TARJETA”, “DE”, “EN” y “ASISTENCIA”, no pueden impedir la inclusión de dichas partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre unos elementos de uso general15.

Por todo lo anterior, la Sala considera que las partículas “TARJETA”, “DE”, “EN” y “ASISTENCIA”, deben ser excluidas del cotejo marcario. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y la marca en controversia, esto es, “CELESTE” y “CELESTE VIAJES”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 15 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “CELESTE” y la marca previamente registrada, “CELESTE VIAJES”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “CELESTE”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la supresión de la partícula “VIAJES”, en la terminación del signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “CELESTE VIAJES”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado suprime el vocablo “VIAJES”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “CELESTE”, lo que lleva a que el signo solicitado “CELESTE” no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mente del consumidor16, por lo que la expresión “CELESTE”, de la marca previamente registrada, “CELESTE VIAJES”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202017, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de 16 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente núm. 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”.

Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “CELESTE” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, “CELESTE VIAJES”. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque el signo solicitado “CELESTE” reproduce totalmente la expresión “CELESTE”, siendo este el elemento principal de la marca previamente registrada “CELESTE VIAJES”; y aunque esta última tiene en su conjunto otra expresión (“VIAJES”), se insiste, la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “CELESTE”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: CELESTE - CELESTE VIAJES - CELESTE - CELESTE VIAJES CELESTE - CELESTE VIAJES - CELESTE - CELESTE VIAJES CELESTE - CELESTE VIAJES - CELESTE - CELESTE VIAJES CELESTE - CELESTE VIAJES - CELESTE - CELESTE VIAJES 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, las palabras “CELESTE” y “VIAJES”, -esta última plural del vocablo “VIAJE”-, que conforman el signo cuestionado y la marca previamente registrada, según el Diccionario de la Real Academia18 tienen el siguiente significado: “[…] 1. adj.

Perteneciente o relativo al cielo. Los cuerpos celestes. La celeste eternidad […]” y “[…] 1. m. Acción y efecto de viajar […]”, lo que quiere decir también que existe semejanza ideológica entre las expresiones cotejadas, en cuanto evocan el mismo concepto. Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse similitud ortográfica, fonética y conceptual entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una expresión previamente solicitada y/o registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 18 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 28 de noviembre de 2024, https://dle.rae.es/celeste y https://dle.rae.es/viaje. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201819 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “CELESTE” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios médicos; cuidados de higiene y de belleza para personas […]”. La marca previamente registrada, “TARJETA CELESTE DE ASISTENCIA EN VIAJES”, distingue los siguientes servicios en la 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co misma Clase: “[…] Servicios médicos […]”.

(Resaltado fuera del texto original). De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clase 44 de la Clasificación Interncional de Niza y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la misma Clase, además que comparten igual Clase del nomenclátor, se evidencia que están dirigidos al sector de la salud, escenario dentro del cual se prestan servicios médicos y de higiene personal; dichos servicios se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo cuestionado y la marca previamente registrada.

También se advierte que existe relación entre los servicios médicos que ampara la marca previamente registrada y los de cuidados de higiene y de belleza para personas que pretende identificar el signo cuestionado, en la medida en que comparten un enfoque hacia el bienestar físico de las personas, los cuales contribuyen a su bienestar general. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, al existir entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada semejanzas significativas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pensar erróneamente que los servicios identificados con tales expresiones son servidores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201520, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, “TARJETA CELESTE DE ASITENCIA EN VIAJES”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales21: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y la marca cotejados y, además, conexidad competitiva entre los servicios amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “TARJETA CELESTE DE ASITENCIA EN VIAJES”, para amparar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que 21 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó, razón por la que tampoco se evidencia trasgresión alguna del artículo 333 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00008-00 Actora: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de diciembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.