CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020160012900 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Pintubler de Colombia S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Behr Process Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 25844 de 25 de mayo de 2015 y 62898 del 3 de septiembre de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve, que se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Cfr. Folios 207 a 208. La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 1. La sociedad Behr Process Corporation2, en adelante, la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 25844 de 25 de mayo de 2015 y 62898 de 3 de septiembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución N° 25844 de 25 de mayo de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA SA, y negar el registro de la marca PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR a la sociedad BEHR PROCESS CORPORATION, para distinguir productos de la clase dos Internacional. 2.1.2.

Resolución N° 62898 de 03 de septiembre de 2015, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 25844 de 25 de mayo de 2015, confirmándola en su integridad, corroborando la negación de la marca PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR para distinguir productos de la clase dos Internacional. 4. A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 2.2.

Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a título de restablecimiento del derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR en 2 Actuando por medio de apoderado. Cfr. Folios 2 al 6. 3 Cfr. Folios 55 al 81. 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 la clase 2 internacional de acuerdo con la solicitud No. 14-051460 en favor de mi representada. 2.3.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia” […]”. Presupuestos fácticos 5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1.

Que solicitó el registro como marca del signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. Que la referida solicitud se publicó el 20 de marzo de 2014 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 690, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 5.3.

Que la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 25844 de mayo de 2015, negó el registro del signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR”, para distinguir productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en las marcas “BLER”, cuyo titular es la sociedad Pintubler de Colombia S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 5.4.

Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 25844 de mayo de 2015. 5.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, mediante la Resolución núm. 62898 de 3 de septiembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25844 de 25 de mayo de 2015. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 Normas violadas 6.

La parte demandante invocó como vulnerado el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Concepto de violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto violación, así: Aplicación indebida del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 7.1. Indicó que la parte demandada con la expedición de los actos administrativos acusados violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por aplicación indebida, toda vez que el signo solicitado no incurre en la citada causal de irregistrabilidad, pues su registro no genera un riesgo de confusión o asociación en el mercado sobre la procedencia empresarial de los mismos. 7.2.

Señaló que los signos “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR” y “BLER” tienen diferencias en sus estructuras ortográficas, pues el signo solicitado está conformado por cuatro expresiones de veintisiete (27) letras, en tanto que la marca opositora (BLER), está constituida por una palabra de cuatro (4) letras. 7.3. Agregó que, desde el punto de vista fonético, los signos distintivos cotejados se diferencian, pues mientras el signo solicitado se integra por el sufijo “EHR”, las marcas previamente registradas están integradas por el sufijo “LER”. 7.4.

Sostuvo que tampoco hay lugar a la confusión conceptual, pues los signos cotejados contienen dos expresiones que son semánticamente distintas, pues la marca “BLER” es de fantasía, en tanto que el signo solicitado “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR” evoca el concepto de “ventaja profesional por oso”. 7.5. Adujo que los signos distintivos “BEHR” y “BLER” han coexistido en el mercado colombiano por más de 12 años, identificando productos de la Clase 2 de la 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 Clasificación Internacional de Niza, sin que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hubiera reclamado algún tipo de confusión y sin que dicha coexistencia hubiese afectado a los consumidores. 7.6.

Añadió que los signos distintivos “BEHR” y “BLER” han coexistido igualmente aún con el consentimiento de la parte demandada, siendo en este sentido dable afirmar que el examen comparativo de los signos distintivos BEHR / BLER ya ha sido realizado varias veces en el plano práctico, dando como resultado la ausencia de riesgo de confusión o de asociación. Contestaciones de la demanda Parte demandada 8.

La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1. Sostuvo que en el análisis y comparación que realizó en su momento, se evidenció que las marcas previamente registradas y el signo solicitado por la parte demandante presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. 8.2.

Indicó que el signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR” se encuentra conformado por diversos elementos de tipo nominativo entre los cuales sobresale la expresión BEHR. 8.3. Argumentó que debido al carácter explicativo de los términos adicionales (PROFESSIONAL ADVANTAGE BY), la expresión restante reproduce en el mismo orden tres de los cuatro grafemas que conforman la marca “BLER” del tercero con interés en el resultado del proceso, compartiendo la misma extensión, el mismo uso de la letra inicial y final, así como la misma vocal E, generando una percepción sonora semejante, elementos suficientes para generar confusión y asociación en el 5 Actuando por intermedio de apoderado. 6 Cfr. Folios 180 a 191. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 mercado, en contravía de los derechos de exclusividad en su uso, y bajo el riesgo de diluir la distintividad de las marcas previamente registradas. 8.4.

Sostuvo, adicionalmente, que el signo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR” pretende identificar productos que no solo pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por las marcas registradas, sino que también se identifican plenamente con los mismos, pues pertenecen a la categoría de pinturas y comparten por tanto objeto y finalidad, pues ambos se usan para cubrir superficies con el objeto de mejorar su aspecto externo. 8.5.

Señaló que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos pueden coincidir, lo que podría generar la idea errónea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo ya registrado o una nueva línea de productos del empresario titular de tal signo. 8.6.

Concluyó que si se permite la coexistencia de tales marcas en el mercado, es muy posible que se cree un riesgo de confusión para el consumidor medio al generarle error en la identificación del origen empresarial de los mismos, pues creerá que los productos que distingue la marca cuestionada son líneas de productos nuevos que ofrece la marca registrada.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas con base en los siguientes argumentos: 9.1. Indicó que entre los signos cotejados existen semejanzas, teniendo en cuenta que el elemento dominante en las marcas previamente registradas es la palabra BLER, y que de haberse concedido el registro como marca del signo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR”, hubiese inducido al público consumidor a asociarlas con ellas. 7 Actuando por intermedio de apoderado.

Crf. Folio 259. 8 Cfr. Folios 55 a 81. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 9.2. Adujo que la expresión “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY” es descriptiva, pues se trata de un adjetivo que indica la calidad superior de los productos, dando a entender que dichos productos que se pretenden proteger se benefician de una calidad profesional. 9.3.

Agregó que las expresiones “PROFESSIONAL”, “ADVANTAGE” y “BY” carecen totalmente de fuerza distintiva y no deberían ser tomadas en cuenta al realizar el análisis de confundibilidad de las marcas a cotejar. 9.4. Manifestó que en el caso concreto, la comparación entre los signos deberá ser realizada entre el elemento de la marca solicitada que lleva la función diferenciadora BEHR y la marca notoria previamente registrada BLER. 9.5.

Anotó que, desde el punto de vista ortográfico, los signos son totalmente similares, pues el consumidor medio podría confundir BLER con BERH. 9.6. Señaló que la pronunciación en conjunto del elemento distintivo del signo solicitado “BEHR” es confundible con la marca notoria registrada “BLER”. 9.7. Resalto que, desde el aspecto ideológico, ninguno de los signos en comparación hace referencia a un elemento particular, lo que determina que ninguno de los signos hará para el público consumidor referencia a un concepto determinado para diferenciar las marcas. 9.8.

Argumentó en cuanto a la relación de los productos a distinguir por los signos confrontados, que son de la misma naturaleza y pertenecen a la misma Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. 9.9. Mencionó que las marcas “BLER” y “BERH” no han coexistido en el mercado y, por el contrario, se trata de signos que fueron concedidos a favor de la parte demandante contraviniendo lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la parte demandada tan pronto se iniciaron los 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 trámites de cancelación de las marcas “BERH”, se percató de la ilegalidad de los actos administrativos y accedió a las solicitudes de cancelación de los mismos. 9.10.

Señaló que la marca “BLER” fue reconocida como marca notoria en el mercado colombiano para referirse a pinturas. Audiencia Inicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 7 de junio de 20199: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) reconoció personerías y iii) en la audiencia inicial realizada el 25 de junio de 201910, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el numeral 6º del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, negando las solicitadas por la parte demandada y por el tercero con interés en el resultado del proceso y aceptando el desistimiento de la práctica de algunas pruebas solicitadas por este último; y realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 24 de octubre de 201911, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 593-IP-2019 del 22 de abril de 202112, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: 9 Cfr. Folios 221 a 222. 10 Cfr. Folios 238 a 256. 11 Cfr. Folios 313 a 314. 12 Índice 70 del aplicativo Samai. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literal b), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 191 de la Decisión 486 por estar en controversia la conexión entre productos y servicios que protegen los signos en conflicto, el uso del nombre comercial y la notoriedad de la marca […]”. 13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que, a su juicio, son aplicables.

Reanudación del proceso 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 13 de enero de 2025: i) decretó la reanudación del proceso; ii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y iii) corrió traslado para alegar de conclusión. Alegatos de conclusión 15. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda13. 16.

La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda14. 17. El tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda15. Concepto del Ministerio Público 18. El agente del Ministerio Público16 estimó que el signo solicitado para registro sí puede coexistir en el mercado con las marcas registradas a nombre del tercero con 13 Cfr. Índice 88 del aplicativo Samai. 14 Cfr. Índice 91 del aplicativo Samai. 15 Cfr. Índice 89 del aplicativo Samai. 16 Cfr. Índice 87 del aplicativo Samai. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 interés en el resultado del proceso, toda vez tiene elementos suficientes para conferirle distintividad y evitar el posible riesgo de confusión en el consumidor. 19.

Concluyó que, debido a las diferencias existentes entre los signos, el consumidor, al momento de adquirir producto sabrá que se trata de empresas diferentes y, por lo tanto, las marcas pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación. En consecuencia, solicitó acceder a las pretensiones de la parte demandante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 20. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 593-IP-2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 21. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201917, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 22. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. 17 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 Los actos acusados 23.

Los actos acusados son los siguientes: 23.1. La Resolución núm. 25844 de 25 de marzo de 2015, mediante la cual la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de Clasificación Internacional de Niza. 23.2.

La Resolución núm. 62898 de 3 de septiembre de 2015, por la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25844 de 25 de marzo de 2015. El problema jurídico 24. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de las mismas, la fijación del objeto del litigio y la interpretación prejudicial 593-IP- 2019, determinar: 24.1.

Si las resoluciones núms. 25844 de 25 de mayo de 2015 y 62898 de 3 de septiembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro como marca del signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR”, para identificar "pinturas y pinturas de imprimación", productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 24.2.

En este sentido, se analizará: 1. Si la parte demandada vulneró o no el artículo 136, literal a), al negar el registro 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 del signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR”, solicitado para identificar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el riesgo de confusión o de asociación con las siguientes marcas, cuyo titular es Pintubler de Colombia S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso: 1.1.

Las marcas nominativas “BLER” con registro núm. 317528, “ANTIOXIDOBLER” con registro núm. 353631 y “EPOXIAGUABLER” con registro núm. 353632, para identificar productos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza; 1.2. Las marcas mixtas “DECORAR BLER” con registro núm. 317527, “ACUARELA BLER” con registro núm. 317526, “VINILBLER” con registro núm. 349296, “ACORAZADO BLER” con registro núm. 335355, “BLER” con registro núm. 317524, “EPOXIAGUABLER” con registro núm. 353629, “ANTIOXIDOBLER” con registro núm. 351952 y “PINTUBLER” con registro núm. 137913, para identificar productos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza; y 1.3.

La marca mixta “PUNTOBLER” con registro núm. 317.302, para identificar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Si las marcas nominativa y mixta “BLER”, con registros núms. 317528 y 317524, para identificar productos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, son marcas notorias y en consecuencia, si el signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR” afecta los derechos exclusivos sobre las mismas. 25.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. 26. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 593-IP-2019 del 22 de abril de 2021, en la cual interpretó los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó el literal b) del artículo 136 y los artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 27.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena18, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200019 de la Comisión de la Comunidad Andina20. 18 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 19 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 20 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina21 28.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina22. 29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 30.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 31.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 21 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 22 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 32.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 33. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 34.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 593-IP-2019 del 22 de abril de 2021 35. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR (denominativo) y las marcas registradas BLER (denominativa y mixta), DECORAR BLER (mixta) ANTIOXIDO BLER (denominativa y mixta), EPOXIAGUA BLER (denominativa y mixta), ACORAZADO BLER (mixta), VINIL BLER (mixta), PINTU BLER (mixta) y ACUARELA BLER (mixta) y el nombre comercial BLER (mixto), son confundibles o no, es pertinente analizar los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: (…) […] 1.5 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe 0 no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR (denominativo) y las marcas registradas BLER (denominativa), ANTIOXIDO BLER (denominativa) y EPOXIAGUA BLER (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR (denominativo y las marcas registradas BLER (denominativa), ANTIOXIDO BLER (denominativa) y EXPOXIAGUA BLER (denominativa). 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR (denominativo) y las marcas registradas BLER (mixta), DECORAR BLER (mixta) ANTIOXIDO BLER (mixta), EPOXIAGUA BLER (mixta), ACORAZADO BLER (mixta), VINIL BLER (mixta), PINTU BLER (mixta) y ACUARELA BLER (mixta) y el nombre comercial BLER (mixto), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […]” […] 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR (denominativo) y las marcas registradas BLER (mixta), DECORAR BLER (mixta) ANTIOXIDO BLER (mixta), EPOXIAGUA BLER (mixta), ACORAZADO BLER (mixta), VINIL BLER (mixta), PINTU BLER (mixta) y ACUARELA BLER (mixta) y el nombre comercial BLER (mixto) 4.

Marcas evocativas 4.1. Como en el proceso interno, la demandante señaló que las expresiones contenidas en el signo solicitado PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 (denominativo) evocan el concepto de ventaja profesional por Oso, por lo [que] no se relacionan conceptualmente con las marcas de titularidad de Pintubler de Colombia S.A., por lo tanto resulta pertinente analizar el presente tema. 4.2.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 4.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 4.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 4.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. Familia de marcas 5.1. De acuerdo a lo alegado por Pintubler de Colombia S.A., esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término BLER, por lo que se desarrollará dicho tema. […] 5.4 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 5.5 A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 6.

Coexistencia pacífica de signos 6.1. El accionante alegó que los signos en conflicto han coexistido en el mercado por más de 12 años identificando productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto no existe riesgo de confusión y/o asociación. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos. […] 6.5.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 6.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 6.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.

Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. c) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 d) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 7.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 7.1 La SIC alegó que existe conexión entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] 7.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 8.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro 8.1. En el proceso interno se argumentó que el signo solicitado a registro PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR (denominativo) reproduce las marcas notorias BLER (denominativa y mixta), cuya titularidad pertenece a [Pintubler de Colombia S.A.].

En consecuencia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 8.12. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado 8.13. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 8.13.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 8.13.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 8.13.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 8.13.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 8.14. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad 8.15. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […] 8.18. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. […] 8.28.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca BLER cuyo titular es Pintubler de Colombia S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […]” 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 36.

Conforme al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 37.

El literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000 conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 37.1. Según el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 37.2.

De acuerdo con el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 37.3. Y de acuerdo con el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, para determinar la notoriedad de un signo distintivo la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. Análisis del caso concreto 38.

Con base en las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo y sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados anteriormente. 39.

El signo nominativo solicitado y las marcas mixtas y nominativas previamente registradas son los siguientes: SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO23 PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR Solicitante: Behr Process Corporation Clase 2: “pinturas y pinturas de imprimación”. MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS BLER (nominativa) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado núm. 317528 23 El registro del presente signo nominativo fue negado. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores”.

ANTIOXIDOBLER (nominativa) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 353631 Clase 2: “colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbe y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”.

EPOXIAGUABLER (nominativa) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 353632 Clase 2: “colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbe y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”.

DECORAR BLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado núm. 317527 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” ACUARELA BLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 317526 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 VINILBLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 349296 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” ACORAZADO BLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 335355 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” BLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 317524 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” EPOXIAGUABLER (mixta) 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 353629 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” ANTIOXIDOBLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 351952 Clase 2: “Colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.” PINTUBLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 137913 Clase 2: “construcción y reparaciones.” PUNTOBLER (mixta) Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado: 317302 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 Clase 35: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de mercancías, especialmente de pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores” 40.

La Sala procederá a determinar si el signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR”, solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 41.

Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos que carecen de distintividad extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas y marcas mixtas.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 42. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 contiene los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) debe identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 43.

Esta Sección24, ha seguido los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del riesgo de confusión y asociación25. 44. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR”, solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 45.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos y figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretender distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido 24 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013 y Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 26 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate.

A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.). (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce los detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad […]”.

(Destacado de la Sala) (iv) 46. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la similitud entre el signo y las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual27: “[…]1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 27 Interpretación Prejudicial 593-IP-2019. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”. 47.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo nominativo, y unas marcas nominativas y mixtas previamente registradas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de las marcas mixtas para, después, proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 48.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo nominativo y las marcas nominativas y mixtas en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos existentes en las marcas registradas no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 49. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber28: “[…] a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra 28 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor- ólogo.

Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifican su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación e.) Debe determinarse cuál es el elemento genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o capada la marca en el mercado […]” (Destacado de la Sala). 50.

La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen las marcas nominativas y mixtas antes de proceder al cotejo29, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”30. 51.

Para tal efecto, la Sala procederá a analizar si las marcas nominativas y mixtas en cuestión contienen elementos descriptivos, explicativos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 52. Las expresiones explicativas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. 53. Por otra parte, respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 54.

Sobre las expresiones de uso común, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”31. 55. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201432, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 56.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202133, consideró: «[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]». 57.

Así las cosas, la Sala advierte que en el signo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR” la expresión BY es de uso común para identificar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada34. 58. En efecto las marcas que contenían dicha expresión son: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE 33 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 34 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas el 21 de mayo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 DURALAC BY PHILAAC CONSTRUCCIONES LAJA S.A.S. 280646 2 UVEX BY SPERIAN SPERIAN EYE [&] FACE PROTECTION, INC. 386708 2 IMPERMELAST BY DUROCOLOR PINTURAS DUROCOLOR S.A.S 466147 2 ECOINK BY DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA IMPRESIÓN LIMITADA D P I IMPRESIÓN 282856 2 OLEO BY PHILAAC PHILAAC S.A.S. 448957 2 59.

La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la expresión BY es de uso común en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 60. Sumado a lo anterior, en la marca mixta PUNTOBLER, la expresión “PUNTO”, es de uso común para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada35.

En efecto las marcas que contenían dicha expresión y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, son: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE PUNTO AGRARIO ANDIAGRO S.A. 275154 35 SUPERALMACENES E- SE Y PUNTO NICOLÁS FERNANDO RUIZ CÁRDENAS 14579 35 PUNTO AMARILLO VÍCTOR MANUEL LÓPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 289994 35 PUNTO DULCE FABCO CAPITAL GROUP LIMITED 308133 35 61.

La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la partícula PUNTO es de uso común en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 35 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 14 de mayo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 34 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 62.

Adicionalmente, la Sala considera que las partículas y expresiones ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINI, ACORAZADO y PINTU son genéricas respecto de los productos que identifican las marcas toda vez que dentro de su cobertura se encuentran dichos productos: pinturas, vinilos, colores, barnices, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas mordientes, resinas, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores.

De esta forma, dichos términos incluidos en las marcas se utilizan para señalar o identificar los productos que dichas marcas identifican, por lo que es claro que se tratan de expresiones genéricas. 63. Sobre los elementos PROFESSIONAL y ADVANTAGE, presentes en el signo nominativo solicitado a registro, la Sala encuentra que son palabras en idioma extranjero, y por lo tanto acoge los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 401-IP-2015 de 25 de febrero de 2016, en donde establece: “[…] el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros […]". 64.

Sobre el particular, la Sala encuentra que la palabra PROFESSIONAL, que hace parte del signo solicitado, si bien se encuentra escrita en inglés y traduce a PROFESIONAL, también lo es que sirve de raíz equivalente en castellano, por lo que resulta comprensible y de conocimiento generalizado para el tipo de consumidores de los productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, debe tratarse como una expresión local. 65.

Al respecto, se advierte que la partícula “PROFESIONAL”, que hace parte del signo solicitado, resulta descriptiva de los productos que pretende amparar en la Clase 2ª, habida cuenta que describe las características propias y/o su estatus de profesional, respecto de los productos que ampara. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 66.

Lo anterior, por cuanto la expresión “PROFESIONAL”, en el caso bajo examen, responde a la pregunta ¿cómo es el producto?, por cuanto el consumidor haría la relación directa en su mente de que las pinturas que identifica se producen por profesionales en el área o que cuentan con unas características especiales. 67. Por lo tanto, la Sala considera que dicha expresión debe ser excluida del cotejo marcario. 68.

No obstante, respecto del término “ADVANTAGE”, la Sala advierte que, a pesar de que es un término en inglés y, que su traducción en castellano corresponde a “VENTAJA”, su significado no es de conocimiento general por parte del consumidor promedio, ni comparten una raíz equivalente, razón por la cual debe tenerse como un término de fantasía. 69.

Ahora, SIC alegó que los términos “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY”, del signo cuestionado, correspondían a una frase explicativa por lo que no podía tenerse en cuenta para el cotejo del signo solicitado y las marcas previamente registradas. 70. Al respecto, una vez verificado los antecedentes administrativos36, particularmente en el formulario de solicitud de registro de signos distintivos, la Sala no observa que la expresión “PROFESIONAL ADVANTAGE BY” se haya catalogado como explicativa, de manera que no puede tenerse como tal. 71.

Así las cosas, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto del signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR” y las marcas mixtas y nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “DECORAR BLER”, “ACUARELA BLER”, “VINILBLER”, “ACORAZADO BLER, “PINTUBLER” y “PUNTOBLER”, previamente registradas, deben excluirse las expresiones PROFESSIONAL, ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINIL, ACORAZADO y PINTU, comoquiera que: i) se tratan de palabras descriptivas y genéricas, respectivamente; y ii) su exclusión no reduce las marcas de manera tal que 36 CD visible a folio 157 del cuaderno físico principal. 36 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 imposibilite hacer su cotejo.

De otro lado, deben excluirse las expresiones BY y PUNTO, por ser expresiones de uso común para las clases 2ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 72. En consecuencia, el cotejo marcario debe hacerse entre el signo ADVANTAGE BEHR, solicitado por la parte demandante, y las marcas BLER, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos 73. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 en los apartados supra. Comparación Ortográfica 74.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado para registro y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 75.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: SIGNO SOLICITADO A D V A N T A G E B E H R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 MARCAS REGISTRADAS B L E R 1 2 3 4 37 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 76. Dicho lo anterior, encontramos que el signo solicitado está compuesto de dos (2) palabras, tiene cinco (5) sílabas (AD-VAN-TA-GE-BEHR), cinco (5) vocales (A- A-A-E-E) y ocho (8) consonantes (D-V-N-T-G-B-H-R); mientras que la marca previamente registrada está compuesta de una palabra, posee (1) una sílaba (BLER), una (1) vocal (E) y tres (3) consonantes (B-L-R). 77.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “ADVANTAGE BEHR” y la expresión previamente registrada “BLER”, existen significativas similitudes en sus terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambos signos coinciden en las letras “B”- “E”-“R”; sin que la supresión de la letra “L”, la adición de la letra “H” y la adición del término “ADVANTAGE”, sean suficientes para dotar al signo solicitado de suficiente distintividad y contribuyan a diferenciarlo de la marca previamente registradas, cuyo elemento distintivo y preponderante es el término “BLER”. 78.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada suprime la letra “L” y le agrega la letra “H” y el término “ADVANTAGE”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada, “ADVANTAGE BEHR”, reproduce casi por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “BLER”, esto es, “B- ER”, lo que conlleva que el signo solicitado no sea suficientemente distintivo y diferente a las previamente registradas.

Comparación Fonética 79. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo sostiene el Tribunal Andino: BLER – ADVANTAGE BEHR - BLER – ADVANTAGE BEHR - BLER – ADVANTAGE BEHR BLER – ADVANTAGE BEHR - BLER – ADVANTAGE BEHR - BLER – ADVANTAGE BEHR BLER – ADVANTAGE BEHR - BLER – ADVANTAGE BEHR - BLER – ADVANTAGE BEHR BLER – ADVANTAGE BEHR - BLER – ADVANTAGE BEHR - BLER – ADVANTAGE BEHR 38 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 80.

Teniendo en cuenta lo anterior, la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “BE/R”, sin que la supresión de la letra “L” y la adición de la letra “H” y el término “ADVANTAGE”, generen un sonido distinto, dado que la letra “H” en este caso no representa sonido alguno. Comparación Ideológica 81.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 82. Al respecto, la Sala pone de presente que, como ya se dijo, la expresión “ADVANTAGE” proviene del idioma inglés y traduce a “VENTAJA”.

Sin embargo, su traducción no es de conocimiento por parte del consumidor promedio colombiano y, por lo tanto, debe tenerse como una expresión de fantasía. 83. A su turno, los términos “BLER” y “BEHR” corresponden a expresiones de fantasía, de manera que, al estar constituidos el signo solicitado y las marcas previamente registradas por palabras de fantasía, éstas no pueden ser cotejadas desde este aspecto. 84.

En este sentido, la Sala considera que entre el signo solicitado y las marcas registradas sí existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas. 85. Sobre el particular, cabe señalar que a esta misma conclusión llegó la Sala en la sentencia de 20 de octubre de 202337, que ahora se prohíja, y que se profirió dentro de un proceso que se surtió entre las mismas partes y en el cual se efectuó el cotejo respecto del signo nominativo “BEHR PREMIUM PLUS ULTRA” y las marcas del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 20 de octubre de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón núm. único de radicación 11001-03-24-000-2015-00228- 00. 39 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 86.

Este criterio fue reiterado en la sentencia de 15 de febrero de 202438, que tuvo las mismas partes y en el cual se efectuó el cotejo del signo nominativo “BEHR SPECIALTY” y las marcas del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 87. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que el signo solicitado es semejante a las marcas registradas, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de las marcas registradas, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 88. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo nominativo y las marcas nominativas y mixtas, es necesario que los productos y servicios que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 89.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por el signo y las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión39: 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón núm. único de radicación 11001-03-24-000-2016-00126- 00. 39 Interpretación Prejudicial 471-IP-2018. 40 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 “[…] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grapo de similitud de los signos objeto de análisis y cualquier de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.” b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […]”. (Destacado de la Sala). 41 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 90.

En este sentido, para hacer el análisis del segundo criterio del literal a) del artículo 136, entre el signo y las marcas cotejadas y, determinar si existe conexidad competitiva, es necesario partir del análisis de los productos y servicios que el signo solicitado y la marca previamente registrada identifican, ambos en el marco de la Clasificación Internacional de Niza, y dentro de la clase específica. 91.

Como se expuso supra, en el caso sub examine, el signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR” fue solicitado por el demandante para distinguir “pinturas y pinturas de imprimación”, productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. 92. Por su parte, las marcas nominativas y mixtas “BLER” previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso identifican productos y servicios de las clases 2ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores”. […]”, “[…] colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbe y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]” y “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de mercancías, especialmente de pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores […]”. 93.

Al considerar las reglas citadas supra, la Sala estima que entre los productos y servicios de las clases 2ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, identificados por las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y los de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, que pretenden ser reivindicados por la parte demandante, se presenta una evidente complementariedad y, en ese sentido, una conexión competitiva, en la medida en que el uso de uno de los productos y servicios puede implicar necesariamente el uso del otro. 42 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 94.

En este sentido, se observa que son productos y servicios complementarios, en la medida en que para la construcción y los materiales que para ello se requiere, su comercialización y publicidad, se demanda necesariamente de los elementos que distingue la marca cuestionada, tales como: pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales y metales en hojas y en polvo para pintores o decoradores. 95.

Asimismo, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al sector de la construcción, entre este, la mampostería, acabados, obra blanca y comercialización y/o publicidad de pinturas y servicios de decoración de interiores y exteriores; pertenecen al mismo género; esto es, materiales y servicios para la construcción; dichos productos y servicios comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales y suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, tiendas, supermercados y ferreterías; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentadas. 96.

Además, considerando el análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 97. Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos de la Clase 2ª que busca identificar el signo mixto solicitado y los productos y servicios de las clases 2 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que identifican las marcas previamente registradas “BLER”, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 43 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 98.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. De la notoriedad de la marca BLER de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso y sobre la coexistencia pacífica de marcas alegada por la actora 99.

La actora en la demanda manifestó que algunos registros marcarios que contienen la partícula “BEHR”, de su propiedad, han coexistido de manera pacífica e ininterrumpida en el mercado por más de 10 años, por lo que ha creado una familia de marcas a partir de tal expresión “BEHR”, la cual no se encuentra solo en las clases 1ª, 3ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, sino también en la Clase 2ª ibidem, que, posteriormente, estas últimas fueron objeto de cancelación. 100.

Así también, el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que es titular de una familia de marcas que contienen la partícula “BLER”, la cual es notoriamente conocida en el mercado. 101. Sobre el particular, la Sala considera pertinente traer a colación los apartes expuestos en la sentencia de 15 de diciembre de 202340, que ahora se prohíjan, en el que se resolvieron los mencionados cargos, así: “[…] De la notoriedad de la marca BLER de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso 95.

Atendiendo a que: i) el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó que la marca BLER fue y es reconocida en el correspondiente sector comercial como notoria; y ii) en el cargo estudiado supra se determinó que existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo solicitado BEHR y las marcas nominativas y mixtas registradas previamente, y el nombre comercial, que contienen la expresión BLER. 96.

Esta Sección, considera que, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, resulta irrelevante estudiar el argumento propuesto por el 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2016-00102-00. 44 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 tercero con interés directo en el resultado del proceso, relacionado con la notoriedad de una marca cuando está determinado que el signo solicitado por la parte demandante no cumple con el requisito de distintividad y, en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda. 97.

En este orden de ideas, la Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca BLER, presentados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; comoquiera que no se encuentra establecida la distintividad del signo nominativo BEHR, así como la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre los signos distintivos cotejados, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca BLER, no se debe conceder el registro como marca del signo nominativo solicitado.

Argumento sobre la coexistencia pacífica de marcas 98. La parte demandante, en su escrito de demanda, manifestó que el signo y las marcas BEHR y BLER han coexistido en el mercado colombiano identificando productos de la Clase 2ª de la Clasificación Intencional de Niza, sin que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hubiera reclamado algún tipo de confusión y, sin que dicha coexistencia, hubiese afectado a los consumidores. 99.

Sobre el asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida para el presente proceso, se indicó lo siguiente: “[…] 8.2. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 8.3 Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. […] 8.5 La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). […] 8.7 En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: […] 100.

De lo expuesto, la Sala considera que el concepto de la coexistencia pacífica entre marcas se resume en lo siguiente: i) ocurre cuando signos idénticos o similares, que identifican productos también idénticos o similares, 45 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 están presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, de forma pacífica, y sin que hubiere problemas de confusión entre ellos, y ii) su ocurrencia no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes. 101.

Ateniendo a que: i) las marcas nominativas BEHR para distinguir productos de las clases 1, 3 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, con registros marcarios núms. 385948, 406542, 369865, 381373, 408083 y 369867, cuyo titular es la parte demandante, no identifican productos idénticos o similares a los reivindicados por las marcas nominativas y mixtas BLER; y que ii) tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, los registros marcarios concedidos a la parte demandante, respecto del signo BEHR para identificar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentran cancelados, como se evidencia a continuación: […] 102.

Y, atendiendo, tal como se expuso supra, que el signo nominativo BEHR está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista visto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, carece de distintividad extrínseca por existir riesgo de asociación respecto de las marcas nominativas y mixtas, y el nombre comercial, que contienen la partícula BLER, la Sala considera que no es posible concluir que exista una coexistencia pacífica entre estos, pues puede derivar en un riesgo de asociación […]”.

Autonomía de las oficinas de propiedad industrial 102. Finalmente, la Sala se debe referir al argumento presentado por la parte demandante en el que señaló que la parte demandada debió conceder el registro como marca del signo nominativo “PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR”, toda vez que “[…] el examen comparativo de los signos BEHR/ BLER, ya ha sido realizado varias veces en el plano practico, dando como resultado, la ausencia de riesgo de confusión o de asociación […]”41. 103.

La Sala se refiere, sobre el particular, lo indicado por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina42, en el que precisa que el sistema que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de registro de marcas en cada país miembro. Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de 41 Cfr. Folios 102 y 103 42 Ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2915. 46 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones.

En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante. Conclusión 104. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto “PROFESSIONAL ADVTANGE BY BEHR”, solicitado por la parte demandante, para identificar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con las marcas nominativa y mixtas que contienen la expresión “BLER”, con certificados de registro núms. 317528, 353631, 353632, 317527, 317526, 349296, 335355, 317524, 353629, 351952, 137913 y 317302, que identifican productos y servicios de las clases 2ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 105.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 25844 de 25 de mayo de 2015 y 62898 de 3 de septiembre de 2015. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 47 Núm. único de radicación: 11001032400020160012900 SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.