CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “COUMAFEN” Y LA MARCA OPOSITORA “COUMADIN” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR, AL TENER TERMINACIONES DIFERENTES.

LA PARTÍCULA “COU”, QUE HACE PARTE DE LAS MARCAS ENFRENTADAS, ES DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, AL IGUAL QUE LA PARTÍCULA “FEN”, POR LO QUE RESULTAN INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 3778 de 3 de febrero de 2016, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: - Que el 30 de abril de 2015, la sociedad FADIVET LTDA presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “COUMAFEN”, para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra del registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad frente a la marca nominativa “COUMADIN”, previamente registrada a su favor en la misma Clase. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Producto para la destrucción de animales dañinos (plagas) raticida. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 78371 de 30 de septiembre de 2015, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “COUMAFEN”, para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Que contra la citada disposición la sociedad FADIVET LTDA. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 3778 de 2016, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en consecuencia, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “COUMAFEN”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de dicha sociedad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto dicha entidad pasó por alto que tiene un derecho en Colombia respecto de la marca “COUMADIN”, previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que de una simple comparación 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre las marcas enfrentadas se evidencia que son similarmente confundibles.

Indicó que la expresión “COUMAFEN” es el elemento de mayor dimensión y recordación en el mercado; no obstante, desde una perspectiva en conjunto frente la marca “COUMADIN”, evidentemente, a su juicio, podría inducirse en error a los consumidores, pues al primer impacto éstas generan igual impresión teniendo en cuenta sus semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales.

Sostuvo que el signo distintivo objeto de controversia reproduce 5 de las 8 letras que componen su marca, en el mismo orden, lo que significa que tienen similar estructura gramatical. Señaló que la fuerza distintiva de las marcas enfrentadas recae sobre la expresión “COUMA”, pues el vocablo “FEN” es de uso común en diferentes marcas para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: “HEXOFEN”, “MIDRIAFEN”, “GAFEN”, “ARTRIFEN”, “FASFEN”, “CLOFENIL” y “TROSIFEN”, las cuales se encuentran registradas por diferentes titulares. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que desde la perspectiva fonética es evidente que las expresiones cotejadas se pronuncian de manera idéntica, ya que tienen igual número de sílabas y presentan el mismo acento prosódico.

Adujo que las marcas enfrentadas amparan productos en la misma Clase, esto es, elementos farmacéuticos y plaguicidas, los cuales tienen alta injerencia en la salud humana, por lo que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que las marcas enfrentadas “COUMAFEN” y “COUMADIN” son totalmente diferentes, por lo que no se presenta riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. Sostuvo que los productos a identificar por la marca solicitada y aquellos que ampara la marca previamente registrada no se relacionan, dado que: i) difieren en su naturaleza; ii) están afectados a diversas finalidades, en tanto satisfacen necesidades divergentes entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alguna; y iii) están orientados a diferentes grupos de consumidores y, por ende, son comercializados bajo diferentes canales.

II.-2. La sociedad FADIVET LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 6 Folios 68, 73 y 77 del cuaderno físico principal. 7 CPACA. 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 3778 de 3 de febrero de 2016, mediante la cual la SIC concedió el registro de la marca “COUMAFEN”, a nombre de la sociedad FADIVET LTDA., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas.

Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que la semejanza de las marcas enfrentadas es evidente, por cuanto coinciden gramatical y fonéticamente, asimismo, identifican productos en la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que de permitir la coexistencia de la expresión cuestionada se incurre en riesgo de confusión y asociación en el mercado.

IV.2 La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, sostuvo que al efectuar la comparación de los productos que identifica cada una de las marcas enfrentadas, puede determinarse que no existe relación alguna, toda vez que difieren en su naturaleza, están afectados a diversas finalidades y no son intercambiables o complementarios entre sí. IV.3 En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos 9: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020170000600 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 3778 de 3 de febrero de 2016, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “COUMAFEN”, a la sociedad 9 Proceso 55-IP-2023. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FADIVET LTDA., para distinguir “[…] complementos multivitamínicos para uso humano […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la expresión “COUMAFEN” es el elemento de mayor dimensión y recordación en el mercado; y que, no obstante, desde una perspectiva en conjunto frente la marca “COUMADIN”, evidentemente, podría inducirse en error a los consumidores, pues al primer impacto éstas generan igual impresión teniendo en cuenta sus semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales.

Sostuvo que el signo distintivo objeto de controversia reproduce 5 de las 8 letras que componen su marca, en el mismo orden, lo que significa que tienen similar estructura gramatical. Señaló que la fuerza distintiva de las marcas enfrentadas recae sobre la expresión “COUMA”, ya que el vocablo “FEN” es de uso común en diferentes marcas para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: “HEXOFEN”, “MIDRIAFEN”, “GAFEN”, “ARTRIFEN”, “FASFEN”, “CLOFENIL” y “TROSIFEN”, las cuales se encuentran registradas por diferentes titulares. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC mencionó que las marcas enfrentadas “COUMAFEN” y “COUMADIN” son totalmente diferentes, por lo que no se presenta riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

Sostuvo que los productos a identificar por la marca solicitada y aquellos que ampara la marca previamente registrada no se relacionan, dado que: i) difieren en su naturaleza; ii) están afectados a diversas finalidades, en tanto satisfacen necesidades divergentes entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad alguna; y iii) están orientados a diferentes grupos de consumidores y, por ende, son comercializados bajo diferentes canales.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 262-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202210, 261-IP-202211, 350-IP-202212 y 391-IP-202213, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 13 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios14, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de 14 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre marcas que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacerse un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.15 Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); núm. único de radicación 2009-00535-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA16 COUMADIN MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA17 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “COUMAFEN”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con una marca nominativa, “COUMADIN” previamente registrada por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que la acompañan, 16 Folio 50 del cuaderno físico principal. 17 Folio 50 del cuaderno físico principal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios18 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 18 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección ha sostenido, entre otras, en sentencia de 9 de junio de 201119, lo siguiente: 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2005-00105-01. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 23 de enero de 201420, la Sala precisó: 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00230-00. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). Y en relación con las marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 201521, la Sala señaló: “[…] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: […] Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00133-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general.

En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes […]”.

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir la marca de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando las marcas en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto.

En efecto, en sentencia de 23 de abril de 202022, esta Sala precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00262-00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Según la actora, la partícula “FEN”, que conforma a la marca cuestionada, es de uso común para los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva. En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada23, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, figuraban registradas para la citada Clase 5ª las siguientes marcas, que contienen la expresión “FEN”: MARCA TITULAR RUBIFEN (NOMINATIVA) LABORATORIOS RUBIO S.A. BOVIFEN (NOMINATIVA) GENFAR S.A. GANAFEN (NOMINATIVA) LABORATORIOS PROVET S.A.S. METROFEN (NOMINATIVA) SHARPER S.A. ZOOFEN (NOMINATIVA) LABORATORIOS ZOO S.A.S. ZIDOXTIFEN (NOMINATIVA) COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS 23 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 28 de mayo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co También se advierte que, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, figuraban registradas para la citada Clase 5ª las siguientes marcas, que contienen la expresión “COU”: MARCA TITULAR COUPLEX (NOMINATIVA) JOINPHARM S.A. ´COUNTER´ (NOMINATIVA) AMVAC CHEMICAL CORPORATION COUGHGUARD (NOMINATIVA) ZOETIS SERVICES LLC COUNTRY FARMS FARM FRESH NUTRITION (MIXTA) NEWLAB NUTRITION LTDA SCOUT (NOMINATIVA) MONSANTO TECHNOLOGY LLC COUGA´R RICECO (MIXTA) RICECO INTERNATIONAL INC Lo anterior pone de manifiesto que se trata de unas expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser las expresiones “COU” y “FEN” unas partículas de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202024, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de una marca con elementos de uso común, esto es, “COU”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general25.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “COU” y “FEN”, que forman parte, respectivamente, de las marcas enfrentadas y de la cuestionada, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dichas partículas de uso común 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 25 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se reduce la marca cuestionada de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con terminaciones distintas, así como diferente secuencia consonántica y vocálica, pues “COUMAFEN” está compuesta por tres (3) sílabas (COU-MA-FEN), ocho (8) letras, cuatro (4) consonantes (C-M-F-N) y cuatro (4) vocales (O-U-A-E), mientras que “COUMADIN” se conforma por tres (3) sílabas (COU-MA-DIN), ocho (8) letras, cuatro (4) consonantes (C-M-D-N) y cuatro (4) vocales (O-U-A-I).

Cabe mencionar que la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “FEN”, genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten la partícula de uso común, como lo es “COU”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co combinado de una manera particular y diferente al de la marca previamente registrada, habida cuenta que “COUMAFEN” está acompañada al final de la partícula “FEN”, mientras que “COUMADIN” del vocablo “DIN”.

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca cuestionada al estar combinada al final con otro vocablo como lo es la partícula “FEN”, así como la previamente registrada de la terminación “DIN”, generan unas marcas completamente distintivas y diferentes. En otras palabras, la expresión “FEN”, refuerza las diferencias entre las marcas en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”26, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las terminaciones “DIN” de la marca previamente registrada “COUMADIN” y “FEN” de la marca cuestionada “COUMAFEN”, les imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: COUMAFEN-COUMADIN-COUMAFEN-COUMADIN-COUMAFEN-COUMADIN COUMAFEN-COUMADIN-COUMAFEN-COUMADIN-COUMAFEN-COUMADIN COUMAFEN-COUMADIN-COUMAFEN-COUMADIN-COUMAFEN-COUMADIN COUMAFEN-COUMADIN-COUMAFEN-COUMADIN-COUMAFEN-COUMADIN De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una terminación diferente hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas enfrentadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “COUMAFEN”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se transgredió la norma invocada como violada; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “COUMAFEN”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00006-00 Actora: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de junio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.