CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tema: Registro del signo nominativo “FERNANDO BOTERO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 58834 de 27 de octubre de 20111, 14601 de 16 de marzo de 20122 y 78698 de 20 de diciembre de 20123, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Luis Fernando Botero Rodríguez.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda4 1. El señor Luis Fernando Botero Rodríguez, a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…]
PRIMERO: Se declare Nulidad de la Resolución N° 58834 de veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011), proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 11 025726 de esa misma entidad, mediante la cual se niega el registro de la marca FERNANDO BOTERO (Nominativa), clase 33.
SEGUNDO: Se declare la Nulidad de la Resolución N° 14601 de dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012), proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 11 025726 de esa misma entidad, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición y confirma la decisión anterior.
TERCERO: Se declare la Nulidad de la Resolución N° 78698 de veinte (20) 1 Folios 9 a 12 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 13 a 17 C pp. “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 3 Folios 4 a 8 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 4 Folios 32 a 50 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio diciembre de dos mil doce (2012), proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 11 025726 de esa misma entidad, mediante la cual se resuelve un recurso de apelación y confirma la decisión anterior.
CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro de la marca nominativa "FERNANDO BOTERO", para distinguir los productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor LUIS FERNANDO BOTERO RODRIGUEZ.
QUINTO: Con base en la anterior condena, se comunique a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, para que ésta de aplicación al artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SÉPTIMO: Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso en la Gaceta de Propiedad Industrial.
OCTAVO: Se condene a la demandada en costas […]”5 (mayúscula del original). I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que el señor Luis Fernando Botero Rodríguez solicitó el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO”, para identificar los productos de la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] bebidas alcohólicas con excepción de las cervezas […]”. 4.
Anotó que, mediante la Resolución 58834 de 27 de octubre de 2011, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca nominativa “FERNANDO BOTERO” por ser confundible y afectar el nombre y apellido del pintor, escultor y dibujante “FERNANDO BOTERO”. Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recursos de reposición y apelación. 5.
Afirmó que, a través de la Resolución 14601 de 16 de marzo de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución 58834 y concedió el recurso de apelación. 6. Mencionó que, a través de la Resolución 78698 de 20 de diciembre de 2012, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 58834. 5 Folio 33 C pp. 6 Folios 33 a 36 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) Constitución Política, artículos 13, 14, 16 y 29 y; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 literal a) y 136 literal e).
I.1.2.2. El concepto de violación 8. La apoderada de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por el señor Luis Fernando Botero Rodríguez, al considerar que era confundible y afectaba el nombre y apellido del pintor, escultor y dibujante “FERNANDO BOTERO”, lo que implicó el desconocimiento de los artículos 134 literal a) y 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como de los artículos 13, 14, 16 y 29 de la Constitución Política. 9.
Subrayó que la solicitud de registro cumple con todos los requisitos de la Decisión 486 de 2000 toda vez que el signo solicitado es apreciado por los sentidos y es de fácil compresión, además cumple con el requisito de la representación gráfica porque es reproducido en palabras de manera que puede ser distinguido por el público consumidor. 10.
Mencionó que el signo contiene distintividad suficiente por cuanto identifica un producto en un mercado particular, en tanto que en la actualidad no existe ningún tipo de titularidad sobre una marca que sea sustancialmente similar dentro del mismo nomenclátor. 11. Recalcó que del signo nominativo “FERNANDO BOTERO” fue solicitado con el objeto de usar el nombre que lo identifica e individualiza como persona, por lo que “[…] no pretende ni tiene la intención alguna de afectar la identidad del señor FERNANDO BOTERO ANGULO (Pintor y Escultor) ni de ninguna otra persona […]”. 12.
Manifestó que el pintor y escultor es reconocido por su profesión como autor de esculturas y pinturas y demás obras en el campo artístico, las cuales no tienen un punto de conexidad con los productos de la clase 33, de manera que no se podía partir de la presunción que el consumidor medio lo asocie con las bebidas alcohólicas. 7 Folios 36 a 48 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 13.
Agregó que el riesgo a la identidad o prestigio del señor “FERNANDO BOTERO" no se encuentra fundada, toda vez que la comercialización de bebidas alcohólicas y el eventual registro de la marca nominativa para distinguir dichos productos, no es una actividad que afecte el nombre del mencionado artista. 14. Advirtió que el Museo de Antioquia pretende registrar la marca "RON MAESTRO BOTERO" en la clase 33, por lo que subrayó que su solicitud fue primera, con lo que adquiere una protección frente a posteriores solicitudes de registro, como la hecha por el museo, es decir que el demandante goza de un derecho de prioridad frente a otras posteriores solicitudes. 15.
Por otra parte, sostuvo que los actos administrativos demandados desconocieron sus derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y el debido proceso. 16. Respecto del derecho a la igualdad aseguró que el nombre del demandante es “LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ”, como lo muestra su registro civil, por lo que se le está negando la posibilidad de obtener un derecho por tener el mismo nombre que un personaje famoso. 17.
Afirmó que busca realizar un registro para un producto que en nada se relaciona con la actividad del famoso y reconocido artista. Además, puso de presente que su nombre fue registrado primero que el del artista, por lo que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio no puede negar un registro a una persona solo porque se llama de forma igual a un personaje reconocido, eso sería desconocer la igualdad que el demandante tiene para desarrollarse y la libertar que tiene para hacer uso de su nombre como desee […]”. 18.
Manifestó que el hecho que exista un personaje famoso con el mismo nombre que el demandante no quiere decir que el primero goce de privilegios o tenga mejores derechos que el segundo. El establecer este precepto violaría todas las garantías a la igualdad que se establecen en la norma constitucional. 19. Sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, explicó que todo individuo tiene el derecho a escoger libremente un plan de vida y a desarrollarlo a plenitud, respetando los límites constitucionales, por lo que los actos administrativos demandados desconocen el derecho al libre desarrollo de la personalidad del demandante porque no le permiten desarrollar la actividad económica lícita que desea de la forma en que lo desea. 20.
Anotó que el demandante se encuentra en el negocio de las bebidas alcohólicas, por lo que debe obtener un reconocimiento en dicho mercado utilizando su nombre, de manera que cualquier limite que afecte la facultad del individuo de adoptar decisiones de su modelo de vida y de la visión de su dignidad como persona era una violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 21.
En ese contexto, concluyó que al demandante se le está violando su derecho fundamental al nombre como atributo de su personalidad, lo que afecta de manera grave su proyecto vida. 22. Agregó que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política, la categoría jurídica de la libertad de escoger o elegir libremente la profesión, el arte, la ocupación o el oficio, emana de la libertad general de actuar y constituye una de las manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que nadie puede imponer a una persona el ejercicio de una ocupación habitual, ni impedirle el desarrollo de la actividad laboral que corresponda a sus conocimientos o a sus dotes. 23.
Sobre el derecho al debido proceso, sostuvo que la SIC no tuvo en cuenta los diferentes argumentos del demandante, quien invocó la garantía de los derechos fundamentales que le asisten, tales como el derecho a la igualdad, el derecho al nombre como atributo de la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad. 24. Finalmente, manifestó que el demandante ya detenta la titularidad de registro de la marca “FERNANDO BOTERO” en las clases 3ª y 25, de acuerdo con los certificados 156.916 y 154.564, por lo que no se tuvo en cuenta el hecho de existir una pluralidad de signos distintivos que pertenezcan a un mismo titular y que el público consumidor las asocie entre sí y las relacione con un mismo rasgo empresarial.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 25. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible con el nombre y apellido del pintor, escultor y dibujante “FERNANDO BOTERO”. 26.
Indicó que no existe violación alguna al artículo 134 de la Decisión ya que la perceptibilidad, representación gráfica y distintividad del signo solicitado no fue puesta en tela de juicio dentro de la actuación administrativa en ninguna de sus etapas, por lo cual la transgresión afirmada por el demandante nunca se presentó, y el cargo no está llamado a prosperar. 27.
Agregó que la marca solicitada “FERNANDO BOTERO” reproduce en su totalidad el nombre mediante el cual se conoce y referencia al artista colombiano “FERNANDO BOTERO”, autor de innumerables pinturas y esculturas, como se demuestra con la exploración a través de internet haciendo uso del buscador "Google", el cual arroja 8 Folios 70 a 83 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio cerca de 1.050.000 resultados al colocar las palabras "FERNANDO BOTERO" como parámetro. 28.
Por tanto, afirmó que la denominación “FERNANDO BOTERO” lleva a una relación directa con el artista, sin que lleguen a la mente del consumidor promedio otros personajes o empresarios nacionales o internacionales. 29. Destacó que el nombre completo del demandante es “LUIS FERNANDO BOTERO RODRIGUEZ” y no solo “FERNANDO BOTERO”, por lo cual, si su intención era identificarse dentro del mercado a través del mismo, debió hacer uso de su nombre completo y no solamente de una parte, por el contrario decidió usar en forma exclusiva parcialmente su nombre centrándolo únicamente en el componente que es idéntico al nombre del artista y escultor colombiano, sin solicitar ni obtener permiso o consentimiento alguno de su parte. 30.
En ese sentido, sostuvo que era claro que la denominación que pretendía proteger como marca el solicitante lleva a pensar al consumidor promedio en el artista “FERNANDO BOTERO”, sin que se genere en el conocimiento general una acepción diferente al escuchar el nombre y apellido del cual se pretende la protección, y sin que exista consentimiento de este. 31.
Agregó que en el año 2012 la Gobernación de Antioquia y la Fábrica de Licores de Antioquia presentaron un licor tipo ron, denominado "RON MAESTRO BOTERO", el cual no solo se caracterizaba por su sabor, sino además porque su botella y etiqueta fueron diseñadas por el pintor y escultor Fernando Botero, cuyas ganancias iban a ser destinadas directamente al Museo de Antioquia y el Instituto de Cultura de Antioquia. 32.
Destacó que el apellido “BOTERO” se ha instituido a nivel nacional como elemento distintivo del artista “FERNANDO BOTERO”, permitiendo que su solo uso lleve al consumidor a la asociación directa con este personaje, esto aunado al nombre “FERNANDO”, que lleva a pensar en el pintor y en su influencia en los diversos mercados de nuestro país, incluido el de los licores por la reciente incursión del artista en este campo. 33.
Aseguró que el demandante se equivoca en sus argumentos en la medida en que la concesión del signo por él solicitado genera una afectación para el artista debido al uso no autorizado de su nombre y al riesgo de confusión en el que se le colocaría al consumidor que podría pensar que está adquiriendo un producto avalado por el pintor sin que esto sea cierto. 34.
Señaló que el prestigio y la fama del nombre “FERNANDO BOTERO” debe ser protegido por la entidad no solo por la reputación de dicho personaje, sino además para proteger a los consumidores en general de caer en error al momento de una compra. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 35.
Subrayó que el signo solicitado afecta claramente la identidad del artista mencionado y genera un inminente riesgo de confusión para el consumidor al momento enfrentarse a la elección de uno y otro producto en el mercado. 36. Respecto del derechos a la igualdad, anotó que no puede pretender el demandante que se le iguale con el artista “BOTERO”, cuando este último ha constituido por años una reputación, prestigio y buen nombre dentro del mercado nacional e internacional, no solo como artista sino también como personaje icono de la cultura colombiana, que llevan a que el uso dentro del mercado de una denominación compuesta cien por ciento por su nombre artístico, genere confusión para el consumidor y un uso no autorizado de su nombre. 37.
Sostuvo que era claro que no existe discriminación alguna para el demandante, en la medida en que la negación efectuada por la entidad respecto a su solicitud de registro se funda en el incumplimiento de los preceptos establecidos en la Decisión 486 de 2000, pilar de la propiedad industrial de nuestro país, y no en un trato desigual o discriminatorio. 38.
Del derecho al libre desarrollo de la personalidad, afirmó que la negación del registro solicitado no implica que se le esté prohibiendo al demandante la protección de su nombre, así como tampoco el uso de las partes que lo componen como signo distintivo frente a la Decisión 486 de 2000, toda vez que el ordenamiento permite la protección de marcas de diferentes tipos dependiendo de las necesidades del usuario, por lo que puede hacer uso de ellas para generar un signo que sea claramente distintivo y que no esté inmerso en causal alguna de irregistrabilidad. 39.
Afirmó que el demandante se equivoca en su concepción pues en ningún momento se le está coartando su derecho a identificarse con el nombre que a su bien considere, así como tampoco se le está exigiendo que cambie de nombre por el simple de hecho de ser homónimo del artista “FERNANDO BOTERO”. 40. Resaltó que la negación del registro como marca del signo “FERNANDO BOTERO” no involucra ni directa ni indirectamente una coacción a su derecho a elegir libremente su proyecto de vida, ni a desarrollar en forma espontánea su personalidad, en la medida en que no se le está impidiendo en forma absoluta y eterna la constitución de signos que distingan dentro del mercado los productos por el comercializados, simplemente se le está limitando, en forma justificada y con fundamento en norma supranacional, el uso de determinada marca por estar la misma inmersa en una causal de irregistrabilidad establecida en forma expresa y con anterioridad a la solicitud. 41.
Finalmente, sobre el derecho al debido proceso aseguró que no existe violación alguna toda vez que la decisión tomada no se enfoca en afectar los derechos constitucionales del demandante, sino proteger los derechos de los consumidores en general, impidiendo que exista en el mercado una marca que puede confundir o inducir en error. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III.
TRÁMITE DEL PROCESO 42. El señor Luis Fernando Botero Rodríguez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 19 de junio de 20139 en contra de las Resoluciones 58834 de 27 de octubre de 2011, 14601 de 16 de marzo de 2012 y 78698 de 20 de diciembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 43.
Mediante auto de 20 de octubre de 201510 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio. El 7 de diciembre de 201511 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 44. Por autos de 20 de abril y 11 de julio de 201612 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 9 de septiembre de 201613. 45.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y, de oficio, se ordenó a la SIC remitir los certificados de los registros de las marcas “FERNANDO BOTERO” de la demandante, así como el estado actual de la solicitud de registro de la marca “RON MAESTRO BOTERO” del Museo de Antioquia. 46.
Mediante auto de 12 de octubre de 201714 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 literal a) y 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 47. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 436-IP-2017 de 8 de noviembre de 201815 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 y no interpretó el artículo 134 literal a) ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada, limitando la interpretación del artículo 136 al literal e) que se trata la materia controvertida. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 9 Folio 50 C pp. 10 Folios 59 a 61 C pp. 11 Folio 61 vto. C pp. 12 Folios 89 y 104 C pp. 13 Folios 114 a 121 C pp. 14 Folios 131 y vto.
C pp. 15 Folios 162 a 171 C pp. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.
Es importante advertir que el Literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente corno causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.
El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.17.
Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2. Utilización de apellidos: protección legal y la afectación de la identidad […] 2.2.
De conformidad con el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que “afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”. […] 2.6.
De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […] 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.9.
Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona —a menos que el nombre no sea común—.
Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso. 2.10. Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos. 2.11.
De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 2.12.
Sobre la base de los criterios presentados se deberá determinar si el signo FERNANDO BOTERO (denominativo) ha sido concedido respetando la norma contenida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Marcas compuestas por nombres propios […] 3.4. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial.
Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente […] (mayúscula y negrilla del original). 48. A través de auto de 21 de febrero de 201916 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, así como la de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 49.
En el término para alegar de conclusión, el señor Luis Fernando Botero Rodríguez17 y la SIC18 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. 16 Folio 172 C pp. 17 Folios 179 a 184 y 197 a 208 C pp. 18 Folios 185 a 192 C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 50. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14919 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 51. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 58834 de 27 de octubre de 2011, 14601 de 16 de marzo de 2012 y 78698 de 20 de diciembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Luis Fernando Botero Rodríguez. 52.
La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “FERNANDO BOTERO” solicitado para identificar los productos de la clase citada genera confusión y afecta la identidad o prestigio del artista colombiano “FERNANDO BOTERO” al tenor de lo dispuesto en los artículos 134 literal a) y 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000, desconociendo con ello los artículos 13, 14, 16 y 29 de la Constitución Política. 53.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 54. El demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 58834 de 27 de octubre de 201120, 14601 de 16 de marzo de 201221 y 78698 de 20 de diciembre de 201222, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Luis Fernando Botero Rodríguez. 19 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 20 Folios 9 a 12 C pp.
“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 21 Folios 13 a 17 C pp. “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 22 Folios 4 a 8 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.4.
Análisis del caso concreto 55. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo nominativo “FERNANDO BOTERO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] bebidas alcohólicas con excepción de las cervezas […]”. 56.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con el nombre del artista colombiano “FERNANDO BOTERO”. 57. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 436-IP-2017 de 8 de noviembre de 201823 dentro de la cual interpretó el artículo136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 y no interpretó el artículo 134 literal a) ibidem. 58.
Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo el nombre del artista colombiano “FERNANDO BOTERO” no es confundible ni afecta la identidad o prestigio del artista colombiano “FERNANDO BOTERO”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el artículo 136 literal e), ibidem24. 59.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 60. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos […]”. 23 Folios 162 a 171 C pp. 24 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000 y los artículos 13, 14, 16 y 29 de la Constitución Política 61.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y el nombre en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor25: “[…] el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos [ ]”. 62.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y el nombre en conflicto, así: Signo solicitado por el demandante 26 FERNANDO BOTERO (nominativa) Clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Nombre y apellido de la persona natural27 FERNANDO BOTERO 63. Sea lo primero advertir que el nombre “FERNANDO BOTERO”, para el común de los consumidores o usuarios, no resulta del todo desconocido, dado que “FERNANDO BOTERO” se refiere al nombre propio de un artista, pintor y escultor reconocido en Colombia. 64.
Como en el presente caso se va a cotejar el signo nominativo “FERNANDO BOTERO” solicitado por la demandante y el nombre propio del artista colombiano 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 26 Folio 18 C pp. 27 Folios 4 a 17 C pp. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “FERNANDO BOTERO”, respecto de los nombres propios, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 201528, en la cual la Sala precisó: “[…] 7.3.
Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”. Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).
Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales].
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que “los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados, abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.” De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.
En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.
En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. Con sustento en esas premisas, la Sala concedió el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, con las consideraciones que por su pertinencia para 28 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015. Rad.: 2010-00150-00. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio el caso presente, resulta relevante transcribir.
Discurrió así: “No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN MARÍA FARINA. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano. En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora.
Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés” (El resaltado no es propio del texto) En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.
Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido.
Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta, no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición. Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas que existen entre ambas marcas, es preciso determinar si se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.
En este caso, no puede perderse de vista que las marcas ALDO y ALDO PANETTI fueron concedidas en términos generales, para distinguir servicios de gestión de negocios y de comercialización de calzado y vestidos, servicios que pertenecen a la misma clase 35 del nomenclátor internacional. Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual contribuye de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión y asociación en el público que demanda ese tipo de servicios.
La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso […]” (mayúscula y subrayado del original y negrilla fuera de texto). 65.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en el presente proceso señaló: “[…] Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada.
Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona —a menos que el nombre no sea común—. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso. […] 3. Marcas compuestas por nombres propios […] Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial.
Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente […]” (mayúscula y negrilla del original). 66. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y el nombre propio en conflicto “FERNANDO BOTERO” de la demandante frente al nombre propio del artista colombiano “FERNANDO BOTERO”. 67.
En el caso sub examine se observa que la denominación utilizada en el signo impugnado es idéntica con el nombre del célebre artista colombiano, coincidencia que podría generar en el público la impresión equivocada de que los productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza tienen algún vínculo con el mencionado pintor “FERNANDO BOTERO”, sugiriendo incluso, que forman parte de una línea de productos lanzada o avalada por él. 68.
Lo anterior significa que el signo nominativo “FERNANDO BOTERO” no podía ser objeto de registro, toda vez que, al no incorporar elementos que permitan dotarlo de suficiente distintividad, posee la aptitud para vulnerar el derecho al nombre de una persona natural notoriamente reconocida en los ámbitos artístico y cultural, por lo que el signo cuestionado generaría problemas en el tráfico comercial de las bebidas alcohólicas, considerando que el mencionado artista diseñó una botella y etiqueta para un licor con el objeto de recaudar dinero para el Museo de Antioquia y el Instituto de Cultura de Antioquia. 69.
Así las cosas, el signo cuestionado al reproducir de manera literal el nombre y primer apellido del pintor, escultor y dibujante colombiano, podría inducir a error o confusión al consumidor en cuanto al verdadero origen empresarial de los productos amparados por la solicitud. Dicha conclusión se refuerza ante la ausencia de prueba 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que acredite el otorgamiento de consentimiento previo, expreso e informado por parte del titular del nombre o sus herederos. 70.
Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 13 de marzo de 202529, en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos, consideró que el signo solicitado “FERNANDO BOTERO” afectaba el prestigio del artista colombiano “FERNANDO BOTERO” por lo que no era registrable como marca en la clase 32, por lo que consideró que se cumplía con el supuesto previsto en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486.
Así se señaló: “[…] De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que en el presente caso el signo cuestionado “FERNANDO BOTERO”, que ampara productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, consiste, precisamente, en el nombre del reconocido artista y pintor, FERNANDO BOTERO. Sobre el particular, la Sala observa que la denominación del signo cuestionado y del reconocido artista y pintor colombiano es idéntica, esto es, “FERNANDO BOTERO”, por lo que podría ocurrir que un consumidor encuentre una falsa relación entre los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza amparados por dicho registro marcario y el citado pintor, ya que el consumidor podría pensar, erróneamente, que los mencionados productos, pertenecen a una nueva línea de productos lanzada por el maestro FERNANDO BOTERO.
En efecto, la Sala considera que el signo cuestionado, “FERNANDO BOTERO”, no podía ser objeto de registro, dado que al no ir acompañado de un elemento distintivo adicional, sí tiene la capacidad de afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado artístico y cultural. […] Por lo tanto, para la Sala, se cumple el supuesto previsto en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486, en cuanto el signo cuestionado afecta la identidad de una persona natural distinta al solicitante, esto es, al artista FERNANDO BOTERO ANGULO.
Así las cosas, la Sala considera que la SIC no está en la obligación de conceder el registro automático como marca de aquellos signos derivados de nombres y apellidos que atenten contra la identidad de otra persona, en tanto, esto desnaturalizaría el trámite del registro marcario, pues bastaría con tenerlos como identificación para garantizar su registro como marca […]”. 71.
De esta manera, teniendo en cuenta la identidad en la composición del signo “FERNANDO BOTERO” de la demandante y el nombre del artista “FERNANDO BOTERO”, la Sala concluye que el primero afecta la identidad o prestigio del segundo, por lo tanto, se cumple el supuesto del literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 29 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2025. Rad.: 2013-00298-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 72. Ahora, respecto del argumento del demandante relacionado con que, en otras oportunidades la SIC ha otorgado las marcas “FERNANDO BOTERO”30, en las clases 3ª y 25, certificados 156.916 y 154.564, la Sala pone de presente que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, tal y como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 233-IP-2019 de 16 de septiembre de 2019: “[…] 4.2.
Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 4.4.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 73.
En el sub examine y al revisar la expresión “FERNANDO BOTERO”, en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró únicamente dos registros a nombre de la parte demandante, como se puede observar de la siguiente tabla31: 30 Certificados caducados 156.916 y 154.564. 31 Consulta realizada el 4 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca Titular Clase Certificado FERNANDO BOTERO (Nominativo) LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ 3ª 156.916 FERNANDO BOTERO (Nominativo) LUIS FERNANDO BOTERO RODRÍGUEZ 25 154.564 74.
Como se puede advertir, el demandante únicamente contaba con dos registros marcarios con la expresión “FERNANDO BOTERO”, por lo que la Sala considera que no se encuentra configurada la familia de marcas, ya que el hecho de únicamente contar con dos registros marcarios, no es suficiente para concluir que exista una pluralidad de signos distintivos que pertenezcan a un mismo titular y que el público consumidor las asocie entre sí y las relacione con un mismo rasgo empresarial32. 75.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 76.
El estudio de registrabilidad del signo solicitado por el demandante en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 77. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que ésta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular.
Además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia33 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores34. 78. Lo anterior también resulta aplicable al argumento relativo a que, en otra actuación administrativa, se concedió el registro de la marca mixta “RON MAESTRO BOTERO” para identificar productos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación 32 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2025. Rad.: 2013-00298-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de julio de 2018. Rad.: 2013-00255-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2025. Rad.: 2013-00298-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Internacional de Niza, a favor del Museo de Antioquia, pues, conforme con lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación antes mencionada el estudio de registrabilidad debe efectuarse caso por caso. 79.
Así las cosas, tampoco se configura una vulneración al supuesto derecho de prioridad alegado por el demandante, por cuanto dicha prioridad no opera automáticamente entre actuaciones separadas, sino que depende de las reglas aplicables y del estudio particular de cada solicitud, el cual, como se ha reiterado, es autónomo en el marco del sistema andino de propiedad industrial. 80.
Respecto del argumento de la demandante concerniente a que se violaron los artículos 13, 14, 16 y 29 de la Constitución Política, la Sala considera que al decisión de la autoridad administrativa no impide al demandante usar su nombre como atributo de su personalidad, ni vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni su libertad económica, en tanto no se le ha prohibido ejercer actividad comercial alguna ni tampoco identificarse con su nombre.
Lo que se restringe, de manera razonable y proporcional, es el registro de un signo que se encuentra inmerso en una causal de irregistrabilidad, debido al riesgo de confusión o aprovechamiento indebido del nombre de un reconocido artista colombiano. 81. Ciertamente, la Sala no evidencia dicha transgresión, habida cuenta que la entidad demandada denegó el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO”, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, específicamente respecto de los signos distintivos, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas líneas atrás y se consideró en la citada sentencia de esta Sección35: “[…] Y respecto del argumento de la demandante concerniente a que se violaron los artículos 13, 14, 16 y 29 de la Constitución Política, la Sala no evidencia dicha transgresión, habida cuenta que la entidad demandada denegó el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO”, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, específicamente respecto de los signos distintivos, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulnerada por el actor; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “FERNANDO BOTERO”, para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó […]”. 35 Ibidem. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00296-00 Demandante: Luis Fernando Botero Rodríguez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 82.
En consecuencia, al no acreditarse la vulneración de las normas invocadas en la demanda la Sala negará las pretensiones, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 83. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.