CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00213-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “FIRST’Z MIAU’Z”, DEL TERCERO CON INTERES DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “FREEMIAU”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAICES Y TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LAS PARTÍCULAS “FREE” Y “MIAU”, SON DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS EN LA CLASE 31 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión 1 Mediante auto admisorio de 16 de diciembre de 2020. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 45445 de 29 de julio de 2014, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio4.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 26 de diciembre de 2013 la sociedad INDUSTRIAS ARGOS S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “FIRST’Z MIAU’Z”, para identificar productos comprendidos en la Clase 315 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna por parte de terceros. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 45445 de 29 de julio de 2014, la directora de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro como marca del signo mixto "FIRST’Z MIAU’Z", para distinguir 3 En adelante Decisión 486. 4 En adelante SIC. 5 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Clase 31.

Arena para gatos […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad INDUSTRIAS ARGOS S.A.S. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada violó los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20007, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto pasó por alto que la marca cuestionada “FIRST’Z MIAU’Z” es similarmente confundible con su marca previamente registrada “FREEMIAU”.

Señaló que desde los puntos de vista ortográfico y fonético se presentan semejanzas ostensibles entre las marcas “FIRST’Z MIAU’Z” y “FREEMIAU”, toda vez que comparten la expresión “MIAU”, la cual es la que tiene mayor grado de recordación en el mercado; y que la adición de la letra “Z”, en la marca cuestionada, no es suficiente para diferenciarla frente a la de su propiedad.

Indicó que la expresión cuestionada “FIRST’Z MIAU’Z” reproduce casi por completo la marca de su propiedad “FREEMIAU”; y que si bien existen algunas diferencias ortográficas, también lo es que fonéticamente se pronuncian exactamente igual. 7 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que, a su juicio, no se requiere un análisis exhaustivo para determinar la confundibilidad entre las expresiones enfrentadas, puesto que la marca objeto de controversia no logra individualizarse en ningún aspecto, lo que la pone en una situación de peligro ante el derecho de prioridad que tiene frente al uso de la marca previamente registrada.

Adujo que ambos registros marcarios identifican productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, entre estos, arena para gatos, por lo que existe una evidente conexidad competitiva entre ellos. Arguyó que al presentarse un alto riesgo de confundibilidad y conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas, la SIC debió denegar el registro de la marca cuestionada “FIRST’Z MIAU’Z”, a pesar de que en sede administrativa no se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros, pues es su deber realizar de oficio el cotejo frente a marcas similares ya registradas, entre ellas, la de su propiedad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para el efecto, manifestó que las marcas confrontadas no presentan similitud que pueda causar riesgo de confusión y/o asociación, por lo que el consumidor no se confundiría al momento de escoger los productos que ellas identifican en el mercado.

Señaló que analizadas en conjunto las marcas enfrentadas se evidencia que cuentan con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas diferentes, que las hacen diferenciables, aunado a la parte figurativa que las compone. II.-2. La sociedad INDUSTRIAS ARGOS S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Adujo que las marcas enfrentadas suenan y se pronuncian de manera desigual, lo cual permite plena identificación de cada una de ellas en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que las consonantes que las comprenden, esto es, “ST” y “FR”, se convierten en la elevación o atenuación que se hace con la voz, quebrándola o pasando de un tono a otro.

Sostuvo que las expresiones “FREE” y “MIAU”, que comprenden la marca de propiedad de la actora, son de uso común para identificar 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, pues existen registros marcarios que las contienen sin que lleve a presentarse algún riesgo de confusión en el mercado.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 17 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20118, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20219, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 8 CPACA. 9 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

En concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 45445 de 29 de julio de 2014, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “FIRST’Z MIAU’Z”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co además, señaló que es dueño de una familia de marcas que corresponden a la expresión “FREEMIAU”, registradas en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la protección legal debe ser mayor frente a sus marcas.

Sostuvo que es evidente la similitud entre las marcas enfrentadas, lo que hace imposible que puedan existir en el mercado. IV.2.- La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que las marcas cotejadas no presentan similitud alguna, que pueda generar riesgo de confusión y/o asociación en el mercado, como tampoco que coincidan en los productos que identifican en el mercado, quedando a salvo el público consumidor y el derecho de exclusividad de la sociedad actora sobre la marca “FREEMIAU”.

IV.3.- La sociedad INDUSTRIAS ARGOS S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que las marcas enfrentadas no solo son conceptual y gramaticalmente desiguales, sino que también guardan sustanciales diferencias auditivas y de pronunciación, teniendo en cuenta la sonoridad de sus silabas, en 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co especial la primera, que influye en la lectura de las dos expresiones cotejadas.

IV.4.- El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 10: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020180021300 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. 10 Proceso 335-IP-2022. 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 45445 de 29 de julio de 2024, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “FIRST’Z MIAU’Z”, a la sociedad INDUSTRIAS ARGOS S.A.S., para distinguir “[…] Arena para gatos […]”, comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que la marca cuestionada “FIRST’Z MIAU’Z” es similarmente confundible con su marca previamente registrada “FREE MIAU”. Señaló que desde los puntos de vista ortográfico y fonético se presentan semejanzas ostensibles entre las marcas “FIRST’Z MIAU’Z” y “FREE MIAU”, toda vez que comparten la expresión “MIAU”, la cual es la que tiene mayor grado de recordación en el mercado; y que la adición de la letra “Z”, en la marca cuestionada, no es suficiente para diferenciarla frente a la de su propiedad.

Por su parte, la SIC manifestó que las marcas confrontadas no presentan similitud que pueda causar riesgo de confusión y/o 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asociación, por lo que el consumidor no se confundiría al momento de escoger los productos que ellas identifican en el mercado.

Señaló que analizadas en conjunto las marcas enfrentadas se evidencia que cuentan con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas diferentes que las hacen diferenciables, aunado a la parte figurativa que las compone. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 335-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202211, 261-IP-202212, 350-IP-202213 y 391-IP-202214, en las que se interpretaron los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 13 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 14 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios15, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 15 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA16 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA17 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “FIRST’Z MIAU’Z”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con una marca mixta, “FREEMIAU” de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las 16 Folio 42 del cuaderno núm. 1 17 Folio 42 del cuaderno núm. 1 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según el tercero con interés directo en las resultas del proceso las partículas “FREE” y “MIAU”, que conforma las expresiones enfrentadas son de uso común para amparar productos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son inapropiables de manera exclusiva. Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegara a 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub examine, se evidenció que en la página web de la entidad demandada18, a la fecha de expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas las siguientes marcas, en la Clase 31, que contenían la expresión “FREE”: MARCA TITULAR FREE-DOM (NOMINATIVA) ROSEN TANTAU K.G. AVI-FREE (NOMINATIVA) ALLTECH, INC FREE SPIRIT (NOMINATIVA) ROSEN TANTAU K.G. INGRID’S FREEDOM (NOMINATIVA) ROSEN TANTAU K.G. Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “FREE” es de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, también se encontró en la página web de la entidad demandada19 que, a la fecha de expedición del acto administrativo acusado, se hallaban registradas las siguientes marcas, en la Clase 31, que contenían la expresión “MIAU”: 18 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 2 de mayo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 19 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 10 de mayo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR MIAUMOR (Mixta) GABRICA S.A.S. FREEMIAU (Mixta) COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. MIMIAU (Mixta) SOLLA S.A. CAT-MIAUW (Mixta) SAFARI S.A. Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “MIAU” es de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser “FREE” y “MIAU” unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente20: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros 20 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “FREE” y “MIAU”, no pueden impedir la inclusión de dicha partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general21.

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “FREE” y “MIAU”, que forman parte de la marca previamente registrada, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituida por una sola palabra, éstas no pueden fraccionarse, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “FIRST’Z MIAU’Z” y “FREEMIAU”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con 21 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas enfrentadas cuentan con raíces y terminaciones distintas, así como diferente extensión, secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada “FIRST’Z MIAU’Z” está compuesta por dos (2) palabras, dos (2) sílabas (FIRST’Z-MIAU’Z), once (11) letras, siete (7) consonantes (F-R-S-T-Z-M-Z), cuatro (4) vocales (I-I-A-U) y dos apóstrofes (’), mientras que la marca previamente registrada “FREEMIAU” se conforma por una (1) palabra, tres (3) sílabas (FRE-E-MIAU), ocho (8) letras, tres (3) consonantes (F-R-M) y cinco (5) vocales (E-E-I-A-U).

En efecto, si bien es cierto que las expresiones enfrentadas comparten la partícula de uso común, “MIAU”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra combinada en su inicio con una expresión diferente, “FIRST’Z” y en su terminación con la letra “Z”. 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe mencionar que la marca cuestionada está compuesta por raíces y terminaciones (FIR- ’Z) diferentes a las de la previamente registrada (FREE-MIAU), lo que genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En ese sentido, la Sala considera que al estar acompañado la marca cuestionada en su inicio con otro vocablo como lo es la partícula “FIRST’Z” y la marca registrada con anterioridad con el término “FREE”, se generan unas expresiones completamente distintivas y diferentes, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor22, por lo que la expresión “FIRST’Z” de la marca cuestionada, “FIRST’Z MIAU’Z”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. En otras palabras, las partículas al inicio de las marcas enfrentadas “FIRST’S” y “FREE”, respectivamente, refuerzan las diferencias 22 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre la marca cuestionada y la previamente registrada, dotando a la marca objeto de controversia de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”23, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las expresiones enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida en que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan raíces y terminaciones diferentes. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: FIRST’Z MIAU’Z - FREEMIAU - FIRST’Z MIAU’Z – FREEMIAU - FIRST’Z MIAU’Z - FREEMIAU FIRST’Z MIAU’Z - FREEMIAU - FIRST’Z MIAU’Z – FREEMIAU - FIRST’Z MIAU’Z - FREEMIAU 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FIRST’Z MIAU’Z - FREEMIAU - FIRST’Z MIAU’Z – FREEMIAU - FIRST’Z MIAU’Z - FREEMIAU FIRST’Z MIAU’Z - FREEMIAU - FIRST’Z MIAU’Z – FREEMIAU - FIRST’Z MIAU’Z - FREEMIAU Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces y terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación24.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “MIAU”, presente en las expresiones confrontadas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia25, significa: “[…] 1. onomat. U. para imitar el maullido del gato […]”. Por su parte, las partículas “FIRST” y “FREE”, presentes en las expresiones enfrentadas, se encuentran escritas en inglés que traducen “PRIMERO” y “GRATIS”, respectivamente; sin embargo, 24 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00. 25 https://dle.rae.es/miau. Consultado el 16 de mayo de 2024. 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dichas acepciones no son de conocimiento común o generalizado26 por parte del consumidor y, por lo tanto, deben tenerse como unos vocablos de fantasía. Así las cosas y comoquiera que las marcas cotejadas contienen expresiones de fantasía, la Sala considera que la marca cuestionada y la previamente registrada no pueden cotejarse desde este aspecto.

Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las expresiones confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “FIRST’Z MIAU’Z”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la 26 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “FIRST” y “FREE” sean de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, la actora señaló en la demanda que en sede administrativa la SIC, previó a conceder el registro de la marca objeto de controversia, debió realizar de oficio el cotejo frente a las marcas ya registradas que fueran similares, entre ellas, la de su propiedad “FREEMIAU”; no obstante, como quedó visto en párrafos anteriores, la entidad demandada sostuvo que dicha marca es diferente a la aquí cuestionada, por lo que no debía tenerla en cuenta en el análisis hecho en el acto administrativo acusado, razón por la que no se evidencia la transgresión del artículo 150 de la Decisión 486.

Por último, la actora en los alegatos de conclusión manifestó que es titular de una familia de marcas que contienen la expresión “FREEMIAU”. Al respecto, la Sala considera que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio27. 27 Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00. 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca “FIRST’Z MIAU’Z”, para amparar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00213 00 Actora: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.