11001032400020150040500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Referencia: Medio de control de nulidad relativa Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. TESIS: ENTRE LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA “BIOMEX DI-31”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, Y LAS MARCAS MIXTA Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “BIOMIX”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN EN LAS CLASES 1ª, 31, 35 Y 44 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MEZCLAS BIOMIX S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la nulidad de las resoluciones núms. 00053556 de 29 de agosto de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 9156 de 4 de marzo de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 9 de mayo de 2013 la sociedad MINERALES EXCLUSIVOS S.A. presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo "BIOMEX DI-31", para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con las marcas "BIOMIX", previamente 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Aditivos químicos, abonos y fertilizantes para suelos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registradas en las clases 1ª, 31, 35 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 00053556 de 29 de agosto de 2014, la Directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa "BIOMIX D-31", para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad MINERALES EXCLUSIVOS S.A. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 9156 de 4 de marzo de 2015.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por falta de aplicación, toda vez que de permitir la coexistencia de las marcas en conflicto, genera un alto riesgo de confusión y/o asociación entre público consumidor. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que en relación con los argumentos expuestos por la SIC en los actos administrativos acusados referente a que la marca cuestionada cuenta con elementos conceptuales y arbitrarios que la hacen distintiva y diferente frente a las marcas de su propiedad, no está de acuerdo, teniendo en cuenta término “DI-31”, corresponde a un nombre genérico de un brasinoesteroide y que hace parte de una familia de compuestos que actúan como reguladores de crecimiento vegetal en muy bajas cantidades.

Que al ser la expresión DI-31 genérica, pues indica la naturaleza del producto de un brasinoesteroide, debe ser excluida del cotejo marcario; y que, por lo tanto, la comparación que debe realizarse en este caso es respecto de las expresiones “BIOMEX” y “BIOMIX”. Agregó que las referidas marcas son idénticas, pues el hecho de cambiar la vocal “I” por la “E”, no le otorga distintividad alguna a la marca censurada, pues tienen cinco de seis letras idénticas ubicadas en el mismo orden, su longitud es igual, ambas son bisilábicas y la ubicación de la silaba tónica es similar.

Precisó que si en gracia de discusión la expresión “DI-31” no puede ser excluida del cotejo marcario, las marcas continúan siendo similares, 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues generan la impresión de pertenecer a una misma familia de marcas, generándose riesgo de confusión indirecta.

Anotó que la palabra “BIOMIX” es una expresión de fantasía, sin significado alguno, no existente en el diccionario ni en el vocablo común de las personas, por lo que, en consecuencia, la aseveración realizada por la SIC, según la cual la marca BIOMIX “cuenta con un elemento conceptual”, no se ajusta a la realidad. Respecto a la relación entre los productos y servicios amparados por las marcas en conflicto, sostuvo que existe identidad y conexión competitiva entre ellas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que la marca “BIOMIX DI-31” cuenta con elementos conceptuales y arbitrarios, esto es, la partícula “DI-31”, que la hacen diferente frente a las marcas previamente registradas, que le permiten 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co obtener la suficiente distintividad en el mercado tanto de los productos que pretende distinguir, como de su origen empresarial.

Aseguró que la inclusión de la referida partícula conlleva que la marca, objeto de controversia, al ser analizada frente a las marcas previamente registradas, generen un impacto fonético y visual disímil, lo cual permite su individualización y coexistencia pacífica en el mercado. II.2. La sociedad MINERALES EXCLUSIVOS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma4, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 15 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad MEZCLAS BIOMIX S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada. 4 Mediante auto admisorio de 28 de septiembre de 2015, visible a folios 55 a 58 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de entrega elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folio 60, ibidem. 5 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto, pues el escrito que las contenía se presentó de manera extemporánea. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 0005356 de 29 de agosto de 2014 y 9156 de 4 de marzo de 2015, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición formulada por la actora y concedió el registro de la marca “BIOMEX DI-31” (NOMINATIVA) a nombre de la sociedad MINERALES EXCLUSIVOS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos comprendidos en la 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran, por falta de aplicación, lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, sostuvo que de una simple comparación de las marcas enfrentadas, el público consumidor podría confundirse frente a los productos que estas amparan, máxime si se tiene en cuenta que la sustitución de las vocales “I” y “E” resulta insignificante e insuficiente, para permitir su diferenciación. Reiteró que la partícula “DI-31” es genérica, por lo que no puede emplearse en el cotejo marcario, teniendo en cuenta que corresponde a una variedad brasinoesteroide, esto es, un compuesto que opera como regulador del crecimiento vegetal.

IV.-2. En esta etapa procesal, tanto la parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. (…) es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales 6 Proceso 450-IP-2018 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se debe realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: […] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas señaladas en el párrafo 2.3 de la presente interpretación prejudicial. […] 4.

Signos conformados por denominaciones genéricas 4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso MEZCLAS BIOMIS S.A. argumentó que DI-31 son de uso genérico resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 4.2. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Artículo 135.

No podrán registrarse como marcas los signos que: f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿Qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo. 4.5. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. […]”. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00053556 de 29 de agosto de 2014 y 9156 de 4 de marzo de 2015, concedió el registro de la marca nominativa “BIOMEX DI-31” a la sociedad MINERALES EXCLUSIVOS S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aditivos químicos, abonos y fertilizantes para suelos […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada es similarmente confundible con las marcas "BIOMIX", previamente registradas a su favor en las clases 1ª, 31, 35 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que el término “D1-31” debe ser excluido del cotejo marcario, toda vez que se trata del nombre genérico de un brasinoesteroide, que hace parte de una familia de compuestos que actúan como reguladores de crecimiento vegetal.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser procedente […]”.

Asimismo, señaló que de oficio se llevaría a cabo la interpretación del artículo 135, literal f), ibídem, “[…] para tratar el tema de signos conformados por elementos genéricos […]”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: BIOMEX DI-31 MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA7 BIOMIX MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS8 Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, “BIOMEX DI-31”, como lo es la cuestionada, con unas marcas mixta 7 Folio 14 del cuaderno físico núm. 1. 8 Folio 15 del cuaderno físico núm. 1. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y nominativa “BIOMIX”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al argumento de la actora relacionado con que la expresión “DI-31” es genérica para amparar productos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. Es del caso señalar que, tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de una marca con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la expresión “DI-31” de la marca cuestionada es genérica respecto de los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza que identifican, ya que, a juicio de la actora, corresponde a una variedad de “brasinoesteroide”, esto es, un compuesto que opera como regulador del crecimiento vegetal.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 20109, definió los conceptos de signo genérico y descriptivo, de la siguiente manera: “[…] signo genérico10, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […] la marca descriptiva11, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2005-00378-00. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2003-00456. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2001-00175-00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

Para fijar la genericidad y descriptividad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear las preguntas: ¿qué es? y ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que pretende distinguir la marca cuestionada son de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, abonos y fertilizantes.

Ahora, la partícula “DI-31”, que hace parte de la marca objeto de controversia, corresponde a un ingrediente activo que funciona como regulador del crecimiento en vegetales, lo que lleva a la Sala a concluir que no se trata de una partícula genérica, dado que no describe el producto como tal, sino que se trata de una expresión descriptiva.

Al respecto, cabe señalar que la parte actora aportó una serie de documentos12, que consisten en diferentes estudios científicos, denominados: “[…] El efecto del brasinoesteroide DI-31 y de peróxido de hidrogeno sobre el rendimiento, calidad y actividad enzimática de los frutos de tomate industrial […]”; “[…] de toxicidad aguda por 12 Folios 22 a 34 del cuaderno núm. 1. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contacto del análogo de brasinoesteroide DI-31 en abejas […]”;

“[…] Evaluación genotóxica del brasinoesteroide DI-31 (BIOBRAS-16 mediante el ensayo de micro núcleos en médula ósea de ratón […]” y “[…] Síntesis de espirobrasinoesteroides análogos de la 6- desoxocastasterona […]”. De los documentos anteriormente referenciados, la Sala encuentra que dicha partícula consiste en un ingrediente empleado en la industria agrícola y agropecuaria, para la elaboración de abonos y fertilizantes para la tierra y los vegetales, pues de los estudios en mención, se extrae que es un análogo de brasinoesteroides semisintético con la capacidad de aumentar el rendimiento y la calidad de las cosechas y preparar las plantaciones para situaciones de estrés hídrico y salino. Es por ello que la Sala observa que la partícula “DI-31” corresponde a un ingrediente que se encuentra habitualmente en los aditivos químicos, abonos y fertilizantes, de manera que sí se refiere de manera directa a un ingrediente de los productos que pretende proteger la marca cuestionada en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, productos agrícolas y agropecuarios.

Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “DI-31” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co técnico13 que resulta ser descriptivo para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe señalar que al ser un término técnico es inapropiable bajo un derecho exclusivo, de tal forma que el titular de una marca que incluya una expresión de estas características (“DI-31”) no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas.14 Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Ahora, respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “BIOMEX” y las marcas previamente registradas “BIOMIX”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la mayoría de letras contenidas en las marcas previamente registradas “BIOMIX” y que la única diferencia radica en 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2008-00429-00. 14 Ibidem. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la sustitución de la vocal “E” de la marca cuestionada, por la vocal “I”, contenida en las marcas opositoras.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que las marcas opositoras están compuestas por una vocal diferente, esto es, la vocal “I”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, número de palabras, secuencia consonántica (B-M-X), iguales raíces (“BIO”) y terminación (“X”), lo que lleva a que la marca cuestionada “BIOMEX” no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la semejanza de las expresiones que integran las marcas enfrentadas; y aunque las marcas opositoras tienen una letra diferente en su conjunto frente a la marca cuestionada, esto es, la vocal “I”, no resulta ser una variación determinante por cuanto generan el mismo impacto sonoro.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX –BIOMIX BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX –BIOMIX 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX –BIOMIX BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX - BIOMIX - BIOMEX –BIOMIX En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas objeto de controversia son de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano15, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto16.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión en el consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 15 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “BIOMEX”, y “BIOMIX” sean de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 16 Criterio señalado en sentencia de 1º de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212-00055- 00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201817 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00044-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la marca cuestionada “BIOMEX” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 1ª: “[…] aditivos químicos, abonos y fertilizantes para suelos […]”. Por su parte, las marcas mixta y nominativas previamente registradas "BIOMIX” distinguen los siguientes productos y servicios de las clases 1ª, 31, 35 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, esto son, respectivamente: “[…] productos químicos destinados a la horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto; abono para las tierras […]”;

“[…] Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alimentos para los animales, malta […]”;

“[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; comercialización, distribución, importación y exportación de alimentos e insumos para la nutrición y salud animal así como también productos alimenticios para el consumo humano […]”; y “[…] Servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura “[…]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica la marca cuestionada en la Clase 1ª de la Clasificación Interncional de Niza y los que distinguen las marcas previamente registradas en la misma Clase, y aquellos productos y servicios en las clases 31, 35 y 44, se evidencia que los mismos pertenecen a un mismo género (productos y/o servicios agrícolas y agropecuarios), tienen igual finalidad, pues están dirigidos al mantenimiento y manejo de la tierra y sus plantaciones; también son complementarios, dado que los servicios ofrecidos en estas últimas clases se dirigen a la comercialización, distribución y exportación de insumos y/o abonos y a los servicios como tal de agricultura y horticultura; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas.

Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que los servicios que distinguen las marcas confrontadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas marcas se encuentran relacionadas económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201518, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas mixtas y nominativas previamente registradas, esto es, “BIOMIX”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales19: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”).[…]”. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201620, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas 19 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00457-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

En conclusión, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones núms. 00053556 de 29 de agosto de 2014 y 9156 de 4 de marzo de 2015, mediante las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, concedió el registro como marca del signo nominativo “BIOMEX DI- 31”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 528637, asignado a la marca “BIOMEX DI-31”, para distinguir productos de la Clase 1ª de la clasificación internacional de Niza. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00 Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de mayo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.