CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020080020200 Demandante: Solla S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Muñoz Castro y Cia Ltda. Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Solla S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 31685 de 28 de noviembre de 2005, 35851 de 30 de octubre de 2007 y 45004 de 28 de diciembre de 2007 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Solla S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, para que se 1 Por intermedio de apoderado Cfr. Folio 25 2 “Régimen común de propiedad industrial” 2 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 declare la nulidad de las resoluciones núms. 31685 de 28 de noviembre de 2005, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 35851 de 30 de octubre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 45004 de 28 de diciembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta EL SOYERITO, que identifica productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es Muñoz Castro y Cía. Ltda., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones3: “[…] 2.1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 031685 del 28 de noviembre de 2005, mediante la cual, la jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de oposición de la sociedad SOLLA S.A., y que ordenó conceder el registro de la marca "EL SOYERITO" (Mixta) para distinguir: Grano de soya, producto comprendido en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza - Octava Edición. 2.2.

Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 35851 de 30 de octubre de 2007, mediante la cual la jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 031685 del 28 de noviembre de 2005, confirmándola en todas sus partes. 2.3. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 45004 del 28 de diciembre de 2007, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 031685 del 28 de noviembre 2005, confirmándola en todas sus partes. 2.4.

Consecuentemente y a título de Restablecimiento del Derecho, en beneficio de la sociedad SOLLA S.A., solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar FUNDADA la demanda de oposición presentada por la sociedad SOLLA S.A., contra la solicitud de Registro de la marca "EL SOYERITO (Mixta) para distinguir Grano de soya, producto comprendido en la Clase 31 de la 3 Cfr. folios 3 a 5 3 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 clasificación Internacional de Niza - Octava Edición, y que en consecuencia, se niegue el registro de la misma. 2.4.2.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria de Comercio, cancelar el Certificado de Registro No. 351530 de la marca denominada "EL SOYERITO" (Mixta) para distinguir Grano de soya, producto comprendido en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza - Octava Edición. 2.5. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 20. del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.6.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. […]” Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Muñoz Castro y Cia Ltda solicitó, el 3 de enero de 2005, el registro como marca del signo mixto EL SOYERITO para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 29 de abril de 2005, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 551, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas nominativas SOLLALECHE;

SOLLAPRO; SOLLA; SOLLASAL leche 7%; SOLLANOS 8%; SOLLANOS 6%; y su marca mixta SOLLA; que identifican productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 31865 de 28 de noviembre de 2005, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta EL SOYERITO para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante, el 29 de diciembre de 2005, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 31865 de 28 de noviembre de 2005. 4 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 35851 de 30 de octubre de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31865 de 28 de noviembre de 2005. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de la Resolución núm. 45004 de 28 de diciembre de 2007, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31865 de 28 de noviembre de 2005. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales e) y f) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004 de la Comunidad Andina.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Manifestó que la marca acusada era similarmente confundible con sus marcas nominativas previamente registradas SOLLALECHE; SOLLAPRO; SOLLA; SOLLASAL leche 7%; SOLLANOS 8%; SOLLANOS 6%; y su marca mixta SOLLA; que identifican productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto, a su juicio, tenían similitudes fonéticas y gráficas. 6.2.

Señaló que la marca era de carácter descriptivo, comoquiera que identifica el producto “grano de soya” y, en ese sentido, tanto el nombre como los elementos gráficos que componen la marca, al ser percibidos por el consumidor le permiten identificar el producto que pretenden adquirir5. 6.3. Argumentó que la marca se refiere a una forma de referirse al producto identificado en diminutivo, lo cual la hace genérica y, en ese sentido, inapropiable, 4 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 5 Cfr. Folio 9. 5 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 condición que a pesar de la existencia de elementos adicionales no cambia dicha situación, en tanto, no le adicionan una mayor distintividad6.

Contestaciones de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Indicó que la marca tenía elementos propios nominativos y gráficos que la hacían suficientemente distintiva respecto de las marcas opositoras y de las demás marcas existentes en el mercado9. 7.2.

Manifestó, adicionalmente, que la marca EL SOYERITO no es descriptiva respecto de los productos que ampara y tampoco es exclusivamente el nombre genérico del producto “grano de SOYA” y, en ese sentido, no es descriptiva ni genérica10. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. Muñoz Castro y Cia Ltda, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda a través del curador ad litem11; quien se opuso a las pretensiones así: 8.1.

Adujo que no existía semejanza entre la marca demandada y la marca previamente registrada SOLLA, comoquiera que, a su juicio: “[…] En cuanto la marca "SOLLA", la cual está compuesta de una sola frase y la palabra y/o signo "El Soyerito ", que se compone con la preposición "El además de un muñequito en su parte superior, no concuerda ni literal, ni fonética, ni ideológica, ni gráficamente, 6 Cfr. Folio 11. 7 Por intermedio de apoderada. 8 Cfr. Folios 253-263. 9 Folio 257. 10 Cfr. Folio 258. 11 Cfr. Folios 243-245. 6 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 como tampoco crea confusión ni asociación, por lo tanto no existe semejanza ni confundibilidad entre éstos. […]”12.

Auto de pruebas 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 2 de diciembre de 201513, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 2 de diciembre de 201514, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 243-IP-2016 de 1 de diciembre de 201715, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales e) y f) y 136 Literales a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales se interpretaran por ser procedentes. […]”16 12.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión, reanudación del proceso y otras actuaciones 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de julio de 201817, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado 12 Cfr. Folio 244. 13Cfr. Folio 278-279. 14 Cfr. Folio 280-281. 15 Cfr. Folios 303-315. 16 Cfr. Folio 305. 17 Cfr. Folio 317. 7 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198418 y decretó la reanudación del proceso. 14.

Durante el término legal, las partes, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202319, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 351.530 de la marca mixta EL SOYERITO, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 16.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de marzo de 202320, dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 243-IP-2016 proferida el 3 de junio de 2019; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos 18 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 19 Cfr. Índice núm. 68 aplicativo web “SAMAI”. 20 Cfr. Índice núm. 73 aplicativo web ”SAMAI” 8 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 20.1. Resolución núm. 31685 de 28 de noviembre de 200523, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca mixta EL SOYERITO, para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.2.

Resolución núm. 35851 de 30 de octubre de 200724, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31685 de 28 de noviembre de 2005. 20.3. La Resolución núm. 45004 de 28 de diciembre de 200725, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31685 de 28 de noviembre de 2005.

El problema jurídico 21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 23 Cfr. Folios 32 a 38. 24 Cfr. Folios 39 a 44. 25 Cfr. Folios 45-48. 9 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 21.

Le corresponde a la Sala determinar: i) Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 351.530 de la marca mixta EL SOYERITO que identifica productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y ii) En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 31685 de 28 de noviembre de 2005, 35851 de 30 de octubre de 2007 y 45004 de 28 de diciembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta EL SOYERITO, para identificar “grano de soya”, producto de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal los literales e) y f) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 y de la Decisión 486 de 2000. iii) En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida mediante los actos administrativos acusados y las marcas nominativas SOLLALECHE;

SOLLAPRO; SOLLA; SOLLASAL 7%; SOLLANOS 8%; SOLLANOS 6%; y mixta SOLLA; que identifican productos de la Clase 31 de la clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante y si las partículas que componen EL SOYERITO, se consideran de genéricas o descriptivas de los productos identificados con la marca. 21.1. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales e) y f) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena26, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 26 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del 10 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200027 de la Comisión de la Comunidad Andina28.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 28 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 29 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros31.

Interpretación Prejudicial 243-IP-2016 de 1 de diciembre de 2017 25. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales e) y f) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine32.

Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 26. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 27.

Visto el artículo 174 de la Decisión 486, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha 31 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 32 Cfr. Folios 303-315. 12 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática33.

Consejo de Estado 29. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”34. 30.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia35, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro36.

Análisis del caso concreto 31. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 17/2 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79-IP- 2015 de 3 de junio de 2015. 34 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 13 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 marcario núm. 351.530 de la marca mixta EL SOYERITO que identifica productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 32.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI- de la parte demandada, el registro marcario núm. 351.530 de la marca mixta EL SOYERITO, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducado por falta de renovación37. 33.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en las resultas del proceso se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 34.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca mixta EL SOYERITO, con registro marcario núm. 351.530, que identifica productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 35.

En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración de los literales e) y f) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 y de la Decisión 486 de 2000 formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 37 Cfr. Índice núm. 73 aplicativo web ”SAMAI” 14 Núm. único de radicación: 110001032400020080020200 III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.