Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Referencia: acción de nulidad absoluta Demandante: Exxon Mobil Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Interesado: E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. Temas: Palabras descriptivas y genéricas.
Marcas arbitrarias. Marcas evocativas. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide1, en única instancia, la demanda presentada por Exxon Mobil Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350 de 23 de junio de 2005; 56932, 56935, 56936, 56937 de 22 de octubre de 2010; y 59747 de 29 de octubre de 2010.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. Cfr. Folios 446 a 447. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.
Exxon Mobil Corporation, en adelante la parte demandante2, presentó3 demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta4, en adelante Decisión 486 de 2000, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 14345 de 23 de junio de 2005, “Por la cual se concede un registro”; 14346 de 23 de junio de 2005, “Por la cual se concede un registro”; 14347 de 23 de junio de 2005, “Por cual se concede un registro”, 14348 de 23 de junio de 2005, “Por la cual se concede un registro”, 14349 de 23 de junio de 2005, “Por la cual se concede un registro”, 14350 de 23 de junio de 2005, “Por la cual se concede un registro”; 56932 de 22 de octubre de 2010, “Por la cual se concede un registro”; 56935 de 22 de octubre de 2010, “Por la cual se concede un registro”; 56936 de 22 de octubre de 2010, “Por la cual se concede un registro”; 56937 de 22 de octubre de 2010, “Por la cual se concede un registro”; y 59747 de 29 de octubre de 2010, “Por la cual se concede un registro”5: expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de las marcas mixtas E2 ENERGÍA EFICIENTE que identifican productos de las clases 4, 7, 9, 11 y 16 y servicios de las clases 35, 37, 39, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es E2 Energía Eficiente E.S.P., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6: “[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 14345 del 23 de junio de 2005, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 04.111.964, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. para identificar “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”, servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación Internacional de Niza. 2 Por intermedio de apoderado.
Cfr. Folios 2 a 5 3 Cfr. Folios 166 a 205 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial”. 5 Estas resoluciones concedieron el registro de las marcas mixtas E2 ENERGÍA EFICIENTE, a favor de E2 Energía Eficiente E.S.P. 6 Cfr. Folios 167 a 176 3 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.
Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión PRIMERA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 298.440 asignado a la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño, para identificar los mencionados servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
En subsidio de la pretensión SEGUNDA, solicito que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en la pretensión PRIMERA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitir acto administrativo e inscriba en el registro público de marcas que “no se otorgan derechos exclusivos sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE” dentro de los derechos amparados bajo el certificado de registro núm. 298.440 de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño para para identificar los mencionados servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.Que es nula la Resolución núm. 14346 del 23 de junio de 2005, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 04.111.965, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. para identificar “construcción; reparación; servicios de instalación”, servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación Internacional de Niza. 5.
Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión CUARTA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 298.442 asignado a la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño, para identificar los mencionados servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.
En subsidio de la pretensión QUINTA, solicito que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en la pretensión CUARTA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitir acto administrativo e inscriba en el registro público de marcas que “no se otorgan derechos exclusivos sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE” dentro de los derechos amparados bajo el certificado de registro núm. 298.442 de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño para para identificar los mencionados servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 7.Que es nula la Resolución núm. 14347 del 23 de junio de 2005, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 04.111.966, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad E2 Energía Eficiente 4 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co S.A. E.S.P. para identificar “publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación Internacional de Niza. 8.
Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión SÉPTIMA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 298.437 asignado a la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño, para identificar los mencionados servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 9.
En subsidio de la pretensión OCTAVA, solicito que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en la pretensión SÉPTIMA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitir acto administrativo e inscriba en el registro público de marcas que “no se otorgan derechos exclusivos sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE” dentro de los derechos amparados bajo el certificado de registro núm. 298.437 de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño para para identificar los mencionados servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 10.Que es nula la Resolución núm. 14348 del 23 de junio de 2005, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 04.111.968, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. para identificar “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”, productos comprendidos en la clase 11 de la clasificación Internacional de Niza. 11.
Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión DÉCIMA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 298.438 asignado a la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño, para identificar los mencionados productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 12.
En subsidio de la pretensión DÉCIMA PRIMERA, solicito que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en la pretensión SÉPTIMA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitir acto administrativo e inscriba en el registro público de marcas que “no se otorgan derechos exclusivos sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE” dentro de los derechos amparados bajo el certificado de registro núm. 298.438 de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño para para 5 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar los mencionados productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 13.Que es nula la Resolución núm. 14349 del 23 de junio de 2005, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 04.111.969, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. para identificar “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”, productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación Internacional de Niza. 14.
Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión DÉCIMO TERCERA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 298.439 asignado a la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño, para identificar los mencionados productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.
En subsidio de la pretensión DÉCIMO CUARTA, solicito que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en la pretensión DÉCIMO TERCERA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitir acto administrativo e inscriba en el registro público de marcas que “no se otorgan derechos exclusivos sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE” dentro de los derechos amparados bajo el certificado de registro núm. 298.439 de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño para para identificar los mencionados productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.Que es nula la Resolución núm. 14350 del 23 de junio de 2005, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 04.111.970, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. para identificar “aceites y grasas industriales; lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas”, productos comprendidos en la clase 4 de la clasificación Internacional de Niza. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17.
Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión DÉCIMO SEXTA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 298.441 asignado a la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño, para identificar los mencionados productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.
En subsidio de la pretensión DÉCIMO SÉPTIMA, solicito que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en la pretensión DÉCIMO SEXTA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitir acto administrativo e inscriba en el registro público de marcas que “no se otorgan derechos exclusivos sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE” dentro de los derechos amparados bajo el certificado de registro núm. 298.441 de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño para para identificar los mencionados productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 19.Que es nula la Resolución núm. 56932 del 22 de octubre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 10.056.868, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. para identificar “máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos”, productos comprendidos en la clase 7 de la clasificación Internacional de Niza. 20.
Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión DÉCIMO NOVENA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 410.712 asignado a la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño, para identificar los mencionados productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.
En subsidio de la pretensión VIGÉSIMA, solicito que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en la pretensión DÉCIMO NOVENA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitir acto administrativo e inscriba en el registro público de marcas que “no se otorgan derechos exclusivos sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE” dentro de los derechos amparados bajo el certificado de registro núm. 410.712 de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño para para identificar los mencionados productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.Que es nula la Resolución núm. 56935 del 22 de octubre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 10.056.877, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. para identificar “tratamiento de materiales”, servicios comprendidos en la clase 40 de la clasificación Internacional de Niza. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.
Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión VIGÉSIMA SEGUNDA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 410.715 asignado a la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño, para identificar los mencionados servicios de la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 24.
En subsidio de la pretensión VIGÉSIMA TERCERA, solicito que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en la pretensión VIGÉSIMA SEGUNDA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitir acto administrativo e inscriba en el registro público de marcas que “no se otorgan derechos exclusivos sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE” dentro de los derechos amparados bajo el certificado de registro núm. 410.715 de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño para para identificar los mencionados servicios de la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 25.Que es nula la Resolución núm. 56936 del 22 de octubre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 10.056.879, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. para identificar “educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”, servicios comprendidos en la clase 41 de la clasificación Internacional de Niza. 26.
Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión VIGÉSIMA QUINTA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 410.716 asignado a la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño, para identificar los mencionados servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 27.
En subsidio de la pretensión VIGÉSIMA SEXTA, solicito que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en la pretensión VIGÉSIMA QUINTA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitir acto administrativo e inscriba en el registro público de marcas que “no se otorgan derechos exclusivos sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE” dentro de los derechos amparados bajo el certificado de registro núm. 410.716 de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño para para identificar los mencionados servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 28.Que es nula la Resolución núm. 56937 del 22 de octubre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 10.056.880, mediante la 8 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual se concedió el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. para identificar “servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software”, servicios comprendidos en la clase 42 de la clasificación Internacional de Niza. 29.
Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión VIGÉSIMA OCTAVA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 410.717 asignado a la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño, para identificar los mencionados servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 30.
En subsidio de la pretensión VIGÉSIMA NOVENA, solicito que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en la pretensión VIGÉSIMA OCTAVA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitir acto administrativo e inscriba en el registro público de marcas que “no se otorgan derechos exclusivos sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE” dentro de los derechos amparados bajo el certificado de registro núm. 410.717 de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño para para identificar los mencionados servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 31.Que es nula la Resolución núm. 59747 del 29 de octubre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 10.056.867, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. para identificar “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de introducción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta”, productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación Internacional de Niza. 32.
Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión TRIGÉSIMA PRIMERA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 411.598 asignado a la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño, para identificar los mencionados productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33.
En subsidio de la pretensión TRIGÉSIMA SEGUNDA, solicito que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en la pretensión TRIGÉSIMA PRIMERA, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitir acto administrativo e inscriba en el registro público de marcas que “no se otorgan derechos exclusivos sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE” dentro de los derechos amparados bajo el certificado de registro núm. 411.598 de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE & Diseño para para identificar los mencionados productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 34.
Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. 35. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 la Ley 1437 de 2011 […]”.
Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 8 de noviembre de 2004, el registro como marca de los signos mixtos E2 ENERGÍA EFICIENTE, para distinguir productos y servicios de las clases 4, 9, 11, 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
Las solicitudes se publicaron, el 28 de enero de 2005, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 548, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante las Resoluciones núms. 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350 de 23 de junio de 2005, concedió el registro de las marcas mixtas E2 ENERGÍA EFICIENTE, para distinguir productos y servicios de las clases 4, 9, 11, 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza al tercero con interés directo en el resultado del proceso. 4.4.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 13 de mayo de 2010, el registro como marca de los signos mixtos E2 ENERGÍA EFICIENTE, para distinguir productos y servicios de las clases 7, 16, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.5.
Las solicitudes se publicaron el 19 de julio de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 618, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.6. La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante las Resoluciones núms. 56932, 56935, 56936, 56937 de 22 de octubre de 2010, y la Resolución núm. 59747 de 29 de octubre de 2010, concedió el registro de las marcas mixtas E2 ENERGÍA EFICIENTE & DISEÑO, para distinguir productos y servicios de las clases 7, 16, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza al tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina7, en adelante Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación: Primer cargo: Violación del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1.
Sostuvo que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la expresión ENERGÍA EFICIENTE es genérica en la industria en general, en la medida en que la energía resulta ser un insumo esencial para el establecimiento de cualquier proceso productivo. 6.2.
Indicó que el uso común y genérico del concepto ENERGÍA EFICIENTE no puede ser objeto de monopolio marcario absoluto por sí mismo. 6.3. Manifestó que existen pruebas suficientes sobre el carácter genérico de la expresión ENERGÍA EFICIENTE, para declarar entonces que el conjunto del signo enjuiciado, como un todo, carece de elementos que ofrezcan distintividad suficiente para ser objeto de derechos exclusivos. 7 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” 11 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.4.
Expresó que “[ ] frente a la consecuencia de la ilegalidad de los actos acusados, dejo a consideración de la Honorable Sala evaluar si la consecuencia necesaria de dicha ilegalidad es la cancelación total de los registros concedidos a favor de E2 Energía Eficiente S.A E.S.P., o si, en consideración a los elementos gráficos, resultaría en este caso pertinente ordenar a la Superintendencia sustituir los actos acusados nulos, por actos en donde se deje absoluta claridad sobre el hecho que E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. no es titular exclusiva de derechos sobre la expresión ENERGIA EFICIENTE [ ]”.
Segundo cargo: Violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.5. Afirmó que la expresión ENERGÍA EFICIENTE es también una expresión descriptiva, en la medida que sirve, no para designar, sino para describir los productos o servicios objeto de procesos industriales, o sea, es una indicación necesaria para informar sobre características de tales productos o servicios. 6.6.
Mencionó que un proceso, producto o un servicio puede ser tratado como enérgicamente eficientes, en los términos de la Ley 697 de 2001 y la norma ISO 50001, para describir los productos relacionados con procesos, métodos y normas de optimización de recursos energéticos. Tercer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.7.
Señaló que la expresión ENERGÍA EFICIENTE resulta ser genérica y descriptiva de los productos y servicios amparados por los registros que en este proceso se discuten y, en ese mismo sentido, carece de la aptitud requerida para identificar tales productos y servicios en el mercado colombiano. Contestación de la demanda Parte demandada 7.
La parte demandada, contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 352 a 361 12 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1. Manifestó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no se incurrió en ninguna de las violaciones de la Decisión 486 de 2000 mencionadas por la parte demandante, comoquiera que fueron expedidos por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites previstos por la ley y con el único fin de mantener el orden jurídico que demanda el régimen de propiedad industrial.
Frente al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 7.2. Sostuvo que no otorgó algún derecho sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE, la cual no es elemento esencial de las marcas registradas, sino, por el contrario, el elemento débil del cual no se concedió ningún derecho de exclusividad. Frente a los cargos de violación de los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 7.3.
Adujo que la parte demandante no tiene argumentos en los cuales fundamentar sus pretensiones, toda vez que en ningún momento se otorgó algún derecho sobre la expresión “ENERGIA EFICIENTE”, la cual, se reitera, no es el elemento esencial de las marcas registradas, si no es un elemento débil del cual no se concedió ningún derecho de exclusividad. 7.4.
Reiteró que la expresión ENERGÍA EFICIENTE es un elemento débil, descriptivo o genérico de las marcas y, en consecuencia, en ningún momento se le concedió exclusividad sobre dicha expresión. 7.5. Precisó que las marcas otorgadas mediante los actos administrativos acusados lo fueron en conjunto, lo cual no implica que el tercero con interés directo en el resultado del proceso tenga un derecho exclusivo sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 326 a 351 13 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 8.1.
Señaló que la distintividad se verifica al estudiar si el nombre es idóneo para identificar un producto o servicio, siempre y cuando se utilice de la forma en la cual se registró, esto es E2 ENERGÍA EFICIENTE, y no la simple denominación “energía eficiente”. Adujo, respecto a su susceptibilidad de representación gráfica, que basta remitirse a su diseño para para concluirse que sí es posible reproducirse.
Frente a los cargos de violación de los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 8.2. Subrayó, respecto de los registros marcarios cuya nulidad se pretende, que están compuestos por las expresiones E2 ENERGÍA EFICIENTE, y son de tipo mixto, lo que implica que su registro versa sobre la totalidad del signo distintivo, incluidos sus elementos gráficos, y no sobre sus elementos aislados e independientes. 8.3.
Agregó que se percibe que el elemento preponderante en las marcas es la partícula E2, cuya disposición grafica es, por lo demás, distintiva en sí misma, además de ser arbitraria y carecer de un contenido conceptual o ideológico propio. 8.4. Añadió que la partícula E2 es elemento preponderante y distintivo por su tamaño, creatividad y originalidad, el cual está seguida por las expresiones “ENERGÍA EFICIENTE”, las cuales son meramente explicativas y evocativas de la eficiencia en la administración energética, por lo que, no son descriptivas ni de los productos, ni de los servicios que se identifican. 8.5.
Reiteró que la parte demandada en ningún momento violó los literales e y f del artículo 135 la Decisión 486 de 2000, pues las marcas sobre las cuales se concedió el registro no consistían en expresiones descriptivas o genéricas, pues están acompañadas por una expresión distintiva por sí misma, E2, y por elementos gráficos. Solicitud de interpretación prejudicial 14 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de septiembre de 201410, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 642-IP-2015 de 12 de octubre de 2016,11 en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] El juez consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y de los Literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal b) del Artículo 135 de la norma antes citada por no corresponder a la materia controvertida en el presente caso. Por lo tanto, procede la interpretación prejudicial de los Literales e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 […]” 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables Reanudación del proceso 12.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de julio de 201912, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201113. Audiencia Inicial 13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial realizada el 10 de julio de 201914: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iii) fijó el objeto del litigio; iv) declaró precluida la posibilidad de conciliación; v) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vi) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, frente al cual la parte demandante presentó recurso de súplica; vii) se realizó el respectivo control de legalidad; y viii) se suspendió la audiencia. 10 Cfr. Folios 399 y 400 11 Cfr. Folios 434 a 443 12 Cfr. Folios 460 a 461 13 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 14 Cfr. Folios 477 a 492 15 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14.
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 30 de enero de 202015, resolvió revocar el auto suplicado y, en consecuencia, decretar el interrogatorio de parte del Representante Legal de la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. Continuación de la audiencia Inicial 15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de marzo de 202016, fijó fecha y hora para la realización de la continuación de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. 16.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de septiembre de 202017, reprogramó y fijó fecha y hora para la realización de la continuación de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. 17. El Despacho Sustanciador, realizó la continuación de la audiencia inicial el 5 de octubre de 2020,18 en donde fijó fecha y hora para la realización de la audiencia de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.
Audiencia de pruebas 18. El Despacho Sustanciador, llevo a cabo la audiencia de pruebas, el 9 de febrero de 202119, en donde: i) se recibió el interrogatorio de parte del Representante Legal del tercero con interés directo en el resultado del proceso, Jaime Alfredo Delgado; ii) la declaración del señor Juan Carlos Campos Abella; y iii) realizó el respectivo control de legalidad.
Audiencia de alegaciones y juzgamiento 19. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de julio de 202120, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos. 15 Cfr. Folios 497 a 499 16 Cfr. Folios 505 a 506. 17 Cfr. Folio 514 18 Cfr. Folios 528 a 535 19 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI” 20 Cfr. Índice 107 del aplicativo web “SAMAI 16 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.
Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, reiteraron los argumentos de la demanda y las contestaciones. 21. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal21. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 22. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 642-IP-2015 de 26 de agosto de 2016; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial comunitarios sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre signos descriptivos como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo sobre signos genéricos como causal de irregistrabilidad; y x) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 23. Vistos el artículo 149 numeral 8º. de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 24. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 25.
Los actos administrativos acusados23 son los siguientes: 21 Cfr. Índice 116 del aplicativo web “SAMAI 22 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 23 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25.1 La Resolución núm. 14345 de 23 de junio de 200524, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió conceder el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 25.2 La Resolución núm. 14346 de 23 de junio de 200525, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió conceder el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 25.3 La Resolución núm. 14347 de 23 de junio de 200526, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió conceder el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 25.4 La Resolución núm. 14348 de 23 de junio de 200527, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió conceder el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 25.5 La Resolución núm. 14349 de 23 de junio de 200528, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió conceder el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso, indicó: 25.6 La Resolución núm. 14350 de 23 de junio de 200529, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió conceder el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE para distinguir productos de la Clase 4ª de la Clasificación 24 Cfr. Folio 11 25 Cfr. Folio 12 26 Cfr. Folio 15 27 Cfr. Folio 17 28 Cfr. Folio 19 29 Cfr. Folio 22 18 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 25.7 La Resolución núm. 56932 de 22 de octubre de 201030, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió conceder el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE para distinguir productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 25.8 La Resolución núm. 56935 de 22 de octubre de 201031, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió conceder el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE para distinguir servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 25.9 La Resolución núm. 56936 de 22 de octubre de 201032, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió conceder el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 25. 10 La Resolución núm. 56937 de 22 de octubre de 201033, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió conceder el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 25.11 La Resolución núm. 59747 de 29 de octubre de 201034, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió conceder el registro de la marca mixta E2 ENERGÍA EFICIENTE para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso.
El problema jurídico 30 Cfr. Folio 27 31 Cfr. Folio 27 32 Cfr. Folio 29 33 Cfr. Folio 31 34 Cfr. Folio 33 19 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 27.
Si la Resoluciones núms. 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350 de 23 de junio de 2005; 56932, 56935, 56936, 56937 de 22 de octubre de 2010 y 59747 de 29 de octubre de 2010 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de las marcas mixtas E2 ENERGÍA EFICIENTE, para identificar productos de las clases 4, 7, 9, 11 y 16 y servicios de las clases 35, 37, 39, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 28.
En este sentido, se analizará, en primer lugar, si las marcas concedidas consisten exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 29. Y, en segundo lugar, si consisten exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas en esos productos o servicios. 30.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 31. Asimismo, la Sala advierte que la parte demandante invocó como vulnerados el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 ibidem. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[…] No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal b) del Artículo 135 de la norma antes citada por no corresponder a la materia controvertida en el presente caso […]”35. 35 Cfr. Folio 439 20 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32.
En este sentido, la Sala considera que el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 no resultan aplicables al caso sub examine al no corresponder a la materia controvertida, como se indicó en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, motivo por el cual no se incluirán esas normas en el problema jurídico. 33.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 34. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena36, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200037 de la Comisión de la Comunidad Andina38. 36 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 37 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 38 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina39 35.
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina40 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 37.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 38.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 39.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y 39 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 40 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 40.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 41. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 642-IP-2015 de 26 de agosto de 2016 42. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos, genéricos y de uso común. 1.1.
La demandante Exxon Mobil argumentó que la expresión "ENERGIA EFICIENTE es genérica, descriptiva y de uso común para identificar productos y servicios de las Clases 4, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente desarrollar el tema referido a las palabras descriptivas, genéricas y de uso común en la conformación de marcas. […] 1.3.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( )" 1.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En ese último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. 1.6. Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
( )" 1.7. De conformidad con lo establecido en la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que las palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.
No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directo con los productos o servicios de que se trate. […] 1.10. En virtud de lo anteriormente expuesto, se debe determinar si la expresión "ENERGÍA EFICIENTE" es descriptiva o genérica en las Clases 4, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40, 41 y 42, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.
Si dicha expresión como tal no tiene dicho carácter, se debe establecer si el signo solicitado posee elementos adicionales que permitan determinar el carácter distintivo del conjunto marcario. 2. Signos evocativos 2.1. El presente caso, el tercero interesado Energía Eficiente argumentó que la expresión “ENERGIA EFICIENTE” es evocativa, por lo que se tratará el tema de los signos evocativos. […] 2.2 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún graso se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, toda vez que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. […] 2.4.
En ese sentido, corresponde establecer si la denominación “ENERGIA EFICIENTE” es evocativa o no respecto de los productos y servicios que ampara y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. […]”. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre signos descriptivos como causal de irregistrabilidad 43.
Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente por designaciones que den cuenta de las cualidades, informaciones o características de los productos o servicios a distinguir. Marco normativo sobre signos genéricos como causal de irregistrabilidad 44.
Visto el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente del nombre genérico o técnico de un producto o servicio. Análisis del caso concreto 45. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre los signos distintivos descriptivos y genéricos; y atendiendo a los argumentos de las partes y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 46.
En este sentido, las marcas mixtas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCAS CONCEDIDAS 41 Titular: E2 Energía Eficiente E.S.P. Certificados núms. 298.441, 410.712, 298.439, 298.438, 411.598, 298.437, 298.442, 298.440, 410.715, 410.716 y 410.717 Clase 4 “[…] aceites y grasas industriales; lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas […]” Clase 7 “[…] máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de 41 Cfr. Folio 11 a 35 25 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos […]” Clase 9 “[…]aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores […]” Clase 11 “[…] aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias […]” Clase 16 “[…]papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de introducción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta […]” Clase 35 “[…] publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]” Clase 37“[…] construcción; reparación; servicios de instalación […]” Clase 39“[…] transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes […]” Clase 40 “[…] tratamiento de materiales […]” Clase 41 “[…] educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales […]” Clase 42 “[…] servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software […]” 47.
La Sala procederá a determinar si las marcas mixtas E2 ENERGÍA EFICIENTE, para identificar productos de las clases 4, 7, 9, 11 y 16 y servicios de las clases 35, 37, 39, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, concedidas al tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad invocadas, es decir, los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.
Del cargo de violación de los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 26 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, no podrán registrarse como marcas los signos descriptivos, es decir, que consistan exclusivamente en expresiones que indiquen la calidad, cantidad, destino, valor, la procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones del producto que pretende distinguir en el mercado.
Asimismo, tampoco podrán registrarse los signos que contengan exclusivamente el nombre genérico o técnico del producto. 49. Ahora, para lograr establecer si las marcas mixtas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, están incursas en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se debe estudiar las mismas dentro del contexto de los productos y servicios que amparan.
En este caso, las marcas fueron registradas para distinguir productos de las clases 4, 7, 9, 11 y 16 y servicios de las clases 35, 37, 39, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 50. La Sala precisa que, por un lado, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.
Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 51. Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica42, así “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”43. 52.
Y, por el otro, respecto de las expresiones descriptivas, se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente a las características, cualidades y propiedades del producto que identifica. 53. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta 42 Cfr. Folio 271.
Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 27 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “¿cómo es?”44 en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación descriptiva. 54.
Sobre las expresiones genéricas y descriptivas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. 55. Al respecto, hay tener en cuenta que, las marcas mixtas concedidas están compuestas por un número plural de palabras, por lo que es necesario observar lo establecido en la Interpretación Prejudicial respecto de la registrabilidad de signos que contengan expresiones genéricas o descriptivas en su elemento denominativo compuesto45: “[…] no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. […] […] se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que las palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directo con los productos o servicios de que se trate. […]”. 56. Al respecto, esta Sección, en sentencia de 22 de mayo de 2014, consideró: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de 44 Cfr. Folio 270 45 Cfr. Folios 440 y 441 28 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.46 (Resaltado fuera de texto). 57. En este sentido, la Sala considera que, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen las marcas mixtas E2 ENERGÍA EFICIENTE, y si contienen elementos descriptivos o genéricos, para establecer si el signo está compuesto exclusivamente por los mismos o si, por el contrario, posee carácter distintivo. 58.
Al respecto, la parte demandante solicitó el interrogatorio de parte del Gerente General del tercero con interés directo en el resultado de proceso, el Ingeniero Industrial Jaime Alfredo Delgado, en el que absolvió algunas preguntas en relación con el concepto de eficiencia energética. En ese sentido indicó, al ser preguntado “[…] ¿cómo concibe E2 energía eficiente, la eficiencia energética? […]” que: “[…] La eficiencia energética está definida desde el punto de vista técnico: es la relación entre el trabajo efectivo o realizado, dividido por la cantidad de energía que se requirió para lograr ese trabajo […]”. 59.
Asimismo, la parte demandante afirmó que “[…] E2 energía eficiente hacer parte del comité técnico TC-242 que elabora las normas asociadas ISO, particularmente la ISO 50001 del 2011 […]”, y, teniendo en cuenta lo anterior, se le preguntó si “[…] podría explicar a grandes rasgos el origen, objeto finalidad de la norma ISO 50001 del 2011 […]” y “[…] si tiene alguna familiaridad con esta difusión de normas, que es una de las principales funciones de la ONUDI en temas energéticos […]”.
Al respecto contestó que: “[…] La norma ISO 50001, regula lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de energía y fue desarrollada por un esfuerzo internacional de múltiples entidades del sector público-privado, en aras de construir un marco de referencia para que las empresas pudieran realizar de una manera estandarizada todas las actividades tendientes a lograr una buena gestión de su energía y buscando los objetivos de mitigar el impacto en el cambio climático. 46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Para lo que nos contrataron, fue para hacer una socialización de un grupo de empresas y la implementación de proyectos pilotos, relacionada con la norma ISO 50001.
Hace parte de las amatividades de la ONUDI, hacer promoción de todas estas normas que tienen como objetivo final, lograr una mitigación de los impactos ambientales de las actividades que están relacionadas con la energía […]”. (Se resalta). 60. A su vez, el tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó la práctica del testimonio de Juan Carlos Campos Avella, Gerente de Gestión Energética del tercero con interés directo en el resultado de proceso, que absolvió algunas preguntas en relación con el objeto de la norma ISO 50001: 2011 sobre Sistemas de gestión de la energía — Requisitos con orientación para su uso, en ese sentido indicó que: “[…] La norma ISO 5001 versión 2011, se comenzó a elaborar en el año 2008.
En el año 2007 se hicieron unas reuniones regionales por parte de los países que solicitaron su realización a las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y a la organización ISO […] participó la empresa E2 energía eficiente […] incorporaron a Colombia como miembro pleno del Comité de Proyecto de la norma 242 y yo participé junto con un representante de INCONTEC en todo el proceso de elaboración de la norma […] también […] la ONUDI creó un grupo de expertos a nivel internacional para ayudar a los países de renta media a implementar a nivel internacional esa norma, y nosotros fuimos seleccionados para conformar ese grupo de expertos internacionales […] la norma constituye una guía para la implementación de los requisitos que se establecen para mejorar el desempeño energético en una empresa […]. […] ISO 50001, es una guía metodológica para lograr la mejora del desempeño energético, fíjense que no es para mejora de la eficiencia energética, porque va más allá de lograr la mejora de ésta, es lograr la mejora de la eficiencia, del uso y la reducción del consumo, que son las cosas que impactan sobre las emisiones de efecto invernadero relacionadas con el consumo de energía […]”.
(Se resalta). 61. Igualmente, al ser preguntado si “[…] Es obligatorio para toda empresa de desarrollo que implemente procesos de inversión en eficiencia energética estar certificada con la ISO 50001 […]”, y “[…] Cuando se está certificado por la norma ISO 50001, puede esta empresa indicar dicha certificación de desempeño y eficiencia en sus productos y servicios […]”, indicó que: “[…] las normas internacionales son de carácter voluntario y cada cual las adopta o no […] las ISO, son las internacionales son de carácter voluntario. […] su aplicación […] Trae muchos beneficios. […] mejora de su desempeño energético […] reduce sus consumos energéticos si aplica esos requisitos correctamente, […] se reduce el impacto ambiental, aumenta la seguridad energética […] mejora del control operacional de todos sus proceso productivos […] y la calidad de la producción como parte de ese proceso de control.
Pero en muchas ocasiones las empresas lo adoptan porque se convierten en requisitos cliente-proveedor […]. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Realmente la ISO 50001 no certifica productos, certifica un sistema de gestión de la empresa para la mejora continua del desempeño energético […] la empresa puede mostrar que está trabajando por la sostenibilidad ambiental de una forma concreta.
Pero en realidad no tengo conocimiento si un producto pueda tener la categoría de ISO 50001, le digo que la norma no tiene por objetivo certificar productos, sino, sistemas de gestión. […]”. (Resaltado fuera del texto). 62. Finalmente, al ser preguntado “[…] que significa la expresión “energía eficiente” […]”, afirmó que: “[…] La expresión energía eficiente, realmente no tiene un significado físico, porque el concepto de energía termodinámicamente hablando, es la capacidad para realizar trabajo o transferir calor de la materia. […] Por lo tanto, no se refiere a ningún proceso, realmente es una construcción gramatical que en un momento determinado se tomó para elaborar la marca de la empresa E2 energía eficiente, que en el año 2004 se desarrolló. Por eso, el término energía eficiente no tiene realmente un sentido físico.
Es una construcción asociativa de dos elementos que sirven para identificar una marca. […] ni la ley 697 del 2001 emitida en Colombia sobre el uso racional de energía, ni la ley 1715 de incorporación de las fuentes renovables, de energía y no convencionales al sistema eléctrico nacional, ni la norma ISO 50001 en ninguna de las versiones, ni siquiera en los términos y definiciones de esos documentos, ni en cualquier parte del texto puede aparecer la expresión energía eficiente.
Aparecen expresiones como eficiencia energética que, si tiene sentido, porque la eficiencia puede ser energética de material, poder ser productiva, aparece el término uso eficiente de la energía porque, ésta es una capacidad, pero lo que puede ser eficiente es el uso de esa capacidad. Realmente la energía no tiene sentido que sea eficiente porque es una capacidad para realizar el trabajo, pero el uso de la energía si puede ser eficiente […] Eficiencia energética ha tenido varias acepciones a lo largo de la historia, pero el último termino como está definido en la norma en el estándar internacional ISO 50001 del 2018, se define como una expresión cuantitativa de una proporción, entre el resultado expresado en forma de desempeño de un producto o de una energía, con respecto a la energía de entrada.
Es decir, es el resultado que se obtiene con respecto a la energía que se gasta o de entrada para obtener ese resultado. Es ese el término eficiencia energética. […] la eficiencia energética, es un componente del desempeño energético de un proceso. […]” (Se resalta). 63. De lo anterior, la Sala advierte que, tanto el interrogatorio de parte del Ingeniero Industrial JAIME ALFREDO DELGADO, como del testimonio de JUAN CARLOS CAMPOS AVELLA, Gerente de Gestión Energética del tercero con interés directo en el resultado de proceso, permiten concluir que, por un lado: i) el tercero con interés directo en el resultado del proceso hizo parte de la creación e implementación de la norma ISO 50001: 2011 sobre Sistemas de gestión de la energía — Requisitos con orientación para su uso; ii) el objeto de la citada norma consiste determinar en los “requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía, con el propósito de permitir a una organización contar con un enfoque sistemático para alcanzar una mejora continua en su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso y el 31 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumo de la energía”47; iii) la implementación de dicha norma, por parte de las empresas, no es obligatorio sino voluntario; iv) la certificación conferida su implementación recae en el “sistema de gestión de la empresa para la mejora continua del desempeño energético” y no sobre los productos o servicios que comercialice la persona jurídica. 64.
Y, por el otro: i) la partícula E2 en las marcas mixtas E2 ENERGÍA EFICIENTE, pretende hacer referencia a la razón social de la empresa, y ii) el concepto de energía eficiente no posee un significado técnico, contrario del concepto eficiencia energética el cual corresponde a “la relación entre el trabajo efectivo o realizado, dividido por la cantidad de energía que se requirió para lograr ese trabajo”. 65.
Al respecto, la Sala advierte que, en el caso sub examine, atendiendo a que el problema jurídico consiste en determinar si las marcas estudiadas son distintivas y, en ese sentido, si están o no incursas en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000; esta Sala considera que no resulta procedente estudiar si el tercero con interés directo en el resultado del proceso posee o no una certificación de la norma ISO 50001: 2011 sobre Sistemas de gestión de la energía — Requisitos con orientación para su uso, sobre sus sistemas de gestión para el desempeño energético.
Ello, comoquiera que la misma no recaería sobre los productos o servicios que comercializa al público con las marcas concedidas, sino respecto de los procesos internos de administración de la energía. 66. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a realizar el estudio de las marcas registradas dentro del contexto de cada clase de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de las cuales fueron concedidas.
Productos de las clases 4, 7, 9 y 11 y servicios de las clases 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza 67. La Sala considera que las marcas estudiadas contienen la partícula E2, que, de acuerdo con el testimonio de JAIME ALFREDO DELGADO, Gerente General del tercero con interés directo en el resultado del proceso, hace referencia a la razón social de la empresa, de allí que, la Sala considera que dicha partícula evoca el origen empresarial de los productos y servicios reivindicados. 47 ISO 50001:2011(es) Sistemas de gestión de la energía — Requisitos con orientación para su uso. 1 objeto y campo de aplicación. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68.
En ese sentido, manifestó, en la audiencia de pruebas, cuando se le preguntó “[…] ¿Qué significado tiene la expresión E2 dentro de la industria en que se desempeña la compañía? […]”, que: “[…] Realmente no tiene ningún significado en la técnica, simplemente se constituyó el E2, como un juego de palabras que, de manera fácil y atractiva, resumía el nombre escogido de energía eficiente, que refleja, dos palabras que empiezan con la letra E, por eso se escogió el nombre de E2 y a continuación el de energía eficiente […]”. 69.
Asimismo, las marcas están conformadas por dos palabras en idioma castellano, a saber, ENERGÍA EFICIENTE. Al respecto, la Sala advierte que, por un lado, la expresión energía, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, es “[…] 1. f. Eficacia, poder, virtud para obrar. 2. f. Fís. Capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo, y que se mid e en julios.
(Símb. E). […]”48. Y, por el otro, de la palabra eficiente, significa “[…] 1. adj. Que tiene eficiencia. […]”49. 70. Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que los testigos coinciden en establecer que el concepto de energía eficiente “[…] no tiene un significado físico, porque el concepto de energía termodinámicamente hablando, es la capacidad para realizar trabajo o transferir calor de la materia. […] Por lo tanto, no se refiere a ningún proceso […]”, la Sala considera que dicho concepto es evocativo de la capacidad que tiene un producto o servicio de realizar una función de forma adecuada o eficaz a través del uso de una fuerza termodinámica. 71.
Sobre las expresiones evocativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha explicado que son aquellas que tienen la capacidad para sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia50. Es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.
De allí que, los signos evocativos, al tener capacidad distintiva, son registrables. 48Diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: https://dle.rae.es/energ%C3%ADa?m=form Consultado el 1 de febrero de 2024. 49Diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: https://dle.rae.es/eficiente?m=form Consultado el 1 de febrero de 2024. 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 9 33 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 72. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, las expresiones ENERGÍA EFICIENTE: i) no corresponden expresiones descriptivas de los productos de las clases 4, 7, 9 y 11 y servicios de las clases 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que no informan al consumidor de las calidades y propiedades de los productos y servicios que identifican; y ii) no son genéricas de estos pues no se utilizan para establecer que son. 73.
No obstante, la Sala considera que las expresiones ENERGÍA EFICIENTE son evocativas, respecto de los siguientes productos y servicios: 73.1. Clase 4: “[…] combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materiales de alumbrado […]” 73.2. Clase 7: “[…] máquinas y máquinas herramientas; motores […] instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente […]” 73.3.
Clase 9: “[…] máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores […]” 73.4. Clase 11: “[…] aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias […]” 73.5. Clase 39: “[…] transporte […]” 73.6 Clase 42: “[…] servicios científicos y tecnológicos […] diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software […]” 74.
Lo anterior, comoquiera que las expresiones ENERGÍA EFICIENTE, en el contexto de los productos y servicios citados supra, sugieren indirectamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de productos y servicios que utilizan una fuente de energía, como la electricidad o la gasolina, para crear una fuerza termodinámica que permita realizar una función de forma efectiva.
Productos de la Clase 16 y servicios de las clases 35, 37, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza 75. La Sala considera, respecto de las expresiones ENERGÍA EFICIENTE, que: i) no corresponden expresiones descriptivas de los productos de la Clase 16 y servicios de las clases 35, 37, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que no informan al consumidor de las calidades y propiedades de los 34 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos y servicios que identifican; y ii) no son genéricas de estos pues no se utilizan para establecer que son. 45.
Ahora bien, en el contexto de los productos y servicios citados, la Sala considera que las expresiones ENERGÍA EFICIENTE corresponden a expresiones arbitrarias. Lo anterior porque el significado de la marca, en los términos expuestos supra, no tiene relación alguna con los productos y servicios que identifica de las clases 16, 35, 37, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 46.
Ello, comoquiera que dichas expresiones no resultan evocativas, en los términos expuestos supra, en la medida en que los productos y servicios reivindicados en esas categorías no cumplen una función a través de una fuerza termodinámica producida, por ejemplo, por la electricidad o la gasolina. Distintividad de las marcas mixtas concedidas 47.
Ahora bien, la Sala advierte que las marcas mixtas estudiadas, además de no poseer expresiones descriptivas o genéricas, están compuestas por: i) el conjunto E2 ENERGÍA EFICIENTE, el cual hace referencia al origen empresarial de los productos y servicios que pretende distinguir, pues el tercero con interés directo en el resultado del proceso, E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P., es el titular de los registros de las marcas en cuestión; y ii) la partícula E2, la cual, a su vez, es evoca la razón social de la empresa, en la medida en que la doble E es alusiva a ENERGÍA EFICIENTE. 48.
En ese sentido y, atendiendo a que la expresión ENERGÍA EFICIENTE: i) es evocativa de los productos y servicios que pretenden ser reivindicados en las clases 4, 7, 9,11, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) es arbitraria respecto de los productos y servicios de las clases 16, 35, 37, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; y que iii) corresponde al origen empresarial de los mismos; esta Sala considera que su introducción en el conjunto marcario, el cual contiene un elemento denominativo compuesto con palabras descriptivas y genéricas, así como un elemento gráfico, lo hace distintivo y, en consecuencia, registrable. 76.
De esta forma, no se cumplen con los presupuestos necesarios para que se configuren las causales de irregistrabilidad previstas en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Conclusión 77.
La Sala considera que las marcas mixtas E2 ENERGÍA EFICIENTE no se encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad absoluta previstas en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, al analizar en conjunto su elemento gráfico y denominativo compuesto, se evidencia que: i) respecto de los productos y servicios que pretenden ser reivindicados en las clases 4, 7, 9, 11, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, contiene expresiones que son evocativas; y ii) respecto de los productos y servicios de las clases 16, 35, 37, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; posee expresiones que son arbitrarias, lo cual hace que el conjunto marcario sea distintivo. 78.
Asimismo, la Sala considera que, en el caso sub examine, las marcas mixtas E2 ENERGÍA EFICIENTE, son distintivas, en la medida en que, dichas expresiones, hacen referencia al origen empresarial de los productos y servicios reivindicados. 79. La Sala considera que lo anterior no implica otorgarle a la parte demandante un derecho exclusivo sobre las expresiones ENERGÍA y EFICIENTE individualmente consideradas, sino sobre el conjunto de la marca E2 ENERGÍA EFICIENTE, junto con su elemento gráfico, es decir, con su configuración mixta particular, para identificar productos y servicios de las clases 4, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 80.
En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos de nulidad, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350 de 23 de junio de 2005 y 56932, 56935, 56936, 56937 de 22 de octubre de 2010; y 59747 de 29 de octubre de 2010, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
36 Núm. único de radicación: 11001032400020130009300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Presidente Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.