CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “OTO ROPA DEPORTIVA” Y LAS MARCAS NOMINATIVA Y MIXTAS “TOTTO” Y “TOTTO TÚ”, PREVIAMENTE REGISTRADAS A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EXISTE SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA EN LAS CLASES 18, 25 Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

LAS EXPRESIONES “ROPA” Y “DEPORTIVA” SON DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LAS REFERIDAS CLASES. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 42080 de 7 de julio de 2021, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 57028 de 2 de septiembre de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “OTO ROPA DEPORTIVA”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 15 de diciembre 2020 solicitó el registro como marca del signo mixto “OTO ROPA DEPORTIVA”, para distinguir productos en 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Clase 252 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad ESSENTIAL EXPORT LTDA. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas nominativa y mixtas “TOTTO” y “TOTTO TÚ”, previamente registradas a su favor en las clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 42080 de 7 de julio de 2021, el director de Signos Distintivos de la SIC, entre otros, declaró fundada la oposición formulada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “OTO ROPA DEPORTIVA”, para identificar productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 57028 de 2 de septiembre de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Fajas [ropa interior]; ropa cortaviento; ropa de alta resistencia térmica; ropa de atletismo; ropa de baile; ropa de béisbol; ropa de deporte; ropa de gimnasia; ropa de golf, que no sean guantes; ropa de hombre; ropa de motociclismo; ropa de mujer; ropa de niña; ropa de niño; ropa de patinaje artístico; ropa de playa; ropa de tenis; ropa de triatlón; ropa exterior de caballero; ropa exterior de niña; ropa exterior de niño; ropa exterior de señora; ropa exterior impermeable; ropa inteligente equipada con dispositivos inalámbricos de comunicación de datos; ropa interior; ropa interior térmica; ropa para artes marciales; ropa para automovilistas; ropa para ciclistas; ropa para juegos de lucha; tangas (ropa de playa […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por cuanto erró en su análisis, teniendo en cuenta que el signo que pretende registrar exceptúa de su cobertura los productos amparados por las marcas de la sociedad ESSENCIAL EXPORT LTDA. Aseguró que el público consumidor en el mercado deportivo puede identificar de manera clara los productos de su preferencia, así como el origen empresarial de los mismos, por lo que en el caso sub examine no habría confusión directa o indirecta por cuanto el signo “OTO ROPA DEPORTIVA” pretende identificar solamente ropa deportiva, mientras que la expresión “TOTTO” no ampara “ropa de playa, calzado para la práctica de deportes y productos diseñados para la práctica deportiva”.

Indicó que, por lo anterior, no es dable que la SIC se abstenga de conceder un registro marcario con la expectativa de que la referida sociedad en un futuro pretenda comercializar productos que tengan una complementariedad, no obstante que aquella fue exegética en 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el registro de la marca “TOTTO”, al exceptuar expresamente la “ropa de playa, calzado para la práctica de deportes y productos diseñados para la práctica deportiva”.

Aseguró que la sociedad ESSENCIAL EXPORT LTDA. no está interesada en producir o comercializar productos deportivos, por lo que no hay razón alguna para arribar a la conclusión de que el consumidor final incurriría en error de tomar un producto por otro, ya sea de su propiedad o de la sociedad en mención. Sostuvo que la SIC le restó importancia a las pruebas que aportó en sede administrativa, que daban cuenta que está en el mercado desde hace más de 25 años; que el signo “OTO” corresponde a una familia de marcas registradas con el mismo logo, que tiene su Good Will propio; y que no necesita apoyarse en prestigio ajeno, de manera que el signo cuestionado bajo ninguna circunstancia podría constituirse como una reproducción, transliteración o imitación de la marca notoria “TOTTO”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Señaló que la partícula “OTO” es ortográfica y fonéticamente similar al vocablo “TOTTO”, ya que contienen dos silabas, la silaba tónica es la misma y comparten iguales vocales; y que, además, la expresión “ROPA DEPORTIVA” en el signo cuestionado, no le aporta distintividad, por el contrario, orienta a una línea de productos asociados a un origen empresarial, por lo que resultan ser inapropiables de manera exclusiva al ser comúnmente utilizados.

Sostuvo que entre los productos identificados por las expresiones enfrentadas, también existe conexidad competitiva, pues comparten igual Clase del nomenclátor y coinciden en los productos como ropa interior, casual y vestidos; y que debe protegerse la notoriedad de las marcas “TOTTO”, que fue, precisamente, declarada en los actos administrativos sin que fuera objeto de controversia por la parte actora.

II.-2. La sociedad ESSENTIAL EXPORT LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que en el caso sub examine las expresiones enfrentadas son similares, por cuanto comparten iguales vocales y letras; además, existe una vinculación entre los productos que estas identifican, esto es, ropa de toda clase.

Indicó que la expresión “ROPA DEPORTIVA”, es débil y de uso común respecto de los productos y servicios de las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Aseguró que la marca “TOTTO” es notoria en todo el mundo, de ello dan cuenta las resoluciones expedidas por la SIC, por lo que debe tenerse una protección especial. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que 5 CPACA. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma consiste en determinar si las resoluciones núms. 42080 y 57028 de 2021, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “OTO ROPA DEPORTIVA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de ésta. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que debe tenerse en cuenta que las palabras que contienen el signo deprecado contienen significado conceptual, pues el vocablo “OTO” se refiere al seudónimo de “OTONIEL”, y las expresiones “ROPA” y “DEPORTIVA” hacen mención a prendas de vestir y a la determinación de la clase de ropa, respectivamente.

Mencionó que el signo solicitado se refiere a “ropa para hacer deporte”, artículos que, precisamente, el tercero con interés directo en las resultas del proceso excluyó de la cobertura de sus registros marcarios. Indicó que los caracteres y elementos gráficos que contienen las expresiones enfrentadas son disimiles; asimismo, diferentes vocablos, por lo que no existe riesgo de confusión y/o asociación alguna para el público consumidor. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

La parte demandada insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, señaló que las similitudes existentes entre las expresiones enfrentadas pueden inducir en confusión y asociación a los consumidores al momento de adquirir los productos y servicios que estas identifican, máxime si se tiene en cuenta que también guardan conexidad competitiva.

IV.-3. La sociedad ESSENTIAL EXPORT LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Manifestó que el signo solicitado reproduce en su totalidad las letras más distintivas de sus marcas, por lo que no es dable acceder a su registro, máxime si se tiene en cuenta que comparten iguales mercados y los productos y servicios que identifican van dirigidos a un mismo consumidor.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020220000300 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 350- IP-2022 y 153-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023 y 5187 de 22 de mayo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 42080 de 7 de julio y 57028 de 2 de septiembre de 2021, denegó el registro como marca del signo mixto “OTO ROPA DEPORTIVA” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo similarmente confundible con 7 Proceso 249-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las marcas nominativa y mixtas previamente registradas en las clases 18, 25 y 35 ibidem “TOTTO” y “TOTTO TÚ”, de propiedad de la sociedad ESSENTIAL EXPORT LTDA; y que entre los productos y servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que el signo que pretende registrar exceptúa de su cobertura los productos amparados por las marcas de la sociedad ESSENCIAL EXPORT LTDA. Aseguró que dicha sociedad no está interesada en producir o comercializar productos deportivos, por lo que no hay razón alguna para arribar a la conclusión de que el consumidor final incurriría en error de tomar un producto por otro, ya sea de su propiedad o de la sociedad en mención. Por su parte, la SIC señaló que la partícula “OTO” es ortográfica y fonéticamente similar al vocablo “TOTTO”, ya que contienen dos silabas, la silaba tónica es la misma y comparten iguales vocales; además, la expresión “ROPA DEPORTIVA” en el signo cuestionado, no le aporta distintividad, pues, por el contrario, orienta a una línea de productos asociados a un origen empresarial, por lo que resultan ser de uso común. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que entre los productos identificados por las expresiones enfrentadas, también existe conexidad competitiva debido a que comparten igual Clase del nomenclátor y coinciden en los productos como ropa interior, casual y vestidos.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 480-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20228 y 153-IP-20229, en las que se interpretó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 de 22 de mayo de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios10, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 10 153-IP-2022 y 145-IP-2022. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO11 TOTTO MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS12 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “OTO ROPA DEPORTIVA”, como lo es el cuestionado, a nombre de la actora, con unas marcas nominativas y mixtas, “TOTTO” y “TOTTO TÚ”, previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las expresiones mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta 11 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 12 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las expresiones mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según la parte demandada y el tercero con interés directo en resultas del proceso, las partículas “ROPA” y “DEPORTIVA”, que conforman el signo solicitado, son de uso común para amparar productos y servicios en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son inapropiables de manera exclusiva. Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine se evidenció que en la página web de la entidad demandada13, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “ROPA”:.- Clase 25: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR SUEÑOS INTIMOS ROPA INTERIOR (nominativa) 275614 GERMÁN ALONSO ARCILA PIEDRAHITA MARIA E ROPA CASUAL (Mixta) 296634 MARÍA ESPERANZA VILLANUEVA URREA CREACIONES JUANO’S ROPA INFORMAL (mixta) 351770 CREACIONES JUANO’S S.A.S. KRM THE ROPA Y ACCESORIOS KRM (mixta) 443329 KAROL JOHANNA ROMERO MADRIGAL.- Clase 35: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR SIGLO XXI ROPA DEPORTIVA (mixta) 511632 RAUL MEDINA ROJAS 13 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 17 de julio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MAWALA ROPA Y ACCESORIOS (mixta) 653463 CAROLINA RESTREPO ARANGO CLIO ROPA MATERNA (nominativa) 594549 JUAN FELIPE GÓMEZ GÓMEZ ROC ROPA ONLINE COLOMBIA (mixta) 646941 NANCY ANDREA ESTRADA VALLEJO Igualmente, ocurre con la partícula “DEPORTIVA”, que hace parte del signo solicitado, pues se halló que en la página web de la entidad demandada14, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban las siguientes marcas, registradas en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que contiene tal expresión:.- Clase 25: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR ASTRO TEGNOLOGÍA DEPORTIVA (mixta) 371802 MARATHON CASA DE DEPORTES S.A. COPORACIÓN DEPORTIVA INDEPENDIENTE MEDELLIN (nominativa) 369079 EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. IGUARAN SPORT LA MARCA DEPORTIVA (mixta) 496725 CAMILO MISAEL IGUARAN CAMPO GYNEKA ROPA DEPORTIVA (mixta) 506169 NATALIA HERNÁNDEZ ECHEVERRIA - Clase 35: 14 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 4 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR CORPORACIÓN DEPORTIVA INDEPENDIENTE MEDELLÍN (nominativa) 369213 EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. V.I.P. TIENDA DEPORTIVA (mixta) 570442 DISTRIBUIDORA LIBRE COMERCIO S.A.S. SIGLO XXI ROPA DEPORTIVA (mixta) 511632 RAUL MEDINA ROJAS VERDE & BLANCO SU TIENDA DEPORTIVA (mixta) 303331 ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI Ahora, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra, si se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de ellas.

Así, entonces, si bien es cierto que en el análisis sobre si una expresión es usual o común debe hacerse respecto de una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza y/o de unos productos o servicios específicos, atendiendo a los criterios decantados por el Tribunal en varias de sus interpretaciones prejudiciales, esta Sala ha destacado que en dicho examen es igualmente relevante tener en cuenta que existen productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva15. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia 29 de octubre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2009-00426-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por ende, en la evaluación de si una expresión es o no de uso común, es necesario considerar tanto los productos identificados con el signo como aquellos con los que presente conexidad competitiva.

Sobre el particular, en sentencia de 13 de agosto de 202016, se dijo: “[…] 56. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que el término que sea de uso común para una clase de la Clasificación Internacional de Niza, puede no serlo para otra, toda vez que, por regla general, las palabras de uso común lo son respecto de los productos o servicios de la clase de la Clasificación Internacional de Niza que el signo pretende identificar. 57.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido de manera reiterada que el término o expresión que es de uso común para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. […]” (Resaltado fuera de texto).

De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si las expresiones “ROPA” y “DEPORTIVA”, que hacen parte del signo solicitado, “OTO ROPA DEPORTIVA”, son de uso común en productos de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 25, para la cual fue deprecado inicialmente el signo. En ese sentido, la Sala observa que los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza presentan 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia de trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020), C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2015-00348-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conexidad competitiva con aquellos de la Clase 1817, puesto que ambos pertenecen al mismo género (vestimenta y accesorios), tienen una misma finalidad (resaltar, personalizar y complementar el atuendo de una persona), son complementarios y suelen expenderse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en tiendas o almacenes de grandes superficies.

Lo anterior, pone de manifiesto que las partículas “ROPA” y “DEPORTIVA” son de expresiones de uso común y débiles respecto de los productos de las clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Al ser unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente 17 “[…] Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio […]” 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “ROPA” y “DEPORTIVA”, no pueden impedir la inclusión de dichas partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre unos elementos de uso general18.

Por todo lo anterior, la Sala considera que las partículas “ROPA” y “DEPORTIVA” deben ser excluidas del cotejo marcario. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, esto es, “OTO”, “TOTTO” y “TOTTO TÚ”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre el signo solicitado “OTO” y las marcas previamente 18 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registradas “TOTTO”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente las letras “O”,“T” y “O”, contenidas en las marcas previamente registradas, en las cuales se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la supresión de las consonantes “T” y “T”, en el inicio e intermedio del signo solicitado, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas “TOTTO”.

Igualmente, ocurre frente a la marca previamente registrada “TOTTO TÚ”, ya que el signo cuestionado reproduce totalmente las letras “O”, “T” y “O”, en las cuales se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la eliminación de las consonantes “T” y “T” y el vocablo “TÚ”, en el inicio, intermedio y terminación respectivamente del signo solicitado, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada “TOTTO TÚ”.

Además, debe tenerse en cuenta que la carga distintiva recae sobre las letras que reproducen por completo las marcas previamente registradas, esto es, en “TOTTO” y “TOTTO TÚ”, lo que lleva a que 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el signo solicitado “OTO” no sea suficientemente distintivo y diferente a las marcas previamente registradas19.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202020, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. 19 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.

De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. […] Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.

(Destacado fuera de texto). 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “OTO” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TOTTO” y “TOTTO TÚ”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar porque coinciden en las letras “O”, “T” y “O”, siendo estas el elemento principal de las marcas previamente registradas, así como en la misma secuencia vocálica (O-O) respecto de la marca “TOTTO”, sin que la supresión en la estructura de las consonantes “T” y “T” y el vocablo “TÚ”, en el signo solicitado, frente a la marca opositora “TOTTO TÚ”, sea relevante. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: OTO - TOTTO - OTO- TOTTO - OTO - TOTTO - OTO - TOTTO OTO - TOTTO - OTO- TOTTO - OTO - TOTTO - OTO - TOTTO OTO - TOTTO - OTO- TOTTO - OTO - TOTTO - OTO - TOTTO OTO - TOTTO - OTO- TOTTO - OTO - TOTTO - OTO - TOTTO OTO - TOTTO TÚ - OTO - TOTTO TÚ - OTO - TOTTO TÚ- OTO - TOTTO TÚ OTO - TOTTO TÚ - OTO - TOTTO TÚ - OTO - TOTTO TÚ- OTO - TOTTO TÚ OTO - TOTTO TÚ - OTO - TOTTO TÚ - OTO - TOTTO TÚ- OTO - TOTTO TÚ OTO - TOTTO TÚ - OTO - TOTTO TÚ - OTO - TOTTO TÚ- OTO - TOTTO TÚ En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “TÚ”, presente en una de las marcas previamente registradas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia21, significa: “[…] 1. pron. person. 2.ª pers. m. y f. sing.

Forma que, en nominativo o vocativo, designa, en España y en algunos lugares de América, a la persona a la que se dirige quien habla o escribe. U. especialmente en situaciones comunicativas informales o en el trato de familiaridad […]. Por su parte, la partícula “TOTTO”, que hace parte las marcas previamente registradas, debe tenerse como de fantasía, por cuanto éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma 21https://dle.rae.es/tú, consultado el 5 de septiembre de 2024. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano. También se advierte que la expresión “OTO”, que conforma al signo cuestionado, no tiene un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dicha palabra no resulta del todo desconocida, dado que se refiere al nombre propio “OTO” o al seudónimo del nombre “OTONIEL”, que es utilizado por algunas personas en Colombia.

Al respecto, resulta pertinente poner de presente que sobre los nombres propios en la Interpretación Prejudicial 532-IP-2018, el Tribunal señaló lo siguiente: “[…] 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, en tratándose de nombres propios, de naturaleza débil y de marcas que no se encuentran acompañadas de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 201522, en la cual la Sala precisó lo siguiente: “[…] 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010- 00150-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. […].

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” En el caso bajo examen, el nombre propio “OTO”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso destacar que el signo solicitado, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el nombre propio “OTO” no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión, máxime si se tiene en cuenta que frente a las marcas opositoras “TOTTO” y “TOTTO TÚ”, únicamente suprime dos letras “T” en su inicio e intermedio y elimina la partícula “TÚ”, por lo que se genera riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores, en la medida en que los signos distintivos enfrentados presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, como ya se explicó. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En todo caso y comoquiera que las marcas opositoras contienen palabras de fantasía, la Sala considera que las expresiones enfrentadas no pueden cotejarse desde este aspecto.

En este orden de ideas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. Cabe señalar que a tal conclusión arribó la Sala en sentencia de 25 de abril de 202423, en un asunto similar, en los que se alegaba la confundibilidad de las expresiones aquí enfrentadas “TOTTO” y “TOTTO TÚ”, contra el signo “TOT”, que ahora se prohíja.

En efecto: “[…] 61. Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, la Sala reitera que la palabra con la fuerza distintiva en las denominaciones de las marcas opositoras es TOTTO, razón por la cual es el aparte al que mayor relevancia se le debe dar en el cotejo marcario. 62. Dicho lo anterior encontramos que las marcas en conflicto presentan similitudes, pues la marca demandada TOT tiene tres (3) letras, dos consonantes (T-T) y una vocal (O); en tanto que la marca previamente registrada se encuentra conformada por cinco (5), tres consonantes (T, T, T) y dos vocales (O-O). 63.

En este orden de ideas, la Sala considera que la denominación de la marca TOT que hace parte de la marca posteriormente registrada, se encuentra contenida en su totalidad en la denominación TOTTO que es la expresión dominante de las marcas previamente registradas. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2013-00105-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 64.

En tal sentido, reproduce tres (3) de las cinco (5) letras que componen las denominaciones de las marcas opositoras, cuya secuencia vocálica y consonántica resulta idéntica T-O-T / T-O-T- T-O, sin que la marca mixta TOT contenga elementos adicionales que permitan su diferenciación al analizarlas en conjunto. 65. Teniendo en cuenta que en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala concluye que el hecho de que las marcas opositoras tengan dos letras adicionales T-O en su expresión predominante, no constituye una diferencia suficiente desde el punto de vista ortográfico para que el consumidor distinga las marcas objeto de cotejo.

Comparación Fonética 66. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: […] 67. La Sala considera que, como se indicó supra, la fuerza distintiva en las denominaciones de las marcas opositoras es la expresión TOTTO, razón por la cual es el aparte al que mayor relevancia se le debe dar en el cotejo marcario. 68.

La Sala considera que, en el caso sub examine, la pronunciación de las marcas cotejadas es muy similar habida cuenta que la marca mixta TOT reproduce en el mismo orden tres (3) de las cinco (5) letras de la palabra TOTTO. Comparación Ideológica 69. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando las marcas evocan una idea o concepto semejante o idéntico.

No obstante, en este caso no es posible realizar la comparación desde este aspecto por cuanto las marcas carecen de significado en el idioma castellano. 70. Por lo anterior, la Sala precisa que, dada la carencia de un significado en concreto, ambas denominaciones se pueden clasificar como marcas de fantasía, en la medida en que, para el consumidor, no es posible asociar la marca con significado alguno. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 71.

En este sentido, la Sala considera que entre la marca registrada posteriormente y las marcas previamente registradas existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas […]”. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201824 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know- how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “OTO ROPA DEPORTIVA” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Fajas [ropa interior]; ropa cortaviento; ropa de alta resistencia térmica; ropa de atletismo; ropa de baile; ropa de béisbol; ropa de deporte; ropa de gimnasia; ropa de golf, que no sean guantes; ropa de hombre; ropa de motociclismo; ropa de mujer; ropa de niña; ropa de niño; ropa de patinaje artístico; ropa de playa; ropa de tenis; ropa de triatlón; ropa exterior de caballero; ropa exterior de niña; ropa exterior de niño; ropa exterior de señora; ropa exterior impermeable; ropa inteligente equipada con dispositivos inalámbricos de comunicación de datos; ropa interior; ropa interior térmica; ropa para artes marciales; ropa para automovilistas; ropa para ciclistas; ropa para juegos de lucha; tangas (ropa de playa) […]”.

Las marcas previamente registradas, “TOTTO”, distingue los siguientes productos y servicios en las clases 18, 25 y 35, ibidem: 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 18: “[…] Única y exclusivamente morrales, maletines escolares, carteras, billeteras, maletines, bolsos, piezas de equipaje […]”..- Clase 18: “[…] Cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarniciones […]”..- Clase 25: “[…] Única y exclusivamente ropa interior y ropa casual, tales como jeans, pantalones, overoles, camisetas, sudaderas, suéteres y camisas..- Clase 25: “[…] Ropa interior y ropa casual tales como jeans, pantalones, overoles, camisas, camisetas, sudaderas, suéteres entre otros; sombrerería y calzado, se exceptúa expresamente ropa de playa, calzado para la práctica de deportes y productos diseñados para la práctica deportiva […]”..- Clase 35: “[…] Servicios que consisten en publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”..- Clase 35: “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la marca previamente registrada, “TOTTO TÚ” distingue los siguientes productos en la Clase 25 ibidem: “[…] Vestidos, calzados, sombrerería […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los artículos que reivindica el signo cuestionado y aquellos elementos y servicios que distinguen las marcas opositoras en las clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que comparten una Clase del nomenclátor y son productos coincidentes, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, en tiendas o almacenes; son empleados para uso humano en general y se utilizan de manera conjunta, sustituta o complementaria; tienen la misma finalidad, esto es, configurar una imagen personal y estética del ser humano; y sus consumidores podrían asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentadas. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, se observa que son productos y servicios complementarios en la medida en que para la comercialización y mercadeo de prendas de vestir y sus accesorios para la personalización y complementación en los atuendos utilizados por las personas, se demanda necesariamente de los servicios que distinguen las marcas previamente registradas, entre estas, de publicidad y negocios comerciales.

De otro lado, también se advierte que se presenta un uso complementario entre los productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza que amparan las marcas registradas y aquellos que pretende identificar el signo solicitado en la Clase 25, comoquiera que las personas al momento de utilizar prendas de vestir, tales como la ropa exterior de hombres, señoras y niños suelen acompañarlas u ornamentarlas con artículos de cuero, maletines o bolsos, para mejorar su imagen personal.

Así las cosas, al existir entre el signo y las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos y servicios que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con tales expresiones son productores relacionados económicamente. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201525, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mixtas previamente registradas, “TOTTO” y “TOTTO TÚ”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales26: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y las marcas cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Por último, el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que sus marcas “TOTTO” son notoriamente conocidas y que, por lo tanto, su protección debe ser especial. En relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de mayo de 201427, en la que se 26 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […].” (Resaltado fuera de texto). También resulta pertinente traer a colación la interpretación prejudicial 43-IP-2012 que respecto de las marcas notorias, precisó que: “[…] La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor. […] Asimismo, el artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. […] La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.

Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue. […] El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. […] La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. (Destacado fuera de texto). Al respecto, la Sala pone de presente que como bien lo alegó la entidad demandada en su escrito de contestación de la demanda la actora no debatió la valoración probatoria efectuada durante el trámite administrativo por la SIC ni el estatus de notoriedad de las marcas opositoras “TOTTO” para productos de las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente, morrales, 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co maletines y ropa informal, razón por la cual se tendrá como un hecho cierto28.

Así las cosas, para la Sala, lo anterior permite concluir que las marcas “TOTTO”, del tercero con interés directo en las resultas del proceso, al ser consideradas como notoriamente conocidas, deben gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes sin importar la clase de producto o servicio de que se trate, que el signo solicitante pretenda distinguir en el mercado y el territorio en que haya sido registrado.

En ese sentido, si se permite la coexistencia del signo cuestionado con las marcas notoriamente conocidas del tercero con interés directo en las resultas del proceso, sí puede llegarse a generar un riesgo de confusión o de asociación, así como la dilución de su fuerza distintiva o a deteriorar sus valores comerciales y publicitarios29, máxime si se tiene en cuenta las semejanzas presentadas entre éstas y la conexidad competitiva que se presenta entre sus productos y servicios, de manera que no podría accederse al registro como marca del signo cuestionado “OTO ROPA DEPORTIVA”. 28 Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 25 de julio de 2024, expediente identificado con el número único de radicación 2020.00452.00, C.P Nubia Margoth Peña Garzón. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de abril de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 2008-00383-00. 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por último, se observa que la actora en la demanda señaló que el signo “OTO” corresponde a una familia de marcas y que tiene su propio Good Will.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “OTO”, en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró únicamente tres registros a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S., que funge en el presente proceso como actora. Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla30: EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA Clase 07085383 OTO OTONIEL JIMENEZ 26 mar. 2028 25 15225738 OTO OTONIEL JIMENEZ 09 MAY. 2031 35 15296787 OTO OTONIEL JIMENEZ 22 SEPT. 2028 3, 9, 14, 18, 28 Como se puede advertir, la actora únicamente cuenta con tres registros marcarios que, adicionalmente, no solo se componen de la expresión “OTO”, sino que también cuentan con el nombre propio “OTONIEL JIMENEZ”, por lo que la Sala considera que no se encuentra configurada la familia de marcas, ya que el hecho de 30 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 53 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co únicamente contar con tres registros marcarios no es suficiente para concluir que exista una pluralidad de signos distintivos que pertenezcan a un mismo titular y que el público consumidor las asocie entre sí y las relacione con un mismo rasgo empresarial.

En todo caso, si en gracia de discusión se aceptara que sí se configuró la familia de marcas, ésta correspondería a la totalidad de la expresión “OTO OTONIEL JIMÉNEZ”, ya que, como se dijo con anterioridad, la partícula “OTO” corresponde a un nombre propio en Colombia, por lo tanto sería inapropiable de manera exclusiva, de ahí que dicha palabra no podría generar en el consumidor una impresión de que dichos registros pertenecen a un origen empresarial común. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “OTO ROPA DEPORTIVA”, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los 54 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 70 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 55 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 70 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de septiembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto 56 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00003-00 Actora: OTO ROPA DEPORTIVA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.