Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Demandante: Global Investment & Trading Management, Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Inverluna y Cía. S. en C.A., Servibanca S.A., American Express Marketing & Development Corp. y Banco de Bogotá Tema: Se aplica el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Global Investment & Trading Management, Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 40534 de 28 de julio de 2011, 69835 de 30 de noviembre de 2011 y 20415 de 30 de marzo de 2012.
I.
ANTECEDENTES 1. La sociedad Global Investment & Trading Management, Inc. presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la acción de nulidad relativa1, para que se declare la nulidad de las resoluciones 1 De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”. 2 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co núms. 40534 de 28 de julio de 20112 y 69835 de 30 de noviembre de 20113, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 20415 de 30 de marzo de 20124, de la misma superintendencia dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la parte demandada la cancelación del registro de la marca mixta SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, que identifica servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor de la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] Primera: Que se declare nula la Resolución N° 40534 del 28 de julio de 2011 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual concedió a la sociedad INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A. el registro de la marca SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta), para identificar servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
Segunda: Que se declare nula la Resolución N° 69835 del 30 de noviembre de 2011 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de reposición confirmó la Resolución N° 40534 del 28 de julio de 2011 expedida por la misma funcionaria. Tercera: Que se declare nula la Resolución N° 20415 del 30 de marzo de 2012 expedida por (sic) Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió unos recursos de apelación y confirmó la Resolución N° 40534 del 28 de julio de 2011 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.
Cuarta: Que como consecuencia de las nulidades declaradas se declare la nulidad del registro de la marca SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta), clase 38, concedido mediante los actos demandados y se ordene a la SIC cancelar el certificado N° 447.772 correspondiente al mencionado registro. Quinta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. 2 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 3 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 4 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sexta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo. […]” (Negrilla del texto original).
Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que la sociedad Banco de Bogotá es titular de las marcas nominativas SERVIRED, concedidas para amparar servicios comprendidos en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
Que la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó ante la parte demandada el registro como marca del signo mixto SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 625 de 21 de febrero de 2011 y fue objeto de oposición por las sociedades Servibanca S.A. y American Express Marketing & Development Corp. con sustentos en sus registros marcarios SERVIBANCA5 y CAJEROS ASISTIDOS6; y SERVE7 y SERVE NETWORK8, respectivamente. 4.4.
Que la directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 40534 de 28 de julio de 2011, declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Servibanca S.A. y American Express Marketing & Development Corp. y concedió el registro de la marca mixta SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Registradas para identificar servicios comprendidos en las clases 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Registradas para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Concedidas para distinguir productos y servicios amparados en las clases 9, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Concedidas para distinguir productos y servicios amparados en las clases 9, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.5.
Que contra dicha decisión la sociedad Servibanca S.A. interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, que fueron resueltos a través de las resoluciones núms. 69835 de 30 de noviembre de 2011 y 20415 de 30 de marzo de 2012, respectivamente, en las que se confirmó el acto cuestionado. 4.6. Que el 18 de septiembre de 2012 la sociedad Global Investment & Trading Management, Inc. solicitó la cancelación por no uso de las marcas nominativas SERVIRED, concedidas a favor de la sociedad Banco de Bogotá para distinguir servicios de las clases 35 y 36 de Clasificación Internacional de Niza. 4.7.
Que el 19 de septiembre de 2012 la sociedad Global Investment & Trading Management, Inc. solicitó el registro de las marcas nominativas SERVIRED para distinguir servicios de las clases 35 y 36 de Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de violación 4.8. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de violación así: Violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 4.9.
Que la entidad demandada, con la expedición de los actos acusados, desconoció el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, al conceder el registro de la marca mixta SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, sin advertir que esta carece de distintividad, pues es similar a las marcas nominativas SERVIRED9, las cuales amparan servicios en los que se materializa una conexión competitiva. 4.10.
Que las marcas referidas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que presentan semejanzas que generan riesgo de confusión en los aspectos visual, fonético y conceptual. 9 Certificados de registro núms. 269.405 y 275.832, concedidas para amparar servicios de las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.11.
Que los servicios amparados por las clases 35, 36 y 38 presentan una relación competitiva, circunstancia que puede inducir al público consumidor a asociar erróneamente su origen empresarial. 4.12. Que la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A., en el marco de la actuación administrativa tramitada bajo el expediente núm. 12-162230, formuló oposición al registro de la marca SERVIRED, solicitada por la parte demandante para identificar servicios comprendidos en la clase 36, argumentando en esa oportunidad que dicho signo podía generar confusión en el mercado con su marca SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS.
Violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 4.13. Que la parte demandada omitió realizar de oficio el examen de confundibilidad entre el signo mixto solicitado y las marcas nominativas SERVIRED, en el cual se habrían evidenciado similitudes suficientes para negar el registro marcario en cuestión. Contestaciones de la demanda Parte demandada 5.
La parte demandada10 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 5.1. Argumentó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en la vulneración de las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 indicadas por la parte demandante, pues fueron expedidos por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites previstos en la ley. 5.2.
Indicó que, entre la marca mixta concedida, SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, y la previamente registrada, SERVIRED, no existe identidad visual, ortográfica y fonética, pues su composición es diferente, razón por la cual pueden 10 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 148 a 167 del cuaderno en físico principal, visible en el índice 38 del expediente digital en “SAMAI”. 6 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión o de asociación. 5.3.
Sostuvo que los servicios amparados por las marcas enfrentadas refuerzan la distintividad del signo mixto concedido, dado que no comparten canales de comercialización ni de distribución, factores que le permite al consumidor promedio identificar con claridad los servicios y su procedencia empresarial. 5.4. Afirmó que la demandante no desarrolló el concepto de violación del artículo 136, literal a), al no realizar el estudio de confundibilidad que demostraría la causal de irregistrabilidad alegada. 5.5.
Explicó que, contrario a lo manifestado por la demandante, en los actos acusados se efectuó el examen de confundibilidad entre los signos referidos, cuestión distinta es que, ante la ausencia de similitudes, se hubiera concedido el registro marcario solicitado, motivo por el que no se vulneró el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. 5.6.
Propuso la excepción de caducidad respecto del cargo por presunta violación del artículo 150 ibidem, toda vez que dicha norma no está comprendida dentro de los fundamentos ni de las causales de nulidad relativa o absoluta consagradas en el artículo 172 ibidem, razón por la cual el término que debe considerarse es el previsto para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 5.7.
Añadió que la acción de nulidad absoluta podrá incoarse en cualquier tiempo con fundamento en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486 de 2000. El tercero con interés directo en las resultas del proceso – Sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. 6. La sociedad Inverluna y Cía S. en C.A.11, tercero con interés directo en las resultas del proceso, formuló las excepciones de “[…] Inviabilidad de la acción de nulidad […]” y la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que, en su 11 Cfr. Folios 133 a 144 del cuaderno físico principal, visible en el índice 38 del expediente digital en “SAMAI”. 7 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co criterio, la demanda no cumple con los requisitos previstos en el artículo 162 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201112 y el demandante no es titular de algún derecho marcario que pueda verse lesionado con ocasión de los actos administrativos acusados. 6.1.
Aseguró que no se configuró la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, pues para que ello ocurriera, el demandante debía ostentar la titularidad de la marca opositora SERVIRED con anterioridad a la solicitud de registro del signo mixto concedido. 6.2. Argumentó que el único legitimado a alegar la vulneración del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 es el titular de un registro que estime que los actos censurados lesionan un derecho previamente adquirido. 7.
Las sociedades Servibanca S.A., American Express Marketing & Development Corp. y Banco de Bogotá, terceros con interés directo en las resultas del proceso, no se pronunciaron en esta oportunidad procesal. Audiencia inicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de mayo de 201613, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial.
La audiencia inicial se efectuó el 20 de junio de 201614, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el numeral 6°. del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad. 12 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”. 13 Cfr. Folio 172 del expediente en físico principal, visible en el índice 38 del aplicativo “SAMAI”. 14 Cfr. Folios 185 y ss. del expediente en físico principal, visible en el índice 38 del aplicativo “SAMAI”. 8 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.
El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 16 de mayo de 201815, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas y las invocadas por la parte demandada, esto es, los artículos 134, 135, 136, 150 y 172 de la Decisión 486 de 2000. 9.1.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 415-IP-2018 de 28 de junio de 201916, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135. 136, 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los Artículos 136 restringiéndose al Literal a) y 150 de la Decisión 486 por ser pertinente.
No se interpretarán los Artículos 134, 135 y 172 de la Decisión 486 por no tratarse la controversia del concepto de marca, ni de distintividad intrínseca del signo, ni de la acción de nulidad de un signo registrado. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por alegarse dentro del proceso interno la conexión entre servicios que protegen las marcas. […]”.
(Negrilla del texto original). 9.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Alegatos de conclusión 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 202517, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15 Cfr. Folios 210 y ss. del expediente en físico principal, visible en el índice 38 del aplicativo “SAMAI”. 16 Cfr. Folios 240 del expediente en físico principal, visible en el índice 38 del aplicativo “SAMAI”. 17 Cfr. Índice núm. 43 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10.1.
La parte demandante no se pronunció en esta etapa procesal. 10.2. La parte demandada18 reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 10.3. La sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A.19, tercero con interés directo en las resultas del proceso, expuso que la marca mixta SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, cuyo registro se concedió en los actos administrativos acusados, se encuentra caducada por falta de renovación, por lo que solicitó la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 10.4.
La sociedad Servibanca S.A.20, tercero con interés directo en las resultas del proceso, argumentó que el signo mixto SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, incorpora la raíz “SERVI”, elemento central y distintivo de la marca mixta SERVIBANCA, lo que constituye una apropiación del componente que el consumidor promedio asocia directamente con su marca. 10.4.1 Manifestó que las expresiones “SUS GIROS, SUS PAGOS” desempeñan una función descriptiva que no resulta suficiente para disipar la similitud entre las marcas enfrentadas, existiendo además conexidad competitiva entre los servicios que amparan.
En ese contexto, sostuvo que la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. pretende beneficiarse indebidamente de la reputación de su marca previamente registrada, en contravía del principio de lealtad comercial. 10.5. Las sociedades American Express Marketing & Development Corp. y Banco de Bogotá, terceros con interés directo en las resultas del proceso, no se pronunciaron en esta oportunidad procesal.
Concepto del Ministerio Público 10.6. El agente del Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad procesal. 18 Cfr. Índice núm. 50 del aplicativo web “SAMAI”. 19 Cfr. Índice núm. 54 del aplicativo web “SAMAI”. 20 Cfr. Índice núm. 53 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de septiembre de 202521, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro núm. 447.772 de la marca mixta SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, que identifica servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 11.1.
La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación22 dio cumplimiento a lo ordenado supra, incorporó el reporte al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días. Todos guardaron silencio en esta oportunidad procesal23. II. CONSIDERACIONES 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; v) desarrollos jurisprudenciales; y vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 13. De conformidad con el numeral 8°24 del artículo 14925 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126 sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, 21 Cfr. Índice núm. 58 del aplicativo web “SAMAI”. 22 Cfr. Índice núm. 62 del aplicativo web “SAMAI”. 23 Cfr. Índice núm.66 del aplicativo web “SAMAI”. 24 “[…] Artículo 149.
Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 25 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”. 26 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 27 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 14.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 15. Los actos acusados son los siguientes: 15.1. La Resolución núm. 40534 de 28 de julio de 2011, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. 15.2.
Las resoluciones núms. 69835 de 30 de noviembre de 2011 y 20415 de 30 de marzo de 2012, a través de las cuales se confirmó la decisión adoptada en la Resolución núm. 40534 de 28 de julio de 2011. El problema jurídico 16. Le corresponde a la Sala determinar: 16.1. Si es procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 en relación con la caducidad del registro núm. 447.772 de la marca mixta SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, que identifica servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 16.2.
En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 40534 de 28 de julio de 2011, 69835 de 30 de noviembre de 2011 y 20415 de 30 de marzo de 2012, expedidas por la parte demandada, mediante las cuales se concedió a la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. el registro de la marca mixta SER>I SERVI, 12 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SUS GIROS, SUS PAGOS solicitada para identificar servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 136, literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 16.3.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem. Adicionalmente, no interpretó los artículos 134, 135 y 172 ibidem, por no tratarse la controversia del concepto de marca, ni de distintividad intrínseca del signo, ni de la acción de nulidad de un signo registrado, razón por la cual no se incluyen en el problema jurídico a resolver.
Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 17. De acuerdo con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 18. A su vez, el artículo 174 ibidem establece que el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.
Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 19. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación ocurre cuando: i) su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario; o ii) no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, 13 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por lo que estas corresponden a un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática28.
Consejo de Estado 20. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”29. 21.
En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia30, dando aplicación al inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha sostenido que la norma comunitaria andina prevé que en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro31.
Análisis del caso concreto 22. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales antes indicados, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 en relación con la configuración de la causal de cancelación del registro núm. 447.772 de la marca mixta SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, que 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700 y 11001032400020090050300. 14 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identifica servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 23.
La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, el registro núm. 447.772 de la marca mixta SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, se encuentra caducado32, toda vez que estuvo vigente hasta el 28 de julio de 2021. 24.
La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés en las resultas del proceso se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 25.
Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo que la marca mixta SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, con registro marcario núm. 447.772, se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 26.
En virtud de lo expuesto, la Sala considera que no resulta necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración de los artículos 136, literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000, formulada en el acápite del problema jurídico de este proveído, comoquiera que la Sala ha establecido que en estos casos la sentencia pone fin al proceso.
En consecuencia, así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 32 Cfr. Índice núm. 62 aplicativo web “SAMAI”. 15 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Condena en costas 27. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201233, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 33 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 16 Número único de radicación: 110010324000 2013 00102 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.