CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Industrias Ovi & Protaper S.A.S. Tema: Registro del signo “PROTAPER” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 79999 de 26 de diciembre de 20121 y 56312 de 26 de septiembre de 20132, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid y se negó el registro como marca del signo mixto “PROTAPER” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Lacy Distribution Inc. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Lacy Distribution Inc., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 79999 de Diciembre 26 de 2012, notificada a través del LISTADO ÚNICO DE NOTIFICACIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 001, del Miércoles 02 de Enero de 2013, emitida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 12.054381, mediante la cual se negó el registro de la marca PROTAPER (mixta), en la clase 12 internacional. 2.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 56312 de Septiembre 26 de 2013, 1 Folios 31 a 36 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 31 a 36 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 3 a 27 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio notificada a través del LISTADO ÚNICO DE NOTIFICACIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 039, del Martes 01 de Octubre de 2013, desfijado el 01 de Noviembre de 2013, ejecutoriada el 12 de Noviembre de 2013, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 12.054381, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por LACY DISTRIBUTION, INC., confirmando la negación del registro de la marca PROTAPER (mixta), en la clase 12 internacional, a nombre de LACY DISTRIBUTION, INC. 3.
Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente determinadas, ordenarle registrar la marca PROTAPER (MIXTA), con vigencia de diez años, para distinguir productos comprendidos en la clase 12 Internacional, a nombre de la sociedad LACY DISTRIBUTION INC, a título de restablecimiento del derecho. 4.
Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por (sic) Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente determinadas, se ordene cancelar el registro de la marca PRO TAPER, clase 06 int., Expediente No. 03.099651, certificado 291471, vigente hasta el 14 de Septiembre de 2012, de la sociedad INDUSTRIAS OVI & PROTAPER S.A.S. 5.
Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por (sic) Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente determinadas, se ordene cancelar el registro de la marca PRO TAPER, clase 12 int., Expediente No. 08.044708, certificado No. 368618, vigente hasta el 25 de Noviembre de 2018, de la sociedad INDUSTRIAS OVI & PROTAPER S.A.S. 6.
Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 7. Se reconozcan, determinen, liquiden y paguen los perjuicios materiales y morales, que se hayan ocasionado por estas actuaciones. 8.
Que se condene en costas a la sociedad INDUSTRIAS OVI & PROTAPER S.A.S. […]”4 (mayúscula y negrilla del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Lacy Distribution Inc. solicitó el registro como marca del signo mixto “PROTAPER”, para identificar los productos de la clase 126 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] repuestos y partes para motocicletas y cuatrimotos tales como manubrios, abrazadera de manubrios, puños de manubrios, almohada para 4 Folios 192 a 193 C 3. 5 Folio 195 C 3. 6 Versión 9. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio manubrios, soporte y agarraderas de manubrio, manubrios y sus accesorios en general para motocicletas, freno para motocicleta, palancas de embrague, ruedas dentadas, válvulas reguladores, columnas de dirección y la dirección, herrajes de pie para descansarlos, palanca de cambio de marchas palanca de freno trasero, cadena de transmisión, discos de freno, soportes de disco, pinzas de frenos, protectores en forma de ruedas para manubrios, protectores para manubrios, cubiertas de palanca de perchas y cables de control […]”. 4.
Anotó que, mediante la Resolución 79999 de 26 de diciembre de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid y negó el registro del signo mixto “PROTAPER”, con fundamento en la existencia previa en Colombia de la marca mixta “PRO TAPER” y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
Puso de presente que, contra dicha decisión la parte demandante presentó recurso de apelación. 5. Mencionó que, a través de la Resolución 56312 de 26 de septiembre de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 79999. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1.
Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución Política, artículo 61; (ii) Decisión 486 de 2000, artículo 136 literal f); (iii) Convención de Washington, artículo 8º;
(iv) Tratado de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas y; (v) Ley 256 de 1996, artículos 8º, 10º, 11, 14 y 15. I.1.2.2. El concepto de violación 7. La apoderada de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “PROTAPER” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Lacy Distribution Inc. 8.
Señaló que se desconoció lo dispuesto en el artículo 8º de la Convención de Washington, en tanto que la sociedad demandante tiene registradas las marcas mixtas “PRO TAPER” y “PROTAPER” en Estados Unidos de Norteamérica, en adelante Estados Unidos, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 7 Folios 196 a 217 del C 3. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MARCA FECHA DE SOLICITUD CERTIFICADO “PRO TAPER” Junio 3 - 1991 1740563 “PRO TAPER” Abril 7 - 1998 1740563 “PROTAPER” Julio 17 - 2000 2664044 “PROTAPER” Marzo 21 - 2008 3694505 9.
Destacó que estos registros fueron solicitados y usados de manera continua, pública, ostensible e ininterrumpida desde 1991 hasta la fecha, y que el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid solicitó el registro de la marca “PRO TAPER” en Colombia el 11 de noviembre de 2003, fecha posterior a los registros de la parte demandante. 10. Recordó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la mencionada Convención, la sociedad demandante es una empresa constituida legalmente en Estados Unidos, domiciliada en Indianápolis, quien ha adoptado y usado desde tiempo atrás la denominación “PROTAPER” como marca para identificarse en el mercado Americano, “[…] por lo que cumple con todos los requisitos como marca, pudiendo reclamar esta protección en Colombia, en virtud de la citada Convención General Interamericana de Protección marcaria y Comercial […]”. 11.
Asimismo, puso de presente que es titular del registro de la marca “PROTAPER” en casi todos los continentes, esto es, en Australia, Brasil, Chile, México, Nueva Zelanda y Venezuela. Adicionalmente, aseguró que la marca “PRO TAPER” – con la sigla “PRO” y con las letras dispuestas en forma horizontal – cuenta con registro, además de los mencionados en Estados Unidos, en Suráfrica, Venezuela, Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Comunidad Europea, México y Nueva Zelanda. 12.
Aseguró que ambas marcas fueron reproducidas de manera idéntica por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, quien solicitó la marca mixta “PRO TAPER” en el año 2003 (con la sílaba “PRO” en disposición vertical) y, cuando la demandante realizó el cambio de dirección de la sílaba “PRO” (al ponerla de manera horizontal), el citado señor solicitó exactamente la misma marca con la misma distribución, orientación de las letras y colores. 13.
Aseveró que es “[…] imposible que exista un bosquejo con iguales configuraciones de formas, figuras, líneas y colores […]”; lo que evidencia de manera clara la vulneración de los derechos de autor que depreca sobre el signo en cuestión. 14. Destacó que el señor Villegas Cadavid tenía pleno conocimiento del uso, empleo y registro de dicha expresión en Estados Unidos y en otros países, la cual identifica los mismos productos y mercancías a la que él registró en Colombia. 15.
Arguyó que se debe analizar y tener en cuenta que el citado señor, primer titular de la marca, hoy en cabeza de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S., hizo la solicitud de esta misma marca en el año 2003, expediente 03.99651, con el diseño de la obra original y en el 2008 solicitó y registro la marca “PRO TAPER”, expediente 08.44708 con el nuevo diseño de la marca de la parte demandante, “[…] exactamente 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio con los mismo cambios, demostrando con ello que su ánimo es registrar el signo en Colombia, era aprovecharse de la reputación que la marca “PROTAPER”, […] actuando de mala fe, beneficiándose y aprovechándose del trabajo, la creación y el posicionamiento […]”. 16.
Anotó que se vulneró lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política, 136 literal f) de la Decisión 486 de 2000 y lo dispuesto en el Tratado de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, toda vez que se infringió el derecho de propiedad industrial de la parte demandante. 17. Comentó que la Decisión 486, en su artículo 136 literal f), establece que no podrá registrarse como marca aquel signo que infrinja derechos de propiedad industrial o derechos de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste, disposición que tiene como finalidad salvaguardar los derechos previamente adquiridos por otros titulares, evitando que el registro marcario se convierta en un instrumento para legitimar actos de competencia desleal o infracción de derechos. 18.
En este contexto, resaltó que la sociedad Lacy Distribution Inc. inscribió en la Oficina de Registro de Derechos de Autor de los Estados Unidos el diseño de su marca registrada “PROTAPER”, bajo el expediente 124170-4000, obra que cuenta con protección en virtud del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, tratado internacional suscrito por Colombia y los Estados Unidos, y adoptado en el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 33 de 1987. 19.
Recordó que dentro de los principios fundamentales del Convenio de Berna se destacan, en primer lugar, el principio del trato nacional, conforme al cual las obras originarias de uno de los Estados contratantes deberán recibir en los demás Estados la misma protección que estos brindan a las obras de sus propios nacionales. En segundo lugar, se refirió al principio de protección automática, el cual establece que dicha protección no estará condicionada al cumplimiento de formalidades, como el registro o la inscripción. 20.
Así las cosas, precisó que resulta procedente señalar que la obra registrada por la parte demandante goza de plena protección en Colombia sin necesidad de trámites adicionales. No obstante, advirtió que esta obra está siendo actualmente reproducida y comercializada por terceros en el territorio nacional sin contar con la debida autorización, en contravención de los derechos exclusivos que tienen. 21.
Puso de presente que el signo registrado en Colombia reproduce en su integridad tanto el diseño como la denominación "PROTAPER", tal y como aparecen en la obra protegida por la parte demandante y no se advierte en dicho signo la inclusión de elementos adicionales que permitan imprimirle una distintividad suficiente, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 22.
Anotó que esta identidad entre marcas genera un riesgo evidente de confusión y de asociación en el mercado, afectando negativamente los derechos patrimoniales y morales de la titular de la obra, por lo que la coexistencia de ambos signos distintivos no solo vulnera el ordenamiento marcario y autoral, sino que también puede inducir al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos identificados con estos, desnaturalizando la función identificadora de la marca. 23.
Sostuvo que en el caso sub examine no se evidencia solo la suplantación de una marca, sino la adulteración de los productos que ella identifica en diferentes países, por lo que el riesgo a que se exponen las personas es muy alto, dado que “[…] inocentemente […]” adquieren los productos en Colombia pensado que provienen de su empresa, lo que evidencia un acto de competencia desleal, actuando de mala fe el tercero con interés en el resultado del proceso. 24.
En efecto, precisó que esta conducta revela una intención manifiesta por parte del solicitante de aprovecharse del prestigio, reputación y reconocimiento comercial de la marca previamente posicionada, configurando así un acto de competencia desleal. 25. Arguyó que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996, en especial sus artículos 8º, 10º, 11, 14 y 15, se sancionan distintas modalidades de competencia desleal, dentro de las cuales encajan las conductas desplegadas por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, hoy sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S., al solicitar y utilizar en el mercado colombiano el signo “PROTAPER”. 26.
Por lo anterior, se solicitó se valore la existencia de estas conductas en el marco de lo establecido en la Ley 256 de 1996, se reconozca el carácter desleal de la actuación de la sociedad y se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos de autor, la lealtad en la competencia y la integridad del mercado colombiano. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 27. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se pronunció de forma conjunta respecto de los argumentos de nulidad expuestos. 28. Argumentó que el derecho de autor no constituye un presupuesto para acceder al registro como marca, toda vez que no es posible derivar prerrogativas respecto al derecho marcario. 29.
Explicó que la protección de los derechos de autor recae única y exclusivamente sobre obras dirigidas a la literatura, el arte o la ciencia, que no son de carácter comercial o su origen no está dado en este ámbito, por lo tanto, cualquier otra cosa que no sea con dicho destino no podrá ser objeto de protección por aquel régimen. 30.
Del desconocimiento del principio de buena fe, manifestó que este no era el momento para debatir la legalidad de la concesión de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, toda vez que se trata de decisiones que se encuentran en firme y ejecutoriadas, además de estar motivadas conforme con la norma andina. 31. Sobre el desconocimiento de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, sostuvo que la protección que un extranjero predique en un país miembro de la Comunidad Andina, sin que este tenga inscrito derecho de titularidad alguno, no le permite la protección de su derecho en un país extranjero con ocasión de invocar el mismo trato de un nacional, toda vez que en prevalencia de las disposiciones de la Comunidad Andina se deja en claro que en materia de propiedad industrial se predicará dicha protección únicamente cuando aquel extranjero tenga un interés real en el mercado nacional. 32.
En ese sentido, aseguró que no se encuentra demostrado un interés real en el mercado nacional y la protección que predica con ocasión de la Convención de Washington, “[…] se reitera, existe el registro previo a favor de otra persona de la misma marca que pretende registrar el demandante y, el silencio que guardó LACY DISTRIBUTION INC., hizo que cesara cualquier riesgo de confusión […]”. 33.
Finalmente, en lo atinente a la competencia desleal, anotó que este tipo de actos solo pueden predicarse cuando dos empresarios confluyen en un mismo mercado nacional, de manera que la sociedad demandante no participa en el mercado colombiano por lo que no se encuentra vulneración alguna. 8 Folios 273 a 284 C 3. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.2.
Contestación de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S.9 34. La sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S., actual titular de los derechos en Colombia de la expresión “PRO TAPER”, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda y propuso como excepción la que denominó: “[…] ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones […]”, sin embargo, en la audiencia inicial de 2 de octubre de 202010, se tuvo por no contestada toda vez que el apoderado no allegó al expediente el poder debidamente otorgado, que lo acredite como representante judicial.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 35. La sociedad Lacy Distribution Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 3 de marzo de 201411 en contra de las Resoluciones 79999 de 26 de diciembre de 2012 y 56312 de 26 de septiembre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 36. Mediante auto de 2 de diciembre de 201512 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S. A través de auto de 22 de febrero de 201613 se comisionó al Tribunal Administrativo de Antioquia para efectos de la notificación personal del auto que admitió la demanda al tercero con interés en el resultado del proceso.
El 4 de junio de 201614 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 37. Por auto de 28 de junio de 201715 se remitió el expediente al despacho donde se estudia el proceso 2011-000418-00, para que se analizara la acumulación del proceso con el de la referencia y con el expediente 2012-00318-00. 38. Mediante auto de 29 de marzo de 201916 se negó la solicitud de acumulación por cuanto el expediente 2011-00418-00 se tramita por el procedimiento escritural previsto en los artículos 206 a 211 del Código Contencioso Administrativo – CCA y en el expediente 2012-00318-00 ya se había fijado fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. 39.
A través de autos de 28 de junio de 2019, 31 de enero, 13 de julio y 24 de septiembre de 202017 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 2 de octubre de 202018. 9 Folios 290 a 306 C 3. 10 Índice 68 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Folio 219 C 3. 12 Folios 246 a 248 C 3. 13 Folio 258 C 3. 14 Folio 248 vto.
C 3. 15 Folios 339 a 340 C 3. 16 Folios 347 a 349 C 3. 17 Folios 251, 366 y 375 C 3 e índice 62 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 68 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 40.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se tuvo por no contestada la demanda por parte de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S., se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se decretó la incorporación del expediente administrativo 10-102429. 41.
Mediante auto de 30 de octubre de 202019 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 42. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 241-IP-2020 de 22 de abril 202120 en la que indicó que no interpretaría el articulo 136 literal f) de la Decisión 486 de 2000, toda vez que no se trata de una infracción de derechos de autor.
Interpretó de oficio el artículo 136 literal a) ibidem para analizar el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad a una marca anterior. Dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136 (Literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación solicitada por no ser materia controvertida la presunta infracción del derecho de autor de un tercero. De oficio se interpretará el Artículo 136 (Literal a) para analizar el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo PROTAPER (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con la marca PRO TAPER (mixto), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad […] 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión 19 Índice 70 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 77 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro PROTAPER (mixto) y la marca PRO TAPER (mixto), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento gráfico y uno denominativo. […] 2.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes […]” (negrilla y mayúscula del original). 43. A través de auto de 6 de agosto de 202121 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 44.
En el término para alegar de conclusión, la sociedad Lacy Distribution Inc.22 y la SIC23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, Industrias Ovi & Protaper S.A.S. 24 solicitó que se negaran las pretensiones de la 21 Índice 85 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 94 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 95 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Índice 91 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio demanda en cuanto no se configuran los supuestos de las normas invocadas como violadas.
Finalmente, el Ministerio Público rindió concepto 21-09925, para lo cual señaló que el signo y las marcas confrontadas tenían similitud ortográfica, fonética y conexión competitiva, de manera que no podían coexistir. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 45. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14926 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 46. Corresponde a la Sala determinar la legalidad de las Resoluciones 79999 de 26 de diciembre de 2012 y 56312 de 26 de septiembre de 2013, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC negó el registro del signo mixto “PROTAPER” solicitado por la sociedad Lacy Distribution Inc., para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y la existencia del registro en Colombia de la marca “PRO TAPER”. 47.
La Sala deberá analizar si, al negar dicho registro, la SIC incurrió en desconocimiento de normas de derecho internacional y nacional relacionadas con la protección marcaria, el derecho de autor y la competencia leal, particularmente lo previsto en el artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de 2000, el artículo 8º de la Convención de Washington, los principios del Tratado de Berna, los artículos 8º, 10º, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 y el artículo 61 de la Constitución Política. 48.
Será necesario establecer si la marca previamente registrada en Colombia por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, hoy de titularidad de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S., es similarmente confundible con el signo solicitado por la sociedad Lacy Distribution Inc. Asimismo, se deberá establecer si la marca del tercero reproduce en su integridad el signo previamente registrado y utilizado internacionalmente por Lacy Distribution Inc. y si ello constituye una infracción a los 25 Índice 93 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio derechos de propiedad industrial, derechos de autor y configura un acto de competencia desleal. 49.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 50. La sociedad Lacy Distribution Inc. solicita que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la SIC: 51. Resolución 79999 de 26 de diciembre de 2012, expedida por la directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se negó el registro del signo mixto “PROTAPER”, clase 12 internacional, con fundamento en la oposición presentada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, hoy Industrias Ovi & Protaper S.A.S., relacionada con su marca “PRO TAPER” (mixta) que identifica productos de la clase 12 del nomenclátor internacional. 52.
Resolución 56312 de 26 de septiembre de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, confirmando la decisión contenida en la Resolución 79999 de 26 de diciembre de 2012. IV.4. Análisis del caso concreto De la vulneración de los literales a) y f) del artículo 136 la Decisión 486 de 2000 53.
La Sala pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 381-IP-201627 indicó que corresponde al juez consultante analizar de manera prevalente la normativa de la Comunidad Andina sobre las demás normas internacionales en materia marcaria. Adicionalmente, adujo que el principio fundamental del Derecho Comunitario Andino es el principio de la primacía del Derecho Comunitario Andino, tal y como se observa a continuación: “[…] 7.2.
El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino es el principio de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, los de: “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino […]”. 7.3.
Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre 27 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales 23-IP-2012, de 23 de agosto de 2012 y 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero […]” (negrilla fuera de texto). 54.
En la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 30-IP-201428 resaltó que uno de los principios para dar aplicación al Derecho Comunitario Andino es el de la autonomía del ordenamiento jurídico andino. Dicho principio establece que el ordenamiento comunitario no se deriva del ordenamiento jurídico de los Países Miembros, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad y, por lo tanto, no se encuentra subordinada su aplicación “[…] al ordenamiento interno, de origen internacional […]”. 55.
En ese sentido, explicó el Tribunal de Justicia que “[…] los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, […] no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales […]”29 (negrilla fuera de texto). 56.
En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la citada interpretación prejudicial 30-IP-2014, consideró que el Juez Consultante debe atender los criterios que se esbozan por parte de dicho Tribunal para resolver, dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales30. 57.
Teniendo en cuenta lo anterior, le corresponde a la Sala realizar el estudio del caso sub examine, teniendo en cuenta de forma prevalente la normativa de la Decisión 486 de 2000, para luego abordar, de ser el caso los cargos relacionados con la Convención de Washington, los principios del Tratado de Berna, los artículos 8º, 10º, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 y la Constitución Nacional. 58.
En ese sentido, la Sala advierte que, por un lado, la demandante invocó como vulnerado el artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de 2000, y por el otro, los actos acusados negaron el registro como marca del signo “PROTAPER” (mixto) al encontrarlo incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem, es decir, al ser similarmente confundible con la marca previamente registrada en Colombia “PRO TAPER”, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 28 Interpretación Prejudicial 030-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, solicitada por el Consejo de Estado dentro del proceso con radicado 2010-00452-00. 29 Proceso 01-AI-2001.
Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818 de 23 de julio de 2002. 30 “[…] 35. Por lo anterior, corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales […]”. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 59.
Adicionalmente, en el caso concreto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 241-IP-2020 de 22 de abril 202131 en la que indicó que no interpretaría el artículo 136 literal f), toda vez que, a su juicio, este caso no trata de una infracción de derechos de autor. En consecuencia, interpretó de oficio el artículo 136 literal a) ibidem para analizar el tema de la irregistrabilidad del signo por identidad a una marca anterior registrada en Colombia. 60.
Es así como en la interpretación prejudicial indicada supra consideró se que “[…] en el proceso interno se discute si el signo PROTAPER (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con la marca PRO TAPER (mixto) (sic), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad […]”. 61.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de 2000. Igualmente, atendiendo a lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial 241-IP-202032, y sin perjuicio de que la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que el signo y la marca cotejados son una reproducción exacta, la Sala debe pronunciarse inicialmente, frente a la presunta transgresión del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000. 62.
Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en: i) el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en especial, el articulo 33; ii) la Decisión 472 de 16 de septiembre de 199933 de la Comisión de la Comunidad Andina, en especial, el artículo 35 del Anexo34; y iii) la Decisión 500 de 22 de junio de 200135 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en especial, el artículo 128, sobre obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial. 63.
De lo expuesto, y con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca previamente registrada en Colombia, es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor36: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un 31 Índice 77 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 32 Índice 77 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 33 Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 34 Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 35 “[…] Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina […]”. 36 Índice 77 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 64.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca previamente registrada en Colombia, así: Signo solicitado por Lacy Distribution Inc.37 Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, hoy de titularidad de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S.38 Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 65.
Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “PRO TAPER”, a nombre del tercero con interés en el resultado del proceso, con el signo mixto “PROTAPER” solicitado por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 37Folio 169 Vto.
Cuaderno de antecedentes administrativos 38 Folio 174 Vto. Cuaderno de antecedentes administrativos 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 66. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y la marca objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 67.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 68.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 69.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”39. 70.
Adicionalmente, la Sala advierte que, en la solicitud de registro de la marca concedida en Colombia al tercero con interés directo en el resultado del proceso, la denominación es “PRO TAPER”40 y, en este sentido, atendiendo a que se considera que prevalece este elemento sobre el mixto, se considera que se debe realizar el estudio en la forma en la cual fue solicitado. 71.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca en conflicto “PROTAPER” y “PRO TAPER, que identifican productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de 39 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 40 Consulta realizada el 5 de mayo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 72.
Así pues, corresponde abordar el análisis de los signos distintivos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de estos, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado P R O T A P E R 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca previamente registrada P R O T A P E R 1 2 3 4 5 6 7 8 73.
De la revisión del signo y la marca, la Sala advierte que son idénticas, en tanto que existe una reproducción. Así pues, el signo no contiene elementos adicionales que lo hagan diferenciable, pues suprimir un espacio entre las partículas “PRO” y “TAPER” no lo dota de distintividad ortográfica. 74. En relación con la comparación fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es idéntica, debido a que, como se dijo, guardan identidad en su composición. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal identidad: PROTAPER – PRO TAPER - PROTAPER – PRO TAPER - PROTAPER – PRO TAPER - PROTAPER – PRO TAPER - PROTAPER – PRO TAPER - PROTAPER – PRO TAPER - PROTAPER – PRO TAPER - PROTAPER – PRO TAPER 75.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que las palabras: i) PRO significa “Ventaja o aspecto favorable”41; y ii) 41 Consultado en https://dle.rae.es/pro?m=form 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TAPER, en inglés, significa “afilar, afilarse, estrechar, estrecharse”42, sin embargo, esta no es de conocimiento del consumidor promedio en Colombia. 76.
Teniendo en cuenta lo anterior la Sala considera que, en su conjunto, el signo y la marca corresponden a una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores y no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que las expresiones “PROTAPER” y “PRO TAPER” son de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque43. 77.
De esta manera, teniendo en cuenta la identidad en la composición de los signos distintivos cotejados, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 78. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 79.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201844 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de 42Consultado en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/taper 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 44 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 80. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 81.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 82. En el caso sub examine, el signo solicitado “PROTAPER” lo fue para proteger los siguientes productos de la clase 12: “[…] REPUESTOS Y PARTES PARA MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS TALES COMO MANUBRIOS, ABRAZADERA DE MANUBRIOS, PUÑOS DE MANUBRIOS, ALMOHADA PARA MANUBRIOS, SOPORTE Y AGARRADERAS DE MANUBRIO, MANUBRIOS Y SUS ACCESORIOS EN GENERAL PARA MOTOCICLETAS, FRENO PARA MOTOCICLETA, PALANCAS DE EMBRAGUE, RUEDAS DENTADAS, VALVULAS REGULADORES, COLUMNAS DE DIRECCIÓN Y LA DIRECCIÓN, HERRAJES DE PIE PARA DESCANSARLOS, PALANCA DE CAMBIO DE MARCHASM PALANCA DE FRENO TRASERO, CADENA DE TRANSMISIÓN, DISCOS DE FRENO, SOPORTES DE DISCO, PINZAS DE FRENOS, PROTECTORES EN FORMA DE RUEDAS PARA MANUBRIOS, PROTECTORES PARA MANUBRIOS, CUBIERTAS DE PALANCA DE PERCHAS Y CABLES DE CONTRO […]”. 83.
Por su parte, la marca previamente registrada “PRO TAPER” ampara productos de la misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clase 12: “[…] ACCESORIOS PARA MOTOS;
MANUBRIOS, RINES, ACCUTRAX GUARDACADENAS, PROTECTORES EXOSTO, REPOSAPIES, PLATINAS ANTIBRIBRANTE, TAPONES, MANILAES, TAPA VÁLVULAS (TODOS LOS PRODUCTOS SON EN ALUMINIO). […]”. 84. Al comparar los productos indicados supra, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 85.
En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos de la clase 12 identificados por el signo incluyen “REPUESTOS Y PARTES PARA MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS TALES COMO […] MANUBRIOS”. Por su parte, la marca identifica “ACCESORIOS PARA MOTOS; MANUBRIOS […]”, lo que indica que, por un lado, reivindican unos productos idénticos y, por el otro, están dirigidos a un mismo segmento de mercado y cumplen una función análoga.
La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente. 86. Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos distintivos confrontados comparten un entorno funcional común, pues pueden ser consumidos conjuntamente.
Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial. 87. La complementariedad implica que el consumo de un producto fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor.
A saber, quien requiere de una “VÁLVULA” también puede necesitar de “TAPA VÁLVULAS”. 88. En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos distintivos, toda vez que comparten características funcionales y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución. Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 89.
Así, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a la identidad mencionada anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de las marcas confrontados provienen del mismo titular, esto es, de fabricantes relacionados económicamente. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 90.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201545, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 91.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marcas previamente registrada en Colombia. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales46: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 92. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una identidad entre el signo y la marca analizada, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
En consecuencia, la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no violó la normativa comunitaria andina indicada supra e interpretada de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como aplicable al caso sub examine. De la vulneración del artículo 8º de la Convención de Washington 45 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 93.
Ahora bien, comoquiera que con la expedición de los actos acusados no se transgredió la norma comunitaria andina interpretada de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procede la Sala a examinar la presunta violación del artículo 8° de la Convención de Washington alegada por la parte demandante. 94. Es así como esta Sala, mediante sentencias de 18 de noviembre de 202247 y 17 de octubre de 202448, manifestó que, en aquellos casos en los que no prosperan los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, procede abordar los relacionados con la Convención de Washington. 95.
Ahora, en lo atinente al principio de territorialidad en materia marcaria, la jurisprudencia de la comunidad andina49 ha indicado que, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000, “[…] los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros […]”. 96.
Así pues, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los Estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo registro, por lo que, teniendo en cuenta que el litigio versa sobre un registro hecho en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad.
Sin embargo, lo anterior para nada riñe con la posibilidad de dar aplicación a la Convención de Washington en Colombia. 97. Sobre el particular, cabe destacar que la jurisprudencia50 de la Sala ha sido clara en considerar que la misma Convención de Washington contempla los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan. 98.
En efecto, frente a la aplicación de la Convención de Washington en Colombia, cabe resaltar que, de conformidad con su artículo 3º51, “[…] toda marca debidamente 47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de noviembre de 2022. Rad.: 2011-00418-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 48 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de octubre de 2024. Rad.: 2014-00184-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 49 Interpretación prejudicial 94-IP-2014 de fecha de 16 de julio de 2013. 50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de agosto de 2022. Rad.: 2008-00212-00.
MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 51 “[…] Artículo 3o.- Toda marca debidamente Registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados […]”.
Podrá denegarse o cancelarse el registro de depósito de marcas: 1.- Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito. 2.- Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del País al tiempo en que se solicite el registro o depósito, cuando el propietario de las marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma.
Para determinar el carácter distintivo de una Marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca y si dicha Marca ha adquirido de hecho en el País en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante. 3.- Que ofendan a la moral pública o sean contrarias al orden público. 4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público. 5.- Que contengan representaciones de tipos raciales o 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley nacional de dichos Estados […]” (negrilla fuera de texto). 99.
En ese orden de ideas, cuando algún interesado en una marca desea hacer valer su derecho en Colombia, derivado de un registro o depósito previo de ese signo en alguno de los Estados Contratantes de la Convención de Washington, deberá realizar el proceso de registro de su marca ante la SIC. 100. Cabe advertir que el artículo 3º de la Convención de Washington no le concede un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto que para ostentar tal prerrogativa se requiere realizar su acreditación ante la SIC, según lo disponen las normas internas. 101.
Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo 3º ibidem, el artículo 7º de la Convención de Washington establece los lineamientos y asuntos que deberán acreditarse para que el titular de una marca protegida en uno de los Estados Contratantes pueda reclamar para si el derecho de usar una marca preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en dicho país. 102.
En el citado artículo, se condiciona el uso preferente y exclusivo de la marca en otro país miembro, “[…] siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención […]”. De manera que, si el titular de una marca protegida en alguno de los Estados Contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado Contratante de la Convención de Washington, debe registrar la marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición. 103.
Nótese, entonces, que la Convención de Washington no le concede a la parte demandante un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto que para ostentar tal prerrogativa debe ejercer oposición o tener el registro ante la SIC, según lo disponen las normas internas. 104. En consecuencia, la sociedad demandante para hacer valer un derecho de uso preferente y exclusivo en Colombia, derivado de su condición de titular de las marcas en los Estados Unidos, debía acreditar que ha registrado dicha marca en Colombia o en cualquier otro Estado de la Comunidad Andina y oponerse a la solicitud de registro de la denominación “PRO TAPER”, radicada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, hoy de titularidad de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S. paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados Contratantes distinto al de origen de la Marca. 6.- Que tenga entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la Marca, en cualquiera de los demás países contratantes […]”. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 105.
Ahora bien, frente a este cargo, la parte demandante sostiene que la SIC desconoció el artículo 8º de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, también conocida como Convención de Washington, al negar el registro del signo mixto “PROTAPER” solicitado por Lacy Distribution Inc. Según se argumentó, dicha sociedad tiene registradas en Estados Unidos desde 1991 las marcas mixtas “PRO TAPER” y “PROTAPER”, que han sido usadas pública, continua e ininterrumpidamente, y que cuentan con protección internacional.
La disposición es del siguiente tenor: “[…] Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados contratantes distinto al del origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza, capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación y anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicita la cancelación: a) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y b) Que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende, tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se fundó la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o c) Que el propietario de la marca que solicite la cancelación, basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado o comercie con o en el país en que se solicite la cancelación, y que en éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma […]”. 106.
Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante, en el escrito de demanda, solicitó que se cancelen los registros con certificados 291471 y 368618, de las marcas PRO TAPER, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, así: “[…] 4. Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por (sic) Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente determinadas, se ordene cancelar el registro de la marca PRO TAPER, clase 06 int., Expediente No. 03.099651, certificado 291471, vigente hasta el 14 de Septiembre de 2012, de la sociedad INDUSTRIAS OVI & PROTAPER S.A.S. 5.
Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por (sic) Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente determinadas, se ordene cancelar el registro de la marca PRO TAPER, clase 12 int., Expediente No. 08.044708, certificado No. 368618, vigente hasta el 25 de Noviembre de 2018, de la sociedad INDUSTRIAS OVI & PROTAPER S.A.S. […]”. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 107.
Teniendo en cuenta lo expuesto supra, la Sala advierte que el titular de una marca puede solicitar su registro en otro de los estados contratantes y, cuando este se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o semejanza capaz de generar confusión, tiene el derecho a solicitar la cancelación o anulación del registro de la marca previamente registrada. 108.
Sin embargo, en el caso sub examine, la Sala considera que no es dable dar aplicación a lo previsto en el artículo 8 de la Convención de Washington para pretender la cancelación de las marcas previamente registradas en Colombia, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, por cuanto los actos administrativos que las concedieron no fueron demandados en el expediente del proceso de la referencia. 109.
Es así como, la Sala recuerda que en el presente asunto no se controvierte la legalidad de los actos mediante los cuales fueron concedidos los registros marcarios de propiedad de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S., sino la negativa de registro al signo “PROTAPER” solicitado por la parte demandante. Así, cualquier cuestionamiento sobre el actuar del tercero al momento de solicitar sus marcas, como la solicitud de su cancelación, debe ventilarse en el marco de un proceso autónomo que controvierta directamente la legalidad de tales registros. 110.
De allí que, se prohíja lo considerado por esta Sala en sentencia de 17 de octubre de 202452, en la cual se analizó la legalidad de las resoluciones que negaron el registro como marca del signo mixto “PROTAPER” para identificar productos en la clase 6ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, indicando que: “[…] NO ERA POSIBLE ANALIZAR LA PRESUNTA VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 8 IBIDEM, POR CUANTO DICHA NORMATIVA LO QUE PROCURA ES HABILITAR A QUIEN SE LE NIEGUE EL REGISTRO DE UNA MARCA ES UNO DE LOS ESTADOS CONTRATANTES, POR EXISTIR UNA PREVIA, SOLICITAR LA CANCELACIÓN Y/O ANULACIÓN DE DICHO REGISTRO, SITUACIÓN QUE NO OCURRE EN EL PRESENTE PROCESO, PUES LA ACTORA AQUÍ NO PUEDE VENTILAR LA CANCELACIÓN Y/O ANULACIÓN DE LOS REGISTROS DE LAS MARCAS OPOSITORAS, NI TAMPOCO ENJUICIAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ORDENARON SU CONCESIÓN […]”.
(mayúscula dentro del texto) 111. No obstante, la Sala precisa que esta Sección, en sentencia de 18 de noviembre de 202253, ya tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de la pretensión de cancelación de las marcas “PRO TAPER” previamente registradas en Colombia, a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso, específicamente respecto de la marca con certificado 368618. 52 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de octubre de 2024. Rad.: 2014-00184-00. MP.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 53 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de noviembre de 2022. Rad.: 2011-00418-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 112.
En dicha providencia se consideró que no se configuró la violación alegada del artículo 8º de la Convención de Washington, toda vez que, si bien esta disposición permite a un titular extranjero solicitar la cancelación o nulidad de un registro posterior efectuado en otro Estado Contratante, ello está condicionado a la acreditación previa de ciertos requisitos.
En particular, el artículo 7º exige el cumplimiento de las formalidades establecidas por la legislación interna del país en el cual se pretende hacer valer el derecho, tales como la presentación oportuna de oposición frente a la solicitud de registro del signo supuestamente infractor. 113. En ese orden de ideas, se indicó en esa oportunidad que la sociedad demandante no acreditó haber registrado la marca “PROTAPER” en Colombia ni en otro país miembro de la Comunidad Andina, ni tampoco ejerció oposición alguna ante la SIC contra la solicitud presentada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid.
Esta omisión impidió la aplicación de los mecanismos de protección previstos tanto en la Convención de Washington como en la normativa comunitaria andina. 114. Aunado a lo anterior, la Sala evidenció que tampoco se probó la notoriedad de los signos “PROTAPER” y “PRO TAPER”, en tanto que no se allegó prueba alguna que acreditara los elementos necesarios para que dicho signo sea considerado notoriamente conocido, conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000.
La falta de acreditación de esta condición impidió extenderle el régimen especial de protección aplicable a los signos notoriamente conocidos. 115. Así las cosas, en ese caso se concluyó que no era procedente invocar un derecho de uso preferente derivado de registros marcarios extranjeros, sin haber agotado las vías procesales previstas por el ordenamiento jurídico nacional y comunitario.
Ello, comoquiera que la Convención de Washington no otorga un derecho automático ni exime del cumplimiento de los procedimientos internos. 116. Es así como esta Sala expuso que54: “[…] 61. Por lo tanto, lo que le correspondía, según artículo 7º de la Convención de Washington, en armonía con las normas del Derecho Comunitario Andino, era presentar oposición marcaria.
De la revisión del plenario, encuentra la Sala que la parte demandante, tal y como ella misma lo asegura en el escrito demandatorio, no presentó oposición ante la SIC para controvertir la solicitud de la marca «PRO TAPER» (mixta) radicada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid. 62. Se reitera que para que los efectos de la Convención de Washington puedan ser reclamados por la sociedad actora en Colombia, ésta debía haber ejercido la oposición alegando dichos elementos, en el término previsto para ello y probando lo que se exige en el citado artículo. 63.
En el mismo sentido, el cual se prohíja en esta oportunidad, se pronunció la Sala en sentencia de 11 de agosto de 2022, en un asunto de similares supuestos fácticos, en el que indicó lo siguiente: 54 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de noviembre de 2022. Rad.: 2011-00418-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio «[…] para que los efectos del artículo 3º de la Convención de Washington puedan ser reclamados por la sociedad actora, ésta debía haber ejercido la oposición alegando dichos elementos, en el término previsto para ello y probando lo que se exige en el citado artículo. 90.
Se reitera que el artículo 3º de la Convención de Washington exigen (sic) al titular de una marca, para reclamar el derecho a la protección del signo, a solicitar registro o a presentar oposición «siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna». 64. En tal virtud, el cargo sobre violación del artículo 7º de la Convención de Washington no es susceptible de prosperar. […]” (negrilla fuera de texto). 117.
En suma, la Sala concluye que, en el caso concreto, no es posible analizar lo previsto en el artículo 8 de la Convención de Washington toda vez que los actos administrativos que concedieron el registro de las marcas del tercero, y respecto de las cuales se solicita su cancelación, no fueron demandados en este proceso. Máxime si se tiene en cuenta que esta Sala, en la sentencia de 18 de noviembre de 202255, citada supra, ya resolvió los argumentos de nulidad expuestos por la parte demandante para la cancelación de estos, negándolos.
De la vulneración de los artículos 61 de la Constitución Política y lo previsto en el Tratado de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas 118. La parte demandante argumentó que la negativa del registro marcario por parte de la SIC vulneró los derechos constitucionales y supranacionales relacionados con la protección de la propiedad intelectual.
En primer lugar, precisó que el artículo 61 de la Constitución Política impone al Estado la obligación de proteger la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que señale la ley. 119. En el presente caso, según la parte demandante las marcas “PROTAPER” y “PRO TAPER” fueron registradas como obra ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y se encuentran amparadas por el Tratado de Berna, instrumento adoptado en Colombia mediante la Ley 33 de 1987.
Comentó que esta obra fue reproducida sin autorización en el signo previamente registrado por un tercero en Colombia. Según la parte demandante, la SIC, al ignorar estos fundamentos, permitió la legitimación de un signo que infringe derechos previamente adquiridos, desconociendo el marco normativo nacional e internacional sobre propiedad intelectual. 120.
Por esto, la Sala se debe pronunciar sobre el eventual desconocimiento del Tratado de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, con el fin de establecer si la actuación administrativa desconoció estándares internacionales en materia de protección de obras intelectuales. 55 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 18 de noviembre de 2022. Rad.: 2011-00418-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 28 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 121. En ese contexto, la Sala destaca que independientemente de si el diseño de una marca puede ser considerado una obra susceptible de protección vía derechos de autor o no, tal circunstancia no tendría relevancia en el presente asunto, comoquiera que la parte demandante no acreditó que ostentara dichos derechos frente al diseño de la denominación “PROTAPER”. 122.
En el expediente únicamente obra la manifestación de que el diseño del signo “PROTAPER” fue registrado como obra ante la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, sin que se haya allegado copia del certificado de registro ni prueba alguna de su validez o reconocimiento en el territorio colombiano. 123. Además, la parte demandante no demostró ser la autora ni la cesionaria del diseño del logotipo cuya protección invoca, ni que dicho diseño hubiese sido creado y protegido con anterioridad a los registros marcarios otorgados en Colombia a la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S. Por el contrario, la única prueba aportada es una declaración suscrita en 2010 sobre un supuesto registro de derechos de autor en Estados Unidos, cuya fecha es posterior a la concesión de los registros marcarios en Colombia, efectuados en 2003 y 2008. 124.
En efecto, los documentos aportados para sustentar la presunta creación de la imagen “PROTAPER” consisten en una declaración de la representante legal de la demandante de fecha 4 de enero de 2011 en la que se afirma que la solicitud de registro de derechos de autor fue presentada en el año 2010 ante la Biblioteca del Congreso de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América.
Este hecho resulta insuficiente, toda vez que las marcas mixtas “PRO TAPER” ya habían sido registradas en Colombia para esa fecha, tal y como se anotó líneas atrás a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 125. A igual conclusión se llegó en la sentencia de 17 de octubre de 202456, en la cual se analizó la legalidad de las resoluciones que negaron el registro como marca del signo mixto “PROTAPER”, para identificar productos en la clase 6ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, como se observa a continuación: “[…] Al respecto, vale la pena destacar que independientemente de si el diseño de una marca puede ser considerado una obra susceptible de protección vía derechos de autor o no, tal circunstancia no tendría relevancia en el presente asunto, comoquiera que la parte actora no acreditó que ostentara dichos derechos frente al diseño del signo “PRO TAPER” (mixta).
En efecto, lo único que consta en el expediente es la afirmación de que el diseño del signo se encuentra registrado como obra ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. En todo caso, la Sala llama la atención del hecho relativo a que la actora, en el caso sub examine, pretende proteger a través de los derechos de autor el signo solicitado como marca en el presente asunto pues, como se advierte del cuadro traído a colación, dicha imagen corresponde exactamente a la parte gráfica del signo cuestionado, sin que ello conlleve automáticamente a que ésta deba ser 56 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de octubre de 2024. Rad.: 2014-00184-00. MP.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 29 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio protegida como una obra artística pues, se insiste, ni siquiera demostró que fuera su creadora.
En efecto, los documentos allegados para demostrar la presunta creación de la imagen “PROTAPER”, estos son, una declaración suscrita por la representante de la actora en 2011 que indica que la solicitud de derechos de autor sobre dicho logotipo fue diligenciado ante la librería del Congreso de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos de América, el 3 de enero de ese año, esto es, con posterioridad a la concesión de los registros por parte de la SIC de las marcas mixtas “PRO TAPER”, a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, las cuales ocurrieron en los años 2004 y 2008 […]” (negrilla fuera de texto). 126.
Conforme al análisis efectuado, la Sala concluye que no se acreditó la vulneración del artículo 61 de la Constitución Política relacionado con la protección de la propiedad intelectual por parte del Estado, así como tampoco se estableció la infracción a las disposiciones del Tratado de Berna sobre derechos de autor. Lo anterior, debido a que no se probó que la sociedad Lacy Distribution Inc. ostentara derechos de autor válidos y vigentes en Colombia sobre el diseño del signo mixto “PROTAPER”. 127.
Así las cosas, la protección automática prevista en el Tratado de Berna, si bien no requiere del requisito formal de registro, no exime a quien alega derechos de autor de su carga probatoria respecto de la autoría, la titularidad y la fecha de creación de la obra. 128. Por tanto, este cargo tampoco está llamado a prosperar, al no demostrarse que el registro marcario aprobado por la SIC hubiera infringido derechos constitucionales o supranacionales relacionados con la propiedad intelectual o los derechos de autor.
De la vulneración de los artículos 8º, 10º, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 por actos de competencia desleal y mala fe 129. Finalmente, la parte demandante argumenta que la decisión de la SIC omitió considerar las conductas de competencia desleal en que se habría incurrido el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, hoy derechos de propiedad en cabeza de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S., en tanto la solicitud de registro de la marca “PRO TAPER” data de 2003, reproduciendo integralmente el signo ya conocido y utilizado en el extranjero, y en 2008 modificó su diseño para replicar exactamente el nuevo estilo adoptado por Lacy Distribution Inc., lo cual revela la intención manifiesta de aprovecharse de la reputación y el posicionamiento internacional de la marca “PROTAPER”, configurando actos de mala fe y competencia desleal. 130.
Al respecto, la Sala encuentra que tal inconformidad ya fue resuelta por esta Corporación en la precitada sentencia de 18 de noviembre de 202257 en la que se consideró: 57 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de noviembre de 2022. Rad.: 2011-00418-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 30 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Competencia desleal y mala fe 46.
Respecto de las actuaciones de competencia desleal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha señalado que esta se puede dar por «confusión con una marca registrada» o por «aprovechamiento de la reputación ajena», para lo cual explicó el alcance de ambos términos, en el siguiente sentido: «1. La competencia desleal por confusión con una marca registrada. […] Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.
El análisis que haga la corte consultante, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. […] 2.
La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. […] La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de un empresa. […] En la misma providencia el Tribunal estableció para estos casos el alcance del mercado: “Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico.
Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.” (Proceso 54-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUB MK mixta). 75 En el presente caso, el Juez consultante deberá establecer la eventual conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente: […] - Analizar los indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.
Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.» (Resaltado fuera de texto original) 31 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 47.
De otra parte, frente a la mala fe en materia marcaria, en la citada jurisprudencia comunitaria, el Tribunal precisó que en las actuaciones de derecho marcario se presume la buena fe, por tanto, quien afirme una vulneración a dicho principio debe probarla. En esa línea, señaló: «[…] De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”.
Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109- IP-2007, marca: LOMA’S (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N°. 1581, de 4 de febrero de 2008). […]» (Resaltado fuera de texto original) […] Frente a este argumento, no se encuentran elementos probatorios ni indicios razonables que permitan determinar esta circunstancia y, mucho menos, que se solicitó el registro con el ánimo de aprovechar la notoriedad de la marca. 91.En ese orden de ideas, y como quiera que no se demostró que la parte actora y el tercero con interés concurrieran en el mismo mercado, tampoco se podría hablar de actos de competencia desleal por parte de este último. 92.Lo anterior, permite determinar que en el sub lite no aparecen pruebas ni indicios que demuestren de manera fehaciente que el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca, de la existencia de las marcas de la sociedad Lacy Distribution, INC., de su notoriedad y prestigio.
Tampoco que ambas marcas concurran en el mismo mercado físico o electrónico. 93.En tal virtud, tampoco prosperan los argumentos de la parte demandante frente a competencia desleal o actos de mala fe […]” (negrilla fuera de texto). 131. Siguiendo el precedente antes transcrito, la Sala considera que el cargo por presunta competencia desleal y mala fe tampoco está llamado a prosperar.
Si bien la parte demandante alegó que la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S. incurrió en conductas orientadas a aprovecharse del prestigio y reconocimiento de las marcas “PROTAPER” y “PRO TAPER” registradas previamente en el extranjero, no se aportaron elementos probatorios que acreditaran de forma razonable la existencia de dichos actos ni su impacto dentro del mercado colombiano. 132.
Como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para configurar una conducta desleal por confusión o por aprovechamiento de la reputación ajena se requiere que los actores concurran efectivamente en un mismo mercado físico o electrónico, y que exista prueba de la notoriedad, prestigio o posicionamiento del signo presuntamente afectado.
En el caso sub examine, la parte demandante no acreditó que sus productos circularan en el mercado colombiano al momento de los 32 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio registros efectuados por el tercero, ni que este último hubiese actuado con conocimiento del uso previo del signo a nivel internacional. 133.
Tampoco se aportaron indicios razonables que permitan inferir una intención desleal o dolosa en la solicitud de registro presentada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, hoy registros de titularidad de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S. Por el contrario, la buena fe se presume en materia marcaria y corresponde a quien la discute acreditar su inexistencia, lo que no ocurrió en este proceso. 134.
Adicionalmente, la Sala reitera que en el presente asunto no se controvierte la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales fueron concedidos los registros marcarios hoy de propiedad de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S., sino la negativa de registro al signo “PROTAPER” solicitado por la parte demandante. Así, cualquier cuestionamiento sobre el actuar del tercero al momento de solicitar sus marcas debe ventilarse en el marco de un proceso autónomo que controvierta directamente la legalidad de tales registros. 135.
En relación con este último punto, la Sala recuerda que, mediante sentencia de 18 de noviembre de 2022, varias veces citada, se negó la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro del signo mixto “PRO TAPER” para identificar productos de la clase 12ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Omar de Jesús Villegas Cadavid. 136.
En consecuencia, no se demostró que las actuaciones del tercero con interés en el resultado del proceso constituyeran actos de competencia desleal y mala fe conforme a lo previsto en los artículos 8°, 10°, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996. En tal virtud, este cargo tampoco está llamado a prosperar. 137. Finalmente, la Sala advierte que la parte demandante argumentó que es titular del registro de la marca “PROTAPER” en casi todos los continentes, esto es, en Australia, Brasil, Chile, México, Nueva Zelanda y Venezuela, así como en Suráfrica, Venezuela, Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Comunidad Europea, México y Nueva Zelanda. 138.
Al respecto, se considera que el examen de registrabilidad se realiza de oficio, es integral, debe ser motivado y autónomo, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina. En ese sentido, el estudio de registrabilidad de la marca negada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos que pudieran ser idénticos o similares.
IV.5. Conclusión 139. En consideración a lo expuesto, la Sala concluye que no se acreditaron los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para que prosperaran los cargos formulados por la parte demandante. 33 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 140.
En efecto, se advierte que el signo solicitado esta incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como aplicable al caso concreto, pues es similarmente confundible con la marca previamente registrada en Colombia por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, al existir identidad y conexidad competitiva. 141.
Asimismo, se precisó que no resulta aplicable el artículo 8 de la Convención de Washington para solicitar la nulidad de los actos acusados y la cancelación de las marcas del tercero, pues estas fueron concedidas a través de resoluciones que no son las demandadas en el caso sub examine. 142. Adicionalmente, no se acreditó la titularidad de derechos de autor protegibles en los términos del Tratado de Berna ni se probó la existencia de actos de competencia desleal o mala fe conforme a lo previsto en la Ley 256 de 1996.
Por el contrario, se constató que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a la normativa aplicable al momento de negar el registro del signo solicitado, sin que ello suponga vulneración alguna de disposiciones constitucionales, comunitarias o internacionales. 143. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de nulidad formuladas en la demanda y no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 34 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00 Demandante: Lacy Distribution Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.