Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020130022900 Demandante: Federico Díaz Quintero Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Fausto Sáenz Orjuela y Carlos Arias Marroquín Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Federico Díaz Quintero1 contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 45504 de 30 de agosto de 2011. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1. Federico Díaz Quintero presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 22 del cuaderno principal. 2 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co control de nulidad, adecuado a la acción de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 45504 de 30 de agosto de 2011, “Por la cual se concede un registro”: expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta U que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] Que se declare la nulidad de la resolución No. 45504 del 30 de agosto de 2011, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, concede el registro de la marca U INGRESE A LA UNIVERSIDAD (MIXTA), para distinguir servicios de la clase 41 internacional.

Que como consecuencia de la anterior petición, se ordene a la entidad demandada, anular el registro de la marca mixta U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, para distinguir servicios de la clase 41 internacional, concedida a favor del señor FAUSTO SAENZ ORJUELA según expediente administrativo No. 2011037721. Que se ordene la Publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 2° literal d) Decreto legislativo 209 de 1957.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que se establece en el artículo 176 del C.C.A […]”3. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 2 Cfr. 278 y 279 del cuaderno principal (núm. 2).

Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, “Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 Cfr. Folio 6 y 7 del cuaderno principal. 3 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1.

Fausto Sáenz Orjuela, en adelante, tercero con interés directo en el resultado en el proceso, solicitó el registro como marca del signo mixto “U INGRESE A LA UNIVERSIDAD”, para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La solicitud se publicó, el 20 de abril de 2011, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 627, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 45504 de 30 de agosto de 2011, concedió el registro de la marca mixta U para identificar servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1.

El literal b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 5.2 El numeral 1.2.1.8 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

La parte demandada ignoró la existencia de la marca previamente registrada U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca concedida, inscrita bajo el certificado núm. 4 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 239268, por lo que se concedió un registro para una marca igual y que identifica el mismo tipo de servicios. 6.2.

La marca U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, inscrita bajo el certificado núm. 239.268, estuvo vigente hasta el 30 de marzo de 2011, pero su vigencia definitiva teniendo en cuenta el periodo de gracia previsto por el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, se extendía hasta el 5 de noviembre de 2011, obsérvese que la solicitud de registro en la que se expidió el acto acusado se tramitó en su totalidad estando en vigencia la marca mencionada.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.3. Existe confusión visual entre las marcas U y U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, que distinguen servicios de Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.4. Los elementos gráficos o logotipos y palabras adicionales que pudieren acompañar a la marca carecen de importancia, pues si bien ellos pueden llegar a tener características diferentes, estas no son suficientes para producir distintividad ante la presencia de la plena semejanza, nacida del hecho de que la marca concedida contiene plenamente la marca previamente registrada. 6.5.

Existe confusión auditiva entre las marcas U y U INGRESE A LA UNIVERSIDAD. 6.6. La presencia completa de todas y cada una de las letras que componen la marca previamente registrada en la marca posteriormente registrada, hace imposible que exista diferencia. 6.7. Hay confusión ideológica entre las marcas U y U INGRESE A LA UNIVERSIDAD.

Este tipo de confusión vincula los signos distintivos con su significado y lo que este evoca o recuerda en el consumidor, que este caso, son exactamente iguales. 5 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.8. Hay confusión fonética entre las marcas U y U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, para distinguir servicios de la clase 41 internacional. 6.9.

No hay diferencia de clases de los servicios identificados por las marcas. Todo lo expresado constituye argumentación suficiente para que la marca concedida no se hubiese constituido en marca comercial registrada. Violación del numeral 1.2.1.8 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio 6.10. En este caso, en la denominación de la marca, que aparece al comienzo de la publicación, fue omitida la expresión INGRESE A LA UNIVERSIDAD, asumiendo que la marca es solamente la letra U, cuando en realidad no es así, esta situación se reitera en la página 725 de la gaceta núm. 627, correspondiente al índice del ejemplar, lo anterior indiscutiblemente es un error que no fue advertido por el peticionario y mucho menos por la parte demandada.

Así, el numeral 1.2.1.8 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio autoriza a la oficina de registro para efectuar tales correcciones, pues son esenciales para que los terceros realicen las oposiciones a que haya lugar, más aún cuando las expresiones omitidas en la representación gráfica de la marca aparecen en un tamaño que es prácticamente ilegible.

Violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 6.11. Contra la solicitud de registro no fue propuesta oposición, pero ello no obsta para que la parte demandada, en virtud de sus facultades oficiosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, hubiese negado la marca, por cuanto la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de proceder al examen de registrabilidad de oficio.

Por lo tanto, cuando dos marcas presenten semejanzas, identidades o se encuadren dentro cualquier causal de irregistrabilidad no serán registrables. Contestaciones de la demanda 6 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.

La parte demandada4 contestó la demanda y, en ese sentido: 7.1 Explicó que, conformidad con el artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, cuando una marca vence y no es renovada dentro del periodo de gracia, el registro caducado deja en libertad a un tercero para solicitarlo, por lo que Fausto Sáenz Orjuela, tercero con interés directo en el resultado del proceso tenía derecho a solicitar la marca concedida. 8.

Los terceros con interés directo en el resultado del proceso contestaron la demanda: 8.1 Fausto Sáenz Orjuela5, se opuso a las pretensiones formuladas. 8.2. Carlos Hernando Arias Marroquín6, solicitó anular el registro de la marca mixta U, para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor de Fausto Sáenz Orjuela, según expediente administrativo núm. 2011037721.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de mayo de 20187, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y este profirió la Interpretación Prejudicial 359-IP-2018 de 26 de julio de 20198, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a), 150 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Cfr. Folios 41 a 51 del cuaderno principal. 5 Cfr. Folios 58 a 174 del cuaderno principal. 6 Cfr. Folios 182 a 186 del cuaderno principal. 7 Cfr. Folios 233 a 236 del cuaderno principal. 8 Cfr. Índice 59 de SAMAI. 7 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Procede la interpretación de los artículos 136 literal a) por ser materia controvertida la eventual confusión entre signos, del 150 para analizar el examen de registrabilidad y el 174 para revisar la figura de la renovación de una marca.

No procede la interpretación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ya que no se discute en el proceso interno la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado. De oficio se interpretarán los artículos 152 y 153 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para analizar la figura de la renovación de una marca […]”. 10.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia Inicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de agosto de 20199, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y en la audiencia inicial realizada el 20 de agosto de 201910: i) declaró saneado el proceso; ii) adecuó el medio de control de nulidad a la acción de nulidad relativa, iii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180; iv) declaró no probadas las excepciones previas propuestas por Fausto Sáenz Orjuela y advirtió que las excepciones de mérito se resolverán en la sentencia; v) fijó el objeto del litigio; vi) declaró precluida la posibilidad de conciliación; vii) declaró precluida la fase de medidas cautelares; viii) resolvió sobre unas solicitudes probatorias; ix) convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia de pruebas; y x) realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas, reanudación del proceso y traslado para alegar 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 11 de febrero de 202011, proferido en la audiencia de pruebas, resolvió comisionar a un Magistrado Auxiliar para que practicara las pruebas decretadas, cumpliéndose con el objeto de la comisión. 9 Cfr. Folios 247 a 249 del cuaderno principal. 10 Cfr. Folios 270 a 294 del cuaderno principal. 11 Cfr. Folios 305 a 315 del cuaderno principal. 8 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 20 de enero de 2025, resolvió sobre: i) la reanudación del proceso; ii) la incorporación de una comisión; iii) el control de legalidad; iv) una solicitud probatoria; v) la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y vi) el traslado para alegar de conclusión. Alegatos de conclusión 14.

La parte demandante12, reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 15. La parte demandada13 solicitó declarar la configuración del supuesto previsto en el inciso inciso 4o del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al presente proceso. 16. Fausto Sáenz Orjuela, tercero con interés directo en el resultado del proceso14, solicitó declarar la legalidad del acto acusado. 17.Carlos Hernando Arias Marroquín, tercero con interés directo en el resultado del proceso, guardó silencio en esta oportunidad procesal. 18.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de febrero de 202515, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte de los estados actuales de los registros marcarios núms.: i) 449794 de la marca mixta U, que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Fausto Sáenz Orjuela, tercero con interés directo en el resultado del proceso y ii) 239268 de la marca mixta U INGRESE A LA UNIVERSIDAD que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Carlos Hernando Arias Marroquín, tercero con interés directo en el resultado del proceso. 12 Cfr. Índice 78 de SAMAI. 13 Cfr. Índice 77 de SAMAI. 14 Cfr. Índice 80 de SAMAI. 15 Cfr. Índice 82 de SAMAI. 9 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación16 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, las cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal17. II. CONSIDERACIONES 20. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) el marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca; vii) desarrollos jurisprudenciales; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 21. Vistos: i) el numeral 8.º del artículo 14918 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 1320 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 22.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. El Acto acusado 16 Cfr. Índice 86 de SAMAI. 17 Cfr. Índice 90 de SAMAI. 18 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”. 19 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 20 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 21 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.

El acto acusado es el siguiente: 23.1. La Resolución núm. 45504 de 30 de agosto de 2011, “Por la cual se concede un registro”: expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. El problema jurídico 24. Le corresponde a la Sala determinar: 24.1. Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación de registro marcario núm. 239268 de la marca mixta U INGRESE A LA UNIVERSIDAD que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Carlos Hernando Arias Marroquín, tercero con interés directo en el resultado del proceso; y 24.2.

En caso de no serlo, si la Resolución núm. 45504 de 30 de agosto de 2011, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta U que identifica servicios de "[ ] FORMACIÓN, EDUCACIÓN, ESPARCIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES; SERVICIOS RELACIONADOS CON PROGRAMAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS;

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE COLOQUIOS, CONFERENCIAS, CONGRESOS, SEMINARIOS SIMPOSIOS, SHOWS; TALLERES DE FORMACIÓN; ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, CONVENCIONES, SEMINARIOS, EXPOSICIONES Y EVENTOS, PROGRAMACIÓN ACADÉMICA; FOROS, ENCUENTROS, CONFERENCIAS, CONGRESOS, PROGRAMACIÓN CULTURAL;

INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CONSULTORÍA, SERVICIOS.DE INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONSULTAS, FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN EDUCACIONAL SOBRE MATERIALES DE INVESTIGACIÓN Y SU REPRESENTACIÓN, SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y COLOQUIOS, CONFERENCIAS SERVICIOS DE 11 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ENSEÑANZA Y DIRECCIÓN DE SEMINARIOS FORMACIÓN, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN. […]” de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el literal a) del artículo 136, los artículos 150, 152, 153 y 174 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el numeral 1.2.1.8 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. 24.3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136, y los artículos 150 y 174 y, de oficio, interpretó los artículos 152 y 153 ibidem. Asimismo, no interpretó el literal b) del artículo 135 ibidem, comoquiera que no se discute en el proceso interno la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado, por lo que no se incluirá en el problema jurídico a resolver.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26. 23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros27. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 27 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 33. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca 34. Vistos: i) el inciso 1.° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, sobre la cancelación del registro, dispone que la oficina nacional competente cancelará un registro marcario cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado, en al menos uno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; y ii) el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, sobre cancelación del registro por notoriedad, que prevé que en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a petición del titular legítimo, cuanto esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo 15 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática28.

Consejo de Estado 36. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”29. 37.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia30, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro31.

Análisis del caso concreto 38. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación del registro marcario núm. 239268 de la marca mixta U INGRESE A LA UNIVERSIDAD que 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 29 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 16 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Carlos Hernando Arias Marroquín, tercero con interés directo en el resultado del proceso. 39.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI –, el registro marcario núm. 239268 de la marca mixta U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, cuyo titular es Carlos Hernando Arias Marroquín, tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra cancelado32. 40.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la consecuencia jurídica de la cancelación del registro de una marca genera que los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso se hayan extinguido. 41. Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que la marca mixta U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, con registro marcario núm. 239268, que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra cancelada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 42.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración del literal a) del artículo 136, los artículos 150, 152, 153 y 174 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el numeral 1.2.1.8 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 32 Cfr. Índice 86 de SAMAI. 17 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas 44. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 18 Número único de radicación: 11001032400020130022900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.