11001032400020160025100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. TESIS: ENTRE LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA “POTAK 41”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, Y LA MARCA NOMINATIVA DE LA ACTORA, “K 41”, NO EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS NI FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS QUE PUEDAN INDUCIR A ERROR AL CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ISAGRO COLOMBIA S.A.S., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina1, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 23946 de 29 de abril de 2011, "Por la cual se concede un registro ", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2. 1 En adelante Decisión 486. 2 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 12 de noviembre de 2010, la sociedad BIOLÓGICOS ESTRADA LTDA., presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “POTAK 41”, para identificar productos comprendidos en la Clase 1ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición. 3°: Que mediante la Resolución núm. 23946 de 29 de abril de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca nominativa “POTAK 41” para identificar productos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BIOLÓGICOS ESTRADA LTDA. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] productos químicos destinados a la agricultura, fertilizantes foliares abono para las tierras […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto que la marca cuestionada carece de fuerza distintiva, toda vez que es similarmente confundible con la marca “K 41”, previamente registrada a su favor en la misma Clase.

Manifestó que la partícula “POTA”, es evocativa del potasio, lo cual no le agrega la suficiente capacidad distintiva al conjunto marcario que permita establecer alguna diferencia con la marca “K 41”, lo que genera riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, por cuanto podrían pensar que se trata de un nuevo producto lanzado al mercado por ella.

Sostuvo que la expresión “POTAK 41” no es apta para distinguir productos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no cumple con los requisitos necesarios que ha establecido la normativa andina para ser registrada como marca. Indicó que no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada para identificar productos en la misma Clase o para los cuales su uso puede 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co causar un riesgo de asociación o confusión indirecta, la cual se da por el origen o procedencia de los mismos.

Indicó que la coexistencia en el mercado de las marcas enfrentadas generaría riesgo de confusión indirecta, por cuanto, aparte de su similitud, el público llegaría a pensar que la expresión “POTAK 41” corresponde a una nueva línea de productos ofrecidos por ella. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que las marcas en conflicto únicamente comparten la letra “K” y el número “41” que, visto dentro de la clasificación de productos químicos agroindustriales, dicha letra corresponde al símbolo del potasio según la tabla periódica, el cual es utilizado en la producción agrícola.

Indicó que la letra “K” en la marca opositora es genérica, por cuanto dentro de la agronomía es un fertilizante, esencial e indispensable para 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la agricultura moderna, siendo utilizado en los procesos de desarrollo y crecimiento de las plantas, utilizado también por sus procesos benéficos en cuanto a la calidad del cultivo.

Adujo que la actora no hizo uso del derecho de defensa dentro del trámite administrativo, por lo que no es de recibo que en esta instancia alegue la falta de perceptibilidad y distintividad de la marca “POTAK 41”. II.-2. La sociedad BIOLÓGICOS ESTRADA LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las súplicas incoadas.

Señaló que la letra “K” en la marca opositora representa el elemento químico del potasio, el cual es usual dentro de los productos químicos destinados a la agricultura como fertilizantes, lo que significa que es genérica e inapropiable. Alegó que a pesar se haber sido publicada en la gaceta oficial de la SIC la solicitud de registro de la marca cuestionada, la actora no realizó oposición alguna, siendo el momento oportuno para alegar la presunta confundibilidad con su marca. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de octubre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, habida cuenta que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1 La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, indicó que lo que pretende es que se corrija el error en que incurrió la SIC, al conceder el registro de la marca objeto de controversia e impedir el grave riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor ante la semejanza de las marcas enfrentadas.

Insistió en que las marcas enfrentadas están registradas en la misma Clase, amparan iguales productos y son semejantes ortográficamente y fonéticamente. IV.-2 La sociedad BIOLÓGICOS ESTRADA LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó despachar desfavorablemente las súplicas de la demanda y reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la misma.

Aseguró que los elementos que coinciden dentro de las marcas enfrentadas, es la letra “K” y el número “41”; y el primero visto dentro de 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la clasificación de productos químicos agroindustriales es de aquellos que se pueden denominar como genérico, ya que dentro de la tabla periódica de elementos químicos esta representa el potasio.

Indicó que no es viable otorgarle a persona y/o sociedad alguna el derecho exclusivo sobre la utilización de la letra “K”, la cual es genérica, por cuanto se creería una posición de ventaja injusta frente a los competidores. Sostuvo que el titular del registro de la marca “K 41” no cumplió con la carga que le es impuesta a efectos de proteger sus derechos.

IV.-3 En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como el Agente del Ministerio público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 7 Proceso 208-IP-2020. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos denominativos […] 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.

Signo conformado por denominaciones de uso común […] 3.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. […] 3.7. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Marcas evocativas […] 4.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un producto deductivo. 4.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 4.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. […]”. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 23946 de 29 de abril de 2011, concedió el registro de la marca nominativa “POTAK 41”, a la sociedad BIOLÓGICOS ESTRADA LTDA, para amparar los siguientes productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Productos químicos destinados a la agricultura, fertilizantes foliares abono para las tierras […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada carece de fuerza distintiva, toda vez que es similarmente confundible con la expresión “K 41”, previamente registrada a su favor en la misma Clase. Manifestó que la partícula “POTA” es evocativa del potasio, lo cual no le agrega la suficiente capacidad distintiva al conjunto marcario que permita establecer alguna diferencia con la marca “K 41”, lo que genera riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, por cuanto podrían pensar que se trata de un nuevo producto lanzado al mercado por ella.

Consideró que la coexistencia en el mercado de las marcas enfrentadas generaría riesgo de confusión indirecta, por cuanto, aparte de su 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similitud, el público llegaría a pensar que la expresión “POTAK 41” corresponde a una nueva línea de productos ofrecidos por ella.

Por su parte la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso argumentaron que la letra “K” en la marca opositora representa el elemento químico del potasio, el cual es usual dentro de los productos químicos destinados a la agricultura como fertilizantes, lo que significa que es genérica e inapropiable. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), “[…] por ser pertinente […]”, no así la del artículo 134, toda vez que “[…] no es objeto de controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro […]”.

El texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: POTAK 41 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA8 K 41 MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA9 Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso los signos enfrentados están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: “[…] a. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 8 Folio 38 del cuaderno núm.1 9 Folio 38 del cuaderno núm. 1 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la actora, la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso relacionados, respectivamente, con que la palabra “POTA”, en la marca cuestionada es evocativa del potasio, por lo que es descriptiva, y que la partícula “K” en la marca opositora es genérica para identificar productos agroindustriales, dentro de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata.

Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que la expresión “POTA” no describe ni informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue la marca cuestionada.

Aunado a lo anterior, la palabra “POTA”, que conforma la marca cuestionada, según el Diccionario de la Real Academia10, significa: “[…] 10 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 7 de septiembre de 2023, https://dle.rae.es/pota 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. f. Calamar basto […]”, por lo que el consumidor en este caso no la asociaría de manera alguna con el término “POTASIO”.

En ese orden de ideas, debe considerarse que la expresión en mención puede ser catalogada como arbitraria, en la medida en que el consumidor en este caso no las asociaría de manera unívoca con “POTASIO”, sino que tendría que hacer una deducción no evidente.11 De otra parte, la Sala observa que la partícula “K”, como en efecto lo indicó la SIC, corresponde a un elemento químico que según la tabla periódica refiere al potasio12.

Es por ello que la Sala observa que la partícula “K” corresponde a un elemento químico que se encuentra habitualmente en los productos químicos agroindustriales, de manera que sí se refiere de manera directa a un ingrediente de los productos que pretende proteger la marca cuestionada en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, productos agrícolas y agropecuarios. 11 Criterio señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 133-IP-2009: “[…] Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente […]” 12 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 7 de septiembre de 2023, https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-alfabetizables 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “K” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un elemento químico13, que resulta ser genérico para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe señalar que al ser un término técnico es inapropiable bajo un derecho exclusivo, de tal forma que el titular de una marca que incluya una expresión de estas características (“K”) no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas14. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, esto es, “POTAK 41” y “41”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Precisado lo anterior, se tiene que respecto a la similitud ortográfica es del caso indicar que “POTAK 41” y “41”, cuentan con diferente raíz y extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica; pues la marca cuestionada, “POTAK 41”, se conforma por una (1) palabra, dos (2) sílabas (PO-TAK), tres (3) consonantes (P-T-K), dos 13 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2008-00429-00.

Reiterado en sentencia de 5 de mayo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2015-00405- 00. 14 Ibidem. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (2) vocales (O-A) y el número “41”, mientras que la marca opositora, “41”, está compuesta solamente por el número (41).

Cabe mencionar que la marca cuestionada, al estar acompañada en su inicio con la partícula “POTAK”, genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, “41”.

En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten el número, “41”, también lo es que este en la marca cuestionada se encuentra combinado con la palabra “POTAK”. En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las marcas enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan raíces distintas. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co POTAK 41 - 41 – POTAK 41 – 41 – POTAK 41 – 41 POTAK 41 - 41 – POTAK 41 – 41 – POTAK 41 – 41 POTAK 41 - 41 – POTAK 41 – 41 – POTAK 41 – 41 POTAK 41 - 41 – POTAK 41 – 41 – POTAK 41 – 41 Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas enfrentadas tengan raíces diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.15 Respecto a la similitud ideológica, el número “41”, que conforma la marca opositora y cuestionada, según el Diccionario de la Real Academia16 significa: “[…] cuarenta y uno, fem. cuarenta y una; apocopado: cuarenta y un […]”. 15 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03- 24-000-2011-00061-00. 16 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 7 de septiembre de 2023, https://www.rae.es/dpd/cardinales 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la palabra “POTAK”, que corresponde a la marca cuestionada, es de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano17.

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía la marca cuestionada, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada “POTAK 41” es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto 17 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “POTAK” sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del artículo en mención, relativo a la conexidad de los servicios que identifican dichos signos, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “POTAK 41”, para amparar productos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado, el cual está acorde con el parámetro fijado por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en aquél. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00251-00 Actora: ISAGRO COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 14 de septiembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.