CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Actores: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd y June E.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros interesados: Santa Teresa Ltda. Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentaron las sociedades El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June E.U. 1 en contra de las Resoluciones Nos. 13729 de 14 de mayo de 2007, 35179 de 26 de octubre de 2007 y la 27939 de 31 de julio de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «LACTEOS EL CORRAL SANTA TERESA» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Santa Teresa Ltda. 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de las sociedades EL CORRAL INVESTMENTS INC., MADEIRA SERVICES LTD Y JUNE E.U., obrando en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…].
De acuerdo con los fundamentos y argumentos expuestos, comedidamente solicito a su excelentísimo Despacho se sirva: 1 La demanda es interpuesta de manera conjunta por las tres (3) empresas, a través del mismo apoderado judicial. 2 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.
Declarar la NULIDAD de la Resoluciones No. 13.729 del 14 de mayo de 2007, 35.179 del 26 de octubre del 2007, y 27.939 del 31 de julio de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No, 05-127894 de esa misma Entidad, mediante las cuales se tuvo por infundada la oposición presentada por MADEIRA SERVICES LTDA y JUNE EU y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca “LACTEOS EL CORRAL DE SANTA TERESA” clase 29 a nombre de la sociedad SANTA TERESA LTDA. 2.
Como consecuencia de lo anterior, se sirva declarar la NULIDAD del Registro de Marca No. 360.360, de la Superintendencia de Industria y Comercio, correspondiente a la marca LACTEOS EL CORRAL DE SANTA TERESA (mixta), para la identificación de servicios comprendidos en la clase 29 Internacional. […]». 1.2. Los hechos 2. El apoderado de las sociedades demandantes manifestó que la sociedad Santa Teresa Ltda. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro de la marca «LACTEOS EL CORRAL SANTA TERESA» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad, las sociedades Madeira Services Ltd. y June E.U., presentaron de manera conjunta oposición, alegando la supuesta notoriedad de la marca “EL CORRAL”, registrada previamente para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30 y 43 del nomenclátor Internacional. 4.
Mencionó que, mediante Resolución número 13729 de 14 de mayo de 2007, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia Industria y Comercio concedió el registro de la marca solicitada «LACTEOS EL CORRAL SANTA TERESA» (mixta). 5. Señaló que contra dicha decisión las sociedades opositoras interpusieron recurso de reposición y, en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución número 35179 de 26 de octubre de 2007, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado; y, el segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución número 27939 de 31 de julio de 2008, en el cual concedió de manera definitiva el registro de la marca «LACTEOS EL CORRAL SANTA TERESA» (mixta) para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.
Fundamentos de derecho y concepto de violación 6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el 3 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.
Sostuvo que, al realizar la comparación marcaria, se encontró que el signo demandado reproduce la totalidad de los elementos denominativos de los signos distintivos antecedentes denominados EL CORRAL, por lo que resalta la evidente y obvia similitud ortográfica entre las marcas en conflicto. 8. Adujo que existe identidad en la posición y disposición de los elementos ortográficos predominantes, dado que emplean los mismos fonemas en las denominaciones, resaltando que la diferencia se presenta en las partículas LACTEOS y DE SANTA TERESA, lo cual no logra evitar el riesgo de confusión entre los signos enfrentados. 9.
Mencionó que existen innegables similitudes de orden fonético, pues la marca objetada reproduce la totalidad de las consonantes y vocales de la denominación original perteneciente a la sociedad EL CORRAL INVESTMENTS INC. 10. Expresó que la marca «EL CORRAL» es ampliamente reconocida, esta visible y presente en el mercado de diferentes ciudades del país, lo cual se hace concluir que hace parte de la vida diaria y del consumo habitual de los habitantes de las diferentes regiones. 11.
Concluyó señalando que la marca demandada como la previamente registrada, identifican productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que quiere decir que ambas tienen el fin de identificar productos similares, lo cual los convierte en competidores en el mercado y aunado a ello, los canales de comercialización son similares, dado que buscan un fin común, esto es, poder llegar al consumidor final de la forma más fácil y expedita.
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Superintendencia de Industria y Comercio 12. La apoderada judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las normas comunitarias. 13.
Manifestó que, después de realizar un estudio de los signos en conflicto, y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, se evidencia que, entre la marca registrada y la marca de la parte demandante, se vislumbra con claridad que no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o de asociación dado 4 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio que el elemento predominante es el gráfico, y en que en el presente caso es sustancialmente distinto. 14.
Afirmó que la marca solicitada cuenta con unas especialidades que hacen que visual, ortográfica y fonéticamente sean distintas a las marcas de titularidad de la demandante. 15. Mencionó que resulta importante resaltar que el elemento común entre ambas marcas, esto es, la expresión CORRAL, es una expresión evocativa, por lo tanto, débil. 16.
Concluyó que los actos administrativos objeto de debate gozan de plena legalidad, se encuentran debidamente motivados y ajustados a las disposiciones normativas que aplican en materia marcaria conforme a las interpretaciones y debidas aplicaciones que para aquellos casos ha manifestado la doctrina y la jurisprudencia. 2.2. Intervención del tercero interesado – Sociedad Santa Teresa Limitada 17.
El apoderado de la Sociedad Santa Teresa Limitada, manifestó que las apreciaciones que hacen las actoras para sustentar el cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no tiene ningún sustento, considerando el hecho de que la notoriedad de la marca EL CORRAL no ha sido reconocida por la autoridad competente. 18.
Expresó que la Superintendencia realizó un adecuado estudio respecto de los signos en aparente conflicto para concluir que no presentaban similitudes susceptibles de inducir al público en error, después de efectuar su comparación y señalar que presentaban más diferencias que similitudes que pudieran generar error o engaño en el consumidor, no solo respecto de los productos sino también de su origen empresarial. 19.
Concluyó indicando que la Superintendencia de Industria y Comercio no incurrió en violación de las normas fundamento de la decisión tomada en los actos acusados en la demanda.
3. AUDIENCIA INICIAL 20. Conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el día 2 de octubre de 2020 se llevó a cabo la audiencia inicial, a la cual asistió el apoderado de las sociedades El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June E.U. como demandantes, la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad demandada, la sociedad Santa Teresa Ltda. como tercera interesada y el agente del Ministerio Publico.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistió a la audiencia. 5 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 21. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, oportunidad en la que se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486. 22.
Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: “El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hace, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de las Resoluciones 13729 de 14 de mayo de 2007, 35179 de 26 de octubre de 2007 y 27939 de 31 de julio de 2008 por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta “LACTEOS EL CORRAL DE SANTA TERESA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, llegó a quebrantar el artículo 29 de la Constitución Política, los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto se realizó presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad de la marca antes referida, al considerar que el signo NO es similarmente confundible y genera riesgo de asociación con las marcas EL CORRAL (nominativa), clase 29, registro 198.835 y EL CORRAL (mixta), clase 29, registro 198.834.”. 23.
En lo relacionado a la fijación del litigio, las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 24. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendría como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones. 25.
Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 26. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 236-IP-2020 de fecha 4 de marzo de 2021, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Adicionalmente, interpretó de oficio los artículos 151, 224, 228 y 230 de la 6 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio mencionada Decisión. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, arribó a las siguientes conclusiones: […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. (…) 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
(…) 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y posteriormente proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro LACTEOS EL CORRAL DE SANTA TERESA (mixto) y las marcas EL CORRAL (denominativas).
(…) 4.28. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marca EL CORRAL (denominativas y mixtas) cuya titularidad pertenece al El Corral Investments Inc., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo LACTEOS EL CORRAL DE SANTA TERESA (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. (…) 5.11.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
(…) 6.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de 7 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
(…) 7.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […].
5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 28. Mediante auto de 17 de agosto de 2021, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante reiteró sus argumentos contenidos en el escrito de la demanda.
Por su parte, la parte demandada, el tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia 29. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 de 20112 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019. 6.2. El problema jurídico 30. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por las sociedades El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June E.U. en contra de las Resoluciones Nos. 13729 de 14 de mayo de 2007, 35179 de 26 de octubre de 2007 y la 27939 de 31 de julio de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «LACTEOS EL CORRAL SANTA TERESA» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Santa Teresa Ltda. 31.
La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca «LACTEOS EL CORRAL SANTA TERESA» (mixta) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las marcas «EL CORRAL», previamente registradas por El Corral Investments Inc. 2 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 8 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 6.3.
Causales de irregistrabilidad 32. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que, para efectos de resolver el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, normas cuyo tenor literal es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 151- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 224- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 9 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […]”. 6.4 Caso concreto 33.
Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «LACTEOS EL CORRAL SANTA TERESA» (mixta) identificada con el registro marcario número 360360, en la clase 29, otorgada a favor de la sociedad Santa Teresa Ltda., fue objeto de renuncia total. 34.
En efecto, el mencionado registro fue objeto de renuncia total, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. 35. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto 8 de junio de 2023 ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la «LACTEOS EL CORRAL SANTA TERESA».
En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 27 de junio de 2023, conforme al cual el registro de la marca fue objeto de renuncia total, como se puede apreciar en la siguiente imagen: 10 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Registro No. 360360 36.
Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina se establece que el titular del registro marcario puede renunciar a su registro. Reza la norma: «[…] Artículo 171- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro.
Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente. […].» 37.
Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 8 de junio de 2023, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 360360, correspondiente a la marca mixta «LACTEOS EL CORRAL DE SANTA TERESA», cuyo titular es la sociedad Santa Teresa Ltda., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a 11 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.
Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 38. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 39.
En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la renuncia del titular de la marca a su registro habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 40.
Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 41.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que 12 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» 42.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 43. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 44.
Nótese que, para efectos de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, pierden sustento los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional. 45.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 46. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro No. 360360 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por las sociedades El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June E.U. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 47.
Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (Santa Teresa Ltda.), el registro de la marca «LACTEOS EL CORRAL SANTA TERESA» (mixta). 48.
En este contexto, se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado, ha sido anulada o se ha renunciado al registro marcario. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20193, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 13 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «[…] 8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(Destacado y subrayado fuera de texto). 49. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular -en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos-, resulta evidente que, cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya4. 50.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la renuncia total del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que deba ser protegido. 51.
En tal sentido, esta Sala de Decisión5, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera 4 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017.
Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 14 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
(…) […]». (destacado fuera de texto) 52. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 20206, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.
Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 53.
En este orden de ideas, cuando el titular de la marca renuncia a sus derechos sobre el registro, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 54. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 7.
Conclusión 55. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que titular de la marca renunció al registro No 360360 de la marca «LACTEOS EL CORRAL SANTA TERESA» (mixta) por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500.
Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 15 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00073-00 Demandantes: El Corral Investments Inc., Madeira Services Ltd. y June EU Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Aclara voto ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (29)