11001032400020210023100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020210023100 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Guayacán S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Diana Shirley Ospina Velásquez Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Guayacán S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29925 de 18 de junio de 2020. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Guayacán S.A.S, en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Actuando por intermedio de apoderado. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29925 de 18 de junio de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta “SANTO MORDISCO”, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la señora Diana Shirley Ospina Velásquez, en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 29925 del 18 de junio de 2020 por medio de la cual la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución No. 55030 del 1º de agosto de 2018 proferida por la Dirección de Signos Distintivos de esa Delegatura y concedió el registro de la marca SANTO MORDISCO (mixta) para distinguir verduras en conserva productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza con una vigencias (sic) hasta el 13 de julio de 2030; la cual obra en el expediente administrativo de la SIC No. SD2018/0003827.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración de la nulidad de la Resolución No. 29925 del 18 de junio de 2020 se ordene a la SIC negar el registro de la marca SANTO MORDISCO (Mixta) para identificar distinguir verduras en conserva productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. TERCERA: Que se ordene a la SIC realizar la anotación pertinente y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]” Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 18 de enero de 2018, el registro como marca del signo mixto “SANTO MORDISCO”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la referida solicitud se publicó el 28 de febrero de 2018 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 819, sin ser objeto de oposición. 4.3. Que la directora de signos distintivos, por medio de la Resolución núm. 55030 de 1º de agosto de 2018, negó de oficio el registro como marca del signo mixto “SANTO MORDISCO”, con fundamento en la marca nominativa “MORDISCOS”, registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era la sociedad QBCO S.A. 4.4.

Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 55030 de 1 de agosto de 2018. 4.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 29925 de 18 de junio de 2020, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 55030 de 1º de agosto de 2018; y ii) conceder el registro de la marca mixta “SANTO MORDISCO”, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 4.6.

Que es titular de la marca mixta “MORDISCO´S”, que identifica servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. Los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000. 5.2. El artículo 61 de la Constitución Política.

Concepto de la violación 4 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Adujo que en el presente caso, se encuentran acreditadas las condiciones mencionadas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, circunstancia suficiente para considerar que la marca “SANTO MORDISCO” genera confusión o riesgo de asociación con la marca de su propiedad y, como consecuencia de ello, la solicitud de registro debió ser negada. 6.2.

Indicó que la marca posteriormente registrada “SANTO MORDISCO” reproduce la marca previamente registrada “MORDISCO´S”, sin que la diferencia que se observa en el conjunto marcario objeto de nulidad, alcance a hacer distintivo al signo. 6.3. Menciono que desde el punto de vista fonético, las marcas enfrentadas tienen identidad fonética que puede llevar a confusión, pues la diferencia en la pronunciación es prácticamente nula. 6.4.

Adujo que desde el aspecto ideológico, la marca “SANTO MORDISCO” contiene su marca “MORDISCO´S”, por lo que es obvio que las mismas evocan el mismo concepto o idea, sin que la expresión SANTO le otorgue una característica sustancial que haga que la similitud desaparezca. 6.5. Sostuvo que es evidente que existe una conexidad entre los productos que distingue la marca “SANTO MORDISCO” y los servicios que protege la marca “MORDISCO´S”, hecho que da lugar a la confusión indirecta, por ser susceptibles de ser atribuirles a un mismo empresario, pues se pensará que se trata de una ampliación de los servicios de la marca registrada, compartiendo canales de comercialización y publicidad.

Violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 6.6. Manifestó que la parte demandada no realizó el estudio de registrabilidad, teniendo en cuenta la marca de su propiedad, cuando es evidente la similitud de las marcas y la conexión competitiva entre los productos y servicios de una y otra. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 Violación del artículo 61 de la Constitución Política. 6.7.

Anotó que con la concesión de registro de la expresión “SANTO MORDISCO”, la parte demandada violó el artículo 61 de la Constitución Política, al otorgar un derecho a un tercero, y con ello, vulneró sus derechos preferentes de propiedad industrial. Contestación de la demanda 7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1.

Afirmó que el acto acusado no incurre en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, lo establecido en la Constitución Política. 7.2. Adujo que, desde el punto de vista ortográfico, las marcas cotejadas; i) tienen diferente longitud; ii) están compuestas por distintos números de letras; iii) tienen un orden disímil en las consonantes y vocales que las componen; y iv) sus raíces y terminaciones no son semejantes. 7.3.

Indicó que al pronunciar las marcas “SANTO MORDISCO” y “MORDISCO´S”, de manera sucesiva, se evidencia que no guardan similitud en su parte fonética. 7.4. Sostuvo que la marca cuestionada cuenta con una palabra adicional, que la reviste de suficiente distintividad. 7.5. Anotó que las marcas “SANTO MORDISCO” y “MORDISCO’S” comparten un término que se emplea en varios signos distintivos que identifican productos relacionados con el sector de alimentos. 7.6.

Señaló que al no existir similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no hay razón para hacer un pronunciamiento sobre la eventual conexión competitiva entre estos. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal3. Procedencia de la sentencia anticipada 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de diciembre de 2024: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; ii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias.

Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 2025, atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial5: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45- IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 111-IP-2019, 218-IP-2020, 391- IP-2022 y 344-IP-2022, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.1.

La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda. 3 Cfr. Folio 86 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 10.2.

La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 10.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 11. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 13. De conformidad con el artículo 149, numeral 8º, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto acusado 6 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 15.

El acto acusado es el siguiente: 15.1. La Resolución núm. 29925 de 18 de junio de 2020, expedida por la superintendente delegada para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 55030 de 1º de agosto de 2018; y ii) conceder el registro de la marca mixta “SANTO MORDISCO”, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

El problema jurídico 16. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 16.1. Si la Resolución núm. 29925 de 18 de junio de 2020, expedida por la superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “SANTO MORDISCO”, que identifica “ […] verduras en conserva […]”, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran: los artículos 136, literal a) y, 150 de la Decisión 486 de 2000; y el artículo 61 de la Constitución Política; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. 16.2.

En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa “MORDISCO´S, que identifica servicios de la Clase 43 de Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 17. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 9 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 Cartagena7, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20008 de la Comisión de la Comunidad Andina9.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina10 19. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina11. 7 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 8 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 9 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 10 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 20.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 21.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 22.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 23.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 24. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 25.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 Interpretaciones Prejudiciales 111-IP-201912, 218-IP-202013, 391-IP-202214 y 344-IP-202215. 26. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 27.

Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200016: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá 12 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4057 de 28 de agosto de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 13 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 14 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 15 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 16 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 12 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza […] Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).

La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. […] 2.8. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen.

Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto. […] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 28.

Respecto del artículo 150 de la Decisión 486 de 200017: “[…] [6.] Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones [6.1] Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada Pals Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. [6.2] Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia) como en relación con sus propias decisiones. [6.3] Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos. [6.4] En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.

En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros. [6.5] De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aun en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro. [6.6] Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. [6.7] Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se 17 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. [6.8] El examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independientemente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.

(6.9) No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. [6.10] En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. [6.11] Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 29. Conforme el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 15 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 30.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 31. La marca posteriormente registrada y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: Marca cuestionada SANTO MORDISCO (mixto) Titular: Diana Shirley Ospina Velásquez Certificado núm: 651486 Clase 29: “Verduras en conserva.” Marca previamente registrada MORDISCO´S (mixta) Titular: GUAYACAN S.A.S Certificado núm: 579931 Clase 43: “servicio restaurantes”. 32.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 16 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 Análisis de los supuestos normativos 33.

De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 34.

Esta Sección18, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”19. 35.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”20. 36.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”21. 18 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 21 Ibidem. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 37. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta “SANTO MORDISCO”, concedida para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 38.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.

Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el 18 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. […]”. 39. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. […]”. 40.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre unas marcas mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca mixta, para 19 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 41.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta “SANTO MORDISCO” concedida y la marca mixta “MORDISCO´S” previamente registrada en su conjunto, resulta evidente que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores y, al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 42. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”22.

(Destacado fuera del texto). 43. Adicionalmente, en el caso concreto, se analizará si las expresiones SANTO y MORDISCO son de uso común. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 44. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen23. 45. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201424, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 46.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202125, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 47.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”26. 48.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: 25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018565-IP.2018, pág. 11. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 “[…] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”27.

(Destacado fuera del texto) 49. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección28, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 50.

De conformidad con lo expuesto, respecto de la expresión MORDISCO es preciso señalar que al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada29, no es de uso común en las clases 29 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 51. Ahora, lo que sí se encuentra es que la expresión SANTO, que hace parte de la marca cuestionada, es de uso común para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, lo anterior, por cuanto es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar servicios de la clase mencionada. 52.

Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada30. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de la expedición del acto acusado: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SANTO & LEÑA Inversiones Santo y Leña Ltda. 14391 29 27 Ibidem. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 29www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el9 de junio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 SANTO DOMINGO Pasteurizadora Santodomingo S.A. 450337 29 SANTO AMARO Select Product Distribution INC 582954 29 SANTO FRIO Santo Frio S.A.S 608753 29 SANTOMARRANO Vivian Elizabeth Arenas García 580535 29 SANTORINI Lácteos la Carolina Limitada 230778 29 53.

En ese sentido, la Sala advierte que la palabra SANTO es de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, se excluirá del cotejo marcario. 54. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca “MORDISCO´S” previamente registrada y la marca “MORDISCO” posteriormente registrada.

Comparación Ortográfica 55. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 56.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA M O R D I S C O 6 7 8 9 10 11 12 13 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA M O R D I S C O ’ S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 57. La Sala advierte que la marca mixta previamente registrada “MORDISCO’S” está compuesta de una palabra, con tres (3) vocales (O-I-O), seis (6) consonantes (M-R-D-S-C-S) y un apóstrofe (‘); mientras que el signo distintivo solicitado “MORDISCO” está compuesto por tres (3) vocales (O-I-O) y cinco (5) consonantes (M-R-D-S-C). 58.

Sobre este asunto, la Sala advierte que la marca solicitada reproduce en su totalidad la expresión MORDISCO, contenida en la marca previamente registrada, sin que la letra adicional S y el apóstrofe (‘) de la marca previamente registrada, le aporte distintividad ortográfica. 59. De otro lado, la Sala considera que la marca cuestionada no cuenta con otras expresiones adicionales en la composición de su conjunto, que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada.

Comparación Fonética 60. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: MORDISCO - MORDISCO´S - MORDISCO - MORDISCO´S MORDISCO - MORDISCO´S - MORDISCO - MORDISCO´S MORDISCO - MORDISCO´S - MORDISCO - MORDISCO´S 61.

Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos distintivos cotejados resulta ser similar, pues coinciden en la expresión MORDISCO y el signo solicitado reproduce totalmente la marca registrada, sin incluir ningún tipo de elementos adicionales que otorguen distintividad a su conjunto. Comparación Ideológica 62.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor 25 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 distinguir una de otra […]”31, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 63.

Al respecto, la Sala considera que el consumidor puede evocar el concepto de “MORDISCO” en ambas expresiones (MORDISCO – MORDISCO’S), el cual significa “Mordedura que se hace en un cuerpo vivo sin causar lesión grave”32, por lo que considera que existe una similitud ideológica entre los signos distintivos. 64. En suma, la Sala considera que, al existir semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, comoquiera que el signo distintivo cuestionado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, sin que se incluyan en su conjunto elementos adicionales que lo doten con suficiente distintividad, se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca comparadas.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 65. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 66.

Según lo previsto en el inciso 2º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 67.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201833, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 32 Consultado en: https://dle.rae.es/ecol%C3%B3gico 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 68.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos y servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.

Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022: “[…] 3.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre si.

En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) 27 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad. […]” 69.

En el caso sub examine, la marca mixta “SANTO MORDISCO”, registrada por el del tercero con interés directo en las resultas del proceso, distingue los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Verduras en conserva […]”. 70. Por su parte, la marca mixta “MORDISCO’S” previamente registrada por la parte demandante, identifica los siguientes servicios: “[…] servicio restaurantes […]”. 71.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo distintivo cuestionado en la Clase 29 y los servicios que distingue la marca previamente registrada en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, aunque no pertenecen a la misma Clase de la citada Clasificación, son complementarios, si se tiene en cuenta que los primeros pueden ser ofrecidos a través de los segundos; además de que el consumidor podría creer erróneamente que los servicios y productos cotejados tienen el mismo origen empresarial, lo cual genera indudablemente un riesgo de asociación en el consumidor medio. 72.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201534, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Sentencia de 5 de febrero de 2015. Núm. único de radicación 2008-00065-00. C.P. María Elizabeth García González. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]”. 73.

En el presente asunto, la Sala considera que existe una conexión entre los servicios de restaurantes de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se presenta complementariedad entre éstos, pues los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como las verduras en conserva, normalmente son utilizados para la elaboración de diferentes preparaciones alimenticias que se ofrecen en los restaurantes, creando en el consumidor un riesgo de asociación. 74.

En efecto, los servicios de restauración de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza están orientados a la preparación y entrega de alimentos, por lo que necesariamente requieren de los productos de la Clases 29 ibidem, particularmente, verduras en conserva, las cuales pueden ser insumos directos para la prestación de dichos servicios. 75.

Aunado a lo anterior, los productos de la Clase 29 suelen estar disponibles en tiendas de alimentación y supermercados, mientras que los servicios de la Clase 43 están vinculados a restaurantes, autoservicios y otros espacios de consumo de alimentos preparados. No obstante, en algunos casos, la existencia de tiendas especializadas o tiendas dentro de restaurantes podría fortalecer una conexión competitiva. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 76.

Sobre el particular, la Sala, en sentencia de 22 de 31 de octubre de 202435, al hacer referencia a la conexión competitiva entre los productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la Clase 43 ibidem, expresó: “[…] 95. Según lo anterior, es indudable que existe una conexión competitiva. Al comparar los servicios de la marca cuestionada con aquellos de las marcas previamente registradas, observamos que, si bien no comparten la misma categoría, existe un criterio de complementariedad entre sí, toda vez que si bien el primero se refiere al servicio de preparación de alimentos, lo cierto es que, los productos de la demandante pueden utilizarse para dicho servicio y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas enfrentadas. 96.

Ciertamente, los servicios de la clase 43 están orientados a la preparación y entrega de alimentos, mientras que los productos de las clases 29 y 30 pueden ser insumos directos en dichos servicios. 97. Los servicios de restauración utilizan o incorporan estos alimentos. La relación de complementariedad sugiere que el uso de los productos en un restaurante puede crear una conexión en la percepción del consumidor.

Esta relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la similitud entre las marcas, tal y como se analizó con anterioridad 98. Aunado a lo anterior, los productos en las clases 29 y 30 suelen estar disponibles en tiendas de alimentación y supermercados, mientras que los servicios de la clase 43 están vinculados a restaurantes, autoservicios y otros espacios de consumo de alimentos preparados.

No obstante, en algunos casos, la existencia de tiendas especializadas o tiendas dentro de restaurantes podría fortalecer una conexión competitiva […] 101. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 102.

Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 103. La Sala pone de presente que, tal como lo advirtió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dentro del presente proceso, los criterios de la pertenencia a una misma clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, no es un criterio suficiente para acreditar la relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de los criterios de 35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de octubre de 2024, núm. único de radicación 2016-00515-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 104.

En virtud de lo expuesto, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a las similitudes significativas mencionadas anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de ambas marcas provienen del mismo titular. 105. Ciertamente, el consumidor podría erróneamente suponer que los productos identificados con esas expresiones provienen de fabricantes relacionados económicamente. […]”. 77.

En este sentido, es preciso señalar que el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022, precisó que “[…] 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […]”. 78. Así las cosas, al verificarse el cumplimiento de uno de los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, específicamente los de complementariedad o uso conjunto, así como el de razonabilidad, se podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos y servicios a un origen empresarial común. 79.

Por lo tanto, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial. 80.

En virtud de lo anterior, es evidente que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular. 81.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 82.

En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca posteriormente registrada, y al existir con las marcas previamente registradas similitud, así como conexidad competitiva de los productos y servicios que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. 83.

Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos acusados por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la cancelación de la marca concedida, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos, esto es la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 61 de la Constitución Política.

Conclusión 84. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta “SANTO MORDISCO”, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con la marca mixta “MORDISCO’S”, que identifican servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante, así como conexidad competitiva de los productos y servicios que distingue cada una de ellas. 85.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad del acto acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 29925 de 18 de junio de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “SANTO MORDISCO” para identificar 32 Núm. único de radicación: 11001032400020210023100 productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, que se cancele el registro de la marca mixta “SANTO MORDISCO”, con certificado núm. 651486, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.